PROCESO 104-IP-2014 — Comunidad Andina

PROCESO 104-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la autoridad administrativa consultante del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asunto: Cancelación de registro de la marca “ESTON” (mixta) por falta de uso como medio de defensa. Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160312. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 15 de agosto de 2014, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto emitido por este Tribunal el 17 de septiembre de 2014, debidamente notificado el 18 del mismo mes y año, a través del cual se decidió: “Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI- del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”.

La comunicación CAR/SNP/DGE de 3 de octubre de 2014, suscrita por la Dra. Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del cual da contestación a la providencia antes citada. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de octubre de 2014. 1.

ANTECEDENTES Partes en el proceso administrativo: Opositora y recurrente: ZAIRE LTDA. Solicitante y tercero interesado: ST. PATRICK S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 8 de enero de 2013, ST. PATRICK S.A., solicitó el registro de la marca EASTON (mixta) para distinguir: cigarrillos, de la Clase 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial 0562, la empresa ZAIRE LTDA., presentó oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca ESTON (mixta), bajo el título de registro 115025-C, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 23 de agosto de 2013, ST.

PATRICK S.A. da contestación a la oposición, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa, en contra del registro de la marca ESTON (mixta), título 115025-C, notificándose la antes descrita acción el 28 de agosto de 2013. 4. El 23 de octubre de 2013, ZAIRE LTDA., da contestación a la acción de cancelación presentada en su contra. 5.

Mediante Resolución 633/2013 de 18 de diciembre de 2013, se resuelve aceptar la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A., declarar infundada la oposición presentada por ZAIRE LTDA., y conceder el registro del signo EASTON (mixto) para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, soportando la decisión de cancelar el signo en el hecho de no haber probado el uso de su marca durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación planteada. 6.

El 7 de febrero de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria en contra de la Resolución administrativa antes citada, aduciendo que su marca sí fue utilizada durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 al 23 de agosto de 2013. 7. El 11 de marzo de 2014, se rechaza el recurso presentado mediante Resolución No. DPI/OP/REV-No 53/2014, ratificando la Resolución 633/2013, desechando el recurso por falta de prueba, ya que ciertos periodos de tiempo discontinuos no eran prueba suficiente de uso. 8.

El 21 de abril de 2014, ZAIRE LTDA., presenta recurso jerárquico en contra de la Resolución No. DPI/OP/REV-No 53/2014. 9. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la oposición. La sociedad ZAIRE LTDA. en su escrito de oposición, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 10. Que la firma ZAIRE LTDA. es legítima titular en Bolivia del signo ESTON (mixto), bajo el certificado No. 115025-C de 8 de septiembre de 2008, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional. 11.

Al poseer un registro previo, tiene el derecho de prioridad y todas las acciones legales que ello implica. 12. Que el signo solicitado incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 135 literal b) y artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que al comparar ambas denominaciones, existe riesgo de confusión. 13. Afirma que: “Ambas denominaciones contienen los términos E STON que constituye la parte más importante de ambas denominaciones.

E STON contienen ambos términos por tanto resulta imposible pensar que estas denominaciones puedan coexistir pacíficamente dentro de un mismo mercado, ya que pueden ser asociadas bajo suposiciones de género, especie o pertenencia a una misma línea de productos, ya que con la marca EASTON comercializamos cigarrillos a un selecto público nacional”. 14.

Que el signo solicitado protege exactamente los mismos productos que su marca registrada, por lo que se hace evidente la confusión. Argumentos de la Acción de cancelación como medio de defensa. ST. PATRICK S.A, en su acción de cancelación, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 15. Argumenta que: “(…) la marca ESTON fue registrada el 8 de septiembre de 2008, por lo que transcurrieron más de 3 años de su registro, sin que dicha marca haya sido utilizada por su titular dentro del mercado boliviano, por lo que procede la cancelación del registro de la marca, conforme lo establecido por el Artículo 165 párrafo segundo de la Decisión 486”. 16.

Cita las normas referentes a la cancelación por falta de uso de una marca contenidos en la Decisión 486. 17. Que: “Bajo estos conceptos doctrinarios sobre la aplicación de la norma andina para determinar si una marca ha sido usada o no, hay que determinar fehacientemente con pruebas idóneas el uso real y efectivo de la marca en el mercado.

En este sentido y en el caso concreto, su autoridad deberá determinar correctamente, si la marca objeto de la presente acción de cancelación se encuentra en uso, es decir, si los productos que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca o signos distintivo registrado en el SENAPI y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

Argumentos contenidos en la contestación a la acción de cancelación. La compañía ZAIRE LTDA., en su contestación manifiesta que: 18. Afirma que: “(…) esta marca viene siendo usada en Bolivia, a través de diferentes distribuidores en los centros mineros, productos que se comercializan sobre todo en Oruro y Potosí, comercialización que se irradia al interior del mercado nacional”. 19.

Adjunta pruebas de uso como pólizas de importación, facturas, certificados de productos, contratos privados, entre otros. 20. Asegura que: “(…) con todo este cúmulo de pruebas demuestran fehacientemente que mis mandantes han registrado su marca para trabajarla y para comercializar productos con la misma, ya que desde su registro hemos procedido a la importación de cigarrillos, con el previo cumplimiento de todos los requisitos que el Estado Plurinacional de Bolivia (…) contamos con Autorización de comercialización de cigarrillos con el No. 039201, estamos registrados en todas las entidades que las autoridades establecen para el rubro “cigarrillos””. 21.

Aclara que: “(…) a causa del contrabando de cigarrillos con marca ESTON proveniente de Paraguay y de la Zona Franca de Iquique Chile, que nuestra empresa tiene continuos inconvenientes de poder cumplir metas de volumen requeridas por nuestro proveedor: Grupo Hongta. Dicho extremo ha sido comprobado con el operativo que exitosamente fue llevado a cabo por la Aduana Nacional de Bolivia en el departamento de Santa Cruz, donde se hizo el comiso de tres camiones de contrabando de cigarrillos con nuestra marca ESTON”. 22.

Asevera que: “(…) queremos destacar que nuestra empresa ha firmado un contrato de distribución con HTS Hongta Switzerland, para la distribución de dicha marca en Bolivia en 2006. Adjuntamos copia legalizada por Dr. Porfirio Luis Cusi Cosme, Notario de Fe Pública No. 60. Dicho contrato ha sido ratificado por un contrato privado de distribución en 10 de enero de 2013, el cual adjuntamos en original”.

Argumentos contenidos en la Resolución: 23. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), dentro de su Resolución administrativa 633/2013 de 18 de diciembre de 2013, resolvió declarar probada la acción de cancelación presentada por ST. PATRICK S.A., ordenándose la cancelación de la marca ESTON (mixta) concedida a favor de ZAIRE LTDA., con título 115025-C, de 8 de septiembre de 2008, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, como son “tabacos, cigarrillos, artículos de fumadores”. 24.

Declaró infundada la oposición presentada por ZAIRE LTDA., y concedió el registro del signo ESTON (mixta), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional, a favor de ST. PATRICK S.A. Argumentos del Recurso de Revocatoria. ZAIRE LTDA., interpuso recurso de revocatoria, sobre la base de los siguientes argumentos: 25. Afirma que hubo una incorrecta valoración de la prueba aportada en el proceso. 26.

Aducen ser una empresa familiar pequeña que con mucho esfuerzo en cumplimiento de los requisitos legales, han dado trabajo a sus conciudadanos. 27. Aseguran que el cúmulo de pruebas presentadas demuestran el uso de la marca ESTON para trabajar y comercializar sus productos, principalmente en las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 al 23 de agosto de 2013. 28.

Enuncia que: “(…) las relaciones comerciales para vender nuestros productos no siempre están celebradas mediante un contrato, estas relaciones se las lleva adelante con simple autorización y consentimiento tácitos por el principio de oportunidad, esto implica que entre quienes compran y venden productos automáticamente se celebran actos comerciales de compra venta”. 29.

Solicita que se considere que: “(…) ZAIRE LTDA., es una persona jurídica que tiene como su filial a BOLIVIAN BORDER SHOPS SRL, (con los mismos socios) quienes comercializan también en nuestro país todos los productos con la marca ESTON”. Argumentos de la contestación al Recurso de Revocatoria. 30. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte de ST.

PATRICK S.A. al recurso de revocatoria. Argumentos contenidos en la Resolución del Recurso de Revocatoria. 31. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), dentro de su resolución SPI/OPO/REV-No. 053/2014, consideró que los medios probatorios presentados por la firma ZAIRE LTDA. son insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca ESTON (mixta) en Bolivia, en vista de que solo prueban el uso desde el 24 de agosto de 2010 al 14 de diciembre de 2010, tan solo diciembre de 2011, febrero, abril, julio y noviembre de 2012, y febrero y marzo de 2013, por lo que no se evidencia un uso constante del signo al faltar prueba que acredite su uso en los periodos de enero a noviembre de 2011, enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2012, y los meses de enero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2013, ya que el periodo de tiempo dentro del cual debió probar el uso es desde el 24 de agosto de 2010 al 7 de marzo de 2013, más aún cuando los cigarrillos son productos de consumo masivo y constante en el comercio al por mayor y al detalle.

Argumentos contenidos en el Recurso Jerárquico. 32. La compañía ZAIRE LTDA., dentro de su recurso jerárquico, hace referencia a los mismos argumentos expuestos en su recurso de revocatoria. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 33. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 34.

Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 35. En el presente caso, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI solicitó la interpretación del artículo 165[1] de la Decisión 486. 36.

Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los artículos 166[2] y 167[3] de la Decisión 486, artículo 34[4] del Tratado de Creación del Tribunal y artículo 122[5] del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI.

Su finalidad. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. Antecedentes: 37. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 15 de agosto de 2014, la señora Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General de Propiedad Intelectual del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la emisión de una interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 38.

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, este Tribunal decidió otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de dicho Auto, para que acreditara que 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso y 6) la imparcialidad de sus actos. 39.

Mediante Oficio CAR/SNP/DGE N0198/2014 de 6 de octubre de 2014, recibido el 14 de octubre de 2014, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. I. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). 40.

En relación con la participación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, (Senapi), este Tribunal decide lo siguiente: 41. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33[6] del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122[7], 123[8], 125[9], 127[10] y 128[11] de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial.

De esta manera, no es permisible una simple referencia a los derechos nacionales, ya que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”, aspecto que puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte el Tribunal Andino; colocando en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promoviendo su fragmentación. 42.

El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros, no se ha limitado anteriormente a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial[12], considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. 43.

Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP- 2007, el Tribunal se refirió a la temática en cuestión de la siguiente forma: “De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”. 44.

El Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera esencial tener en cuenta lo siguiente: 45. Sobre la naturaleza de los actos se debe atender a la esencia del acto que al órgano productor, en razón de la función que se le asigna, más que de su naturaleza o caracterización jurídica.

Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos. 46.

Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, necesariamente se debe ampliar el concepto de juez nacional, puesto que los Estados pueden atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes. 47.

La imparcialidad de estas entidades motivan la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”[13], u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”[14]. 48. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación está determinado también por el ordenamiento jurídico comunitario.

De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica, por una parte se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada y, por otra, se limita la discrecionalidad de la administración, otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados. 49.

Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial para las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se consoliden actos que contengan interpretaciones divergentes e inclusive contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal.

Esta situación podría generar un incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son ellos quienes responden por los actos de sus instituciones. 50. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho[15] así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales[16] tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno. 51.

En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas, a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial. 52.

Con la finalidad de, por una parte, garantizar el efectivo funcionamiento del mecanismo de interpretación prejudicial y, por otra, evitar su desnaturalización; este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar, en cada caso, si pueden ser considerados como “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.[17] 53.

En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad nacional realice una consulta con el objeto de obtener la interpretación prejudicial, deberá acreditar que 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos. 54.

En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley y que las mismas tienen naturaleza permanente; además de que sus funciones jurisdiccionales, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal. 54.

Del mismo modo, resulta esencial que comprueben el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen sus derechos subjetivos previstos en la normativa andina. 55. A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el cual se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho, que justifican su decisión. 56.

Por último, el Tribunal debe verificar que en la normativa interna se garantice la imparcialidad de su actuación al momento de aplicar la normativa comunitaria andina. 57. El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional con carácter previo al análisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con los criterios generales y si se constituye como un “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 de su Estatuto. 58.

En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente: 59. Que el SENAPI ha acreditado que: 1) Que se ha constituido por mandato legal. Se ha ratificado que el SENAPI fue creado mediante la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, es decir, por mandato legal. 2) Que se trata de un órgano permanente. De conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, posee el carácter de permanente. 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción. Conforme los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 27938, para que una persona adquiera el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos, necesariamente debe acudir en primera instancia administrativa al SENAPI, por lo que se ratifica el carácter obligatorio de su jurisdicción. 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.

Que el SENAPI al ser la oficina nacional competente en materia de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 08/2008 de 11 de febrero de 2008, para resolver procesos de registro de signos distintivos, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como acciones de observancia por infracción o competencia desleal, el SENAPI debe aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso.

Respecto a las normas citadas[18] por la Dra. Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, se concluye que los procedimientos seguidos ante el SENAPI garantizan un debido procedimiento el cual tiene el carácter de contradictorio, en el sentido de que cualquier tercero interesado posee la facultad de oponerse a una solicitud de registro, contestar oposiciones, resolver respecto a infracciones sobre violación de derechos de propiedad industrial, por lo que se evidencia el carácter contradictorio en los procedimientos a su cargo. 6) La imparcialidad de sus actos.

De acuerdo con lo determinado en el artículo 2 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, el SENAPI es una Institución Pública Desconcentrada que posee autonomía de gestión administrativa, legal y técnica que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. En concordancia con el artículo 6 del Decreto Supremo 27938 de 20 de diciembre de 2004, enuncia que el SENAPI posee independencia de gestión técnica, legal y administrativa.

El SENAPI posee diferentes Direcciones que resuelven sobre asuntos relacionados a temas de Propiedad Industrial, por lo que se puede ratificar su independencia de gestión e imparcialidad. I. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa: 60. La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 61. Su finalidad reside en que la uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, es el elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. La interpretación prejudicial constituye el principal instrumento que puede asegurar la uniformidad de la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en los Países Miembros. 62.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). 63.

La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa es garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 64.

Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa a resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas, flexibilizando así el sistema, independientemente de quién haya solicitado la interpretación prejudicial. 65.

Con ello se estaría cumpliendo la finalidad de la interpretación prejudicial, en la medida que se permite al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), solicitar la interpretación prejudicial de manera facultativa, logrando así asegurar la aplicación uniforme de la norma andina. 66. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” (lo subrayado es nuestro). 67.

En el presente caso se ha verificado que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa. 68.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. 69. Emitida la presente interpretación prejudicial, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto.

Dicha Resolución podrá ser apelada, en sede administrativa. 70. Agotada la vía administrativa, la (s) parte (s) que no esté de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el SENAPI podrá presentar demanda contenciosa administrativa ante la Corte Suprema, quedando la duda si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI ¿exime al juez de solicitar una nueva interpretación prejudicial, ya sea facultativa u obligatoria? 71.

En un principio, la respuesta es afirmativa. Es decir, la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI exime al juez de realizar una nueva consulta prejudicial, salvo que se cumplan los siguientes presupuestos: a) El consultante solicita interpretación prejudicial de diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. b) Existe duda razonable sobre la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal. c) Existen nuevos documentos o pruebas en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la primera interpretación prejudicial. 72.

Por lo tanto, en el caso en el que ocurran los presupuestos enunciados, el juez podrá realizar una nueva consulta, especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. La interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. 73.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. 74. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. 75. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 76. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 77.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 78.

Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP- 2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta): Falta de uso de la marca. 79. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 80.

Al respecto, el Tribunal señaló que “para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”[19]. 81.

De esta manera, el Tribunal ha manifestado “determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 82. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005). 83. También, este Tribunal ha señalado que “el principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 84.

El Tribunal ha manifestado que “el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.” (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 85. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado que los: “artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”.[20] 86. Finalmente, el Tribunal ha sostenido que “el párrafo segundo de la norma objeto de interpretación establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada o no. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 87. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”. 88.

Por lo tanto, el SENAPI deberá determinar lo siguiente: - Si la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el Registro 115025- C. - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca registrada “ESTON” (mixta). Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 89. Una vez realizado lo anterior, la Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente sentencia. Carga de la prueba.

La prueba del uso. 90. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 91.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 92.

En el presente caso, el SENAPI solicitó interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”. 93.

Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante”[21] se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. 94. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. 95.

Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos. 96.

En el presente caso, la Consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “cigarrillos”, y distinguir si se trata de cigarrillos comunes de consumo masivo o de cigarrillos especiales que serían productos suntuarios o especializados. Adicionalmente, la Consultante deberá tomar en consideración las características particulares de la empresa que utiliza la marca. 97.

En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (lo subrayado es nuestro). 98. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Consultante deberá evaluar la integridad de las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 99. El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 100. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997). 101. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la oficina nacional competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 102. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 103. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas.

En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado ella no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado a presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera que ha demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, éste deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. Una vez analizado lo anterior, el Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

El uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba del uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas.

CUARTO: Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante” se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la Resolución en el procedimiento interno, la Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO | | | Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 104-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [2] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. [3]Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. [4] Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto.

El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. [5] Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. [6] Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. [7] Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. [8] Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal. [9] Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. [10] Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. [11] Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial. [12] El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP- 2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP- 94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP- 2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79- IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros. [13] IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205. [14] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616. [15] Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010. [16] Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”. [17] En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Pai[pic]ses Bajos), Tribunal del Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C- 110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña. [18] Artículos 59, 63, 75, 76 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) aprobado mediante Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 08/2008 de 11 de febrero de 2008. [19] Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. [20] Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. [21] www.rae.es