Año XXXII – Número 2471 Lima, 10 de abril de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 53-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, subespecialidad en temas de mercado de la República del Perú. Patente de invención: “Formulación de alta dosis de Ibandronato” Actor: F. Hoffman-La Roche AG.

Proceso interno: 03402-2010-01801-JR-CA-02 Proceso 104-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la autoridad administrativa consultante del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asunto: Cancelación de registro de la marca “ESTON” (mixta) por falta de uso como medio de defensa. Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160312 Proceso 116-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Patente de invención: MÉTODO Y SISTEMA PARA FABRICAR Y SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN. Actor: Sociedad ORICA NORWAYS AS (antes DYNO NOBEL AS).

Proceso interno N°. 05546-2012-0-1801JR-CA-08 PROCESO 53-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, subespecialidad en temas de mercado de la República del Perú. Patente de invención: “Formulación de alta dosis de Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 10/04/2015 2 de 44       Ibandronato” Actor: F. Hoffman-La Roche AG.

Proceso interno: 03402-2010-0-1801JR-CA-02. Magistrado ponente: Doctor José Vicente Troya Jaramillo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.1 VISTOS: El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala especializada en lo Contencioso Administrativo, subespecialidad en temas de mercado de la República del Perú, relativa a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 03402-2010-0-1801-JR-CA-02, El Auto del 10 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES Partes Apelante: F. Hoffmann-La Roche AG. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero: Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional-ADIFAN. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

Con fecha 15 de agosto de 2003, F. Holfmann-La Roche Ag, solicitó la patente de invención denominada “Formulación de alta dosis de Ibandronato”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 02028745.4 radicada el 20 de diciembre de 2002 ante la Oficina Europea de Patentes. 2. El 25 de junio de 2004 se publicó en el diario “Oficial el Peruano”, el extracto de la solicitud de patente denominada “Formulación de alta dosis de Ibandronato”.                                                                                                                         1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 30-J-T-TJCA2014.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 3 de 44       3. La Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales ADIFAN, con fecha 5 de octubre de 2004, formuló oposición en contra de la solicitud de patente, manifestando que no cumple con los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo en relación con los documentos FR 2727629 Kit para el ciclo del tratamiento de la osteoporosis y US 6143326, preparación farmacéutica oral que contiene IBANDRONATO. 4.

A través de escrito de 6 de abril de 2005, la solicitante, dio contestación oportuna a la oposición presentando argumentos y un nuevo pliego de 11 reivindicaciones. 5. El 3 de enero de 2007, la examinadora de patentes, emitió el informe técnico PCG 06-2007 en el cual concluyó que: “Las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con los requisitos de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”; y, “Se considera fundada la oposición planteada por Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales ADIFAN, respecto a la falta de claridad y de nivel inventivo del pliego original de la presente solicitud”. 6.

El 2 de mayo de 2007, el solicitante dio respuesta al informe Técnico PCG 06-2007, presentando sus argumentos de descargo, así como un nuevo pliego de 8 reivindicaciones. 7. El 14 de mayo de 2007, la examinadora de patente emitió el informe técnico PCG 062007/A en el cual concluyó: “La oposición formulada por la Asociación de Industria Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional es ADIFAN respecto al nivel inventivo de la presente solicitud se declara fundada.”; y, “Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”. 8.

El 2 de agosto de 2007, F. Hoffmann-La Roche AG, presentó una solicitud divisional, ante lo cual, la Oficina de Invenciones y nuevas Tecnologías tuvo por fraccionadas la solicitud y dispuso que la misma se limite a las reivindicaciones presentadas por escrito de fecha 2 de mayo de 2007. 9. Mediante Resolución 111-2007/OIN-Indecopi de 29 de octubre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró fundada la oposición y denegó la patente solicitada, considerando que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. 10.

A través de escrito de 23 de noviembre de 2007, la solicitante radicó escrito de apelación en contra de la Resolución No. 1111-2007/OIN-Indecopi, fundamentándose en que las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con los requisitos de patentabilidad. 11. El 5 de junio de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual dicta Resolución Nro. 13072008/TPI-Indecopi a través de la cual declaró nula la resolución Nro. 1111-2007OINIndecopi y dispone devolver lo actuado a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías para que emita un nuevo pronunciamiento. 12.

Mediante proveído de 7 de julio de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dispone que el examinador de patentes emita un informe sobre los argumentos y medios probatorios presentados por la solicitante. 13. El 23 de julio de 2008, la examinadora de patente emitió el Informe Técnico PCG 06-2007/b en el que concluye: “Las reivindicaciones 1 a 8 de fecha 2 de mayo de 2007 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; y, “La oposición formulada por Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y GACETA OFICIAL 10/04/2015 4 de 44       Capital Nacionales-ADIFAN, respecto al nivel inventivo de la presentada solicitud se declara fundada”. 14.

El 4 de diciembre de 2008, la solicitante, dio respuesta al Informe Técnico PCG 062007/b, presentando un nuevo pliego de 8 reivindicaciones y exponiendo argumentos. 15. A través de Informe Técnico PCG 06-2007/c de fecha 9 de enero de 2009, la examinadora de patentes enunció que: “Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; y “La oposición formulada por Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital nacionales ADIFAN, respecto al nivel inventivo de la presente solicitud se declara fundada”. 16.

Mediante Resolución Nro. 3-2009/CIN-Indecopi de 20 de enero de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada. En sus considerandos estableció que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. 17. El 12 de febrero de 2009, la solicitante, interpuso recurso de reconsideración presentando nuevas pruebas instrumentales. 18.

Con fecha 18 de febrero de 2009, se emite un informe técnico realizado sin previa notificación a la solicitante, en el que se concluye que: “Las reivindicaciones de la 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; y, “La oposición presentada por ADIFAN se considera fundada respecto a la falta de nivel inventivo”. 19.

Con Resolución No. 12-2009/CIN-Indecopi de fecha 3 de marzo de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, al afirmar que las nuevas pruebas instrumentadas no desvirtúan los fundamentos contenidos en la Resolución No. 32009/CIN-Indecopi. 20. El 27 de marzo de 2009, la solicitante interpuso recurso de apelación, aseverando que las reivindicaciones 1 a 8 de su patente FORMULACIÓN DE ALTA DOSIS DE IBANDRONATO cumplen con los requisitos de patentabilidad. 21.

Con fecha 10 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 599-2010/TPI-INDECOPI, confirma la Resolución No. 12-2009/CIN-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2009 y por sus efectos, la Resolución No. 3-2009/CIN-INDECOPI, de fecha 20 de enero de 2009, que negó la solicitud de patente de invención para FORMULACIÓN DE ALTA DOSIS DE IBANDRONATO, solicitada por F. Hoffmann-La Roche AG, en base al informe Técnico PR 4-10 y notificando el Informe Técnico 06-2007/c. 22.

El 14 de mayo de 2010, F.HOFFMAN- LA ROCHE AG., interpone demanda contenciosa administrativa en contra del INDECOPI, impugnando la Resolución 5992010/TPI-INDECOPI de 10 de marzo de 2010. 23. Con fecha 18 de septiembre de 2012, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, declara fundada la demanda presentada por F. HOFFMAN –LA ROCHE AG., en consecuencia declarando nula la Resolución 05992010/TPI; y, disponiendo su cumplimiento a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 5 de 44       24. El 5 de octubre de 2012, el INDECOPI, interpone recurso de apelación de la sentencia emitida por el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con fecha 18 de septiembre de 2012. 25. El 17 de diciembre de 2013 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en Temas de Mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, requiriendo a este Tribunal se pronuncie sobre: “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.

La compañía F. Hoffman-La Roche AG., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: 26. Violación del principio del debido procedimiento administrativo, al emitirse la resolución No. 3-2009/CIN-Indecopi, sin permitir a F. Hoffmann-La Roche AG. ejercer su derecho de defensa, con relación al informe Técnico PCG 06-2007/c. 27.

Aclara que la Resolución 3-2009/CIN-Indecopi que negó la patente solicitada, se basó en el Informe Técnico PCG 06/2007/c, mismo que les fue notificado conjuntamente con la Resolución Nro. 3-2009/CIN-Indecopi. ( ) “la autoridad sabiendo que el informe técnico PCG 06/2007/c negaba la patente solicitada, no nos permitió ejercer nuestro derecho de defensa con relación a dicho informe y más bien nos notificó directamente con la Resolución Nro. 3-2009/CIN-Indecopi”. 28.

Que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y limitó el derecho a la defensa de F. Hoffman- La Roche AG. al no notificarle en forma oportuna el informe PCG 06-2007/c, impidiendo así que la solicitante pudiera pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo. 29.

Que el trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma que establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encontrara que, de acuerdo al examen correspondiente denominado en la práctica informe técnico, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanado los impedimentos a que hubiera lugar. 30.

Que: “(…) el derecho de la solicitante a obtener una decisión fundada en derecho no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un Informe Técnico que no permitió fuera contradicho por F. Hoffman-La Roche AG”. b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa. 31. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 6 de 44       32.

Afirmó que la actora nunca denunció en su segundo recurso de apelación en sede administrativa que, la falta de notificación del último Informe Técnico PR-04-10 emitido en primera instancia antes de resolver, haya afectado su derecho de defensa “(…) en el referido recurso de reconsideración y luego de apelación, la actora se limitó a sustentar según su criterio, que la patente solicitada cumplía con el requisito de nivel inventivo”. 33.

Que “(…) el principio de congruencia procesal establece que, la actuación del órgano que absuelve el grado de una apelación determinada se circunscribe al contenido del recurso interpuesto (Tantum Apellatum Quantum Devolulum)”. 34. Que no es legalmente posible denunciar la falta de notificación del Informe Técnico PCG 06-2007/c, así como del Informe PR 04-10, en base a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 35.

Que: “(…) era obligatorio para la Oficina -hoy Dirección- de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, más no era obligatorio para la Dirección notificar las siguientes objeciones técnicas y menos aún al Tribunal”. 36. Que: “(…) la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda, tercera o cuarta inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguno el derecho de defensa (…)”. d. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia. 37.

El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, vulneró el derecho del demandante respecto de su derecho de refutar los argumentos contenidos en el Informe Técnico PR 4-10, al no haberlo puesto en su conocimiento, motivo por el cual se infringió el principio del debido proceso, configurándose la causal de nulidad. e. Argumentos del Recurso de Apelación. 38.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, fundamentó su recurso de apelación en los siguientes argumentos: 39. Que respecto a la falta de notificación con el informe técnico y según lo señalado en el artículo 45 de la Decisión 486, la Autoridad no está obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez los informes dentro de un trámite de patente. 40.

Que, “(…) el tercer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, establece claramente que si el solicitante no absuelve la inconformidad notificada o si, pese a la absolución subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina competente negará la patente”. 41. Sostiene que: “(…) En lo que respecta al artículo 46 de la misma Decisión, puede entenderse que la Autoridad Administrativa podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideran idóneos para que emitan la opinión; misma que de ser recogida por la Autoridad servirá para notificar la inconformidad de la solicitud de la patente al solicitante; y como es evidente y aplicando la regla general, la inconformidad sustentada en la opinión de un experto es notificada obligatoriamente al solicitante por una sola vez”.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 7 de 44       42. Señala que: “(…) La Secretaria de la Comunidad Andina emitió el dictamen No. 012011, de fecha 17 de octubre de 2011 concluyendo que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, la Autoridad únicamente se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que se recabe con motivo de un procedimiento de solicitud de patente; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabar luego”. 43.

Afirma que: “(…) Sentencias de la Sala Civil permanente de la Corte Suprema de Justicia en las que se establece lo que la Secretaria General de la Comunidad Andina ha reconocido; que el INDECOPI, únicamente está obligado a notificar el primer informe técnico y no los emitidos en forma sucesiva, con lo cual la interpretación equivocada del Juzgado, pierde todo asidero legal”. 44.

Arguye que “(…) la sentencia apelada causa agravio a nuestra parte debido a que el criterio utilizando altera el procedimiento de concesión de patente establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vulnera con ello no solo la finalidad del procedimiento sino la competencia atribuida a INDECOPI en materia de invenciones”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 45. La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 46. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la patente denominada “Formulación de alta dosis de Ibandronato”, fue presentada el 15 de agosto de 2003, en vigencia de la antes mencionada norma.                                                                                                                         2   Artículo   45.-­‐   Si   la   oficina   nacional   competente   encontrara   que   la   invención   no   es   patentable   o   que   no   cumple   con   alguno   de   los   requisitos   establecidos   en   esta   Decisión   para   la   concesión   de   la   patente,   lo   notificará   al   solicitante.

Este   deberá   responder   a   la   notificación  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  notificación. Este  plazo  podrá  ser  prorrogado  por  una   sola  vez  por  un  período  de  treinta  días  adicionales. Cuando  la  oficina  nacional  competente  estimara  que  ello  es  necesario  para  los  fines  del  examen  de  patentabilidad,  podrá  notificar  al   solicitante  dos  o  más  veces  conforme  al  párrafo  precedente.

Si  el  solicitante  no  respondiera  a  la  notificación  dentro  del  plazo  señalado,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta  subsistieran  los  impedimentos   para  la  concesión,  la  oficina  nacional  competente  denegará  la  patente. Artículo  46.-­‐  La  oficina  nacional  competente  podrá  requerir  el  informe  de  expertos  o  de  organismos  científicos  o  tecnológicos  que  se   consideren   idóneos,   para   que   emitan   opinión   sobre   la   patentabilidad   de   la   invención. Asimismo,   cuando   lo   estime   conveniente,  podrá   requerir  informes  de  otras  oficinas  de  propiedad  industrial.

De   ser   necesario,   a   efectos   del   examen   de   patentabilidad   y   a   requerimiento   de   la   oficina   nacional   competente,   el   solicitante   proporcionará,   en   un   plazo   que   no   excederá   de   3   meses,   uno   o   más   de   los   siguientes   documentos   relativos   a   una   o   más   de   las   solicitudes  extranjeras  referidas  total  o  parcialmente  a  la  misma  invención  que  se  examina:   a)  copia  de  la  solicitud  extranjera;   b)  copia  de  los  resultados  de  exámenes  de  novedad  o  de  patentabilidad  efectuados  respecto  a  esa  solicitud  extranjera;     c)  copia  de  la  patente  u  otro  título  de  protección  que  se  hubiese  concedido  con  base  en  esa  solicitud  extranjera;   d)  copia  de  cualquier  resolución  o  fallo  por  el  cual  se  hubiese  rechazado  o  denegado  la  solicitud  extranjera;  o,   e)  copia  de  cualquier  resolución  o  fallo  por  el  cual  se  hubiese  anulado  o  invalidado  la  patente  u  otro  título  de  protección  concedido  con   base  en  la  solicitud  extranjera.

La   oficina   nacional   competente   podrá   reconocer   los   resultados   de   los   exámenes   referidos   en   el   literal   b)   como   suficientes   para   acreditar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  patentabilidad  de  la  invención. Si   el   solicitante   no   presentara   los   documentos   requeridos   dentro   del   plazo   señalado   en   el   presente   artículo   la   oficina   nacional   competente  denegará  la  patente.

(…)”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 8 de 44       C. CUESTION EN DEBATE 47. En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente: A. DE LA NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 486. 48. El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, vulneró el derecho del demandante respecto de su derecho de refutar los argumentos contenidos en el Informe Técnico PR 4-10, al no haberlo puesto en su conocimiento, motivo por el cual se infringió el principio del debido proceso, configurándose la causal de nulidad y por su parte el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- en su recurso de apelación, manifestó que según lo señalado en el artículo 45 de la Decisión 486, la Autoridad no está obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez los informes dentro de un trámite de patente. 49.

Para dar respuesta a la inquietud del Juez consultante respecto a: “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. Se absolverá la duda respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 50.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. GACETA OFICIAL 10/04/2015 9 de 44       Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.” (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 51.

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 52.

En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 53. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son autónomas de la mencionada Oficina. 54.

Finalmente se cita la jurisprudencia del Tribunal respecto a la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: 55. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). GACETA OFICIAL 10/04/2015 10 de 44       En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 03402-2010-0-1801-JR-CA-02, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial el señor Presidente, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. GACETA OFICIAL 10/04/2015 11 de 44

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 104-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la autoridad administrativa consultante del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asunto: Cancelación de registro de la marca “ESTON” (mixta) por falta de uso como medio de defensa. Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160312. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 15 de agosto de 2014, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto emitido por este Tribunal el 17 de septiembre de 2014, debidamente notificado el 18 del mismo mes y año, a través del cual se decidió: “Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI- del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que GACETA OFICIAL 10/04/2015 12 de 44       se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”.

La comunicación CAR/SNP/DGE de 3 de octubre de 2014, suscrita por la Dra. Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del cual da contestación a la providencia antes citada. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de octubre de 2014. 1.

ANTECEDENTES Partes en el proceso administrativo: Opositora y recurrente: ZAIRE LTDA. Solicitante y tercero interesado: ST. PATRICK S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 8 de enero de 2013, ST. PATRICK S.A., solicitó el registro de la marca EASTON (mixta) para distinguir: cigarrillos, de la Clase 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial 0562, la empresa ZAIRE LTDA., presentó oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca ESTON (mixta), bajo el título de registro 115025-C, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 23 de agosto de 2013, ST.

PATRICK S.A. da contestación a la oposición, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa, en contra del registro de la marca ESTON (mixta), título 115025-C, notificándose la antes descrita acción el 28 de agosto de 2013. 4. El 23 de octubre de 2013, ZAIRE LTDA., da contestación a la acción de cancelación presentada en su contra. 5.

Mediante Resolución 633/2013 de 18 de diciembre de 2013, se resuelve aceptar la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A., declarar infundada la oposición presentada por ZAIRE LTDA., y conceder el registro del signo EASTON (mixto) para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, soportando la decisión de cancelar el signo en el hecho de no haber probado el uso de su marca durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación planteada.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 13 de 44       6. El 7 de febrero de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria en contra de la Resolución administrativa antes citada, aduciendo que su marca sí fue utilizada durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 al 23 de agosto de 2013. 7. El 11 de marzo de 2014, se rechaza el recurso presentado mediante Resolución No. DPI/OP/REV-No 53/2014, ratificando la Resolución 633/2013, desechando el recurso por falta de prueba, ya que ciertos periodos de tiempo discontinuos no eran prueba suficiente de uso. 8.

El 21 de abril de 2014, ZAIRE LTDA., presenta recurso jerárquico en contra de la Resolución No. DPI/OP/REV-No 53/2014. 9. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la oposición. La sociedad ZAIRE LTDA. en su escrito de oposición, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 10. Que la firma ZAIRE LTDA. es legítima titular en Bolivia del signo ESTON (mixto), bajo el certificado No. 115025-C de 8 de septiembre de 2008, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional. 11.

Al poseer un registro previo, tiene el derecho de prioridad y todas las acciones legales que ello implica. 12. Que el signo solicitado incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 135 literal b) y artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que al comparar ambas denominaciones, existe riesgo de confusión. 13. Afirma que: “Ambas denominaciones contienen los términos E STON que constituye la parte más importante de ambas denominaciones.

E STON contienen ambos términos por tanto resulta imposible pensar que estas denominaciones puedan coexistir pacíficamente dentro de un mismo mercado, ya que pueden ser asociadas bajo suposiciones de género, especie o pertenencia a una misma línea de productos, ya que con la marca EASTON comercializamos cigarrillos a un selecto público nacional”. 14.

Que el signo solicitado protege exactamente los mismos productos que su marca registrada, por lo que se hace evidente la confusión. Argumentos de la Acción de cancelación como medio de defensa. ST. PATRICK S.A, en su acción de cancelación, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 15. Argumenta que: “(…) la marca ESTON fue registrada el 8 de septiembre de 2008, por lo que transcurrieron más de 3 años de su registro, sin que dicha marca haya sido utilizada por su titular dentro del mercado boliviano, por lo que procede la cancelación del registro de la marca, conforme lo establecido por el Artículo 165 párrafo segundo de la Decisión 486”.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 14 de 44       16. Cita las normas referentes a la cancelación por falta de uso de una marca contenidos en la Decisión 486. 17. Que: “Bajo estos conceptos doctrinarios sobre la aplicación de la norma andina para determinar si una marca ha sido usada o no, hay que determinar fehacientemente con pruebas idóneas el uso real y efectivo de la marca en el mercado.

En este sentido y en el caso concreto, su autoridad deberá determinar correctamente, si la marca objeto de la presente acción de cancelación se encuentra en uso, es decir, si los productos que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca o signos distintivo registrado en el SENAPI y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

Argumentos contenidos en la contestación a la acción de cancelación. La compañía ZAIRE LTDA., en su contestación manifiesta que: 18. Afirma que: “(…) esta marca viene siendo usada en Bolivia, a través de diferentes distribuidores en los centros mineros, productos que se comercializan sobre todo en Oruro y Potosí, comercialización que se irradia al interior del mercado nacional”. 19.

Adjunta pruebas de uso como pólizas de importación, facturas, certificados de productos, contratos privados, entre otros. 20. Asegura que: “(…) con todo este cúmulo de pruebas demuestran fehacientemente que mis mandantes han registrado su marca para trabajarla y para comercializar productos con la misma, ya que desde su registro hemos procedido a la importación de cigarrillos, con el previo cumplimiento de todos los requisitos que el Estado Plurinacional de Bolivia (…) contamos con Autorización de comercialización de cigarrillos con el No. 039201, estamos registrados en todas las entidades que las autoridades establecen para el rubro “cigarrillos””. 21.

Aclara que: “(…) a causa del contrabando de cigarrillos con marca ESTON proveniente de Paraguay y de la Zona Franca de Iquique Chile, que nuestra empresa tiene continuos inconvenientes de poder cumplir metas de volumen requeridas por nuestro proveedor: Grupo Hongta. Dicho extremo ha sido comprobado con el operativo que exitosamente fue llevado a cabo por la Aduana Nacional de Bolivia en el departamento de Santa Cruz, donde se hizo el comiso de tres camiones de contrabando de cigarrillos con nuestra marca ESTON”. 22.

Asevera que: “(…) queremos destacar que nuestra empresa ha firmado un contrato de distribución con HTS Hongta Switzerland, para la distribución de dicha marca en Bolivia en 2006. Adjuntamos copia legalizada por Dr. Porfirio Luis Cusi Cosme, Notario de Fe Pública No. 60. Dicho contrato ha sido ratificado por un contrato privado de distribución en 10 de enero de 2013, el cual adjuntamos en original”.

Argumentos contenidos en la Resolución: 23. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), dentro de su Resolución administrativa 633/2013 de 18 de diciembre de 2013, resolvió declarar probada la acción de cancelación presentada por ST. PATRICK S.A., ordenándose la cancelación de la marca ESTON (mixta) concedida a favor de ZAIRE LTDA., con título 115025-C, de 8 de septiembre de 2008, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, como son “tabacos, cigarrillos, artículos de fumadores”.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 15 de 44       24. Declaró infundada la oposición presentada por ZAIRE LTDA., y concedió el registro del signo ESTON (mixta), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional, a favor de ST. PATRICK S.A. Argumentos del Recurso de Revocatoria. ZAIRE LTDA., interpuso recurso de revocatoria, sobre la base de los siguientes argumentos: 25.

Afirma que hubo una incorrecta valoración de la prueba aportada en el proceso. 26. Aducen ser una empresa familiar pequeña que con mucho esfuerzo en cumplimiento de los requisitos legales, han dado trabajo a sus conciudadanos. 27. Aseguran que el cúmulo de pruebas presentadas demuestran el uso de la marca ESTON para trabajar y comercializar sus productos, principalmente en las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 al 23 de agosto de 2013. 28.

Enuncia que: “(…) las relaciones comerciales para vender nuestros productos no siempre están celebradas mediante un contrato, estas relaciones se las lleva adelante con simple autorización y consentimiento tácitos por el principio de oportunidad, esto implica que entre quienes compran y venden productos automáticamente se celebran actos comerciales de compra venta”. 29.

Solicita que se considere que: “(…) ZAIRE LTDA., es una persona jurídica que tiene como su filial a BOLIVIAN BORDER SHOPS SRL, (con los mismos socios) quienes comercializan también en nuestro país todos los productos con la marca ESTON”. Argumentos de la contestación al Recurso de Revocatoria. 30. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte de ST.

PATRICK S.A. al recurso de revocatoria. Argumentos contenidos en la Resolución del Recurso de Revocatoria. 31. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), dentro de su resolución SPI/OPO/REV-No. 053/2014, consideró que los medios probatorios presentados por la firma ZAIRE LTDA. son insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca ESTON (mixta) en Bolivia, en vista de que solo prueban el uso desde el 24 de agosto de 2010 al 14 de diciembre de 2010, tan solo diciembre de 2011, febrero, abril, julio y noviembre de 2012, y febrero y marzo de 2013, por lo que no se evidencia un uso constante del signo al faltar prueba que acredite su uso en los periodos de enero a noviembre de 2011, enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2012, y los meses de enero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2013, ya que el periodo de tiempo dentro del cual debió probar el uso es desde el 24 de agosto de 2010 al 7 de marzo de 2013, más aún cuando los cigarrillos son productos de consumo masivo y constante en el comercio al por mayor y al detalle.

Argumentos contenidos en el Recurso Jerárquico. 32. La compañía ZAIRE LTDA., dentro de su recurso jerárquico, hace referencia a los mismos argumentos expuestos en su recurso de revocatoria. GACETA OFICIAL 10/04/2015 16 de 44       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 33. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 34.

Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 35. En el presente caso, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI solicitó la interpretación del artículo 165 36. 1 de la Decisión 486. 37.

Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los artículos 1662 y 1673 de la Decisión 486, artículo 344 del Tratado de Creación del Tribunal y artículo 1225 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI.

Su finalidad. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa.                                                                                                                         1 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 2   Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.   3 Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.   4  Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto.

El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.   5 Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 17 de 44       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. Antecedentes: 38. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 15 de agosto de 2014, la señora Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General de Propiedad Intelectual del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la emisión de una interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 39.

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, este Tribunal decidió otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de dicho Auto, para que acreditara que 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso y 6) la imparcialidad de sus actos. 40.

Mediante Oficio CAR/SNP/DGE N0198/2014 de 6 de octubre de 2014, recibido el 14 de octubre de 2014, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. I. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). 41.

En relación con la participación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, (Senapi), este Tribunal decide lo siguiente: 42. El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 336 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 1227, 1238, 1259, 12710 y 12811 de su Estatuto, 6 7 8 9 10                                                                                                                         Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. GACETA OFICIAL 10/04/2015 18 de 44       constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial.

De esta manera, no es permisible una simple referencia a los derechos nacionales, ya que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”, aspecto que puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte el Tribunal Andino; colocando en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promoviendo su fragmentación. 43.

El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros, no se ha limitado anteriormente a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial12, considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. 44.

Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refirió a la temática en cuestión de la siguiente forma: “De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11 Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial. 12 El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262IP-2013), entre otros.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 19 de 44       organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”. 45.

El Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera esencial tener en cuenta lo siguiente: 46. Sobre la naturaleza de los actos se debe atender a la esencia del acto que al órgano productor, en razón de la función que se le asigna, más que de su naturaleza o caracterización jurídica. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo.

En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos. 47. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, necesariamente se debe ampliar el concepto de juez nacional, puesto que los Estados pueden atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes. 48.

La imparcialidad de estas entidades motivan la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”13, u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccionaladministrativa”14. 49. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación está determinado también por el ordenamiento jurídico comunitario.

De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica, por una parte se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada y, por otra, se limita la discrecionalidad de la administración, otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados.                                                                                                                         13 IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205. 14 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 20 de 44       50. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial para las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se consoliden actos que contengan interpretaciones divergentes e inclusive contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal.

Esta situación podría generar un incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son ellos quienes responden por los actos de sus instituciones. 51. Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho15 así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales16 tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno. 52.

En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas, a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial. 53.

Con la finalidad de, por una parte, garantizar el efectivo funcionamiento del mecanismo de interpretación prejudicial y, por otra, evitar su desnaturalización; este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar, en cada caso, si pueden ser considerados como “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.17 54.

En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad nacional realice una consulta con el objeto de obtener la interpretación prejudicial, deberá acreditar que 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos. 55.

En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley y que las mismas tienen naturaleza permanente; además de que sus funciones jurisdiccionales, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.                                                                                                                         15 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”. 17 En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña. 16 GACETA OFICIAL 10/04/2015 21 de 44       54.

Del mismo modo, resulta esencial que comprueben el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen sus derechos subjetivos previstos en la normativa andina. 55. A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el cual se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho, que justifican su decisión. 56.

Por último, el Tribunal debe verificar que en la normativa interna se garantice la imparcialidad de su actuación al momento de aplicar la normativa comunitaria andina. 57. El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional con carácter previo al análisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con los criterios generales y si se constituye como un “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 de su Estatuto. 58.

En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente: 59. Que el SENAPI ha acreditado que: 1) Que se ha constituido por mandato legal. Se ha ratificado que el SENAPI fue creado mediante la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, es decir, por mandato legal. 2) Que se trata de un órgano permanente. De conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, posee el carácter de permanente. 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción. Conforme los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 27938, para que una persona adquiera el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos, necesariamente debe acudir en primera instancia administrativa al SENAPI, por lo que se ratifica el carácter obligatorio de su jurisdicción. 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.

Que el SENAPI al ser la oficina nacional competente en materia de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 08/2008 de 11 de febrero de 2008, para resolver procesos de registro de signos distintivos, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como acciones de observancia por infracción o competencia desleal, el SENAPI debe aplicar la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 22 de 44       5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso. Respecto a las normas citadas18 por la Dra. Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, se concluye que los procedimientos seguidos ante el SENAPI garantizan un debido procedimiento el cual tiene el carácter de contradictorio, en el sentido de que cualquier tercero interesado posee la facultad de oponerse a una solicitud de registro, contestar oposiciones, resolver respecto a infracciones sobre violación de derechos de propiedad industrial, por lo que se evidencia el carácter contradictorio en los procedimientos a su cargo. 6) La imparcialidad de sus actos.

De acuerdo con lo determinado en el artículo 2 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, el SENAPI es una Institución Pública Desconcentrada que posee autonomía de gestión administrativa, legal y técnica que depende del Ministerio de Desarrollo Económico. En concordancia con el artículo 6 del Decreto Supremo 27938 de 20 de diciembre de 2004, enuncia que el SENAPI posee independencia de gestión técnica, legal y administrativa.

El SENAPI posee diferentes Direcciones que resuelven sobre asuntos relacionados a temas de Propiedad Industrial, por lo que se puede ratificar su independencia de gestión e imparcialidad. I. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa: 60. La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario.

Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 61. Su finalidad reside en que la uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, es el elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. La interpretación prejudicial constituye el principal instrumento que puede asegurar la uniformidad de la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en los Países Miembros. 62.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).                                                                                                                         18 Artículos 59, 63, 75, 76 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) aprobado mediante Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 08/2008 de 11 de febrero de 2008.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 23 de 44       63. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa es garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 64. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa a resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas, flexibilizando así el sistema, independientemente de quién haya solicitado la interpretación prejudicial. 65. Con ello se estaría cumpliendo la finalidad de la interpretación prejudicial, en la medida que se permite al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), solicitar la interpretación prejudicial de manera facultativa, logrando así asegurar la aplicación uniforme de la norma andina. 66.

Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” (lo subrayado es nuestro). 67.

En el presente caso se ha verificado que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial facultativa. 68.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. 69. Emitida la presente interpretación prejudicial, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto.

Dicha Resolución podrá ser apelada, en sede administrativa. 70. Agotada la vía administrativa, la (s) parte (s) que no esté de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el SENAPI podrá presentar demanda contenciosa administrativa ante la Corte Suprema, quedando la duda si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI ¿exime al juez de solicitar una nueva interpretación prejudicial, ya sea facultativa u obligatoria? 71.

En un principio, la respuesta es afirmativa. Es decir, la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI exime al juez de realizar una nueva consulta prejudicial, salvo que se cumplan los siguientes presupuestos: a) El consultante solicita interpretación ordenamiento jurídico comunitario. prejudicial de diferentes normas del GACETA OFICIAL 10/04/2015 24 de 44       b) Existe duda razonable sobre la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal. c) Existen nuevos documentos o pruebas en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la primera interpretación prejudicial. 72.

Por lo tanto, en el caso en el que ocurran los presupuestos enunciados, el juez podrá realizar una nueva consulta, especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. La interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. 73.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. 74. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. 75. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 76. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 77.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

GACETA OFICIAL 10/04/2015 25 de 44       78. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta): Falta de uso de la marca. 79. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 80.

Al respecto, el Tribunal señaló que “para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”19. 81.

De esta manera, el Tribunal ha manifestado “determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 82. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se                                                                                                                         19 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 26 de 44       encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005). 83. También, este Tribunal ha señalado que “el principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 84.

El Tribunal ha manifestado que “el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.” (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 85.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado que los: “artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”.20                                                                                                                         20 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 27 de 44       86. Finalmente, el Tribunal ha sostenido que “el párrafo segundo de la norma objeto de interpretación establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada o no. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 87. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”. 88.

Por lo tanto, el SENAPI deberá determinar lo siguiente: - Si la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el Registro 115025-C. - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca registrada “ESTON” (mixta). Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 89. Una vez realizado lo anterior, la Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente sentencia. Carga de la prueba.

La prueba del uso. 90. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 91.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 92.

En el presente caso, el SENAPI solicitó interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso GACETA OFICIAL 10/04/2015 28 de 44       requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”. 93.

Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante”21 se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. 94. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. 95.

Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos. 96.

En el presente caso, la Consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “cigarrillos”, y distinguir si se trata de cigarrillos comunes de consumo masivo o de cigarrillos especiales que serían productos suntuarios o especializados. Adicionalmente, la Consultante deberá tomar en consideración las características particulares de la empresa que utiliza la marca. 97.

En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (lo subrayado es nuestro). 98. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Consultante deberá evaluar la integridad de las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 99. El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 100. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y                                                                                                                         21 www.rae.es GACETA OFICIAL 10/04/2015 29 de 44       que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997). 101. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la oficina nacional competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 102. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 103. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas.

En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 10/04/2015 30 de 44       En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado ella no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado a presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera que ha demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 10/04/2015 31 de 44       A los efectos de la determinación del uso de la marca, éste deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco.

La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. Una vez analizado lo anterior, el Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

El uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba del uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas.

CUARTO: Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante” se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la Resolución en el procedimiento interno, la Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 10/04/2015 32 de 44       Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 116-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Patente de invención: MÉTODO Y SISTEMA PARA FABRICAR Y SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN. Actor: Sociedad ORICA NORWAYS AS (antes DYNO NOBEL AS).

Proceso interno N°. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 13 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, relativa a los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08;

El auto del 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante. 1                                                                                                                         Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 2-J-TJCA-2015 de 22 de enero de 2015.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 33 de 44       A.

ANTECEDENTES: Demandante: Sociedad NICOMED GMBH (sucesor procesal de ALTANA PHARMA AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Hechos. 1. El 4 de octubre de 2006, la sociedad DYNO NOBEL AS, solicitó la patente de invención para MÉTODO Y SISTEMA PARA SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 11/246,557 presentada en Estados Unidos de América el 13 de octubre de 2005, la cual consta de 41 reivindicaciones. 2.

El 6 de agosto de 2007 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 3. El 12 de diciembre de 2008, la empresa DYNO NOBEL AS señaló que la empresa DYNO NOBEL INC le transfirió los derechos sobre la solicitud. 4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico LPC N°. 04-2010 de 15 de febrero de 2010, donde el examinador estudió las 41 reivindicaciones presentadas con la solicitud, donde se concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 41 no cumplen con el requisito de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 12 de julio de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 42 reivindicaciones. b. Informe Técnico LPC N°. 04/2010/A de 18 de agosto de 2010, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 42 reivindicaciones y concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 23 de agosto de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 42 reivindicaciones. c. Informe Técnico LPC N°. 33-2010/B, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 42 reivindicaciones, concluyendo que: 5. Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Por Resolución Nº. 1238-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente debido a que las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 10/04/2015 34 de 44     6.

El 21 de octubre de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso recurso de apelación. 7. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 07892012/TPI-INDECOPI, de 14 de mayo de 2012, declaró caduca la solicitud de patente de invención. 8.

El 17 de agosto de 2012, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso demanda contencioso administrativa. 9. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de mayo de 2013, donde el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 10.

La sociedad ORICA NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS) interpuso recurso de apelación. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número tres de 4 de marzo de 2014, suspendió el procedimiento y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Fundamentos de la demanda. La sociedad DYNO NOBEL AS presentó demanda indicando: 12. Como pretensión principal, la interpretación errónea del artículo 80 de la Decisión 486, relativo a la exigencia del pago de anualidades después de concluido el trámite de la solicitud de patente. Cita los siguientes hechos ocurridos al respecto: a. La solicitud de patente fue presentada el 4 de octubre de 2006, por lo que debían pagar la primera anualidad correspondiente al período 2009, 2010, el último día del mes de octubre de 2009 y mientras durara el trámite de la solicitud. b. El 1 de octubre de 2009, se pagó la tasa correspondiente a la anualidad 20092010. c. El 24 de septiembre de 2010, se emitió la Resolución 1238, mediante la cual se negó la solicitud de patente. d. Según la Resolución N°. 2432, emitida por el INDECOPI en otro caso, no correspondía el pago de la anualidad 2010-2011 ya que la Resolución N°. 1238 de 24 de septiembre de 2010 puso fin al trámite de la solicitud de patente antes del 31 de octubre de 2010.

El pago de una nueva anualidad debía habérsele notificado. e. Por lo que, al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario pagar otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite. f. Posteriormente, el 21 de octubre interpusieron recurso de apelación, que al ser resuelto el INDECOPI consideró que el trámite de solicitud e patente sigue vigente con la interposición del recurso de apelación. 13.

Cita la Resolución N°. 2432-2008/TPI-INDECOPI que, manifiesta, constituye un hito procesal. 14. Cuestiona que no existe claridad respecto a cuando termina el trámite de una solicitud de patente, si en primera o en segunda instancia administrativa. GACETA OFICIAL 10/04/2015 35 de 44     15. Como pretensión subordinada, afectación al debido procedimiento por la falta de notificación del tercer informe técnico. 16.

Afirma que la emisión de informes de expertos o peritos, artículo 46 de la Decisión 486, no puede reemplazar al examen de patentabilidad, artículo 45 de la Decisión 486, cuya competente corresponden al INDECOPI. 17. El INDECOPI basó la Resolución, que denegó la patente, en un informe técnico que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que puedan pronunciarse al respecto. 18.

Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa. 19. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cual se le debió notificar dicho informe. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y argumenta que: 20. La solicitud de patente ha caducado de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin ser obligatorio para la administración emitir un requerimiento al solicitante de la patente. 21. El solicitante debe cumplir con el pago de las anualidades sin que medie requerimiento previo. El demandante no cumplió con el pago de la anualidad 2010-2011. 22.

Por lo que, la falta de pago de dicha anualidad produce la caducidad de la patente. 23. La cita de la jurisprudencia que realiza el demandante corresponde a supuestos distintos. 24. La notificación del tercer informe técnico no es obligatorio sino facultativo, por lo que la falta de notificación del mismo no afecta el debido procedimiento. 25.

El INDECOPI sólo tenía la obligación de notifica el primer Informe Técnico. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que: 26. La demandada debió cumplir con el pago de la anualidad 2010-2011 en vista a que el trámite no termina en la primera instancia administrativa. 27. No resulta aplicable la jurisprudencia citada, ya que corresponde a otros supuestos. 28.

Por lo que, la Resolución del INDECOPI se encuentra enmarcada dentro de la Ley, al declarar que opera la caducidad de pleno de derecho al no haberse pagado la anualidad 2010-2011. 29. Respecto a la notificación del tercer informe técnico, esta notificación es facultad discrecional de la Administración, de acuerdo a si considera o no que tal notificación servirá para el esclarecimiento de los hechos.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 36 de 44       Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 30. La sociedad ORICO NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS), presentó recurso de apelación, en el que argumentó: 31. Falta de motivación de la Sentencia. 32. Reafirma los criterios esgrimidos en su demanda respecto al pago de las anualidades y a la falta de notificación del Informe Técnico LPC 33-2010/B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 33.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Solicitud del Juez consultante. 34. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. 2.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas anuales relativas a las solicitudes de patente, y si emitida una resolución de primera instancia por la Oficina Nacional Competente se debe entender que se extingue la obligación del pago de anualidades y se concluye el trámite de la solicitud de patente.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35. Que, los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 36.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 37. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: 2     Solicitados: 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. GACETA OFICIAL 10/04/2015 37 de 44       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.

De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 2. De la caducidad. Oportunidad del pago de tasas. 3. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. Debida motivación de las Resoluciones. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 38. El consultante preguntó acerca de ¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten?. 39.

En el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico LPC N°. 3-2010/B no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 40. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico.

De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de la patente.

GACETA OFICIAL 10/04/2015 38 de 44       41. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.

(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 42. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 43.

En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los GACETA OFICIAL 10/04/2015 39 de 44       puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 44. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente, es decir, son personas independientes de la mencionada Oficina. 45.

Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: 46. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 2. De la caducidad. Oportunidad del pago de tasas. 47. Igualmente, el consultante tiene la duda respecto a ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 80 respecto a la oportunidad en que deben efectuarse los pagos de las tasas anuales relativas a las solicitudes de patente, y si emitida una resolución de primera instancia por la Oficina Nacional Competente se debe entender que se extingue la obligación del pago de anualidades y se concluye el trámite de la solicitud de patente? 48.

La parte demandante manifiesta que al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario el pago de otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite y que el INDECOPI no le notificó ningún pago. 49. Por su parte, el INDECOPI indicó que el solicitante debe cumplir con el pago de las anualidades sin que medie requerimiento previo y que el demandante no pagó la anualidad 2010-2011, por lo que la patente ha caducado. 50.

La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. 51. El artículo 80 de la Decisión 486, regula el tema de la caducidad de la patente, bajo el principio general de que para mantener vigente una patente o una solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales.

La regulación del pago de dichas tasas serán dispuestas por la oficina nacional competente y deberán ser pagadas por años adelantados. 52. En cuanto al vencimiento del plazo para el pago de cada anualidad, será el último día del mes en que fue presentada la solicitud, es decir, si se presenta una solicitud entre el 2 y GACETA OFICIAL 10/04/2015 40 de 44       el 31 de enero, la fecha máxima de pago será el 31 de enero.

Pudiendo pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. 53. Según la citada Decisión, la Oficina Nacional Competente, antes de declarar la caducidad de la patente, debe conceder a los titulares, un plazo de gracia de seis meses, contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, más el recargo establecido, con el fin de que cumplan con sus obligaciones incumplidas, quedando claro que durante este período de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia. 54.

Finalmente, la norma estudiada dispone que la falta de pago producirá la caducidad de pleno derecho de la patente o de la solicitud, considera este Tribunal, que el pago de las tasas anuales deberá realizarse durante todo el tiempo de trámite de la solicitud, extendiéndose dicho pago al tiempo de vigencia de la patente. Igualmente, el Tribunal entiende que de pleno derecho significa que la declaratoria de caducidad no necesita un requerimiento pleno, pues opera de manera automática para el pago de tasas. 3.

Autonomía de la Oficina Nacional competente para emitir sus Resoluciones. Debida motivación de las Resoluciones. 55. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que la demandante cita jurisprudencia anterior en casos similares, la cual podría aplicarse al caso concreto. 56. Sobre el tema, el Tribunal considera que el sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo I de la Decisión 486 regula el procedimiento de concesión de títulos de patentes, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 57.

Dicha autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina. 58. Sobre el primer tema, se aclara que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de patentes las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 59.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Competentes significa que juzgarán la patentabilidad o la no patentabilidad, sin tener en consideración el análisis de patentabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los otros Países.

O bien, si la solicitud de patente ha sido negada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó la patente. 60. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o GACETA OFICIAL 10/04/2015 41 de 44       negar una patente.

En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada. 61. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentabilidad, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre otras patentes. 62.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 63. La resolución con la que se notifica al solicitante y por la cual se concede o deniega el privilegio de patente de invención debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

SEGUNDO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

TERCERO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, GACETA OFICIAL 10/04/2015 42 de 44       independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

CUARTO: El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

SEXTO: La norma estudiada dispone que la falta de pago producirá la caducidad de pleno derecho de la patente o de la solicitud, considera este Tribunal, que el pago de las tasas anuales deberá realizarse durante todo el tiempo de trámite de la solicitud, extendiéndose dicho pago al tiempo de vigencia de la patente.

SÉPTIMO: El sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción, el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE GACETA OFICIAL 10/04/2015 43 de 44 Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO       Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú   GACETA OFICIAL 10/04/2015 44 de 44       Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú