PROCESO 229-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 229-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16321-2013.

Actor: PROTECH PHARMA S.A. Patente: “UNA MUTEÍNA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GLICOSILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EUCARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEÍNA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEÍNA, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DICHA MUTEÍNA, EL USO DE DICHA MUTEÍNA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO”.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 301-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 05 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16321-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de febrero de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Recurrente: PROTECH PHARMA S.A. Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., reivindicando prioridad de la solicitud extranjera No. AR P060102627, presentada en Argentina el 20 de junio de 2006, solicitó el 22 de junio de 2007 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “UNA MUTEÍNA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GLICOSILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EUCARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEÍNA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEÍNA, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DICHA MUTEÍNA, EL USO DE DICHA MUTEÍNA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO”. 2.

Mediante proveído de fecha 6 de julio de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, declaró perdido el derecho a reivindicar prioridad sobre la solicitud extranjera No. AR P060102627 de fecha 20 de junio de 2006. 3. Mediante proveído de fecha 8 de mayo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, le previno al solicitante que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 y so pena de declararse el abandono, debía solicitar que se efectúe el examen de fondo, anexando el pago del arancel correspondiente. 4.

La publicación se realizó el 7 de agosto de 2008 en el Diario Oficial “El Peruano”. 5. Mediante proveído de fecha 17 de febrero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente. 6. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 7.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 3123-2009/TPI- INDECOPI de 23 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 8. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. 9.

El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 08 de 17 de julio de 2012, declaró infundada la demanda. 10. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 07 de 16 de septiembre de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 12.

El 28 de octubre de 2013, la sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 13. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 14. Manifiesta, que no han incurrido en abandono del trámite de concesión de patente, puesto que por razones ajenas a su voluntad el expediente fue sustraído por un tercero de los archivos de su apoderado legal, lo que imposibilitó hacer el adecuado seguimiento del proceso.

Por lo tanto, invocando el principio de informalidad y el principio de veracidad del procedimiento administrativo, y amparados en la denuncia policial que presentaron, instan a que no se decrete el abandono. b. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 15.

Indica, que el demandante incurrió en el abandono del trámite, ya que no se solicitó el examen de fondo en el plazo de seis (6) meses, tal y como lo establece el artículo 44 de la Decisión 486. Afirman, que el plazo para solicitar el examen de patentabilidad vencía el 7 de febrero de 2009. 16. Agrega que: “(…) las notificaciones y cargos de los escritos de las partes que, conforman el falso expediente, no constituyen un bien único o insustituible, cuya pérdida o robo diera lugar a la imposibilidad de proseguir el trámite del expediente y de cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley.

Por el contrario, las notificaciones pueden ser emitidas nuevamente o reproducidas en copia simple o certificada, a requerimiento del administrado”. Por lo tanto, salta a la vista la falta de diligencia del solicitante: “(…) el hecho generador del ABANDONO no es el hecho de un tercero, ni tampoco un evento ajeno a su voluntad, ya que no existe una relación causal entre dicho evento y el incumplimiento del mandato debidamente notificado al domicilio de la empresa Protech Pharma, el hecho generador del ABANDONO es la falta de diligencia y control del abogado sobre los procesos que patrocina”. 17.

Adiciona, que en el presente caso no se han configurado los supuestos para que opere la fuerza mayor o el caso fortuito. 18. Agregan, que hasta el 23 de febrero de 2009, fecha en la que la actora fue notificada del proveído que declaró el abandono y consecuentemente el archivo del proceso, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la sociedad demandante. 19.

Señala, que la parte actora omite justificar su invocación a los principios de informalidad y presunción de veracidad del procedimiento administrativo. c. Sentencia de primera instancia. 20. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 08 de 17 de julio de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que la falta de diligencia de la actora de ninguna manera se subsana por la sustracción del expediente de la oficina de su apoderado judicial.

Por lo tanto, se configuró la figura del abandono que manda el artículo 44 de la Decisión 486. d. Recurso de apelación. - Por parte de la sociedad PROTECH PHARMA S.A. 21. En el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. e. Sentencia de segunda instancia. 22. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 07 de 16 de septiembre de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) se aprecia una falta de control y, por tanto, la ausencia de una conducta diligente de parte del recurrente y su representante legal ya que recién toman conocimiento de la pérdida del expediente al ser notificados con el abandono de la solicitud presentada, lo que quiere decir que tuvieron que transcurrir los seis meses del plazo señalado en el artículo 44 de la Decisión 486 para que la supuesta sustracción fuera detectada, lo que evidencia la referida falta de control sobre los documentos a su cargo.

(…) la denuncia policial de fecha 16 de marzo de 2009, que fuera ampliada con fecha 17 de marzo de 2009, solo puede servir para acreditar que las personas denunciantes se constituyeron a la dependencia policial a declarar la ocurrencia de los hechos que afirmaban pero, de ninguna manera, puede otorgar veracidad a dichas declaraciones (…).

(…) En cuanto al Principio de Informalismo debemos indicar que este es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo. (…) Ahora bien, el artículo 44 de la Decisión 486 exige solicitar la realización del examen de fondo de la solicitud de la patente de invención y presentar comprobante de pago del arancel dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación. Por consiguiente, esta exigencia en modo alguno puede considerarse lesiva dada la amplitud del plazo y, por el contrario, resulta una determinación ordenadora de un trámite que no puede quedar sujeto al simple arbitrio de los particulares”. f. Recurso de casación. 23.

La sociedad PROTECH PHARMA S.A., en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 24. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486[1]. 25. Se hará la Interpretación solicitada. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 26.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. B. El caso fortuito y/o fuerza mayor como causal de justificación para no haber pedido el examen de fondo.

El principio de complemento indispensable. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. ABANDONO DE LA SOLICITUD. 27. El INDECOPI argumentó que el demandante incurrió en el abandono del trámite, ya que no solicitó el examen de fondo en el plazo de seis (6) meses, tal y como lo establece el artículo 44 de la Decisión 486 Afirmó que el plazo para solicitar el examen de patentabilidad venció el 7 de febrero de 2009. 28.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud. Para lo anterior, seguirá los parámetros expresado en la Interpretación Prejudicial de 9 de junio de 2010. 29. En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344.

Los Países| | |a examinar si la |Miembros podrán cobrar una tasa | | |solicitud es o no |para la realización de este examen.| | |patentable. |Si transcurriera dicho plazo sin | | | |que el solicitante hubiera pedido | | | |que se realice el examen, la | | | |solicitud caerá en abandono. | 30. Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. 31. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. 32. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. 33. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. 34.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes[2]: – Publicación de la solicitud de patente. – Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. – Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna. 35.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. B. EL CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR COMO CAUSAL DE JUSTIFICACIÓN PARA NO HABER PEDIDO EL EXAMEN DE FONDO. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 36.

El demandante manifestó que no incurrió en abandono del trámite de concesión de patente, puesto que por razones ajenas a su voluntad el expediente fue sustraído por un tercero de los archivos de su apoderado legal, lo que imposibilitó hacer un adecuado seguimiento del proceso. 37. El Tribunal advierte que la normativa comunitaria no prevé eximentes de responsabilidad en casos como el relatado por el demandante.

Tampoco hay una norma comunitaria general que establezca las causales de exoneración de responsabilidad que pudiesen ser aplicables en el presente asunto. En estas circunstancias, de conformidad con el principio de complemento indispensable[3], la normativa nacional puede entrar a regular el asunto. En efecto, la Corte Nacional debe proceder a establecer si de conformidad con su normativa interna, se podría aplicar alguna causal de exoneración en el presente asunto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: – Publicación de la solicitud de patente. – Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. – Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir el abandono de la solicitud.

SEGUNDO: El Tribunal advierte que la normativa comunitaria no prevé eximentes de responsabilidad en casos como el relatado por el demandante. Tampoco hay una norma comunitaria general que establezca las causales de exoneración de responsabilidad que pudiesen ser aplicables en el presente asunto. En estas circunstancias, de conformidad con el principio de complemento indispensable, la normativa nacional puede entrar a regular el asunto.

En efecto, la Corte Nacional debe proceder a establecer si de conformidad con su normativa interna, se podría aplicar alguna causal de exoneración en el presente asunto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Tribunal de Arbitramento mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 229-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. [2] Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005. [3] En virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.