Año XXXII – Número 2529 Lima, 06 de julio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 182-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandante: PANDURATA ALIMENTOS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “CHOCOTONIK” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00184 PROCESO 229-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16321-2013.

Actor: PROTECH PHARMA S.A. Patente: “UNA MUTEÍNA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GLICOSILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EUCARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEÍNA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEÍNA, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DICHA MUTEÍNA, EL USO DE DICHA MUTEÍNA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO” PROCESO 277-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2011-00090. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDA Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 06/07/2015 2 de 46       PROCESO 182-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandante: PANDURATA ALIMENTOS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “CHOCOTONIK” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00184 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3075 de 29 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 22 de octubre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00184. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

Partes: Demandante: PANDURATA ALIMENTOS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO & CIA. S.A. y CASA LUKER S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 11 de mayo de 2006, las sociedades SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO & CIA. S.A. y CASA LUKER S.A., solicitaron el registro de la marca “CHOCOTONIK” (denominativa) para proteger productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., presentó oposición en contra del registro del signo solicitado sobre la base del registro del signo CHOCOTTONE (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 3 de 46         3.

Mediante Resolución 14587 de 23 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “CHOCOTONIK” (denominativa). 4. En contra de la antes citada resolución, PANDURATA ALIMENTOS LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. Mediante Resolución 35417 de 29 de octubre de 2007 la Superintendencia de Industria y de Comercio resolvió el recurso de reposición, ratificando la Resolución 14587. 6.

Por Resolución 44145 de 26 de diciembre de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, confirmando definitivamente la concesión del registro del signo “CHOCOTONIK” (denominativo).

7. PANDURATA ALIMENTOS LTDA. presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 14587 de 23 de mayo de 2007, 35417 de 29 de octubre de 2007 y 44145 de 26 de diciembre de 2007. 8.

El 19 de noviembre de 2009, el Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dio contestación a la demanda contenciosa administrativa. 9. Mediante providencia de 28 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la acción de nulidad. 10.

La sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA. en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: − − − − −   Manifiesta que existe violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por falta de aplicación al existir el signo “CHOCOTTONE” (mixto) registrado a su nombre. Enuncia que la Superintendencia de Industria y Comercio efectúo un cotejo inadecuado y parcial entre el signo “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) previamente registrado.

Afirma que el examinador se abstuvo de efectuar el análisis de registrabilidad y aplicación de los criterios para el cotejo de marcas. Sostiene que en la comparación hay que tener en cuenta que el elemento denominativo suele ser el que generalmente se destaca en el conjunto de una marca, y que en su signo “CHOCOTTONE” (mixto), al no contener una gráfica sino una grafía especial, predomina la parte denominativa.

Mantiene que el signo “CHOCOTONIK” (denominativo) reproduce casi en su totalidad su marca “CHOTOTTONE” (mixta), únicamente difieren en la terminación y teniendo en cuenta que normalmente el consumidor promedio lo que hace es dar una ligera observación de los signos, sin fijarse en los detalles. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 4 de 46         − Manifiesta que los signos en conflicto poseen similitud gráfico-visual, fonéticoauditiva y conceptual ideológica, a más de proteger los mismos productos. b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. 11.

La Superintendencia de Industria y Comercio dentro de su contestación enunció: − − − − − La legalidad de las resoluciones emitidas y ajustadas plenamente a derecho. Que efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas, “CHOCOTONIK” (denominativa) y “CHOCOTTONE” (mixta), no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferente manera.

Que si bien ambas comparten el término “CHOCO”, tal circunstancia no las hace confundibles, esto por cuanto dicha expresión es evocativa de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen chocolate que es de uso común y debe permanecer en la esfera de pertenencia general de los empresarios del sector alimenticio.

Afirma que sonora y auditivamente son completamente distintas. Enuncia que entre los signos “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) existen elementos ortográficos y fonéticos diferenciadores entre sí, que en consecuencia hacen que el signo sea suficientemente distintivo para los consumidores permitiendo su coexistencia en el mercado. c. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 12.

De la revisión efectuada no reposa en el expediente contestación realizada por parte de la sociedad SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO & CIA. S.A. y CASA LUKER S.A. 5. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 literal a)1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, excepto de los artículos 134 literal a) y 135, por no ser aplicables al presente caso.                                                                                                                         1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 5 de 46         6. CUESTIONES A INTERPRETARSE. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. C. Las partículas de uso común y signos descriptivos. D. Las marcas evocativas. Los signos débiles. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 13. La sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA. afirma que los signos en conflicto “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) poseen similitud gráficovisual, fonético-auditiva y conceptual ideológica, a más de proteger los mismos productos, en razón de lo cual este Tribunal abordará el tema relacionado al riesgo de confusión y las reglas para comparar dos marcas.

La identidad y la semejanza 14. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 15.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este órgano jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.                                                                                                                         2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 6 de 46         Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 17.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 18.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 19. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”4. 20.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 21. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 22.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.

Riesgo de asociación. 23. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 24. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 7 de 46         El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”). 25. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 26.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 27.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 28.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 29. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. 30. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 31. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:                                                                                                                         5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 8 de 46         “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 32. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 33. El Juez consultante deberá comparar el signo “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) y analizar si crean posible riesgo de confusión entre los consumidores.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 34. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado “CHOCOTONIK” (denominativo) y la marca registrada “CHOCOTTONE” (mixta). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.                                                                                                                         7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 9 de 46         35. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 36. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 37.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”9. 38.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 39.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.                                                                                                                         8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 10 de 46         “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10. 40. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “CHOCOTONIK” (denominativo) y la marca registrada “CHOCOTTONE” (mixta) verificando cuál es el elemento que predomina en la marca mixta.

C. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y SIGNOS DESCRIPTIVOS. 41. En consideración a que la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que el término “CHOCO” es un término de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal analizará el tema de los términos de uso común y las palabras descriptivas. 42.

Ratificando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 34-IP-2013, el Tribunal respecto a los signos descriptivos ha manifestado que: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva”.

(…) 43. El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.                                                                                                                         10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 11 de 46         “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando11.

El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.12 Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, de uso común o descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.                                                                                                                         11 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 12 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 12 de 46         Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, comunes o descriptivas, las palabras o partículas genéricas, de uso común o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras genéricas, de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas 13. 44.

El juez consultante deberá determinar si el término “CHOCO” es una raíz de uso común y descriptiva para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. D. LAS MARCAS EVOCATIVAS. LOS SIGNOS DÉBILES. 45. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que el signo “CHOCOTONIK” es evocativo para “chocolates”, por lo que se tratará el tema de los signos evocativos y débiles. 46.

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. 47.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 48. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 49. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema:14                                                                                                                         13 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 14 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP95. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 13 de 46         "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )"15. 50. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.                                                                                                                         15   BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

“DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y

79. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 14 de 46         La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar al riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

CUARTO: El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 15 de 46         Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 229-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 16321-2013.

Actor: PROTECH PHARMA S.A. Patente: “UNA MUTEÍNA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GLICOSILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EUCARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEÍNA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEÍNA, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DICHA MUTEÍNA, EL USO DE DICHA MUTEÍNA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO”.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 301-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 05 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 16321-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que   GACETA OFICIAL 06/07/2015 16 de 46       su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de febrero de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Recurrente: PROTECH PHARMA S.A. Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., reivindicando prioridad de la solicitud extranjera No. AR P060102627, presentada en Argentina el 20 de junio de 2006, solicitó el 22 de junio de 2007 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “UNA MUTEÍNA RECOMBINANTE DEL INTERFERÓN ALFA HUMANO GLICOSILADO, UN GEN QUE CODIFICA PARA DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE DICHO GEN, UN MÉTODO PARA OBTENER UNA CÉLULA EUCARIÓTICA PRODUCTORA DE DICHA MUTEÍNA, UN MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA MUTEÍNA, UN PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DICHA MUTEÍNA, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DICHA MUTEÍNA, EL USO DE DICHA MUTEÍNA PARA ELABORAR UN MEDICAMENTO”. 2.

Mediante proveído de fecha 6 de julio de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, declaró perdido el derecho a reivindicar prioridad sobre la solicitud extranjera No. AR P060102627 de fecha 20 de junio de 2006. 3. Mediante proveído de fecha 8 de mayo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, le previno al solicitante que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 y so pena de declararse el abandono, debía solicitar que se efectúe el examen de fondo, anexando el pago del arancel correspondiente. 4.

La publicación se realizó el 7 de agosto de 2008 en el Diario Oficial “El Peruano”. 5. Mediante proveído de fecha 17 de febrero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente. 6. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 7.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 3123-2009/TPI-INDECOPI de 23 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. GACETA OFICIAL 06/07/2015 17 de 46       8. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó administrativa contra el anterior acto administrativo. demanda contenciosa 9.

El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 08 de 17 de julio de 2012, declaró infundada la demanda. 10. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 07 de 16 de septiembre de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 12.

El 28 de octubre de 2013, la sociedad PROTECH PHARMA S.A., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 13. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 14. Manifiesta, que no han incurrido en abandono del trámite de concesión de patente, puesto que por razones ajenas a su voluntad el expediente fue sustraído por un tercero de los archivos de su apoderado legal, lo que imposibilitó hacer el adecuado seguimiento del proceso. Por lo tanto, invocando el principio de informalidad y el principio de veracidad del procedimiento administrativo, y amparados en la denuncia policial que presentaron, instan a que no se decrete el abandono. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 15. Indica, que el demandante incurrió en el abandono del trámite, ya que no se solicitó el examen de fondo en el plazo de seis (6) meses, tal y como lo establece el artículo 44 de la Decisión 486. Afirman, que el plazo para solicitar el examen de patentabilidad vencía el 7 de febrero de 2009. 16.

Agrega que: “(…) las notificaciones y cargos de los escritos de las partes que, conforman el falso expediente, no constituyen un bien único o insustituible, cuya pérdida o robo diera lugar a la imposibilidad de proseguir el trámite del expediente y de cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley. Por el contrario, las notificaciones pueden ser emitidas nuevamente o reproducidas en copia simple o certificada, a requerimiento del administrado”.

Por lo tanto, salta a la vista la falta de diligencia del solicitante: “(…) el hecho generador del ABANDONO no es el hecho de un tercero, ni tampoco un evento ajeno a su voluntad, ya que no existe una relación causal entre dicho evento y el incumplimiento del mandato debidamente notificado al domicilio de la empresa Protech Pharma, el hecho generador del ABANDONO es la falta de diligencia y control del abogado sobre los procesos que patrocina”.

GACETA OFICIAL 06/07/2015 18 de 46       17. Adiciona, que en el presente caso no se han configurado los supuestos para que opere la fuerza mayor o el caso fortuito. 18. Agregan, que hasta el 23 de febrero de 2009, fecha en la que la actora fue notificada del proveído que declaró el abandono y consecuentemente el archivo del proceso, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la sociedad demandante. 19.

Señala, que la parte actora omite justificar su invocación a los principios de informalidad y presunción de veracidad del procedimiento administrativo. c. Sentencia de primera instancia. 20. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 08 de 17 de julio de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que la falta de diligencia de la actora de ninguna manera se subsana por la sustracción del expediente de la oficina de su apoderado judicial.

Por lo tanto, se configuró la figura del abandono que manda el artículo 44 de la Decisión 486. d. Recurso de apelación. − Por parte de la sociedad PROTECH PHARMA S.A. 21. En el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. e. Sentencia de segunda instancia. 22. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. 07 de 16 de septiembre de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) se aprecia una falta de control y, por tanto, la ausencia de una conducta diligente de parte del recurrente y su representante legal ya que recién toman conocimiento de la pérdida del expediente al ser notificados con el abandono de la solicitud presentada, lo que quiere decir que tuvieron que transcurrir los seis meses del plazo señalado en el artículo 44 de la Decisión 486 para que la supuesta sustracción fuera detectada, lo que evidencia la referida falta de control sobre los documentos a su cargo.

(…) la denuncia policial de fecha 16 de marzo de 2009, que fuera ampliada con fecha 17 de marzo de 2009, solo puede servir para acreditar que las personas denunciantes se constituyeron a la dependencia policial a declarar la ocurrencia de los hechos que afirmaban pero, de ninguna manera, puede otorgar veracidad a dichas declaraciones (…).

(…) En cuanto al Principio de Informalismo debemos indicar que este es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo. (…) Ahora bien, el artículo 44 de la Decisión 486 exige solicitar la realización del examen de fondo de la solicitud de la patente de invención y presentar comprobante de pago del arancel dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación. Por consiguiente, esta exigencia en modo alguno puede considerarse lesiva dada la amplitud del plazo y, por el contrario, resulta una determinación ordenadora de un trámite que no puede quedar sujeto al simple arbitrio de los particulares”.

GACETA OFICIAL 06/07/2015 19 de 46       f. Recurso de casación. 23. La sociedad PROTECH PHARMA S.A., en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 24. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 44 de la Decisión 4861. 25.

Se hará la Interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. B. El caso fortuito y/o fuerza mayor como causal de justificación para no haber pedido el examen de fondo.

El principio de complemento indispensable. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. ABANDONO DE LA SOLICITUD. 27. El INDECOPI argumentó que el demandante incurrió en el abandono del trámite, ya que no solicitó el examen de fondo en el plazo de seis (6) meses, tal y como lo establece el artículo 44 de la Decisión 486 Afirmó que el plazo para solicitar el examen de patentabilidad venció el 7 de febrero de 2009. 28.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud. Para lo anterior, seguirá los parámetros expresado en la Interpretación Prejudicial de 9 de junio de 2010. 29. En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344.

Sobre el inicio de dicho examen el siguiente cuadro muestra la transformación normativa: Examen de Fondo RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es                                                                                                                         1   Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. GACETA OFICIAL 06/07/2015 20 de 46       procederá a examinar si la patentable. Los Países Miembros podrán solicitud es o no cobrar una tasa para la realización de este patentable. examen.

Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. 30. Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. 31. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. 32. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. 33. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. 34.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes2: − Publicación de la solicitud de patente. − Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. − Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna. 35.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia.                                                                                                                         2   Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.

GACETA OFICIAL 06/07/2015 21 de 46       B. EL CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR COMO CAUSAL DE JUSTIFICACIÓN PARA NO HABER PEDIDO EL EXAMEN DE FONDO. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 36. El demandante manifestó que no incurrió en abandono del trámite de concesión de patente, puesto que por razones ajenas a su voluntad el expediente fue sustraído por un tercero de los archivos de su apoderado legal, lo que imposibilitó hacer un adecuado seguimiento del proceso. 37.

El Tribunal advierte que la normativa comunitaria no prevé eximentes de responsabilidad en casos como el relatado por el demandante. Tampoco hay una norma comunitaria general que establezca las causales de exoneración de responsabilidad que pudiesen ser aplicables en el presente asunto. En estas circunstancias, de conformidad con el principio de complemento indispensable3, la normativa nacional puede entrar a regular el asunto.

En efecto, la Corte Nacional debe proceder a establecer si de conformidad con su normativa interna, se podría aplicar alguna causal de exoneración en el presente asunto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: − Publicación de la solicitud de patente. − Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. − Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes                                                                                                                         3 En virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. GACETA OFICIAL 06/07/2015 22 de 46       a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir el abandono de la solicitud.

SEGUNDO: El Tribunal advierte que la normativa comunitaria no prevé eximentes de responsabilidad en casos como el relatado por el demandante. Tampoco hay una norma comunitaria general que establezca las causales de exoneración de responsabilidad que pudiesen ser aplicables en el presente asunto. En estas circunstancias, de conformidad con el principio de complemento indispensable, la normativa nacional puede entrar a regular el asunto.

En efecto, la Corte Nacional debe proceder a establecer si de conformidad con su normativa interna, se podría aplicar alguna causal de exoneración en el presente asunto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

GACETA OFICIAL 06/07/2015 23 de 46       Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Tribunal de Arbitramento mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 277-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00090.

Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3686 de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00090. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: COLOMBINA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: McNEIL PPC INC. (cesionario de los derechos: McNEIL NUTRITIONALS, LLC).

HECHOS: GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 24 de 46         Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad McNEIL PPC INC., solicitó el 6 de noviembre de 2008 el registro como marca del signo mixto SPLENDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “azúcar, endulzadores de azúcar baja en calorías o substitutos del azúcar, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan hielo, miel, melado, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), y especias”. 2.

La sociedad COLOMBINA S.A., una vez realizada la respectiva publicación formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas: i) SPLENDID clases 5, 29 y 30; ii) SALTIN SPLENDID clase 30; iii) SALADITAS SPLENDID clase 30. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 27105 de 29 de mayo de 2009, resolvió declarar fundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado. 4.

Las sociedades McNEIL PPC INC. y COLOMBINA S.A., respectivamente recurso de reposición y en subsidio de apelación. presentaron 5. La sociedad McNEIL PPC INC., el 11 de junio de 2009 presentó modificación a la solicitud en trámite, limitando la cobertura de la marca a los siguientes productos “azúcar, endulzadores de azúcar baja en calorías o substitutos del azúcar, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan hielo, miel, melado, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), y especias” a “azúcar, endulzadores de azúcar baja en calorías o substitutos del azúcar”. 6.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 09395 de 19 de febrero de 2010, resolvió el recurso de reposición, revocando el acto administrativo recurrido y concediendo el registro del signo solicitado. 7. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recurso de apelación. 8. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 50652 de 24 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 8.

La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 50652 de 24 de septiembre de 2010, 09395 de 19 de febrero de 2010 y 27105 de 29 de mayo de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 25 de 46         10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético. 11. Indica, que los productos que amparan los signos en conflicto presentan conexión competitiva.

Por lo tanto, a pesar de que reiteradamente la sociedad McNEIL PPC INC. ha iniciado acciones de cancelación contra la marca SPLENDID, y ha logrado obtener la exclusión de la cobertura de la marca para los productos: “azúcar, derivados del azúcar y substitutos”, resulta un desatino conceder el registro, habida cuenta de que esto priva la ampliación del marco de negocios a la sociedad COLOMBINA S.A. Esto porque sus marcas amparan productos tales como “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, ponqués, galletas”. 12.

Expresa, que la marca SPLENDID es notoriamente conocida. 13. Señala, que lo expresado en líneas anteriores lo percibió: i) El público consumidor en las encuestas que se le formularon; y ii) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Industrial – INDECOPI en el Perú, en reiterados pronunciamientos cuando negaron el registro de la marca SPLENDA (denominativa y mixta) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Argumentos de la contestación de la demanda. 14.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. - De conformidad con el Oficio 3686 de fecha 21 de noviembre de 2014, procedente de la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 201100090, se observa que no se anexó copia del escrito de contestación de la demanda. 15.

Por parte del Tercero Interesado.   - Señala, que la sociedad McNEIL PPC INC., cedió todos los derechos que le correspondían sobre la marca mixta SPLENDA a la sociedad McNEIL NUTRITIONALS LLC. - Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles; tampoco los productos que amparan presentan conexión competitiva. La sociedad COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre “azúcar, endulzantes de bajas calorías, substitutos del azúcar y similares”, porque esos productos no se encuentran dentro de los que fueron registrados, o porque fueron excluidos del respectivo registro de marcas por falta de uso, de conformidad con las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. - Agrega, que por este motivo tampoco se le está mermando la capacidad de expandir el marco de negocios a la sociedad demandante; la exclusión de los productos “azúcar, derivados del azúcar y substitutos”, obedeció a la abstención de uso de la marca.

Por lo tanto, yerra la sociedad COLOMBINA S.A. al esgrimir que goza de un mejor derecho, ya que cuando se expidió la primera decisión administrativa que concedió el registro de la marca SPLENDA en la Clase 30 de GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 26 de 46         la Clasificación Internacional de Niza, la sociedad demandante no contaba con una solicitud para registro como marca, o con una marca registrada que fuera similar o idéntica a la marca SPLENDA para la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza o para productos equivalentes.

B. - Adiciona, que la sociedad demandante no acreditó que produce productos relacionados con “azúcar, derivados del azúcar y substitutos”, razón que fortalece el argumento de que de ninguna manera se le están mermando o menoscabando sus derechos. - Aduce, que el juez en últimas es el llamado a decidir si dos (2) marcas son o no confundibles.

Las decisiones que haya adoptado la Autoridad Nacional o Internacional en materia de Propiedad Industrial, así como las opiniones de los peritos o los resultados que arrojen los estudios de mercado o encuestas no son vinculantes. Se debe evaluar el caso en concreto. - Agrega, que la marca SPLENDA es notoriamente conocida a nivel mundial.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 16. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486. 17. No se hará la interpretación solicitada, ya que dichas normas pertenecen al ámbito de los Diseños Industriales y el asunto sub examine se circunscribe al tema de marcas.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa1.                                                                                                                         1   Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226 Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 27 de 46         C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 18. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

B. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. C. Comparación entre signos mixtos. D. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. E. La conexión competitiva. Armonía con actos anteriores de cancelación por no uso. F. Autonomía de la oficina de registro marcas al tomar sus decisiones.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 19. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto SPLENDA es confundible con las marcas denominativas y mixtas formadas por la palabra SPLENDID.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 20. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 28 de 46         para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los                                                                                                                         2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 29 de 46         consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte,   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 30 de 46         en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 21.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto SPLENDA con los denominativos SPLENDID, SALTÍN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. 22. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable,   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 31 de 46         dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:                                                                                                                         3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 32 de 46         - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).” 23.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDA y los denominativos SPLENDID, SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 33 de 46         C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 24.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 25. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas de comparación de los signos denominativos determinadas en el literal B de la presente providencia. 26.

En este orden de ideas, la corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SOLICITADA PARA REGISTRO. 27.

La demandante afirmó que la marca opositora SPLENDID es notoriamente conocida. La sociedad McNEIL PPC INC., afirmó que el signo solicitado para registro es notoriamente conocido. Por lo anterior el Tribunal entrará a determinar: 1. Los parámetros de protección de la marca notoriamente conocida y 2. Qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida. 28.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 124-IP-2011. “Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: − Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 34 de 46         a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. − Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 35 de 46         como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario5. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos,                                                                                                                         5   Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 36 de 46         que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. − Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.6 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 7                                                                                                                         6 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 7 Ibídem. Pág. 247. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 37 de 46         En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que genere el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, sobre la base de que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero’.

La marca notoriamente conocida solicitada para registro. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 38 de 46         signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”.

E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. ARMONÍA CON ACTOS ANTERIORES DE CANCELACIÓN POR NO USO. 29. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “azúcar, endulzadores de azúcar baja en calorías o substitutos del azúcar”. 30. La marca SPLENDID se encuentra registrada en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, ponqués, galletas”. 31.

La sociedad demandante sostuvo que conceder el registro del signo SPLENDA priva la ampliación del marco de negocios de la sociedad COLOMBINA S.A., ya que sus marcas amparan los productos determinados anteriormente. La sociedad Mc NEIL PPC INC indicó que entre los productos de los signos en conflicto no existe conexión competitiva. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 39 de 46         32.

Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva, insistiendo en la armonía entre esta figura y los actos anteriores de la cancelación por no uso. 33. Se reitera lo expresado por el Tribunal en las Interpretaciones de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013 y de 3 de julio de 2014, expedida en el marco del proceso 20-IP-2014. 34.

En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad8 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 35. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 36.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es                                                                                                                         8 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 40 de 46         restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).” 37. En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto.

Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, o la cancelaciones parciales por no uso en el marco del artículo 164 de la misma normativa. Sobre la base de lo anterior se puede generar un escenario real de análisis. 38.

En este último caso, y de conformidad con el asunto concreto, la corte consultante deberá establecer si la cancelación parcial que se esgrime en relación con el signo SPLENDID elimina totalmente el riesgo de confusión en el público consumidor. Que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere riesgo de confusión en relación con productos relacionados o conexos.

De todos modos, es un asunto a tener muy en cuenta sobre todo para determinar, a ciencia cierta, el grado de error en que podría ser inducido el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similares. 39. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 41 de 46         F. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS AL TOMAR SUS DECISIONES. 40.

La demandante argumentó que se debe tener en cuenta un antecedente peruano, en donde el INDECOPI denegó el registro de la marca mixta SPLENDA. Además, indicó que la confundibilidad de los signos SPLENDA y SPLENDID ha sido declarada anteriormente por la propia Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 41.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:   GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 42 de 46         “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.                                                                                                                         9   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 43 de 46         Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”10. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 42. En conclusión, El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SPLENDA y los denominativos SPLENDID, SALTIN                                                                                                                         10   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 44 de 46         SPLENDID y SALADITAS SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SPLENDA y SPLENDID, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: − Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. − Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 45 de 46         Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega.

Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

QUINTO: En aras de generar una correcta armonía en relación con las distintas figuras para la protección de la propiedad intelectual, al analizar la conexión competitiva es muy importante establecer el grupo de productos que amparen los signos en conflicto. Para esto, es esencial fijarse en los actos previos que afectaron dicho ámbito de protección, como podría ser el caso de nulidades parciales de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, o las cancelaciones parciales por no uso en el marco del artículo 164 de la misma normativa.

Con esto se puede generar un escenario real de análisis. En este último caso, y de conformidad con el caso concreto, la corte consultante deberá establecer si la cancelación parcial que esgrime el demandante en relación con el signo SPLENDID elimina totalmente el riesgo de confusión en el público consumidor. Que se haya declarado la cancelación parcial por no uso no elimina la posibilidad de que se genere riesgo de confusión en relación con productos relacionados o conexos.

De todos modos, es un asunto a tener muy en cuenta sobre todo para determinar, a ciencia cierta, el grado de error en que podría ser inducido el consumidor, y lograr una correcta sincronía entre la finalidad de la figura de la cancelación por no uso, el desarrollo empresarial, y el derecho de los titulares de signos similares. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. GACETA OFICIAL 06/07/ 2015 46 de 46         De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú