[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 85-IP-2015 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 135 LITERALES A), B) Y C) Y 224 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA; Y, DE OFICIO, DEL ARTÍCULO 228 DE LA MISMA NORMATIVA; CON FUNDAMENTO EN LA SOLICITUD FORMULADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 3 DE CUENCA, REPÚBLICA DEL ECUADOR.
MARCA: “Z” (TRIDIMENSIONAL). EXPEDIENTE INTERNO: 0084-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 84-SUTDCAC-2015 de 26 de enero de 2015, recibido personalmente el 28 de enero de 2015, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 84-2013.
El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 1. Las partes: Demandante: Destilería Zhumir C. Ltda. Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Procurador General del Estado, República del Ecuador Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. A. Antecedentes: 1.
El 10 de octubre de 2001, Destilería Zhumir C. Ltda. presentó ante el IEPI a solicitud de registro del signo Z en envase ovalado tridimensional (marca tridimensional), para proteger los productos comprendidos en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. El 9 de enero de 2002, Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, debido a que consideró que el signo solicitado carecía de distintividad. 3. Mediante Resolución 981573 de 14 de abril de 2003, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la oposición presentada y denegó el registro de la marca Z (tridimensional). 4.
El 24 de julio de 2003, Destilería Zhumir C. Ltda. presentó recurso contencioso administrativo contra la Resolución 981573, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. 5. El 30 de julio de 2003, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca admitió a trámite la demanda y citó a los demandados al proceso. 6.
El 18 de febrero de 2004, el Presidente del IEPI contestó la demanda. 7. El 4 de marzo de 2004, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda. 8. El 30 de mayo de 2004, Industria Licorería Iberoamericana Ilsa S.A. contestó la demanda en su calidad de tercero coadyuvante. 9. Mediante Auto de 11 de junio de 2008, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca declaró el abandono de la instancia y ordenó el archivo del proceso. 10.
El 18 de junio de 2008, Destilería Zhumir C. Ltda. interpuso recurso de casación contra la resolución precedente. 11. Mediante la Resolución 215-2012 de 17 de agosto de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia decidió casar el auto de abandono y dispuso la prosecución del juicio. 12. El 24 de diciembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 con Sede enCuencacumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B. Fundamentos de la demanda: 13. Destilería Zhumir C. Ltda. fundamentó su demanda en lo siguiente: - Es titular de diferentes registros de marcas que contienen la letra Z en signos tridimensionales y mixtos. - El uso intensivo del signo Z ha producido una difusión amplia por lo que constituye un signo notorio. - El signo solicitado no constituye un signo usual carente de distintividad y menos aún impide la libre utilización de la forma del envase en el mercado. - Alega que el conjunto de la marca es distintivo aunque se encuentre compuesto por una forma usual.
C. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 14. El Presidente del IEPI negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alegó expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado, impugnó la prueba que llegare a presentar el actor y pidió que se rechace la demanda. 15. El Procurador General del Estado señaló domicilio para notificaciones. 16.
Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. contestó la demanda indicando lo siguiente: - La autocalificación realizada por la parte demandante no es suficiente para considerar las marcas ZHUMIR y Z como notorias. Es necesaria la declaratoria de notoriedad mediante un resolución o sentencia que determine que un signo es notorio. - La marca Z (tridimensional) no es suficientemente distintiva, pues, pretende apropiarse del diseño genérico de una botella utilizada por las compañías licoreras para embotellar sus productos.
D. Normas a ser interpretadas: 17. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 224, 225 y 226 de la Decisión 486. No procede la interpretación de los artículos 134, 136, 225 y 226 de la norma mencionada. Procede la interpretación de los artículos 135[1] literales a), b) y c) y 224[2] de la Decisión 486 y, de oficio, del artículo 228[3] de la misma norma.
E. Materias a ser desarrolladas: 1. El signo tridimensional mixto donde la parte denominativa (“Z”) es una marca notoria y el aspecto tridimensional se encuentra constituido por una forma usual de envases. F. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:
1. EL SIGNO TRIDIMENSIONAL MIXTO DONDE LA PARTE DENOMINATIVA (“Z”) ES UNA MARCA NOTORIA Y EL ASPECTO TRIDIMENSIONAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR UNA FORMA USUAL DE ENVASES.
18. DESTILERÍA ZHUMIR C. Ltda. solicitó el registro del signo “Z” en envase ovalado tridimensional (marca tridimensional), para proteger los productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. INDUSTRIA LICORERÍA IBEROAMERICANA ILSA formuló oposición, por considerar que el diseño de botella constituye un diseño de envase común y usualmente utilizado por varias compañías productoras y comercializadoras de licores. 19.
En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales f) y g) de la Decisión 486. En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como la letra “Z”. 20. Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.
Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 21. La Decisión 486 hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial[4]. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
Asimismo, en el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) a) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 22.
Y por último, en el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 23. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP- 1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior interpretación prejudicial hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.
Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.
En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.
Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.
Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )” (Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998). 25.
Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
Al respecto, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 26. Conforme a los criterios expuestos, corresponde a la corte consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales. 27.
En el proceso interno, la demandante afirmó que “(…) el conjunto de la marca es distintivo aunque se encuentre compuesto por una forma usual”. En ese sentido, al contestar la demanda, Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. señaló que la marca “Z” no es suficientemente distintiva, pues pretende apropiarse del diseño genérico de una botella utilizada por las compañías licoreras para embotellar sus productos.
En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al literal c) del artículo 135 de la Decisión 486. 28. El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…)”. 29. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 30.
Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 31.
Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. 32.
Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.
Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. 33. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. 34.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 35.
El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas[5].
Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”[6]. 36. La corte consultante, debe determinar si el envase ovalado tridimensional solicitado a registro por DESTILERÍA ZHUMIR C. Ltda., es una forma común o necesaria en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 37.
En el presente caso, la demandante ha sostenido que “(…) el uso intensivo del signo Z ha producido una difusión amplia por lo que constituye un signo notorio”. Se debe precisar que no se está registrando una marca notoriamente conocida en sí misma, es decir, la marca tridimensional que se pretende registrar no es notoria. Sin embargo, si la corte consultante determinara que la parte denominativa “Z” resulta ser el elemento predominante en el signo solicitado, deberá aplicar la siguiente jurisprudencia. 38.
Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: 39. La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 40.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor. 41.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 42.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 43.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales f) y g) de la Decisión 486. En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como “Z”. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.
La Corte Consultante debe determinar si el envase ovalado tridimensional solicitado a registro es una forma común o necesaria en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro una marca que contiene una denominación notoria (“Z”) es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 85-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…); No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. [2] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. [3] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [4] La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.
Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.
Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura. [5] El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir” (Proceso 114-IP-2003.
MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). [6] PROCESO 7-IP-2012. Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.