Año XXXII – Número 2542 Lima, 05 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 85-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a), b) y c) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca, República del Ecuador.

Marca: “Z” (tridimensional). Expediente Interno: 0084-2013 PROCESO 86-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la referida normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZÁBAL y CÍA. Marca: “DISTRIBUIDORA RAYCO” (mixta). Expediente Interno: 20080203 PROCESO 88-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Actor: Hamburg Laboratories Inc. Llc.

Marca: “DETRAZOL” (denominativa). Expediente Interno: 2840-2014 PROCESO 85-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a), b) y c) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca, República del Ecuador.

Marca: “Z” (tridimensional). Expediente Interno: 0084-2013. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 05/08/2015 2 de 41       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 84-SUTDCAC-2015 de 26 de enero de 2015, recibido personalmente el 28 de enero de 2015, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 84-2013.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 1. LAS PARTES: Demandante: Destilería Zhumir C. Ltda. Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Procurador General del Estado, República del Ecuador Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. A. Antecedentes: 1.

El 10 de octubre de 2001, Destilería Zhumir C. Ltda. presentó ante el IEPI a solicitud de registro del signo Z en envase ovalado tridimensional (marca tridimensional), para proteger los productos comprendidos en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. El 9 de enero de 2002, Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, debido a que consideró que el signo solicitado carecía de distintividad. 3. Mediante Resolución 981573 de 14 de abril de 2003, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la oposición presentada y denegó el registro de la marca Z (tridimensional). 4.

El 24 de julio de 2003, Destilería Zhumir C. Ltda. presentó recurso contencioso administrativo contra la Resolución 981573, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. 5. El 30 de julio de 2003, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca admitió a trámite la demanda y citó a los demandados al proceso. 6.

El 18 de febrero de 2004, el Presidente del IEPI contestó la demanda. 7. El 4 de marzo de 2004, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda. 8. El 30 de mayo de 2004, Industria Licorería Iberoamericana Ilsa S.A. contestó la demanda en su calidad de tercero coadyuvante. GACETA OFICIAL 05/08/2015 3 de 41       9. Mediante Auto de 11 de junio de 2008, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca declaró el abandono de la instancia y ordenó el archivo del proceso. 10.

El 18 de junio de 2008, Destilería Zhumir C. Ltda. interpuso recurso de casación contra la resolución precedente. 11. Mediante la Resolución 215-2012 de 17 de agosto de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia decidió casar el auto de abandono y dispuso la prosecución del juicio. 12. El 24 de diciembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 con Sede enCuencacumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos de la demanda: 13. Destilería Zhumir C. Ltda. fundamentó su demanda en lo siguiente: - Es titular de diferentes registros de marcas que contienen la letra Z en signos tridimensionales y mixtos. - El uso intensivo del signo Z ha producido una difusión amplia por lo que constituye un signo notorio. - El signo solicitado no constituye un signo usual carente de distintividad y menos aún impide la libre utilización de la forma del envase en el mercado. - Alega que el conjunto de la marca es distintivo aunque se encuentre compuesto por una forma usual.

C. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 14. El Presidente del IEPI negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alegó expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado, impugnó la prueba que llegare a presentar el actor y pidió que se rechace la demanda. 15. El Procurador General del Estado señaló domicilio para notificaciones. 16.

Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. contestó la demanda indicando lo siguiente:   - La autocalificación realizada por la parte demandante no es suficiente para considerar las marcas ZHUMIR y Z como notorias. Es necesaria la declaratoria de notoriedad mediante un resolución o sentencia que determine que un signo es notorio. - La marca Z (tridimensional) no es suficientemente distintiva, pues, pretende apropiarse del diseño genérico de una botella utilizada por las compañías licoreras para embotellar sus productos.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 4 de 41       D. Normas a ser interpretadas: 17. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 224, 225 y 226 de la Decisión 486. No procede la interpretación de los artículos 134, 136, 225 y 226 de la norma mencionada. Procede la interpretación de los artículos 1351 literales a), b) y c) y 2242 de la Decisión 486 y, de oficio, del artículo 2283 de la misma norma.

E. Materias a ser desarrolladas: 1. El signo tridimensional mixto donde la parte denominativa (“Z”) es una marca notoria y el aspecto tridimensional se encuentra constituido por una forma usual de envases. F. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. EL SIGNO TRIDIMENSIONAL MIXTO DONDE LA PARTE DENOMINATIVA (“Z”) ES UNA MARCA NOTORIA Y EL ASPECTO TRIDIMENSIONAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR UNA FORMA USUAL DE ENVASES.

18. DESTILERÍA ZHUMIR C. Ltda. solicitó el registro del signo “Z” en envase ovalado tridimensional (marca tridimensional), para proteger los productos comprendidos en                                                                                                                         1 2 3 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…); No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k)   la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 5 de 41       la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. INDUSTRIA LICORERÍA IBEROAMERICANA ILSA formuló oposición, por considerar que el diseño de botella constituye un diseño de envase común y usualmente utilizado por varias compañías productoras y comercializadoras de licores. 19. En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales f) y g) de la Decisión 486.

En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como la letra “Z”. 20. Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 21. La Decisión 486 hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial4. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Asimismo, en el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…)                                                                                                                         4   La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.

Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.

Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 6 de 41       a) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 22. Y por último, en el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 23.

Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior interpretación prejudicial hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.

Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )” (Proceso 23-IP1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998). 25.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros GACETA OFICIAL 05/08/2015 7 de 41       que se comercializan en el mercado.

Al respecto, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 26. Conforme a los criterios expuestos, corresponde a la corte consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales. 27.

En el proceso interno, la demandante afirmó que “(…) el conjunto de la marca es distintivo aunque se encuentre compuesto por una forma usual”. En ese sentido, al contestar la demanda, Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. señaló que la marca “Z” no es suficientemente distintiva, pues pretende apropiarse del diseño genérico de una botella utilizada por las compañías licoreras para embotellar sus productos.

En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al literal c) del artículo 135 de la Decisión 486. 28. El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)”. 29. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 30.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 31.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. 32.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o   GACETA OFICIAL 05/08/2015 8 de 41       envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. 33. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. 34.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 35.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas5.

Esto es muy importante porque en productos o                                                                                                                         5 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 9 de 41       servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”6. 36. La corte consultante, debe determinar si el envase ovalado tridimensional solicitado a registro por DESTILERÍA ZHUMIR C. Ltda., es una forma común o necesaria en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 37.

En el presente caso, la demandante ha sostenido que “(…) el uso intensivo del signo Z ha producido una difusión amplia por lo que constituye un signo notorio”. Se debe precisar que no se está registrando una marca notoriamente conocida en sí misma, es decir, la marca tridimensional que se pretende registrar no es notoria. Sin embargo, si la corte consultante determinara que la parte denominativa “Z” resulta ser el elemento predominante en el signo solicitado, deberá aplicar la siguiente jurisprudencia. 38.

Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: 39. La Decisión 486 protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 40.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor. 41.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 6   Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir” (Proceso 114-IP-2003.

MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). PROCESO 7-IP-2012. Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 10 de 41       42. 43.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales f) y g) de la Decisión 486. En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como “Z”. La corte consultante deberá determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

La Corte Consultante debe determinar si el envase ovalado tridimensional solicitado a registro es una forma común o necesaria en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro una marca que contiene una denominación notoria (“Z”) es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 05/08/2015 11 de 41       José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 86-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la referida normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZÁBAL y CÍA. Marca: “DISTRIBUIDORA RAYCO” (mixta). Expediente Interno: 2008-0203. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 164 de 28 de enero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-0203. El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:   Demandante: Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Distribuidora Rayco Ltda. GACETA OFICIAL 05/08/2015 12 de 41       2. Hechos: 1. El 5 de octubre de 2004, Distribuidora Rayco Ltda. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) para distinguir “muebles en general, espejos y marcos” de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 546, y formuló oposición contra ésta la sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia., debido a que tiene registrada a su favor la marca RAYCO (denominativa) en la Clase 9; la marca RAYCO (denominativa) en la Clase 38; y, la marca RAYCO (mixta) en la Clase 35. Asimismo, es solicitante prioritaria de las marcas RAYCO en las Clases 1, 7, 11, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

De igual manera, usa el nombre y enseña comercial RAYCO desde 1982. 3. Mediante la Resolución 8836 de 29 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta). 4. Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que fueron resueltos por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de las Resoluciones 22993 y 45094, respectivamente, las cuales confirmaron lo decidido en la Resolución 8836. 5.

Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 8836, 22993 y 45094 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 6. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial. 3.

Argumentos de la demanda: 7. Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:   - La resolución impugnada al conceder el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) ha desconocido que dicho signo carece de aptitud distintiva, puesto que los productos que pretende distinguir son semejantes, conexos y complementarios a los productos y servicios que distingue la marca RAYCO (denominativa) de la que es titular.

Por lo tanto, se ha vulnerado la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. - Refiere que la marca RAYCO (denominativa) es una empresa líder a nivel nacional en el ramo de las telecomunicaciones y en el campo de la electrónica. Asimismo, el nombre comercial RAYCO LTDA. (denominativo) es un signo notoriamente conocido en un sector especializado de la población colombiana en el que desarrolla sus actividades y comercializa sus productos.

Por lo tanto, la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) es confundible con su GACETA OFICIAL 05/08/2015 13 de 41       nombre comercial aun cuando los productos distinguidos con esa marca se ubiquen dentro de una clasificación diferente. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: 9. - Si bien las marcas DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) y RAYCO (denominativa) presentan similitudes en los aspectos gráfico y fonético, al no existir conexión entre los productos o servicios que distinguen, se concluye que tienen diferentes finalidades y están dirigidos a diferentes consumidores. - Las pruebas presentadas por la parte demandante no fueron suficientes para establecer que la marca RAYCO (denominativa) es notoria.

No se aportaron pruebas sobre el nivel de ventas, la inversión efectiva en publicidad, ni la demostración del nivel de conocimiento de la marca entre los consumidores del sector pertinente en Colombia. Distribuidora Rayco S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - El demandante no puede señalar que la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) carece de distintividad, pues, es un signo arbitrario, no es genérico ni descriptivo. - No existe relación alguna entre los productos que diferencian las marcas en conflicto.

Por consiguiente, la marca concedida no es susceptible de causar riesgo de confusión. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) y h) y 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) por no resultar pertinentes para la resolución del presente caso.

Procede la interpretación del artículo 136 literales a), b) y h); y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la norma mencionada1.                                                                                                                         1   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 14 de 41       C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. El riesgo de confusión directo, indirecto y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

El nombre comercial. La enseña comercial. El signo notoriamente conocido. Prueba de la notoriedad. La conexión competitiva entre la Clase 20 y Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 15 de 41       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. EL RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 11. En el presente proceso, Distribuidora Rayco Ltda. solicitó el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) para distinguir “muebles en general, espejos y marcos” de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas RAYCO (denominativa) de la Clase 9; RAYCO (denominativa) de la Clase 38; y, RAYCO (mixta) de la Clase 35. Asimismo, es solicitante prioritaria de las marcas RAYCO en las Clases 1, 7, 11, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

De igual manera, usa el nombre y enseña comercial RAYCO desde 1982. 12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Por su parte, el literal b) del artículo 136 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 13.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2.                                                                                                                         2 Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión   GACETA OFICIAL 05/08/2015 16 de 41       14. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 15. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 16. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos: La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/08/2015 17 de 41       -­‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca.

Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. -­‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. -­‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -­‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 17.

En consecuencia, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. 18. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado DISTRIBUIDORA RAYCO (mixto) y las marcas registradas: RAYCO (denominativa) y RAYCO (mixta). De igual manera, usa el nombre y enseña comercial RAYCO desde 1982. 19. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, lo cual es aplicable para el caso del nombre y enseña comercial: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )” (lo subrayado es nuestro). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico,   GACETA OFICIAL 05/08/2015 18 de 41       como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”. 20. La corte consultante al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 21.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 22.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 23.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de signos denominativos. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 24. En este orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados si son o no susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. EL NOMBRE COMERCIAL. LA ENSEÑA COMERCIAL. 25. En el presente caso, la SOCIEDAD RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZÁBAL Y CIA. formuló oposición contra el registro del signo DISTRIBUIDORA RAYCO   GACETA OFICIAL 05/08/2015 19 de 41       (mixto), sobre la base del riesgo de confusión con el nombre y enseña comercial RAYCO usado desde 1982. 26.

Dentro del Proceso 109-IP-2012 de 13 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial 2159 de 4 de marzo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 27. El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 28.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: -­‐ El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado3. -­‐ Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. -­‐ Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. -­‐ El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. -­‐ El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 29. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:                                                                                                                         3   Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. GACETA OFICIAL 05/08/2015 20 de 41       “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 30.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 31.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 32.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. 33.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 34. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o   GACETA OFICIAL 05/08/2015 21 de 41       servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 35.

Sobre la enseña comercial, dentro del Proceso 109-IP-2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”4. El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de                                                                                                                         4   PACHÓN MUÑOZ Manuel.

“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 22 de 41       asociación en el público consumidor (artículo 136 literal b) de la Decisión 486)”. 36. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre y enseña comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo fue solicitado para registro, determinar si el nombre y enseña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

4. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. 37. Tomando en cuenta que en el presente caso la sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. alega en su demanda que “(…) el nombre comercial RAYCO LTDA. (denominativo) es un signo notoriamente conocido en un sector especializado de la población colombiana en el que desarrolla sus actividades y comercializa sus productos”; deviene necesario referirse a dicho tema.

Por lo tanto, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 82-IP-2013, en el que señaló lo siguiente: Concepto y prueba de los signos notorios: La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.5 38.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”6. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se                                                                                                                         5 6   Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341.

Fernández-Novoa, Carlos, op. cit. p.

32. GACETA OFICIAL 05/08/2015 23 de 41       desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.7 39. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.8 40.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.9 Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; e) f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;                                                                                                                         7 8 9   Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 24 de 41       g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 41. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 42.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país   GACETA OFICIAL 05/08/2015 25 de 41       por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”10. 43.

Asimismo, el Tribunal considera que “dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”11.

En relación con los diferentes tipos de riesgos: 44. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 45.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 46. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo                                                                                                                         10 11   Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 26 de 41       otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 47.

En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 48.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 49. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 50. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”. 51.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”. 52. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. GACETA OFICIAL 05/08/2015 27 de 41       53.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 54. El signo notorio será protegido si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La corte consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no del signo RAYCO (denominativo), alegada por Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal.

De no probarse la notoriedad alegada, la corte consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva entre la Clase 20 y las Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LA CLASE 20 Y CLASES 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 Y 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 55. En el presente caso, cabe precisar que el signo DISTRIBUIDORA RAYCO (mixto) ha sido solicitado por Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. para distinguir “muebles en general, espejos y marcos” de la Clase 20.

Por su parte, los signos opositores son RAYCO (denominativo) de la Clase 9, RAYCO (denominativo) de la Clase 38, RAYCO (mixta) de la Clase 35, y RAYCO de las Clases 1, 7, 11, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 56. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.12                                                                                                                         12   Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 05/08/2015 28 de 41       Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al   GACETA OFICIAL 05/08/2015 29 de 41       estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”13. 57.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos de la Clase 20 y los productos y servicios de las Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en el mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre y enseña comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo fue solicitado para registro, determinar si el nombre y enseña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: El signo notorio será protegido si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La Corte Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no del signo RAYCO (denominativo). De no probarse la notoriedad alegada, la corte consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva entre la Clase 20 y las Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre productos y servicios de diferentes Clases de la Clasificación Internacional de Niza.                                                                                                                         13   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 05/08/2015 30 de 41       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 88-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Actor: Hamburg Laboratories Inc. Llc.

Marca: “DETRAZOL” (denominativa). Expediente Interno: 2840-2014. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. GACETA OFICIAL 05/08/2015 31 de 41     VISTOS: El Oficio 27-2014-SCS-CS de 22 de enero de 2015, recibido por courier el 2 de febrero de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2840-2014.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. NTECEDENTES Partes en el proceso interno: Partes en el Proceso Interno: Demandante: Hamburg Laboratories Inc. Llc. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú. Inversiones Awl S.A.C. 1.

Antecedentes: 1. El 14 de noviembre de 2008, Inversiones Awl S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro de la marca DETRAZOL (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Tras la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, Hamburg Laboratories Inc. Llc formuló oposición a la solicitud de registro sobre la base de la marca DEQUAZOL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Mediante Resolución 1084-2009/CSD-INDECOPI de 30 de abril de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro del signo solicitado. 4.

El 27 de mayo de 2009, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 112-2010/TPI-INDECOPI de 13 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada. 5. El 19 de abril de 2010, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 112-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, el cual mediante sentencia de 15 de noviembre de 2011 declaró infundada la demanda.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 32 de 41     6. El 18 de enero de 2012, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 7. La segunda instancia judicial mediante sentencia de vista de 29 de abril de 2013 confirmó lo decidido en la resolución impugnada. 8. El 20 de enero de 2014, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista. 9.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 10. Hamburg Laboratories Inc. Llc. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Es titular de la marca DEQUAZOL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - La marca concedida DETRAZOL (denominativa) es susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que se encuentra incursa en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. - Las marcas en controversia distinguen productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que tratándose de artículos farmacéuticos, el análisis comparativo entre las mismas debe realizarse con mayor rigor que el ordinario. - La solicitud de registro de marca presentada por Inversiones Awl S.A.C. obedece a un actuar desleal, toda vez que observando los signos en su conjunto se aprecia que pueden inducir a confusión o error en el público consumidor respecto de los productos y/o la actividad industrial o comercial desempeñada por nuestra parte. 4.

Argumentos de la contestación de la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:   - Que, a pesar de que el signo concedido distingue algunos de los productos que también distingue la marca registrada, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los mismos es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos. - El demandante no ha aportado documentos suficientes para demostrar el uso de la marca, ignorando los requisitos establecidos por la Comunidad Andina para acreditar el uso de la misma. - Respecto al supuesto actuar desleal de Inversiones Awl. S.A.C. sostiene que dicho argumento no fue invocado en la instancia administrativa por lo que no puede ser considerado en vía judicial.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 33 de 41     12. Inversiones Awl. S.A.C. no cumplió con contestar la demanda en el plazo otorgado por el órgano jurisdiccional de la primera instancia judicial, por lo que se le declaró rebelde. 5. Sentencia de primera instancia: 13. Mediante sentencia de 15 de noviembre de 2011 se declaró infundada la demanda por considerar que la marca concedida DETRAZOL (denominativa) es suficientemente distintiva y no genera riesgo de confusión con la marca DEQUAZOL (denominativa). 6.

Argumentos del recurso de apelación: 14. Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial, pues, consideró que se ha vulnerado lo dispuesto en la norma aplicable y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que han aplicado un análisis basado en las diferencias cuando éste debe partir prioritariamente de las semejanzas que presentan los signos. 7.

Argumentos de la sentencia de segunda instancia: 15. Mediante sentencia de vista de 29 de abril de 2013 se confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. 8. Argumentos del recurso extraordinario de casación: 16. Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia judicial, señalando que se había cometido infracción normativa del artículo 136 de la Decisión 486 y otros artículos de la ley nacional.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, limitada al literal a)1. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica.

Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Partículas de uso común (-ZOL) en las marcas farmacéuticas.                                                                                                                         1   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). GACETA OFICIAL 05/08/2015 34 de 41     D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 18. En el presente caso, Inversiones Awl S.A.C. solicitó el registro de la marca DETRAZOL (denominativa) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Hamburg Laboratories Inc. formuló oposición sobre la base de su marca DEQUAZOL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 19. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), que: este Tribunal reitera “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:                                                                                                                         2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 35 de 41     La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre                                                                                                                         3 4   Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 36 de 41     los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las simultáneamente. marcas deben examinarse sucesivamente y no Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         5 6   Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 37 de 41     Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8.

(…)”. 20. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 21. En el presente caso, la marca solicitada es DETRAZOL (denominativa) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada DEQUAZOL (denominativa), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.                                                                                                                         7 8   BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/08/2015 38 de 41     22. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 23.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que la corte consultante deberá tener presente que: a) Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. b) La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. c) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 24.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 25. En ese orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada a registro DETRAZOL (denominativa) y DEQUAZOL (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (-ZOL) EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. 26. Al contestar la demanda, el Indecopi señaló que la partícula “ZOL” forma parte de diversas marcas registradas para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (entre ellas, Ceprazol y Tegasol). En tal sentido,   GACETA OFICIAL 05/08/2015 39 de 41     este Tribunal analizará si el signo solicitado DETRAZOL (denominativo) está conformado por una partícula de uso común. 27.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le brindan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. 28. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 29. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca” (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 30.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 31.

En atención a todo lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la partícula “ZOL” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la GACETA OFICIAL 05/08/2015 40 de 41     existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DETRAZOL (denominativo) y la marca registrada DEQUAZOL (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo con las reglas recogidas en la presente providencia. En ese orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada a registro DETRAZOL (denominativa) y DEQUAZOL (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

En atención a lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la partícula “ZOL” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 05/08/2015 41 de 41     De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú