TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 253-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “WAPSA”(Mixta). Expediente Interno: 2011-00020 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 3582 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00020. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 12 de octubre de 2007, la sociedad ROBERT BOSCH LTDA. solicitó el registro de la marca WAPSA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad MAC S.A. interpuso oposición contra la solicitud sobre la base de sus marcas CAPSA (denominativa y mixta), para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, inscritos bajo los certificados 197494 y 197300, respectivamente.
El 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 24304, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro de la marca WAPSA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
La sociedad MAC S.A., dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008. El 27 de noviembre de 2009, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 60795, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008.
El 28 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución 22015, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008. El 16 de abril de 2010, MAC S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 24304 de 16 de julio de 2008, 60795 de 27 de noviembre de 2009 y 22015 de 28 de abril de 2010.
El 9 de marzo de 2012, la sociedad Robert Bosch Ltda. dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El 9 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El 21 de marzo de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió providencia a través de la cual suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.
La sociedad MAC S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que “(…) se ha violado la normativa comunitaria habida consideración de que la marca cuyo registro se concedió no cumple con los requisitos obligatorios exigidos por las normas andinas, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica”. - Manifiesta que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con varios requisitos, entre ellos la distintividad”. - Afirma que “(…) existe una evidente similitud entre la marca WAPSA (mixta) y la previamente registrada CAPSA (denominativa y mixta), lo que conlleva a la conclusión de que el signo cuyo registro se impugna carece de la suficiente distintividad para identificar los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Menciona que la Superintendencia de Industria y Comercio ha transgredido la norma comunitaria en la medida en que no tuvo en cuenta la similitud entre las marcas mencionadas que distinguen los mismos productos. - Sostiene que existe semejanza tanto en el aspecto gráfico y fonético lo que podría generar confusión en la mente del público consumidor. - Enuncia que: “(…) la letra “W” es utilizada algunas veces como “U” y otras como “V” y que al momento de hacer la comparación entre WAPSA y CAPSA (denominativa y mixta) se observaba la identidad fonética que no permite la coexistencia de las marcas en el mercado”. - Señala que: “(…) las marcas se diferencian únicamente en una letra y que como carecen de contenido conceptual, el consumidor no puede hacer ningún tipo de asociación que le permita diferenciarlas, lo que hace que la posibilidad de confusión sea evidente”. - Afirma que: “(…) la actividad principal de CAPSA es la comercialización de acumuladores de energía eléctrica (baterías), actividad que está directamente relacionada con los productos para los cuales se solicitó la marca WAPSA”. - Menciona que: “(…) el uso del nombre comercial CAPSA se ha presentado de forma ininterrumpida en Perú, país miembro de la CAN, por lo que resulta importante traer a colación los parámetros del Tribunal de Justicia de la CAN para la protección del nombre comercial”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio).
El apoderado de la SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “(…) con la concesión del registro de la marca WAPSA (mixta) no se habría violado la Decisión 486, toda vez que luego de realizar un detenido análisis de los signos en conflicto se arribó a la conclusión que no eran capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes”. - Resalta la importancia que tiene la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referente a la importancia y finalidad del examen de registrabilidad que se le practica a un signo distintivo que se pretende registrar. - Alega que contrario a lo afirmado por la sociedad actora la marca WAPSA (mixta) contiene sílabas diferentes a la ya registrada CAPSA, las cuales le otorgan distintividad en su pronunciación y por ende no se puede decir que haya posibilidad de confusión en el público consumidor. - Comenta que fue tal el análisis efectuado que para expedir las decisiones acusadas que la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que entre los signos mixtos WAPSA para identificar productos de la Clase 9, y la marca CAPSA que identifican productos de la misma clase internacional, a pesar de la presencia de semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. - Asegura que: “(…) en virtud de la no presencia del primer presupuesto, identidad de los signos, para determinar el riesgo de confusión resulta irrelevante analizar el otro presupuesto de conexión entre los productos o servicios, toda vez que el consumidor tiene claro el origen empresarial de los productos que identifica, siendo viable su coexistencia en el mercado”. - Señala que: “la demandante pretende exigir una protección de un nombre comercial que –posiblemente- tiene recordación y poder de asociación en un mercado distinto al colombiano, pues es claro que los argumentos esgrimidos por la sociedad MAC S.A., van dirigidos a demostrar el uso del nombre comercial CAPSA para identificar, no a la sociedad demandante, sino a la sociedad CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES PERUANA S.A., quienes tienen licencias de uso de la marca a su favor, en consecuencia, forzoso resulta colegir que la accionante no demostró dentro del proceso administrativo surtido, el uso del nombre comercial CAPSA para identificar a la sociedad MAC S.A., así como no logró probar que, realmente, ese nivel de recordación y asociación del consumidor peruano, pudiera aplicarse al mercado colombiano”. c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.
La sociedad ROBERT BOSCH LTDA., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la marca WAPSA (mixta) sí era apta para distinguir los productos en el mercado, cumpliendo los parámetros establecidos en la normativa andina. - Asegura que la marca WAPSA (mixta) atiende a su capacidad de distinguir productos y servicios, misma que es distintiva de forma intrínseca, puesto que tiene capacidad de individualizar un producto o servicio en el mercado.
Que la fuerza distintiva de la marca WAPSA es tal que sirve para distinguir un producto de los demás que existen en el comercio, pues no se trata de un signo descriptivo, genérico ni evocativo. - Afirma que el análisis realizado por la División de Signos Distintivos sirvió para establecer que la marca WAPSA (mixta) y la marca CAPSA (mixta y denominativa) no comparten elementos que las lleven a producir confusión entre los consumidores. - Argumenta que “a pesar de la incontrovertible evidencia fonética y fonológica, la demandante enuncia una exótica teoría lingüística cuyo eje central es que, en este caso, la marca WAPSA debe ser pronunciada VAPSA porque, según afirma, en español la letra W ´se pronuncia algunas veces como U y algunas veces como V. Nada más alejado de lo que señala el propio diccionario que la demandante copia en su escrito y las teorías fonéticas y fonológicas.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos[1] 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el artículo 136 literal a), por ser pertinente al caso.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: la identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. De la confusión fonética.
B. Comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. DE LA CONFUSIÓN FONÉTICA. La sociedad MAC S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo WAPSA (mixto) sobre la base de su marca CAPSA (denominativa), en razón de lo cual este Tribunal se referirá al riesgo de confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”[2].
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”[3].
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”[4].
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”[5].
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”[6]. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. Confusión fonética. Es pertinente hacer referencia a la denominada confusión fonética en vista de que la sociedad MAC S.A., ha manifestado que en muchas ocasiones la letra “W” es utilizada como “U” y en otras ocasiones como “V” y que al momento de realizar la comparación entre WAPSA y CAPSA (denominativa y mixta) se observa identidad fonética.
Este Tribunal, respecto de la confusión fonética ha manifestado que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión fonética que pudiera existir entre los signos WAPSA (mixto) y CAPSA (denominativo y mixto). B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS Y ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el proceso interno se discute la confusión entre el signo solicitado WAPSA (mixto) y la marca registrada CAPSA (denominativa y mixta).
Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre mixtos. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP- 2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”[7]. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”[8].
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[9]. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo WAPSA (mixto) y la marca registrada CAPSA (denominativa) verificando cuál es el elemento que predomina en el signo mixto.
Comparación entre signos mixtos. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos WAPSA y CAPSA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[10], logotipos[11], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor”. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos WAPSA y CAPSA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La confusión fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.
SEGUNDO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas o mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 253-IP-2014 ----------------------- [1]Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. [7] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [9] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. [10] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [11] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.