Año XXXII – Número 2550 Lima, 06 de agosto de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 253-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “WAPSA”(Mixta). Expediente Interno: 2011-00020 PROCESO 267-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Diseño industrial: “MANGO DE CEPILLO DENTAL COMO MALLA LIMPIADORA”. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 00224-2013-0-1801-JR-CA-06. PROCESO 293-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00341. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Patente: “TABLETA CUBIERTA CON PELÍCULA PARA SEGURIDAD MEJORADA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR”.. PROCESO 253-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “WAPSA”(Mixta). Expediente Interno: 2011-00020 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 06/08/2015 2 de 46 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3582 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre del 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00020. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: LA SOCIEDAD MAC S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 12 de octubre de 2007, la sociedad ROBERT BOSCH LTDA. solicitó el registro de la marca WAPSA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad MAC S.A. interpuso oposición contra la solicitud sobre la base de sus marcas CAPSA (denominativa y mixta), para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, inscritos bajo los certificados 197494 y 197300, respectivamente. 3.

El 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 24304, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro de la marca WAPSA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La sociedad MAC S.A., dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008. 5. El 27 de noviembre de 2009, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 60795, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 3 de 46 6. El 28 de abril de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución 22015, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 24304 de 16 de julio de 2008. 7. El 16 de abril de 2010, MAC S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 24304 de 16 de julio de 2008, 60795 de 27 de noviembre de 2009 y 22015 de 28 de abril de 2010. 8.

El 9 de marzo de 2012, la sociedad Robert Bosch Ltda. dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 9. El 9 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 10. El 21 de marzo de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió providencia a través de la cual suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 11.

La sociedad MAC S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que “(…) se ha violado la normativa comunitaria habida consideración de que la marca cuyo registro se concedió no cumple con los requisitos obligatorios exigidos por las normas andinas, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica”. - Manifiesta que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con varios requisitos, entre ellos la distintividad”. - Afirma que “(…) existe una evidente similitud entre la marca WAPSA (mixta) y la previamente registrada CAPSA (denominativa y mixta), lo que conlleva a la conclusión de que el signo cuyo registro se impugna carece de la suficiente distintividad para identificar los productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Menciona que la Superintendencia de Industria y Comercio ha transgredido la norma comunitaria en la medida en que no tuvo en cuenta la similitud entre las marcas mencionadas que distinguen los mismos productos. - Sostiene que existe semejanza tanto en el aspecto gráfico y fonético lo que podría generar confusión en la mente del público consumidor. - Enuncia que: “(…) la letra “W” es utilizada algunas veces como “U” y otras como “V” y que al momento de hacer la comparación entre WAPSA y CAPSA (denominativa y mixta) se observaba la identidad fonética que no permite la coexistencia de las marcas en el mercado”. - Señala que: “(…) las marcas se diferencian únicamente en una letra y que como carecen de contenido conceptual, el consumidor no puede hacer ningún tipo de asociación que le permita diferenciarlas, lo que hace que la posibilidad de confusión sea evidente”.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 4 de 46 - Afirma que: “(…) la actividad principal de CAPSA es la comercialización de acumuladores de energía eléctrica (baterías), actividad que está directamente relacionada con los productos para los cuales se solicitó la marca WAPSA”. - Menciona que: “(…) el uso del nombre comercial CAPSA se ha presentado de forma ininterrumpida en Perú, país miembro de la CAN, por lo que resulta importante traer a colación los parámetros del Tribunal de Justicia de la CAN para la protección del nombre comercial”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio). 12.

El apoderado de la SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “(…) con la concesión del registro de la marca WAPSA (mixta) no se habría violado la Decisión 486, toda vez que luego de realizar un detenido análisis de los signos en conflicto se arribó a la conclusión que no eran capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes”. - Resalta la importancia que tiene la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina referente a la importancia y finalidad del examen de registrabilidad que se le practica a un signo distintivo que se pretende registrar. - Alega que contrario a lo afirmado por la sociedad actora la marca WAPSA (mixta) contiene sílabas diferentes a la ya registrada CAPSA, las cuales le otorgan distintividad en su pronunciación y por ende no se puede decir que haya posibilidad de confusión en el público consumidor. - Comenta que fue tal el análisis efectuado que para expedir las decisiones acusadas que la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que entre los signos mixtos WAPSA para identificar productos de la Clase 9, y la marca CAPSA que identifican productos de la misma clase internacional, a pesar de la presencia de semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. - Asegura que: “(…) en virtud de la no presencia del primer presupuesto, identidad de los signos, para determinar el riesgo de confusión resulta irrelevante analizar el otro presupuesto de conexión entre los productos o servicios, toda vez que el consumidor tiene claro el origen empresarial de los productos que identifica, siendo viable su coexistencia en el mercado”. - Señala que: “la demandante pretende exigir una protección de un nombre comercial que –posiblemente- tiene recordación y poder de asociación en un mercado distinto al colombiano, pues es claro que los argumentos esgrimidos por la sociedad MAC S.A., van dirigidos a demostrar el uso del nombre comercial CAPSA para identificar, no a la sociedad demandante, sino a la sociedad CONSTRUCTORA DE ACUMULADORES PERUANA S.A., quienes tienen licencias de uso de la marca a su favor, en consecuencia, forzoso resulta colegir que la accionante no demostró dentro del proceso administrativo surtido, el uso del nombre comercial CAPSA para identificar a la sociedad GACETA OFICIAL 06/08/2015 5 de 46 MAC S.A., así como no logró probar que, realmente, ese nivel de recordación y asociación del consumidor peruano, pudiera aplicarse al mercado colombiano”. c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado. 13.

La sociedad ROBERT BOSCH LTDA., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la marca WAPSA (mixta) sí era apta para distinguir los productos en el mercado, cumpliendo los parámetros establecidos en la normativa andina. - Asegura que la marca WAPSA (mixta) atiende a su capacidad de distinguir productos y servicios, misma que es distintiva de forma intrínseca, puesto que tiene capacidad de individualizar un producto o servicio en el mercado.

Que la fuerza distintiva de la marca WAPSA es tal que sirve para distinguir un producto de los demás que existen en el comercio, pues no se trata de un signo descriptivo, genérico ni evocativo. - Afirma que el análisis realizado por la División de Signos Distintivos sirvió para establecer que la marca WAPSA (mixta) y la marca CAPSA (mixta y denominativa) no comparten elementos que las lleven a producir confusión entre los consumidores. - Argumenta que “a pesar de la incontrovertible evidencia fonética y fonológica, la demandante enuncia una exótica teoría lingüística cuyo eje central es que, en este caso, la marca WAPSA debe ser pronunciada VAPSA porque, según afirma, en español la letra W ´se pronuncia algunas veces como U y algunas veces como V. Nada más alejado de lo que señala el propio diccionario que la demandante copia en su escrito y las teorías fonéticas y fonológicas.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el artículo 136 literal a), por ser pertinente al caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: la identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. De la confusión fonética.

B. Comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. DE LA CONFUSIÓN FONÉTICA. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL 06/08/2015 6 de 46 15.

La sociedad MAC S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo WAPSA (mixto) sobre la base de su marca CAPSA (denominativa), en razón de lo cual este Tribunal se referirá al riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 16. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 17.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 18.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 19.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” 3. 20.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/08/2015 7 de 46 Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta.

Riesgo de asociación. 21. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 22. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 23.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 24.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 25.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 26. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 27.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/08/2015 8 de 46 28. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 29.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 30. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. Confusión fonética. 31. Es pertinente hacer referencia a la denominada confusión fonética en vista de que la sociedad MAC S.A., ha manifestado que en muchas ocasiones la letra “W” es utilizada como “U” y en otras ocasiones como “V” y que al momento de realizar la comparación entre WAPSA y CAPSA (denominativa y mixta) se observa identidad fonética. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 06/08/2015 9 de 46 32. Este Tribunal, respecto de la confusión fonética ha manifestado que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados. 33. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión fonética que pudiera existir entre los signos WAPSA (mixto) y CAPSA (denominativo y mixto).

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS Y ENTRE SIGNOS MIXTOS. 34. En el proceso interno se discute la confusión entre el signo solicitado WAPSA (mixto) y la marca registrada CAPSA (denominativa y mixta). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre mixtos. 35. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”7. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 36. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 7 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/08/2015 10 de 46 37. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”8. 38.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 39.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”9. 40. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo WAPSA (mixto) y la marca registrada CAPSA (denominativa) verificando cuál es el elemento que predomina en el signo mixto.

Comparación entre signos mixtos. 41. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos WAPSA y CAPSA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un 8 9 Proceso 46-IP-2008.

Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 06/08/2015 11 de 46 significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas10, logotipos11, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor”. 43.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 44.

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 45. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 10 11 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 06/08/2015 12 de 46 -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 46.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos WAPSA y CAPSA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La confusión fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de riesgo de confusión entre los signos confrontados.

SEGUNDO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su GACETA OFICIAL 06/08/2015 13 de 46 conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas o mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 267-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Diseño industrial: “MANGO DE CEPILLO DENTAL COMO MALLA LIMPIADORA”. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 00224-2013-0-1801-JR-CA-06. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. GACETA OFICIAL 06/08/2015 14 de 46 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince VISTOS: El 21 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 00224-2013-0-1801-JRCA-06;

El auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú. Tercero interesado: Colgate Palmolive Company.

Hechos. 1. El 17 de junio de 2010, Colgate Palmolive Company, reivindicando prioridad extranjera (Estados Unidos de América), solicitó ante la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, el registro del diseño industrial para “MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA”. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de octubre de 2010. 3.

El 18 de octubre de 2010, la ciudadana Dione Katiushka Concha García, formuló oposición al diseño solicitado, argumentando sustancialmente que el mismo carecía del requisito de novedad, pues constituía una forma usual en el mercado. 4. Por Resolución 14-2012/CIN-INDECOPI de 31 de enero de 2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada por la ciudadana Dione Katiushka Concha García y concedió el registro del diseño industrial para “MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA”. 5.

El 17 de febrero de 2012, la señora Dione Katiushka Concha García, interpuso recurso de apelación. 6. Mediante Resolución 2127-2012/TPI-INDECOPI de 7 de noviembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 14-2012/CIN-INDECOPI. GACETA OFICIAL 06/08/2015 15 de 46 7.

El 10 de enero de 2013, la señora Dione Katiushka Concha García interpuso demanda contenciosa administrativa. 8. Mediante sentencia dictada el 20 de diciembre de 2013, la Primera Instancia Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima (Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo), declaró infundada la demandada incoada. 9. La señora Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación. 10.

Por Resolución número dos de 17 de julio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima – Subespecialidad en Temas de Mercado, suspendió el trámite del proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda. La señora Dione Katiushka Concha García, presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 11.

El artículo 115 de la Decisión 486 establece como requisito fundamental que el diseño industrial solicitado sea novedoso al momento de ser presentada la solicitud, es decir, que no se hubiera hecho accesible al público. 12. Señala que la interpretación realizada por el INDECOPI no se encuentra ajustada a derecho si es analizada en concordancia con los principios que deben regir en todo procedimiento de registro de diseño industrial. 13.

Precisó, que la novedad de un diseño industrial está conformada por los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se les aplique, sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico. Sin embargo, señala que en el caso concreto, el diseño solicitado no cumple con el requisito mencionado. 14.

Agregó, sobre la base del artículo 113 de la Decisión 486, que el Informe Técnico CGO035-2011, sólo ha exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos. 15.

Asimismo, la forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo solicitado, no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño particular, que permita su protección mediante un derecho exclusivo. Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 16.

La demandante no ha aportado prueba alguna, tanto en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, a efectos de probar que el diseño solicitado a registro, constituye la forma usual del producto en el mercado. 17. Las diferencias existentes entre el diseño solicitado y el antecedente analizado por el Informe Técnico CGO 035-2011, permitieron concluir la novedad del diseño solicitado.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 16 de 46 Señaló que el diseño solicitado presenta diferencias respecto del mango del cepillo y la cabeza del cepillo con relación al antecedente. 18. Finalmente, señaló que la accionante no aportó prueba alguna a lo largo del procedimiento que permitiera a la autoridad administrativa inferir la existencia de una función utilitaria del diseño solicitado, por lo que dicho argumento, es sólo una alegación carente de sustento.

Argumentos del tercero interesado. El tercero interesado, Colgate Palmolive Company contestó la acción postulada sobre la base de los siguientes argumentos: 19. La señora Dione Katiushka Concha García no ha demostrado su legítimo interés, pues se limita a formular oposición señalando que está en el mercado de cepillos dentales, más no prueba su afirmación. 20.

Asimismo, la demandante no aportó prueba alguna que demostrara que el diseño solicitado no era novedoso. 21. Los argumentos formulados por sí solos, no son suficientes para desvirtuar el contenido de la Resolución 014-2012/CIN-INDECOPI. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 22. La Sentencia de Primera Instancia que declaró infundada la demanda se fundamenta en: “(…) de la descripción de las diferencias realizada por el examinador de patentes no se advierte que la solicitud de diseño para “cepillo dental con malla limpiadora” presente un diseño común y/o similar a su antecedente (D2) ni mucho menos que se haya “exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado”, como incorrectamente sostiene la demandante; por el contrario, si bien los productos en conflicto comparten el hecho de ser cepillos dentales, pero se puede advertir diferencias sustanciales, estéticas y gráficas que presentan entre sí los elementos enfrentados, principalmente, en cuanto al diseño del mango y la cabeza de los cepillos dentales; diferencias que le otorgan al diseño solicitado una apariencia distinta, apreciándose así una forma estética distinta para el público consumidor.

(…) luego de una impresión en conjunto del diseño industrial solicitado con el antecedente más cercano se puede concluir que cumple con el requisito de novedad exigido en el artículo 115 de la Decisión 486, debiendo precisarse que las semejanzas secundarias existentes entre los diseños industriales no afectan la impresión en conjunto distinta que éstos causan en la mente del consumidor”.

Argumentos del recurso de apelación. La señora Dione Katiushka Concha García, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia en el que: 23. Tomando en cuenta la regla contenida en el artículo 113 de la Decisión 486, el Informe Técnico emitido a instancia del INDECOPI, sólo ha exaltado las mínimas diferencias GACETA OFICIAL 06/08/2015 17 de 46 existentes en el mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares. 24.

La forma de presentación de las cerdas que componen la cabeza del diseño solicitado, no constituyen un elemento que dote de novedad a dicho diseño. 25. El otorgar la protección al diseño cuestionado perjudicaría en general a todos los competidores para este tipo de registro. Solicitud del Juez consultante. 26. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1.

Cómo deben analizarse e interpretarse los requisitos que debe cumplir una solicitud de diseño industrial para que éste sea pasible de ser registrado. 2. Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de novedad que debe poseer un diseño industrial solicitado. 3. Cómo deben analizarse e interpretarse las prohibiciones de registro del diseño industrial.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 27. Que, los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 28. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 29.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 113, 115 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) GACETA OFICIAL 06/08/2015 18 de 46 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Requisitos y efectos de su registro. 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias. 3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.

Requisitos y efectos de su registro. 30. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA. 31. El artículo 113 de la Decisión 486, considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 32.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). 33. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 34. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 35. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…)”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 19 de 46 diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.

(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122IP-2012, 140-IP-2013, entre otros). Requisitos y Efectos del registro. 36. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). 37. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 38.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 39. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya GACETA OFICIAL 06/08/2015 20 de 46 apariencia estuviera dada: 1.

Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. El tema será desarrollado en un acápite posterior. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 40. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) 2 Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 2 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 06/08/2015 21 de 46 b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial.

La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo.

Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 2.

La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias. 41. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad ya que constituye una forma usual en el mercado para los cepillos dentales. Igualmente manifiesta que únicamente presenta diferencias secundarias respecto de los cepillos de dientes que se encuentran en el mercado. 42.

Respecto de estas afirmaciones, el INDECOPI manifiesta que la parte demandante no presentó ninguna prueba que demuestre que el diseño industrial solicitado constituye una forma usual en el mercado. 43. Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad. 44. Finalmente, el Juez consultante también tiene dudas al respecto, las cuales serán respondidas a continuación. GACETA OFICIAL 06/08/2015 22 de 46 45.

Es así, que el problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 46. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 47.

Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 48.

Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial.

Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): (1) (2) (3) En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica3 a nivel mundial. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial4, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”5. 49. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 50.

El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser 3 4 5 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 06/08/2015 23 de 46 registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”. (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS).

Las diferencias secundarias. 51. En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA respecto del diseño industrial CEPILLO DE DIENTES son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 52. El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 53.

El Tribunal ha señalado que: “El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”. (Proceso 187IP-2014, aprobado el XXX de mayo de 2015). 54.

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. GACETA OFICIAL 06/08/2015 24 de 46 Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

(Proceso 71-IP-2005, ya citado). 55. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.

La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar”.

(Proceso 187-IP-2014, ya citado). 3. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 56. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico. 57.

El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 58. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 59.

Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 60.

De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 61.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. GACETA OFICIAL 62. 06/08/2015 25 de 46 Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.

En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

QUINTO: Corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el MANGO DE CEPILLO DENTAL CON MALLA LIMPIADORA dental le otorgan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 06/08/2015 26 de 46 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 293-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2004-00341. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Patente: “TABLETA CUBIERTA CON PELÍCULA PARA SEGURIDAD MEJORADA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cuatro días del mes de junio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio N° 3760 de 1 de diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2004-00341. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY GACETA OFICIAL Demandada: 06/08/2015 27 de 46 LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó el 11 de junio de 1998 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “TABLETA CUBIERTA CON PELÍCULA PARA SEGURIDAD MEJORADA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR”.1 Se reivindicó prioridad de la solicitud de patente de los Estados Unidos de América US 06/049306 del 11 de junio de 1997. 2.

Mediante Oficio No. 1822 de 3 de agosto de 1998, se requirió al solicitante para que en el término de treinta (30) días complementara su solicitud en cuanto a aspectos formales y técnicos. El plazo para contestar dicho auto vencía el 18 de septiembre de 1998. 3. El 11 de septiembre de 1998, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó un plazo de prórroga de treinta (30) días para contestar el aludido requerimiento.

El nuevo plazo para dar respuesta vencía el 3 de noviembre de 1998. 4. El 19 de octubre de 1998, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, dio respuesta al requerimiento efectuado. Indicó que la copia certificada US 60/049306 de 11 de junio de 1997 había sido presentada mediante memorial de 1 de septiembre de 1998, y contestó las objeciones técnicas formuladas en el Examen Técnico No. 1170. 5.

El 29 de octubre de 1998, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, adicionalmente presentó documento de cesión suscrito a su favor por parte de los inventores. 6. El 28 de diciembre de 2000, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que procediera a examinar la solicitud de patente. 7.

Mediante Oficio No. 11292 de 23 de abril de 2000, se requirió a la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY para que en el término de sesenta (60) días presentaran los argumentos en relación con el Concepto Técnico de Fondo No. 574 sobre la patentabilidad del invento (fl. 5). 2 El término legal para dar respuesta a dicho requerimiento vencía el 14 de agosto de 2002. 1 Fl. 73 “Según las reivindicaciones 1 a 10, una forma de dosificación oral que comprende un principio activo (tetraciclina, hierro, quinidina, antiinflamatorios no esteroideos, alprenolol, ácido ascórbico, captopril, teofilina, zidovudina, bifosfonatos o mezcla de éstos) caracterizada porque es una tableta generalmente oral, recubierta con una película de recubrimiento de HPMC, HPC, CMC, MC, EC, resinas acrílicas, PVP, gelatina o mezclas de éstas.

Sus dimensiones pueden ser: longitud: 0.58 – 2.16 cm, ancho: 0.28 – 1.02 cm, espesor: 0.19 – 0.76 cm”. 2 “El examinador le comunicó que encontró los siguientes documentos que podrían afectar la novedad de la invención: i ) D1. EP 0 008 780; ii) D2. WO 91 07 172; iii) D3. EP 0 572 942; iv) D4. WO 96 36319; v) D5. US 5 814 339”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 28 de 46 8.

El 31 de julio de 2000, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó una prórroga de treinta (30) días para dar respuesta al referido oficio. El nuevo plazo vencía el 26 de septiembre de 2002. 9. El 20 de septiembre de 2000, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, dio respuesta al requerimiento efectuado. 10. Mediante Oficio No. 06538 de 29 de julio de 2003, se requirió nuevamente a la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY para que en el término de sesenta (60) días presentara los argumentos en relación con el segundo Concepto Técnico de Fondo No. 1163 sobre la patentabilidad del invento (fl. 96). 3 El término legal para dar respuesta a dicho requerimiento vencía el 11 de noviembre de 2003. 11.

El 10 de noviembre de 2000, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, dio respuesta al requerimiento efectuado. 12. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 35919 de 22 de diciembre de 2003, denegó la patente de invención solicitada, argumentando falta de novedad y nivel inventivo. 13. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó Recurso de Reposición contra el anterior acto administrativo. 14.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 07419 de 31 de marzo de 2004, resolvió el Recurso de Reposición, confirmando el acto administrativo recurrido. 15. La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones Nos. 07419 de 31 de marzo de 2004, y 35919 de 22 de diciembre de 2003. 16.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 17. Manifiesta, que el análisis de nivel inventivo y de novedad de la Superintendencia de Industria y Comercio parte de presupuestos falsos y de un análisis parcial del arte previo relevante, que la llevan a concluir erradamente la obviedad de la invención. Por lo tanto, se vulneró el derecho al debido proceso por la falta de motivación de la decisión y por realizar un examen de tipo “Hindsight”. 18.

Agrega, que existen ciertas reglas para analizar el nivel de novedad tales como: i) que la invención esté total y absolutamente contemplada en el arte previo; ii) que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, 3 “En conclusión, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así: Documentos: D1.

EP 0 008 780; D2. WO 91 07 172; D3. EP 0 572 942; D4. WO 96 36319; D5. US 5 814 339; D6. Libro: Farmacia Remington; d7. WO 95 08331”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 29 de 46 teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención. 19. Adiciona, que a la Autoridad Nacional no le bastaba con señalar las similitudes existentes entre la invención y las anterioridades, sino que debió pronunciarse también respecto a las diferencias.

Por lo tanto, infringe las reglas del examen de patentabilidad, ya que si lo hubiese realizado en debida forma, se habría dado cuenta que la única cosa en común entre la invención solicitada y la técnica anterior es que ambas buscan suministrar materiales activos al tracto digestivo, por cuanto el objetivo de la invención a reivindicar es hacer que tal suministro llegue a diferentes partes del tracto. 20.

Complementa, que en lo que atañe al examen del nivel de inventivo debe considerarse si para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica en su conjunto. Por lo tanto, la Autoridad Nacional se equivoca al efectuar este análisis, ya que se limitó a establecer algunos elementos comunes, sin demostrar cómo se llegó a concluir que la invención adolecía de tal atributo. 21.

Agrega, que el examen de nivel inventivo debe versar sobre: el problema que se pretende resolver, la solución del problema y el resultado que se obtiene aplicando la solución. Por lo tanto, la Autoridad Nacional debió examinar si la solución y el resultado planteado carecían de dicha característica y, no limitarse a señalar únicamente las semejanzas existentes. 22.

Adiciona, que la Autoridad Nacional debió incluso preguntarse si una persona del oficio de nivel medio estaba en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo y de prever el resultado. 23. Complementa, que incluso mal obra la Autoridad Nacional al no pronunciarse sobre el “carácter combinado” de la invención solicitada, ya que la invención puede derivarse de varias enseñanzas del estado del arte cuyo resultado sería novedoso, y tendría nivel inventivo cuando “el resultado global excede de la suma de lo que cabía esperar de cada elemento”.

La Autoridad Nacional sólo se limitó a señalar las semejanzas existentes. 24. Señala, que en la presente solicitud de patente se demostró que se solucionaba un problema técnico y se aportaban mejoras a la ciencia. 25. Agrega, que aunque pueden existir algunas similitudes en la técnica que utiliza la invención solicitada y aquella contenida en el estado de la técnica consultado, no sobra recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo. 26.

Manifiesta, que la invención solicitada, fue amparada en el Perú bajo el Certificado No. 2716, lo cual evidencia un hecho contradictorio, toda vez que no es razonable bajo una misma legislación se produzcan dos (2) decisiones contradictorias respecto al mismo invento. b. Argumentos de la contestación de la demanda. GACETA OFICIAL 06/08/2015 30 de 46 La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 27.

Indica, que de la lectura de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 y del análisis del examen de patentabilidad, se desprende que la invención en estudio no cumplía con los requisitos de nivel inventivo y novedad. Se concluyó la obviedad de la invención, ya que al realizar el aludido examen se dedujo que tanto la invención solicitada como el arte previo coinciden en varias características: tamaño, forma y tipo de cubrimiento.

Por lo tanto, la “supuesta” solución novedosa e inventiva que aporta al problema, es igual al de las anterioridades. 28. Agrega, que el examen de nivel inventivo y novedad estuvo acorde a las reglas de la normativa comunitaria, en tanto que se consideró no solo la totalidad de la invención y la existencia de conocimientos previos. Por lo tanto, los actos acusados se encuentran debidamente motivados y se respetó el derecho al debido proceso. c. Alegatos de conclusión Por parte del Demandante 29.

Además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, agrega que: i) Existe un dictamen pericial (Fl. 139), que reafirma la postura en torno a la no obviedad de la invención; ii) El Manual Andino de Patentes, refuerza la tesis de la “combinación de documentos” de los que se valió la invención solicitada, para dotarla de nivel inventivo.

Por parte del Demandado 30. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 31. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. 32. No se hará la interpretación solicitada, ya que la solicitud se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 1, 2, 4 y 5, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.4 4 DECISIÓN 344 (…) Artículo 1 Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2 Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de GACETA OFICIAL C. 06/08/2015 31 de 46 CUESTIONES A INTERPRETARSE. 33. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Los requisitos de patentabilidad en el marco de la Decisión 344. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen de tipo “Hindsight” o “ex post facto”. C. Nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. D. El Manual Andino de Patentes. Su valor jurídico.

E. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 34. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Como la solicitud se presentó el 11 de junio de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se hará la interpretación solicitada. 35.

Por lo anterior, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 36. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2013, en el marco del proceso 150-IP-2013. Se solicita a la Corte Consultante que se remita a dicha providencia. 37. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4 Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 5 Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. GACETA OFICIAL 06/08/2015 32 de 46 “TABLETA CUBIERTA CON PELÍCULA PARA SEGURIDAD MEJORADA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante. B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344.

EL ANÁLISIS DEL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. EL PAPEL DEL TÉCNICO MEDIO EN LA MATERIA. PROSCRIPCIÓN DEL EXAMEN TIPO “HINDSIGHT” O “EX POST FACTO”. 38. La demandante afirmó que el análisis del nivel inventivo y de la novedad realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, parte de presupuestos falsos y de un examen parcial del arte previo relevante, que la llevan a concluir erradamente la obviedad de la invención. Además, afirma que se vulneró el derecho al debido proceso por falta de motivación de la decisión y por realizar un examen tipo “Hindsight”.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el objeto de la solicitud no cumplió con los requisitos de nivel inventivo y novedad. En este escenario, es pertinente abordar los requisitos de patentabilidad. 39. Para desarrollar este tema, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación de 31 de octubre de 2012, expedida en el marco del proceso 103-IP-2012.

“Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” GACETA OFICIAL 06/08/2015 33 de 46 (Proceso N° 07-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.5 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. (…) b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

(…) c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. 5 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL 06/08/2015 34 de 46 d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 6 (Esta doctrina se recogió en el proceso N° 07-IP-2004.

Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321”. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 6 “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998.

Interpretación prejudicial de 20 de mayo de CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 701 a 703. GACETA OFICIAL 06/08/2015 35 de 46 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52 (1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o sobre la base de su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. GACETA OFICIAL 06/08/2015 36 de 46 Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”7. (…) Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no 7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 06/08/2015 37 de 46 se puede dudar”8. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”.

Proscripción del examen tipo “hindsight” o “ex post facto” El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta. 8 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 06/08/2015 38 de 46 Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica”.

C. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. 40. La demandante argumentó que la Superintendencia no tuvo en cuenta el carácter combinado de la invención solicitada, ya que una invención puede derivarse de varias enseñanzas del estado del arte y obtener un resultado novedoso y con nivel inventivo. Por tal motivo, se abordará el tema del nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación de 31 de octubre de 2012, expedida en el marco del proceso 103IP-2012. “Los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan en algunos casos dudosos y merecen por tal razón un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”9.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado 9 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 39 de 46 mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”10. De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). 10 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL 06/08/2015 40 de 46 Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).11 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que sobre la base de las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005)”. 41. La Corte Consultante debe tener en cuenta que del hecho de que el producto se genere de elementos conocidos, no establece per se la falta de nivel inventivo. D. EL MANUAL ANDINO DE PATENTES.

SU VALOR JURÍDICO. 42. Como quiera que en el proceso interno se argumentara la aplicación del Manual Andino de Patentes, el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico de dicho documento. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el Proceso 09-IP-201412: “En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros 13 y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.

Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo con el Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).

En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas”. (…) 11 “ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”. 12 Se reiteró posteriormente en la Interpretación Prejudicial de 26 de agosto de 2014, expedida en el proceso 47-IP-2014. 13 Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2006, por lo que participó en la elaboración de este Manual.

GACETA OFICIAL 06/08/2015 41 de 46 El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. 43. La corte consultante deber tener en cuenta que el Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, pero no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo”. E. EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES. 44.

La sociedad demandante sostuvo que la invención solicitada fue amparada en Perú bajo el Certificado No. 2716. Afirmó que no es razonable que bajo una misma normativa se produzcan dos decisiones contradictorias respecto al mismo invento. En consecuencia, se tratará el tema propuesto. 45. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.

El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. 46. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, expedida en el Proceso 103-IP-2012: “Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente.

Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. GACETA OFICIAL 06/08/2015 42 de 46 Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.14 (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007)”. 14 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207. Buenos Aires GACETA OFICIAL 06/08/2015 43 de 46 47. La corte consultante deberá realizar un análisis de patentabilidad autónomo, de conformidad con las previsiones de la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “TABLETA CUBIERTA CON PELÍCULA PARA SEGURIDAD MEJORADA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Para los efectos de dicho artículo resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente es la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella.

Es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: GACETA OFICIAL 06/08/2015 44 de 46 - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona del oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre. Es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la presentación de la solicitud de patente de invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

TERCERO: Dentro del ordenamiento jurídico andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera. Por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

La Corte Consultante debe tener en cuenta que del hecho de que el producto se genere de elementos conocidos, no establece per se la falta de nivel inventivo.

CUARTO: El manual para el examen de solicitud de patentes de invención es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo GACETA OFICIAL 06/08/2015 45 de 46 para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. La corte consultante debe tener en cuenta que el Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, pero no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo.

QUINTO: El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar automáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad.

La corte consultante deberá realizar un análisis de patentabilidad autónomo, de conformidad con las previsiones de la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 06/08/2015 46 de 46 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú