TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 196-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “REY DEL MAR” (denominativa).
Expediente Interno: 01077- 2010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio1077-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01077-2010-0-1801-JR-CA-15.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 31 de enero de 2008, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A. solicitó el registro de la marca “REY DEL MAR” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29[1] del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Una vez publicado el extracto de la solicitud, el 14 de abril de 2008, la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. interpuso oposición argumentando ser titular del lema comercial “REAL EL REY DEL MAR” para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. No obstante de haber sido notificada con la oposición la solicitante no dio contestación a la misma. 4.
Mediante Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. y, denegó de oficio el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A., sobre la base del registro previo de la marca “EL SOBERANO DEL MAR” (denominativa), para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de Inversiones Jesús del Mar S.R.L. 5.
El 20 de marzo de 2009, PESQUERA DIAMANTE S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009. 6. Mediante Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 438-2009/CSD- INDECOPI de 20 de febrero de 2009 que denegó el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A. 7.
El 16 de febrero de 2010, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 2946-2009-/TPI- INDECOPI de 9 de noviembre de 2009; y, 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009. 8. El 11 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 9.
El 30 de julio de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución Número Ocho, el Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por PESQUERA DIAMANTE S.A. 10. El 7 de febrero de 2013, PESQUERA DIAMANTE S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de julio de 2012. 11.
Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -Cómo debe analizarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 12.
La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009 atenta contra los principios del debido procedimiento entre los cuales considera que se ha vulnerado el principio de uniformidad. - Afirma que: “no existe similitud conceptual entre las palabras REY y SOBERANO en tanto que la Real Academia de la Lengua Española le da un significado distinto a la palabra soberano ´es el que ejerce soberanía´ y rey ´significa ´príncipe o monarca soberano de un estado´ siendo que uno es atributo de otro mas no significan lo mismo”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 13.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “(…) para el presente caso, el consumidor analizará el signo REY DEL MAR cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, dejándose llevar por la impresión general de las marcas”. - Señala que: “(…) existe identidad conceptual entre los signos en cuestión ya que analizados en conjunto, conforme lo haría un consumidor medio, presentan una evidente semejanza conceptual ya que ambos evocan la idea de una autoridad en cuestiones relacionadas con productos provenientes del mar, ambos se refieren a algún “rey” soberano” o “monarca” del mar, como ocurre con los signos en conflicto”. - Argumenta que: “(…) lo que realmente opera como determinante en el examen comparativo entre dos signos, es el aspecto de conjunto de las marcas, pues como ya hemos referido, el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción e integridad”. - Comenta que: “si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos”. - Alega que: “pese a que los signos en cuestión presentan diferencias gráfico fonéticas por la presencia de la palabra “rey” en el caso del signo solicitado a registro y “soberano” en el caso de la marca registrada, dicho criterio de diferenciación se diluye debido a que ambas palabras aluden a un mismo concepto”. - Afirma que: “(…) es evidente entonces la semejanza conceptual de las frases bajo análisis, la cual definitivamente podría inducir a error a los consumidores llevándolos a pensar que ambos signos, al evocar un mismo concepto, le pertenecen a un mismo empresario, lo cual resulta falso”. - Precisa que: “(…) si dos signos son semejantes, no solo se debe tener en cuenta la semejanza o parecido entre los signos, sino también se deberá tener en cuenta si los signos se encuentran dirigidos a identificar los mismos productos.
Mientras mayor sea la similitud de los productos que identifican los signos, mayor será el riesgo de confusión que podría generarse en los consumidores”. - Afirma que: “(…) además de la semejanza conceptual entre los signos bajo análisis, encontramos que también existe identidad entre los productos que identifican en el mercado. Así, el signo REY DEL MAR pretende identificar conservas de pescado de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, al igual que la marca EL SOBERANO DEL MAR que identifica entre otros productos, conservas de pescado pertenecientes a la misma clase”. - Manifiesta que: “la semejanza conceptual del signo REY DEL MAR y de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, sumando a la identidad de productos que identifican (conservas de pescado) definitivamente induce al consumidor a un riesgo de confusión indirecta respecto al origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas”. - Concluye que: “resulta totalmente impertinente que la demandante pretenda sustentar su demanda en la existencia de similitud de registros de marca ajenos al presente proceso”. c. Sentencia de Primera Instancia. 14.
El Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “el Tribunal del INDECOPI, luego de efectuar el examen comparativo de los signos confrontados, determina que en el aspecto conceptual, los signos REY DEL MAR (signo solicitado) y SOBERANO DEL MAR (marca registrada), suscitan un impacto semejante que a su vez determina que en el mercado creen confusión en el público consumidor; conclusión que resulta razonable y congruente con lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme lo ha señalado precedentemente; tanto más, si los signos en cuestión distinguen productos de consumo humano –conservas de pescado- de la Clase 29 de la Clasificación Internacional; situación que aumenta su rigurosidad en cuanto al riesgo de confusión que pueda presentar; concluyendo este juzgador que la resolución impugnada no adolece de causal de nulidad”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 15.
La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “(…) el Juzgador simplemente se ha basado en los argumentos de la parte demandada para declarar infundada nuestra demanda, sin embargo no se ha pronunciado respecto a nuestros argumentos para solicitar la impugnación de la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI mediante los cuales sostuvimos que se ha vulnerado el Principio de Uniformidad”. - Alega que: “(…) el Juzgado no ha considerado nuestros sustentos referidos “a igual razón, igual derecho” puesto que se ha dado otros casos en los que la identidad conceptual es cuestionable, como en el caso de las marcas: “REY”, “REYNA”, “MONARCA” Y “PRÍNCIPE”, todos de la misma Clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distingue productos de consumo humano “conservas de pescado”, casos en los cuales la entidad no consideró actuar de oficio, teniendo en cuenta la supuesta confusión conceptual que aduce en el presente caso a partir de lo cual podrá haber entendido que “Monarca” y “Príncipe” serían signos confundibles desde el punto de conceptual”.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado[2] la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza.
De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. De la confusión ideológica. B. Comparación entre marcas denominativas compuestas. C. Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas: integral, autónomo, de oficio y motivado. D. ¿En el presente asunto es necesario realizar un análisis de conexión competitiva? A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA.
DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. DE LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 16. El INDECOPI denegó de oficio el registro del signo REY DEL MAR (denominativo) por la existencia previa de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR (denominativa), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 17.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”[3]. 18.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 19.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 20.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”[4]. 21.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 22. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 23.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”[5]. 24. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 25.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 26.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 27. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”[6]. 28.
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 29. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 30.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”[7]. 31. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. De la Confusión ideológica. 32. Es pertinente hacer referencia a la denominada confusión conceptual en vista de que el signo solicitado es REY DEL MAR (denominativo) y el signo registrado es EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) y eventualmente ambos pueden evocar el mismo significado. 33.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua REY significa “Monarca o príncipe soberano de un reino” y MONARCA “Príncipe soberano de un Estado”, por lo que es necesario referirse a la denominada confusión ideológica. 34. Este Tribunal, respecto de la confusión ideológica ha manifestado que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 35. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea. 36.
El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión conceptual que pudiera existir entre los signos denominativos REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR al efectuar el análisis entre los signos en conflicto. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. 37. Dentro del proceso interno se denegó de oficio la solicitud del signo REY DEL MAR (denominativo) por la existencia previa de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR (denominativa), en vista de lo cual, se analizará lo relacionado a la comparación que debe realizar el Juez consultante respecto de los signos denominativos compuestos. 38.
Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [8] 39.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 40.
En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. 41. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 42. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. 43.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” [9]. 44. En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”[10]. 45.
El Juez consultante deberá aplicar las reglas para el cotejo de los signos denominativos en conflicto REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR, de acuerdo con la presente providencia. C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS: INTEGRAL, AUTÓNOMO, DE OFICIO Y MOTIVADO. 46. La sociedad demandante argumentó que se han dado otros casos en los que la identidad conceptual es cuestionable, como en el caso de las marcas: “REY”, “REYNA”, “MONARCA” Y “PRÍNCIPE”, todos de la misma Clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distinguen productos de consumo humano “conservas de pescado”, la entidad no consideró actuar de oficio, teniendo en cuenta la supuesta confusión conceptual que aduce en el presente caso en casos análogos la autoridad administrativa ha resuelto el asunto de otra manera. 47.
Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 48. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17- IP-2013: “El sistema de registro de la marca adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de las marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[11] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[12].
No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 49. En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.
D. ¿EN EL PRESENTE ASUNTO ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS DE CONEXIÓN COMPETITIVA? 50. El Juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a ¿Cómo debe analizarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes?. 51. Revisado el expediente, tanto el signo solicitado REY DEL MAR (denominativo) como el previamente registrado EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) amparan “conservas de pescado”, es decir, productos idénticos, por lo que no se tratan de productos vinculados, en donde el Juez debe efectuar otro análisis relacionado a los canales de distribución, los sectores a los que están destinados, entre otros factores. 52.
En el presente caso al tratarse de los mismos productos no hace falta efectuar un análisis de esta naturaleza. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión conceptual que pudiera existir entre los signos denominativos REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR al efectuar el análisis entre los signos en conflicto.
SEGUNDO: En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de los otros signos, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.
TERCERO: El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
Este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
CUARTO: Tanto el signo solicitado REY DEL MAR (denominativo) como el previamente registrado EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) amparan “conservas de pescado”, es decir, productos idénticos, por lo que no se tratan de productos vinculados, en donde el Juez debe efectuar otro análisis relacionado a los canales de distribución, los sectores a los que están destinados, entre otros factores.
En el presente caso al tratarse de los mismos productos no hace falta efectuar un análisis de productos vinculados. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 196-IP-2014 ----------------------- [1] Conservas de pescado. [2] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. [8] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 13-IP-2001, ya citado. [10] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [12] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.