Año XXXII – Número 2552 Lima, 07 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 196-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “REY DEL MAR” (denominativa).

Expediente Interno: 01077-2010-01801-JR-CA-15 PROCESO 197-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “REY DEL MAR” (denominativa).

Expediente Interno: 01077-2010-01801-JR-CA-15 PROCESO 205-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Apelante: SMARTWOOL CORPORATION, Parte Contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú. Marca: “SMARTWOOL” (denominativa).

Expediente Interno: 8722-2013 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 07/08/2015 2 de 40       PROCESO 196-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “REY DEL MAR” (denominativa).

Expediente Interno: 01077-2010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio1077-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01077-2010-0-1801-JR-CA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Demandado: PESQUERA DIAMANTE S.A. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 31 de enero de 2008, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A. solicitó el registro de la marca “REY DEL MAR” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 291 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud, el 14 de abril de 2008, la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. interpuso oposición argumentando ser titular del lema comercial “REAL EL REY DEL MAR” para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.                                                                                                                         1 Conservas de pescado.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 3 de 40     3. No obstante de haber sido notificada con la oposición la solicitante no dio contestación a la misma. 4. Mediante Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. y, denegó de oficio el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A., sobre la base del registro previo de la marca “EL SOBERANO DEL MAR” (denominativa), para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de Inversiones Jesús del Mar S.R.L. 5.

El 20 de marzo de 2009, PESQUERA DIAMANTE S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009. 6. Mediante Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009 que denegó el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A. 7.

El 16 de febrero de 2010, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009; y, 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009. 8. El 11 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 9.

El 30 de julio de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución Número Ocho, el Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por PESQUERA DIAMANTE S.A. 10. El 7 de febrero de 2013, PESQUERA DIAMANTE S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de julio de 2012. 11.

Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -Cómo debe analizarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 12.

La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009 atenta contra los principios del debido procedimiento entre los cuales considera que se ha vulnerado el principio de uniformidad. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 4 de 40     - Afirma que: “no existe similitud conceptual entre las palabras REY y SOBERANO en tanto que la Real Academia de la Lengua Española le da un significado distinto a la palabra soberano ´es el que ejerce soberanía´ y rey ´significa ´príncipe o monarca soberano de un estado´ siendo que uno es atributo de otro mas no significan lo mismo”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 13.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “(…) para el presente caso, el consumidor analizará el signo REY DEL MAR cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, dejándose llevar por la impresión general de las marcas”. - Señala que: “(…) existe identidad conceptual entre los signos en cuestión ya que analizados en conjunto, conforme lo haría un consumidor medio, presentan una evidente semejanza conceptual ya que ambos evocan la idea de una autoridad en cuestiones relacionadas con productos provenientes del mar, ambos se refieren a algún “rey” soberano” o “monarca” del mar, como ocurre con los signos en conflicto”. - Argumenta que: “(…) lo que realmente opera como determinante en el examen comparativo entre dos signos, es el aspecto de conjunto de las marcas, pues como ya hemos referido, el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción e integridad”. - Comenta que: “si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos”. - Alega que: “pese a que los signos en cuestión presentan diferencias gráfico fonéticas por la presencia de la palabra “rey” en el caso del signo solicitado a registro y “soberano” en el caso de la marca registrada, dicho criterio de diferenciación se diluye debido a que ambas palabras aluden a un mismo concepto”. - Afirma que: “(…) es evidente entonces la semejanza conceptual de las frases bajo análisis, la cual definitivamente podría inducir a error a los consumidores llevándolos a pensar que ambos signos, al evocar un mismo concepto, le pertenecen a un mismo empresario, lo cual resulta falso”. - Precisa que: “(…) si dos signos son semejantes, no solo se debe tener en cuenta la semejanza o parecido entre los signos, sino también se deberá tener en cuenta si los signos se encuentran dirigidos a identificar los mismos productos.

Mientras mayor sea la similitud de los productos que identifican los signos, mayor será el riesgo de confusión que podría generarse en los consumidores”. - Afirma que: “(…) además de la semejanza conceptual entre los signos bajo análisis, encontramos que también existe identidad entre los productos que identifican en el mercado. Así, el signo REY DEL MAR pretende identificar conservas de pescado de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, al igual que la marca EL SOBERANO DEL MAR que identifica entre otros productos, conservas de pescado pertenecientes a la misma clase”.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 5 de 40     - Manifiesta que: “la semejanza conceptual del signo REY DEL MAR y de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, sumando a la identidad de productos que identifican (conservas de pescado) definitivamente induce al consumidor a un riesgo de confusión indirecta respecto al origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas”. - Concluye que: “resulta totalmente impertinente que la demandante pretenda sustentar su demanda en la existencia de similitud de registros de marca ajenos al presente proceso”. c. Sentencia de Primera Instancia. 14.

El Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “el Tribunal del INDECOPI, luego de efectuar el examen comparativo de los signos confrontados, determina que en el aspecto conceptual, los signos REY DEL MAR (signo solicitado) y SOBERANO DEL MAR (marca registrada), suscitan un impacto semejante que a su vez determina que en el mercado creen confusión en el público consumidor; conclusión que resulta razonable y congruente con lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme lo ha señalado precedentemente; tanto más, si los signos en cuestión distinguen productos de consumo humano –conservas de pescado- de la Clase 29 de la Clasificación Internacional; situación que aumenta su rigurosidad en cuanto al riesgo de confusión que pueda presentar; concluyendo este juzgador que la resolución impugnada no adolece de causal de nulidad”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 15.

La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “(…) el Juzgador simplemente se ha basado en los argumentos de la parte demandada para declarar infundada nuestra demanda, sin embargo no se ha pronunciado respecto a nuestros argumentos para solicitar la impugnación de la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI mediante los cuales sostuvimos que se ha vulnerado el Principio de Uniformidad”. - Alega que: “(…) el Juzgado no ha considerado nuestros sustentos referidos “a igual razón, igual derecho” puesto que se ha dado otros casos en los que la identidad conceptual es cuestionable, como en el caso de las marcas: “REY”, “REYNA”, “MONARCA” Y “PRÍNCIPE”, todos de la misma Clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distingue productos de consumo humano “conservas de pescado”, casos en los cuales la entidad no consideró actuar de oficio, teniendo en cuenta la supuesta confusión conceptual que aduce en el presente caso a partir de lo cual podrá haber entendido que “Monarca” y “Príncipe” serían signos confundibles desde el punto de conceptual”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado2 la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la                                                                                                                         2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 6 de 40     Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. De la confusión ideológica.

B. Comparación entre marcas denominativas compuestas. C. Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas: integral, autónomo, de oficio y motivado. D. ¿En el presente asunto es necesario realizar un análisis de conexión competitiva? A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

DE LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 16. El INDECOPI denegó de oficio el registro del signo REY DEL MAR (denominativo) por la existencia previa de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR (denominativa), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 17. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 18.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 19.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;   3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 7 de 40     por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 20. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 21.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 22. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 23.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 24. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 25.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 26.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 8 de 40     o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;

(iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 27. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 28.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 29. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 30.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 31. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.                                                                                                                         6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 9 de 40     b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. De la Confusión ideológica. 32. Es pertinente hacer referencia a la denominada confusión conceptual en vista de que el signo solicitado es REY DEL MAR (denominativo) y el signo registrado es EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) y eventualmente ambos pueden evocar el mismo significado. 33.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua REY significa “Monarca o príncipe soberano de un reino” y MONARCA “Príncipe soberano de un Estado”, por lo que es necesario referirse a la denominada confusión ideológica. 34. Este Tribunal, respecto de la confusión ideológica ha manifestado que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 35. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea. 36.

El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión conceptual que pudiera existir entre los signos denominativos REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR al efectuar el análisis entre los signos en conflicto. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. 37. Dentro del proceso interno se denegó de oficio la solicitud del signo REY DEL MAR (denominativo) por la existencia previa de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR (denominativa), en vista de lo cual, se analizará lo relacionado a la comparación que debe realizar el Juez consultante respecto de los signos denominativos compuestos. 38.

Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. Al respecto, el Tribunal ha GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 10 de 40     establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 8 39.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 40.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. 41. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 42. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. 43.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” 9.                                                                                                                         8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 13-IP-2001, ya citado. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 11 de 40     44. En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”10. 45.

El Juez consultante deberá aplicar las reglas para el cotejo de los signos denominativos en conflicto REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR, de acuerdo con la presente providencia. C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS: INTEGRAL, AUTÓNOMO, DE OFICIO Y MOTIVADO. 46. La sociedad demandante argumentó que se han dado otros casos en los que la identidad conceptual es cuestionable, como en el caso de las marcas: “REY”, “REYNA”, “MONARCA” Y “PRÍNCIPE”, todos de la misma Clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distinguen productos de consumo humano “conservas de pescado”, la entidad no consideró actuar de oficio, teniendo en cuenta la supuesta confusión conceptual que aduce en el presente caso en casos análogos la autoridad administrativa ha resuelto el asunto de otra manera. 47.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 48. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de la marca adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de las marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”).                                                                                                                         10 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 12 de 40     En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales11 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso                                                                                                                         11 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 13 de 40     puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”12.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 49. En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

D. ¿EN EL PRESENTE ASUNTO ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS DE CONEXIÓN COMPETITIVA? 50. El Juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a ¿Cómo debe analizarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes?. 51. Revisado el expediente, tanto el signo solicitado REY DEL MAR (denominativo) como el previamente registrado EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) amparan “conservas de pescado”, es decir, productos idénticos, por lo que no se tratan de productos vinculados, en donde el Juez debe efectuar otro análisis relacionado a los canales de distribución, los sectores a los que están destinados, entre otros factores. 52.

En el presente caso al tratarse de los mismos productos no hace falta efectuar un análisis de esta naturaleza. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión conceptual que pudiera existir entre los signos denominativos REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR al efectuar el análisis entre los signos en conflicto.

SEGUNDO: En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la                                                                                                                         12 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 14 de 40     relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de los otros signos, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

TERCERO: El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

CUARTO: Tanto el signo solicitado REY DEL MAR (denominativo) como el previamente registrado EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) amparan “conservas de pescado”, es decir, productos idénticos, por lo que no se tratan de productos vinculados, en donde el Juez debe efectuar otro análisis relacionado a los canales de distribución, los sectores a los que están destinados, entre otros factores.

En el presente caso al tratarse de los mismos productos no hace falta efectuar un análisis de productos vinculados. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 15 de 40     José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 197-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio los artículos 135 literal b) y 179 de la misma normativa comunitaria.

Consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Fundación Ciudad de Papel. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Lema Comercial: “Ayúdanos a ayudar”.

Expediente Interno: 05750-2011-0-1801-JR-CA-16. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 5750-2011-0/va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05750-2011-0-1801-JRCA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL GACETA OFICIAL 07/08/2015 16 de 40       Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 22 de junio de 2010, la FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL solicitó el registro del lema comercial constituido por la frase AYUDANOS A AYUDAR, como complemento de la marca de servicio FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL AYUDANOS A AYUDAR y logotipo (mixta), de la Clase 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados. 3. Mediante Resolución 16567-2010/DSD-INDECOPI de 22 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado por FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL al no gozar de distintividad. 4.

El 17 de noviembre de 2010, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 16567-2010/DSD-INDECOPI de 22 de octubre de 2010. 5. Mediante Resolución 1590-2011/TPI-INDECOPI de 27 de julio de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 16567-2010/DSD-INDECOPI de 22 de octubre de 2010 que denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado por FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL. 6.

El 28 de octubre de 2011, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1590-2011/TPI-INDECOPI de 27 de julio de 2011. 7. El 3 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa. 8.

El 15 de abril de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Nueve el Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL. 9. El 27 de mayo de 2013, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de abril de 2013. 10. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -¿Qué criterios se debe tener en cuenta para evaluar la distintividad de un lema   GACETA OFICIAL 07/08/2015 17 de 40       comercial, cuando ha sido solicitado a registro, como complemento de una marca de servicio inscrita? a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 11.

La FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Afirma que: “(…) la ley y la doctrina exigen, para que una marca sea registrable, que éste sea suficientemente distintiva, exigiendo además dos requisitos dependientes del primero, el que sean perceptibles y susceptibles de representación gráfica”. - Analiza que: “el lema comercial cumple un propósito o función totalmente distinta.

El lema comercial constituido por una expresión o frase, tiene como único propósito facilitar al fabricante de un producto o prestatario de un servicio, la publicidad y la promoción de la marca, y de los productos que esta marca distingue, lo que implica la adopción de frases que los competidores no hayan utilizado en el pasado respecto del mismo tipo de productos o servicios”. - Diferencia que: “la marca, en estricto sentido, es un signo de permanencia, es un signo estable, es un signo de uso constante en tanto el producto o el servicio se encuentren en el mercado.

El lema, en contraposición, es una frase-leyenda que puede ir cambiando de tiempo en tiempo en función de particulares situaciones comerciales, de modas, de preferencias y en general, cambios de actitudes de las personas a quienes se dirige el producto o servicio”. - Afirma que: “el lema, como complemento, solo coadyuva a la promoción y a la publicidad.

El lema no tiene ninguna función “distintiva” del mismo carácter o naturaleza, ni importa la función distintiva de la marca”. - Distingue que: “es necesario dilucidar si para que un lema comercial pueda ser registrado, debe exigirse respecto del lema, los mismos niveles de novedad y los mimos niveles de capacidad distintiva que le son exigidos a una marca”. - Denota que: “para la conformación de un lema, deben necesariamente utilizarse adjetivos, pronombres o verbos, que, en sí mismos, son irregistrables si del registro de marca se tratará y que la combinación de estos adjetivos, verbos o pronombres, pueden constituir una frase o leyenda que, aunque poco creativa o nada original, sea sin embargo suficiente para promover o coadyuvar una promoción o una publicidad de determinados productos o servicios”. - Considera que: “la Resolución Administrativa impugnada, al hacer un análisis de la doctrina y jurisprudencia comparada, parece afirmar que para efectos de protección del lema comercial, éste debe ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mínimo de distintivad.

Sin embargo, las expresiones contenidas en la resolución ya mencionada, parecen denotar una confusión en los términos de “ingeniosidad, inteligencia, atractivo” al asimilarlos todos con el Principio de Distintividad”. - Afirma que: “el lema no puede cumplir con el requisito de “inteligencia” en la medida en que la inteligencia, un valor, varía de persona a persona y no tiene formas objetivas de medición”. - Arguye “la Sala no ha tenido en consideración que el hecho que un elemento sea considerado como un signo distintivo no importa necesariamente, que se le deben GACETA OFICIAL 07/08/2015 18 de 40       aplicar al lema comercial los mismos requisitos que se le exigen a otro signo distintivo, como es la marca”. - Enuncia que: “serían registrables como lemas comerciales todas aquellas frases que no contengan fantasía alguna, a condición de que sean novedosos, es decir, no hayan sido previamente adoptadas por terceros para promocionar los mismos productos o servicios o frases que no sean descriptivas o genéricas en esencia”. - Afirma que “aun cuando existe una íntima vinculación entre el lema comercial y la marca, producida por el hecho que el lema comercial tiene como función primordial promocionar a la marca, y por tanto complementaria de ésta, no necesariamente deben exigirse respecto del lema comercial los mismos requisitos requeridos para la marca para efectos de su registrabilidad. - Argumenta que: “La Sala, al interpretar el término de “distintividad” exigido para el registro de lemas comerciales, ha aplicado, por error, el requisito de distintividad exigido por la norma de marcas.

Más aún impone como condición para el registro de lemas comerciales, cualidades de fantasía e ingeniosidad que no son exigidas como condición para el registro de marcas”. - Afirma que la Autoridad se ha excedido del marco legal puesto que “la ley no dice en modo alguno que el propósito del lema comercial sea el reforzar la distintividad de la marca.

La ley solamente dice que el propósito del lema comercial es servir como complemento a ella. La marca no requiere de ser reforzada en su distintividad, pues la marca, para ser registrada, debe ser distintiva en sí misma”. - Concluye que: “de conformidad con la ley y la doctrina, el lema comercial es accesorio de la marca y su principal e indiscutible función es la publicitaria.

En consecuencia, el lema para obtener protección jurídica debe contener un mensaje publicitario, el que no necesariamente debe cumplir con el requisito de distintividad. - Comparte el criterio de la Sala en el sentido que: “para cumplir con el carácter de complementariedad no debe considerarse a la marca como parte integrante del lema; y, (…) que sí son registrables como lemas comerciales las frases simples que contengan un mensaje publicitario, a condición que no sean comúnmente utilizadas con anterioridad en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita”. a. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 12.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Alega que: “el lema comercial es un signo distintivo y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen común sobre Propiedad Industrial, son aplicables a él las disposiciones sobre las marcas”. - Afirma que “la capacidad distintiva no es otra cosa que la aptitud de un signo de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado.

Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunda con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualquiera de sus propiedades”. GACETA OFICIAL 07/08/2015 19 de 40       - Señala que: “esta exigencia del requisito de distintividad para los lemas comerciales, es reconocida también por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el mismo que –como vuestro Juzgado bien conoce- constituye el máximo intérprete de la normativa andina, dentro de la cual se encuentra precisamente la Decisión 486”. - Argumenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, diáfanamente ha señalado que los lemas comerciales deben ser distintivos, lo cual desbarata por completo los equivocados y antojadizos argumentos en contra expuestos por la demandante. - Mantiene que: “en cuanto a que el Tribunal ha incurrido en un error al señalar que el lema comercial refuerza la distintividad de la marca que publicita, es de referir que no existe error alguno pues este alegato es consecuente con la naturaleza de este signo distintivo”. - Alega que: “la frase AYUDANOS A AYUDAR no posee capacidad distintiva alguna en tanto resulta descriptiva de los servicios en función de los cuales se pretende emplear, al informar directamente al público usuario sobre la finalidad o el objeto de dichos servicios”. - Asevera que: “no puede concederse un derecho de exclusiva sobre la citada frase a favor de un agente determinado, pues de hacerlo se privaría injustamente a otros competidores que también se dedican a ofrecer ayuda y protección a personas y/o familiares necesitadas, a utilizar la misma para informar al público sobre su labor”. - Precisa que: “el carácter del lema comercial en cuestión ha sido implícitamente reconocido por al demandante pues, como el Juzgado corroborará al revisar la demanda, esta parte en ningún momento lo niega.

Únicamente se limita a afirmar que el requisito de distintividad no le es exigible”. - Concluye que: “en cuanto a que el Tribunal habrá exigido al lema comercial “condiciones de ingeniosidad y fantasía” a efectos de su registro, es de señalar que ello no es cierto. (…) que en ningún extremo de la resolución cuya nulidad se pretende se señala que el signo AYUDANOS A AYUDAR deba reunir o no reúna las condiciones aludidas”. c. Sentencia de Primera Instancia. 13.

El Decimosexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “la parte demandante no ha negado que el lema comercial AYUDANOS A AYUDAR es descriptivo, en la medida que transmite la idea al público usuario de que gracias a las colaboraciones de personas, empresas e instituciones, la Fundación puede cumplir con su obra social cuyo fin es colaborar y proteger personas de escasos recursos; y por tanto, en sí dicho signo no resulta suficientemente distintivo, como para ser registrado como lema comercial; pues existen en el mercado, otras instituciones o fundaciones de fines sociales similares; por lo que, el signo materia de Litis no puede ser materia de uso exclusivo al no ser lo suficiente distintivo por sí mismo.

(…) que en la demanda se ha limitado a señalar que al lema comercial no debe aplicarse las mismas reglas establecidas para el registro de una marca comercial, situación que no se ha dado en el caso de autos; pues como se ha señalado precedentemente, la resolución administrativa impugnada ha señalado únicamente que el lema comercial debe tener un mínimo grado de distintividad; requisito que no se ha cumplido en el presente caso, por lo que se encuentra dentro de la prohibición prevista en el artículo 135 inciso e) por remisión del artículo 179 de la Decisión 486.

(…) que la normativa en materia marcaria obliga a la   GACETA OFICIAL 07/08/2015 20 de 40       Autoridad Administrativa competente a evaluar íntegramente cada solicitud de inscripción, determinando el cumplimiento de los requisitos para acceder a registro o no. Además el examen de registrabilidad se ejerce aplicando la normativa vigente y su interpretación, así como teniendo en cuenta la realidad del mercado, de modo que su evaluación no se encuentra sujeta a los registros otorgados con anterioridad”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14.

La FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, ha interpretado de forma errónea el término distintividad exigido para el registro de lemas comerciales, aplicando por error el requisito exigido por la norma de marcas, aún, impone como condición para el registro de lemas comerciales, cualidades de fantasía e ingeniosidad que no son exigidas como condición para el registro de marcas”. - Alega que: “exigir a un lema comercial requisitos de ingeniosidad y fantasía, que no son exigidos respecto de la marca importa exigir respecto del lema comercial requisitos que la misma ley no exige para las marcas de producto”. - Sostiene que: “la ley no dice en modo alguno que el propósito del lema comercial sea el reforzar la distintividad de la marca.

La ley solamente dice que el propósito del lema comercial es servir como complemento a ella. La marca no requiere de ser reforzada en su distintividad en sí misma. Exigir que el lema comercial refuerce una distintividad de la marca es incurrir en un gravísimo error de concepto y en un exceso sobre el concepto de la ley, exceso que no debe ser admitido”. - Alega que: “la resolución apelada no establece dentro de sus fundamentos una adecuada motivación, evidenciando de esta manera una falta de motivación debida, (…) el debido proceso es un derecho que tiene como contenido esencial proveer al proceso judicial de las condiciones mínimas de equidad y justicia que respalda la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado”. - Precisa que: “el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el derecho de obtener de los órganos judiciales resoluciones debidamente motivadas.

(…) que la debida motivación es una garantía que permite a los particulares conocer las razones de orden fáctico o jurídico que llevan a una autoridad a resolver en un sentido determinado”. - Concluye que: “la motivación no equivale a la mera mención de los hechos que llevaron a resolver en un sentido, sino a una justificación razonada de éstas, es decir, a la exposición lógica y coherente, no contradictoria de los impuestos que llevaron a la autoridad judicial a una conclusión final”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 1351, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

GACETA OFICIAL 07/08/2015 21 de 40       Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 los artículos 135 literal b) y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Requisitos para el registro de un lema comercial.

Irregistrabilidad de un lema comercial por falta de distintividad. B. Los signos descriptivos. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN LEMA COMERCIAL. IRREGISTRABILIDAD DE UN LEMA COMERCIAL POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 15. El Juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto de ¿Qué criterios se debe tener en cuenta para evaluar la distintividad de un lema comercial, cuando ha sido solicitado a registro, como complemento de una marca de servicio inscrita? 16.

En el presente caso, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL solicitó el registro del lema comercial constituido por la frase AYUDANOS A AYUDAR, como complemento de la marca de servicio FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL AYUDANOS A AYUDAR y logotipo (mixta), de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial, los requisitos para su registro y la distintividad. 17.

Dentro del Proceso 93-IP-20123, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, caso “ONE STEP UP mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 949, de 18 de julio del mismo año). 18. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:                                                                                                                         2 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.   3 Proceso 93-IP-2012. Marca: “MULTIAMIGOS” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2148, de 7 de febrero de 2013. GACETA OFICIAL 07/08/2015 22 de 40       19. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). 20.

El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 21. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). 22.

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486). (…)”. 23. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486).

En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. Requisitos para el registro de los lemas comerciales. 24. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 25.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. 26. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Marca: “DIADICON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). 27.

Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: La distintividad. 28. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de   GACETA OFICIAL 07/08/2015 23 de 40       distintividad que realiza la oficina de registro de marcas debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio.

La susceptibilidad de representación gráfica. 29. Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, o frases, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 30.

En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 31. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el lema comercial AYUDANOS A AYUDAR, como complemento de la marca de servicio FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL AYUDANOS A AYUDAR y logotipo (mixta), de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

B. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. 32. El Décimo Sexto Juzgado Transitorio consideró que el signo AYUDANOS A AYUDAR es descriptivo, en la medida que transmite la idea al público usuario de que gracias a las colaboraciones de personas, empresas e instituciones, la Fundación puede cumplir con su obra social cuyo fin es colaborar y proteger personas de escasos recursos; y por tanto, en sí dicho signo no resulta suficientemente distintivo, como para ser registrado como lema comercial; pues existen en el mercado, otras instituciones o fundaciones de fines sociales similares, por lo que es necesario referirse a este tema. 33.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 34.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un   GACETA OFICIAL 07/08/2015 24 de 40       signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 35.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 36. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si en conjunto es distintivo.

De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptivo en relación con los servicios que pretende distinguir en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486).

En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales.

SEGUNDO: El signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si en conjunto es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptivo en relación con los servicios que pretende distinguir en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 25 de 40       De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 205-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Apelante: SMARTWOOL CORPORATION, Parte Contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú. Marca: “SMARTWOOL” (denominativa).

Expediente Interno: 8722-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 273-2014-SCS-CS de 3 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 8722-2013.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 26 de 40       El auto de impedimento de 22 y dos de abril de 2015 por el cual el Dr. Luis José Diez Canseco Núñez no participa en la adopción de la presente ponencia. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: SMARTWOOL CORPORATION Tercero Interesado: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. (PAYLESS) Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 2 de mayo del 2007, la empresa SMARTWOOL CORPORATION, solicitó el registro de la marca de producto SMARTWOOL (denominativa) para distinguir: calzado, tales como, zapatos, botas, sandalias, pantuflas, sayonaras, calzado urbano y zapatos para atletismo; sombrerería, tales como gorras, sombreros, pasamontañas, chullos, vinchas; y vestidos, vestimenta, tales como, medias, pantalones, camisa, ropa interior, ropa interior larga, mallas, pantis, leotardos, polos, camisas de ciclismo, guantes, mitones, chompas y casacas, prendas de cabeza y accesorios, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., presentó oposición el 5 de noviembre del 2007 en contra de la solicitud de registro de la marca antes mencionada, manifestando que la marca SMARTWOOL (denominativa), era confundible con la marca SMARTFIT (denominativa) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de su propiedad, en consecuencia no podía acceder al registro. 3.

Mediante Resolución 496-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero del 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que los signos en cuestión presentaban semejanza debido a que ambos comparten la denominación SMART. 4. El 6 de febrero del 2008, SMARTWOOL CORPORATION, apelación, en contra de la Resolución antes citada. interpuso recurso de 5.

Por Resolución 1923-2008/TPI-INDECOPI, de 7 de agosto del 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 496-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero del 2008, que denegó el registro de la marca de producto SMARTWOOL (denominativa), solicitada por SMARTWOOL CORPORATION.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 27 de 40       6. El 12 de noviembre del 2008, SMARTWOOL CORPORATION, presentó ante la Sala Contenciosa Administrativa, demanda en contra de la Resolución 1923-2008/TPIINDECOPI, de 7 de agosto del 2008. 7. El 15 de abril del 2009, PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, (Tercero Interesado), contestó la demanda contenciosa administrativa. 8.

El 17 de abril del 2009, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 9. El 15 de agosto del 2011, mediante Sentencia – Resolución Número 19 – la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la pretensión principal referida a la declaración de nulidad de la Resolución 1923-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 7 de agosto del 2008, que resolvió confirmar la Resolución 496-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero del 2008.

Asimismo declaró improcedente la pretensión subordinada de plena jurisdicción, por la cual se solicitó se declare que la marca SMARTWOOL (denominativa) no resulta confundible con la marca SMARTFIT (denominativa). 10. El 12 de diciembre del 2012, SMARTWOOL CORPORATION, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de agosto del 2011. 11.

El 16 de octubre del 2012, mediante sentencia de vista, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, resolvió revocar la sentencia apelada de 15 de agosto del 2011, reformándola declarando fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 1923-2008/TPI-INDECOPI, de 7 de agosto del 2008. 12. El 30 de abril del 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de 16 de octubre del 2012. 13.

Mediante providencia de fecha 8 de enero del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

14. SMARTWOOL CORPORATION en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   Sostiene que conforme se desprende de la simple comparación de la signos estos no son similares ni confundibles entre sí, ya que si bien ambas marcas están compuestas por el término SMART, estas incluyen otros términos, en el caso de la marca que solicita registro, el sufijo WOOL, y en el caso de la marca registrada el prefijo FIT, lo que les otorga suficiente distintividad y hace posible que puedan diferenciarse de las demás marcas en el mercado e identificar un origen empresarial distinto, evitando en ese sentido el riesgo de confusión en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 28 de 40       - Que la marca SMARTWOOL (denominativa) corresponde a su denominación social SMARTWOOL CORPORATION, por lo que el público consumidor mal podría identificar sus productos con otro origen empresarial. - Que de la apreciación en conjunto de los signos, resulta evidente que estos son diferentes, generándose esta misma impresión en el público consumidor; puesto que poseen un aspecto gráfico y fonético diferente.

Lo que a su vez permite concluir, estando a la diferenciación existente entre ambos signos, que no existe ningún tipo de vinculación o relación empresarial entre los titulares de ambas marcas. - Que el hecho de que no exista en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, otra marca registrada que incluya en término SMART, no constituye una condición sine qua non para que no puedan coexistir otras marcas que incluyan el término SMART. Más aún si se tiene en cuenta que las marcas SMARTWOOL (denominativa) y SMARTFIT (denominativa), coexisten pacíficamente en los Estados Unidos de América. - Que la resolución del Tribunal del INDECOPI atenta contra el Principio de Predictibilidad establecido en el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto el término SMART ha coexistido en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de distintos titulares, tal como el caso de KIDSMART registrada a favor de Jorge Jiménez Ugarte.

Motivo por el cual no existe causa justificante para que se les deniegue el registro bajo dicho argumento. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC (Tercero Interesado).

15. PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, de los Estados Unidos de Norteamérica, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que existe identidad entre los signos denominativos SMARTWOOL y SMARTFIT, al punto de poder inducir a confusión directa o indirecta a los consumidores, debido a que comparten una partícula en común (SMART), sobre la cual su representada ostenta derechos de exclusiva.

Asimismo el riesgo de confusión se incrementa en virtud de que la marca registrada (SMARTFIT) y el signo solicitado (SMARTWOOL), distinguen los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que otorgar el registro de la marca SMARTWOOL (denominativa) a otro titular distinto a PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, podría causar riesgo de confusión indirecto entre los consumidores, quienes creerían que la marca SMARTWOOL (denominativa) constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas a favor de su representada, o una nueva línea de productos vinculados a ella o tratarse de vinculaciones de carácter comercial entre la empresa solicitante de la marca y el titular de la registrada. - Que el término SMART no es un término de uso común en el registro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual su representada es quien posee la exclusividad de dicho término. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 29 de 40       16. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que los signos denominativos SMARTWOOL y SMARTFIT, son indiscutiblemente semejantes, al punto de generar riesgo de confusión indirecta. - Que para efectos del examen comparativo de las marcas, resulta determinante la apreciación en conjunto de las mismas, puesto que el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su mente.

Sin embargo no se puede dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar – como lo haría un consumidor – el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad de las marcas. Siendo en el presente caso el elemento de mayor relevancia en ambas marcas el término “SMART”. - Que resulta inevitable que el público consumidor, al demandar en el mercado prendas de vestir y calzado de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se vea confundido respecto del origen empresarial, al estar las marcas en conflicto, constituidas por el mismo vocablo SMART. - Que todas las marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que utilizan la partícula SMART corresponden a la empresa PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. lo que determina que el vocablo SMART sea un signo fuerte, cuyo mérito o fuerza distintiva debe protegerse para que su titular, la empresa PAYLESS, no vea deshecha la exclusividad que posee sobre sus marcas. - Que ante dos marcas denominativas como SMARTWOOL y SMARTFIT, que poseen elementos adicionales a la palabra SMART, perfectamente individualizables, es de esperarse que el consumidor pueda verse inducido a confusión indirecta al considerar que por compartir el mismo elemento distintivo (SMART) constituiría una variación o una nueva línea de los productos distinguidos por ella, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas. d. Sentencia de Primera Instancia. 17.

La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, en cuando a la pretensión principal e improcedente en cuanto a la pretensión subordinada o pretensión de plena jurisdicción, al considerar que la estructura grafica de las marcas denominativas SMARTWOOL y SMARTFIT, son semejantes, difiriendo únicamente en la terminación final, lo que podría causar confusión en los consumidores finales de ambos productos, teniendo en cuenta que ambas marcas distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría producir mayor confusión en los consumidores. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 18.

SMARTWOOL CORPORATION, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: -   Que: “La Sala no ha tomado en consideración que las marcas en litigio no son similares ni confundibles y que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin causar confusión al público consumidor”. Asimismo, que no se ha tomado en consideración que SMARTWOOL CORPORATION y PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. han suscrito un acuerdo de coexistencia pacífica de las marcas GACETA OFICIAL 07/08/2015 30 de 40       en litigio a nivel mundial y que la autoridad administrativa - Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, ha otorgado el registro de la marca SMARTSET a nombre de Araceli Huarochiri Villalobos, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con lo cual se demuestra que SMARTFIT (denominativa) coexiste pacíficamente con otras marcas que utilizan el prefijo SMART, en consecuencia también puede coexistir con su marca SMARTWOOL (denominativa). f. Sentencia de Segunda Instancia. 19.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y declarar fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 1923-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 7 de agosto del 2008. Consideró que en su aspecto fonético y gráfico la marca registrada SMARTFIT (denominativa), y el signo solicitado SMARTWOOL (denominativo), son diferentes entre sí, en tal sentido pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión en el público consumidor, aun cuando dichos signos distingan productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. g. Argumentos del Recurso de casación: 20.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente: - Que la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, está inmersa en Infracción Normativa, al haberse inaplicado dos normas del derecho material que resultaban de aplicación obligatoria para pronunciarse sobre la infracción incurrida por SMARTWOOL CORPORATION y por ende, para determinar la validez de la Resolución impugnada. - Al tratarse de dos marcas que comparten el término SMART, pese a que incorporan las terminaciones WOOL y FIT, es de esperarse que creen confusión entre el público consumidor, el que puede considerar que es una variante de la marca principal. - Respecto al acuerdo de coexistencia, se deberá analizar si cumple con los requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que las marcas no pueden coexistir, salvaguardando el interés general.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no procedente interpretar el artículo 134 y que se limitará1 la                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 07/08/2015 31 de 40       interpretación del artículo 135 al literal b) y el 136 al literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza.

De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas denominativas. C. El uso de partículas de uso común en la conformación de un signo. Los signos en idioma extranjero. D. De los acuerdos de coexistencia de marcas. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA.

DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 21. En contra de la solicitud de registro del signo SMARTWOOL (denominativa) se presentó oposición por parte del titular de la marca SMARTFIT (denominativa), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 22.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 23.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 24.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.                                                                                                                         2   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 32 de 40       25. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 26.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 27. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 28.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 29. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 30.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 31.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 33 de 40       32. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 33.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 34. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 35.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 36. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 07/08/2015 34 de 40       c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 37. En vista de que el signo solicitado SMARTWOOL y la marca opositora SMARTFIT son denominativas, es pertinente hacer el análisis sobre este tipo de signos. 38.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 39.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 40.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. C. EL USO DE PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE UN SIGNO. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 41. En el caso en análisis el signo solicitado SMARTWOOL (denominativo) se encuentra conformado por la partícula SMART, la cual según la solicitante se encuentra en otros signos para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer referencia a las partículas de uso común en la conformación de un signo. GACETA OFICIAL 07/08/2015 35 de 40       42.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 43. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; 44.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 45. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando7. 46.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo SMARTWOOL (denominativo) en su conjunto utiliza expresiones de uso común en relación con los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, si esto no es así, debe determinar si la palabra SMARTWOOL es en conjunto registrable. Los signos en idioma extranjero. 47.

En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por una palabra en idioma inglés “SMART”8 (inteligente) y “WOOL”9 (lana), se hace necesario tratar el tema de palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 48. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 49.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 50.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:                                                                                                                         7 8 9   Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=smart http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=wool GACETA OFICIAL 07/08/2015 36 de 40       “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…). Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 51. El Juez consultante deberá verificar si el signo SMARTWOOL para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a pesar de encontrarse escrito en inglés, es de fácil conocimiento para el público consumidor, quien lo puede identificar y relacionar con los productos que ampara en el mercado.

D. DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS. 52. La compañía SMARTWOOL CORPORATION enuncia que celebró con PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. un acuerdo de coexistencia pacífica de las marcas en litigio a nivel mundial y que la autoridad administrativa - Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, ha otorgado el registro de la marca SMARTSET a nombre de Araceli Huarochiri Villalobos, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con lo cual se demuestra que SMARTFIT (denominativa) coexiste pacíficamente con otras marcas que utilizan el prefijo SMART, en consecuencia también puede coexistir con su marca SMARTWOOL (denominativa), en razón de lo cual se analizará lo relacionado a los acuerdos de coexistencia pacífica. 53.

La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia de marcas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) (ii) (iii) (iv) (v) La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

La existencia de un acuerdo entre las partes; La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 54.

Al respecto, el Tribunal ha expresado que los “Acuerdos de Coexistencia de marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos,   GACETA OFICIAL 07/08/2015 37 de 40       deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”10. 55.

El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.11 56. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia de marcas es la forma en convencional de evitar la infracción a un derecho de marcas.

En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”;

(…) 57. Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial. 58.

En el marco de del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.12 59.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”13, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se                                                                                                                         10 11 12 13   Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 104-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 38 de 40       interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 60.

Respecto a la coexistencia de hecho, ésta surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”14. 61. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá verificar que si el citado acuerdo enunciado por el solicitante, cumple con los requisitos determinados en esta providencia. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.                                                                                                                         14   Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 39 de 40       El Juez consultante deberá aplicar los criterios contenidos en la presente providencia, al momento de realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto SMARTWOOL y SMARFIT.

TERCERO: La Decisión 486 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

CUARTO: Los Acuerdos de Coexistencia de marcas son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   GACETA OFICIAL 07/08/2015 40 de 40       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú