TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 222-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 165, 166 y 167. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador.
Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE. Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “BATA” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-5574. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 4702 S-TDCA-No.1, de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 31 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-5574. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 15 de noviembre de 1960 Gerardo Soria Zurita solicitó el registro de la marca BATA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 22 de junio de 1961 se concedió el registro de la marca BATA (mixta), bajo el título 249-61 para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Gerardo Soria Zurita. El 9 de marzo de 1981 dicha marca fue transferida a favor de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA, bajo el título 5-81 la cual se encuentra vigente hasta el 22 de junio de 2016 de acuerdo con el título 4288-IEPI del 6 de septiembre de 2007.
El 17 de abril de 1984 BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de uso ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. El 13 de febrero de 1985 el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la acción de cancelación solicitada por BATA LIMITED. El 29 de mayo de 2003 la sociedad BATA LIMITED, inició ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acción de cancelación por notoriedad y adicionalmente por falta de uso en contra del mencionado registro 249-61.
El 25 de noviembre de 2003 PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación a la acción de cancelación. El 2 de abril de 2004 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC mediante la cual resolvió rechazar la acción de cancelación por notoriedad presentada en contra del registro de la marca BATA (mixta).
El 3 de mayo de 2004, BATA LIMITED presentó recurso de reposición en contra de la resolución s/n de 12 de abril de 2004. El 21 de septiembre de 2004 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación al recurso de reposición presentado por BATA LIMITED. El 20 de diciembre de 2007 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC en la cual se resolvió rechazar el recurso de reposición y confirmar la resolución de 2 de abril de 2004 emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.
El 28 de abril de 2008, la sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, (sociedad cesionaria de los derechos litigiosos de BATA LIMITED) presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 con sede en Quito, recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la resolución s/n emitida por la Primera Sala de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de 20 de diciembre de 2007 dentro del trámite 03-514 AC.
El 20 de octubre de 2008 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., contestó la demanda contenciosa administrativa. El 23 de octubre de 2008 el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda contenciosa administrativa. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contestó la demanda contenciosa administrativa.
Mediante providencia de 30 de septiembre de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, decidió suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “La resolución por un lado indica en su considerando cuarto que la legislación que hay que aplicar es la vigente a la época de solicitud de la marca pirata, es decir al 15 de noviembre de 1960 y reconoce que a esa época no existía en Ecuador legislación comunitaria ni el país se había adherido al Convenio de París, sin embargo la misma resolución termina finalmente aplicando el art. 6bis del Convenio de París”. - Afirma que: “El Comité no supo en su resolución qué normas aplicar y además se olvidó de principios generales del derecho, como si la Propiedad Industrial fuese una rama aislada y autosuficiente, que se vale y basta por sí misma, cuando en realidad el derecho es uno solo, que se complementa e integra”.
Argumenta que: “lo que debió haber hecho el Comité a falta de ley que regule la notoriedad a 1960 era determinar si existían normas aplicables a casos análogos (que de hecho a esa época no existían) y no habiéndolas, debió acudir a los que eran principios de derecho universal a noviembre de 1960”. Alega que “para el mes de noviembre de 1960 en que se solicita el registro pirata de BATA (mixta) en Ecuador, existían ya 49 países que eran miembros del convenio de París gran mayoría de ellos formaban parte de las economías más importantes a esa época, e inclusive, dentro de ellos se encuentran varios países de América, tales como Brasil, Cuba, México y República Dominicana, países que adoptaron el Convenio en 1884, 1904, 1902 y 1890 respectivamente”.
Precisa que “solo en la década de los años 60 en que Plásticos Soria obtuvo el registro fraudulento de la marca, 24 nuevos países se adhirieron al Convenio de París, y hoy en día, todos los países de Sudamérica forman parte de dicho Convenio, para llegar a un total de 172 estados contratantes a nivel mundial”. Afirma que “a noviembre de 1960, no sólo que existía el Convenio de París con sus esfuerzos por crear un marco mínimo de protección a la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones sobre notoriedad de marcas ya han sido comentadas y citadas en párrafos anteriores, sino que varios países del mundo protegían a las marcas notorias”.
Manifiesta que: “el registro no autorizado de una marca notoria internacional por parte de un tercero, es un verdadero acto de piratería que contraviene los principios generales del derecho de la buena fe, las buenas costumbres, el enriquecimiento lícito y el respeto al derecho de terceros, de ahí que se convierte en un acto lícito”. Comenta que: “los principios generales del derecho han sido suficientes en varios países del mundo y lo deben ser también en Ecuador, para otorgar una protección especial a la marca notoria, no registrada localmente (…) aún más, la figura de la notoriedad era también ya parte de los principios de derecho universal para 1960, ya que el tema se había discutido extensamente a nivel internacional, al punto de que en la revisión de la Haya del Convenio de París en 1925 ya se incluyó el art. 6bis sobre la protección a la notoriedad y para el año 1960 ya se habían adherido a dicho convenio 49 países”.
Alega que: “en el considerando cuarto de la resolución administrativa que impugno, indica “si hubiéramos tenido que aplicarlo” refiriéndose al art. 6bis del Convenio de París (vigente en Ecuador recién desde 1999) como si se tratara de un supuesto, pero finalmente lo termina aplicando e indica que como supuestamente no se ha demostrado la notoriedad de la marca en Ecuador en 1960, la acción de cancelación no procede”.
Considera que: “se debía aplicar las normas vigentes en Ecuador a la época en que se inició el proceso de acción de cancelación, dichas normas tutelan la notoriedad adquirida de una marca ya sea en Ecuador, en el comercio subregional o inclusive la notoriedad únicamente alcanzada en el exterior, así sea la marca desconocida en el país”. Alega que: “el art. 6bis del Convenio de París y el art. 16 de los ADPIC si bien son normas relevantes como un marco general y mínimo de protección a las marcas notorias, sin aún más limitados en el campo de protección, ya que establecen la necesidad de que la marca sea notoriamente conocida en el país que se reclama la protección, notoriedad por cierto que puede existir por la mera publicidad de la marca que traspasa fronteras, sin necesidad de uso”.
Afirma que: “las pruebas que se aportaron en la instancia administrativa, (…) demuestran de manera fehaciente, sin que quepa lugar a duda, que la marca BATA (mixta) era notoriamente conocida en un importante número de países del mundo para 1960 y entre ellos, el conocimiento de la marca se había extendido al Ecuador, no de otra manera se explica que un ecuatoriano, el Sr. Gerardo Soria Zurita haya solicitado el registro de la marca el 13 de noviembre de 1960, inclusive con tipografía idéntica al de la marca internacional”. - Alega que: “no se ha valorado la mala fe del Sr. Gerardo Soria Zurita en solicitar un registro pirata de marca en 1960 (…) la acción en contra de registro ilícito de la marca BATA (mixta) es una acción de cancelación por notoriedad y no una acción de nulidad, la mala fe es un elemento importante para la valoración del caso, por lo que solicito expresamente al Tribunal que se pronuncie sobre la mala fe que existió al registrarse la marca notoria que pertenecía a un tercero, y valore las consecuencias de esa mala fe para efectos de la resolución de esta causa”. - Afirma que: “es pues demasiado evidente en Ecuador que el registro de Plásticos Soria C. Ltda. es un plagio, una copia que no sólo consiste en la denominación de la marca BATA (que es el apellido del fundador de la empresa el Sr. Thomas Bata), sino inclusive el tipo de letra exacto de la marca”.
Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para 1960 en varios países del mundo, la misma también se conocía en el Ecuador y continúa siendo hoy en día una marca notoria (…) siendo la marca BATA (mixta) probablemente la más conocida de calzado en el mundo para 1960”. Alega que “entre las pruebas que desestimó el Comité, se encuentran títulos de registro de la marca BATA (mixta) de BATA BRANDS en más de cincuenta países alrededor del mundo anteriores a 1960, los cuales en su mayoría se encuentran vigentes”.
Afirma que “el Comité no consideró los tres libros que se adjuntaron oportunamente al proceso, en los cuales se puede apreciar claramente que la marca de mi representada era una marca notoriamente conocida desde mucho antes de que a plásticos Soria se le ocurriera solicitar el registro de una marca idéntica en el Ecuador”. Manifiesta que: “se puede apreciar que la marca BATA (mixta) cumple con todos los factores para ser considerada notoria, ya que en estos libros antes mencionados se reflejan altas cifras de venta, el grado de distintividad y el valor contable de la marca, así como sus volúmenes de exportación y su incidencia en el comercio internacional, todo lo cual no fue evaluado por el Comité”.
Concluye que: “si la marca BATA (mixta) no era una marca notoria a nivel mundial, inclusive en varios países de la Comunidad Andina para 1960 ¿cómo se explica entonces que el señor Gerardo Soria Zurita haya tenido conocimiento de la misma para haberla registrado a su nombre y más aún con tipo de letra idéntico al usado por la marca legítima?”.
Manifiesta que: “BATA SHOE ORGANIZATION es propietaria de más de 6.3000 tiendas en todo el mundo, en las que compran alrededor de 1´000.000 de personas diariamente. Sus actividades se desarrollaran en más de 60 países, en todos los continentes y mantiene a más de 100.000 vendedores independientes y franquicias”. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa La sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que: “la parte actora en la pretensión de su demanda busca que la Sala del Tribunal revoque una resolución, de manera que no solicita que sea declarada ilegal ni nula, pero además yerra al individualizar el acto, (…) por lo que no determinó la resolución de qué órgano administrativo es la que persigue sea “revocada” haciendo improcedente la pretensión”.
Señala que: “más allá de la facultad o no de este Tribunal de “revocar” una resolución administrativa, dos puntos de la pretensión de la demanda no corresponden al objeto de este juicio, pues lo que en estricto sentido ha impugnado la parte actora es la resolución del Comité al resolver el recurso de reposición dentro de la Acción de Cancelación No. 03-514 AC y no corresponde en este proceso declarar que las marcas notorias tenían protección en la República del Ecuador en 1960 o antes, y mucho menos entrar a analizar la legitimidad o legalidad lata del registro actualmente de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.”.
Argumenta que: “no se trata en este caso de una acción de nulidad de registro, como para indagar si en éste hubo o no mala fe, que en este caso es un elemento de distracción que pretende incorporar la parte actora, es pues, un asunto ajeno al procedimiento administrativo antecedente de esta causa.” Considera que: “la acción de cancelación interpuesta en el año 2003 por BATA LIMITED invocó, unificadamente en un solo procedimiento, dos de los tres motivos que el régimen jurídico vigente contempla para que se cancele un registro de marca, es decir, se pretendía la cancelación del registro de la marca BATA (mixta) por falta de uso, por una parte y por otra, por supuestamente haber existido una marca idéntica notoriamente conocida ya en la época en que se solicitó el registro en Ecuador, en noviembre de 1960”.
Alega que: “lo relativo a la prueba de uso de la marca no fue impugnado el recurso de reposición y tampoco es mencionado entre los argumentos de la demanda Contencioso – Administrativa, por lo que no existe controversia al respecto y en esa parte la resolución deberá mantenerse”. Afirma que existe “improcedencia de la cancelación fundamentada en la notoriedad porque existe Cosa Juzgada; la misma causa, entre las mismas partes y con los mismos fundamentos ya fue resuelta anteriormente”.
Comenta que: “en virtud del principio jurídico universal, no puede intentarse dos veces una misma acción que involucre a las mismas partes. Ese es uno de los efectos de lo que jurídicamente conocemos como “cosa juzgada” y que en este caso impide que se vuelva a decidir sobre una acción de cancelación que ya fue instaurada por BATA LIMITED y resuelta en su oportunidad por el órgano administrativo competente”.
Afirma que: “no puede perseguirse o repetirse un mismo proceso cuando hay identidad subjetiva y objetiva; la identidad subjetiva está dada por la presencia de las mismas partes involucradas en la controversia –en este caso BATA LIMITED como actora, y PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., e incluso se extiende a los sucesores de los derechos de las partes-; la identidad objetiva, por su parte, es que se demande la misma cosa y con la misma causa o razón, que en este caso se produce porque en ambas acciones se perseguía la cancelación del registro de marca y se fundó en la misma razón relativa a la notoriedad de la marca BATA (mixta) que BATA LIMITED aducía ya tenía esa calidad de notoriamente conocida cuando se solicitó el registro ecuatoriano en 1960”. - Alega que: “debido a que en el año 1984 se presentó una acción de cancelación por parte de BATA LIMITED (no se demandó la nulidad del registro ni se interpuso un recurso administrativo, sino que se presentó, se tramitó y se resolvió una acción de cancelación), conforme consta del propio expediente, no es jurídicamente posible que vuelva a someterse a resolución el mismo caso”. - Afirma que existe: “improcedencia de la cancelación porque la acción había prescrito y las normas no tienen vigencia retroactiva (…) puesto que la Autoridad ya consideró que la acción había prescrito, pues no existiendo una norma específica que diga algo diferente –en esa época en nuestra Ley de Marcas de Fábrica y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena- debía observarse lo previsto en el Código Civil en el sentido de que las acciones ordinarias prescriben en diez años”.
Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para 1960 en varios países del mundo, la misma también se conocía en el Ecuador y continúa siendo hoy en día una marca notoria (…) siendo la marca BATA probablemente la más conocida de calzado en el mundo para 1960”. Alega que “un derecho legítimamente adquirido no puede quedar sometido a la incertidumbre de su extinción por la modificación de las normas que puedan incluirse en el futuro; a ello se refiere la irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica, a la que hemos aludido.
Resulta coherente y aceptable que si la autoridad administrativa no hubiera respetado la protección que realmente tenía una marca, y dio paso a un registro idéntico, este pueda extinguirse; pero en este caso ocurre que en el año 1961 la marca de BATA LIMITED no gozaba de protección especial en Ecuador”. Afirma que “en el caso de cancelación interpuesta por BATA LIMITED, ésta se interpuso cuarenta y dos años después de otorgado el registro, y además una acción de cancelación anterior –igualmente fundada en la notoriedad- se interpuso en 1985 resolución que, insistimos, no fue objeto de ningún recurso y por ello adquirió firmeza; y todavía más, debemos resaltar que en su momento la autoridad administrativa ya declaró que la acción de cancelación se encontraba prescrita”.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI-, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: Niega, pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.
Alega improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. Afirma que existe legalidad y total validez de la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente.
El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: Negativa, pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.
Alega improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. Afirma que había que analizar si la marca BATA (mixta) de la actora era notoria al momento de solicitarse el registro de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., considerando que en el año 1960 no existía legislación comunitaria y regía en el territorio ecuatoriano la Ley de Marcas, en la cual no se contemplaba la figura de la marca notoria y el Ecuador no se había adherido al Convenio de París. Mantiene que la compañía actora no probó la notoriedad del signo BATA (mixta) al 15 de noviembre de 1960, sumado al hecho de que la marca BATA (mixta) de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., es la que se ha venido usando en territorio ecuatoriano. Señala que: “no existe cosa juzgada, por falta de identidad objetiva, al haber variado la regulación del derecho que sirve de fundamento”.
Argumenta que: “en cuanto a la prescripción, si bien la Decisión 486 no tiene una expresa referencia a esta materia, en relación a la acción de cancelación, el espíritu de esta institución está orientada hacia la imprescriptibilidad de la misma”. Considera que: “sobre los derechos adquiridos, el Comité estima que no se contradice esta doctrina con la posibilidad de que los mismos en cuanto a su goce y por tanto a su extinción o cancelación sean normados por una ley diferente a la de su concesión”.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará únicamente el artículo 235, no el resto por no ser aplicables al caso.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los artículos 165, 166 y 167 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Primacía de la norma comunitaria y su aplicación en el tiempo.
La acción de cancelación por falta de uso bajo el marco de la Decisión 486. La acción de cancelación por identidad o similitud con una marca que hubiere sido notoriamente conocida. La prueba de la notoriedad. PRIMACÍA DE LA NORMA COMUNITARIA Y SU APLICACIÓN EN EL TIEMPO. Dentro del proceso interno se discute que el Comité de Propiedad Intelectual, no supo que norma aplicar para resolver la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso presentada por BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE (sucesores de BATA LIMITED) y que a falta de disposición legal debió aplicarse el Convenio de Paris, por lo que este Tribunal se pronunciará respecto a este asunto.
Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº. 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº. 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…).
Si bien el marca BATA (mixta) fue solicitada el 15 de noviembre de 1960, y concedida el 22 de junio de 1961, la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso fue planteada el 29 de mayo de 2003 por la sociedad BATA LIMITED, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que esta norma es la que debe ser aplicada para resolver el caso en controversia.
LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO BAJO EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. De los hechos relatados dentro del proceso se desprende que el 17 de abril de 1984 BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de uso, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., la cual fue rechazada mediante Resolución de 13 de febrero de 1985.
Posteriormente el 29 de mayo de 2003 la sociedad BATA LIMITED, inició ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acción de cancelación por notoriedad y adicionalmente por falta de uso en contra del mencionado registro 249-61, la cual fue nuevamente rechazada.
La demandada PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., afirma que la actora BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, (sociedad cesionaria de los derechos litigiosos de BATA LIMITED) no podía presentar nuevamente acción de cancelación, toda vez que ya se resolvió un proceso anterior, en donde concurrieron las mismas partes y se versó sobre el mismo asunto, existiendo cosa juzgada.
Cualquier persona que posea legítimo interés, puede plantear las veces que sean necesarias acción de cancelación en contra de un signo que no se encuentre en uso, únicamente debe cumplir con el requisito, de que la marca, no haya sido utilizada en el mercado, durante los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación planteada y poseer interés en que el registro sea cancelado.
La Decisión 486 respecto de la acción de cancelación por falta de uso, busca los siguientes objetivos: Depurar el registro de una marca, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013 para hacer referencia a la acción de cancelación por falta de uso: “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.
Los artículos 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.
Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: La licencia de uso de la marca. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.
Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social.
Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales.
Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en una marca que esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.
El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: En el presente caso, se discute si 13 pares de zapatos son o no suficientes para probar el uso de la marca, a lo que el Tribunal reitera una vez más lo expresado en el Proceso 100-IP-2013: “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).
El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. (…)”. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013: “Carga de la prueba.
La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.
El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son: Fuerza mayor. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.
Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: Presentación de la solicitud. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.
Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.
Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”.
Por lo antes expuesto, el Juez consultante debe tener en cuenta que la acción de cancelación que se discute en el proceso interno debe resolverse, conforme lo determinado en la Decisión 486 y la presente interpretación. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA QUE HUBIERE SIDO NOTORIAMENTE CONOCIDA. LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.
BATA LIMITED planteó acción de cancelación en contra de la marca BATA (mixta) argumentando la notoriedad de su marca BATA (mixta) en razón de lo cual se analizará dicha figura. En la Decisión 486 en su artículo 235, contempla la posibilidad de cancelar el registro de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.
La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).
El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.
(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Ha sostenido “(…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.
(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1227, del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).
La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…).
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada”. (Proceso 23-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº. 354, de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA). Por lo antes expuesto, la carga de la prueba respecto de la notoriedad del signo, recae sobre el actor, quien deberá demostrar que a la fecha en que solicitó el registro del signo BATA (mixto), es decir, al 15 de noviembre de 1960, su marca BATA (mixta) era notoriamente conocida.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior. Si bien el marca BATA (mixta) fue solicitada el 15 de noviembre de 1960, y concedida el 22 de junio de 1961, la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso fue planteada el 29 de mayo de 2003 por la sociedad BATA LIMITED, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que esta norma es la que debe ser aplicada para resolver el caso en controversia.
SEGUNDO: Cualquier persona que posea legítimo interés, puede plantear las veces que sean necesarias acción de cancelación en contra de un signo que no se encuentre en uso, únicamente debe cumplir con el requisito, de que la marca, no haya sido utilizada en el mercado, durante los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación planteada y poseer interés en que el registro sea cancelado.
TERCERO: En la Decisión 486, contempla la posibilidad de cancelar el registro de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. La carga de la prueba respecto de la notoriedad del signo, recae sobre el actor, quien deberá demostrar que a la fecha en que solicitó el registro del signo BATA (mixto), es decir, al 15 de noviembre de 1960, su marca BATA (mixta) era notoriamente conocida.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 222-IP-2014