Año XXXII – Número 2565 Lima, 28 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 220-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION” (Mixta). Expediente Interno: 2011-00077 PROCESO 222-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 165, 166 y 167.

Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador. Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE. Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “BATA” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-5574 PROCESO 224-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales b), e) y f) de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: GUY EDITORES E.I.R.L. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “GACETA NOTARIAL” y logotipo (mixta).

Expediente Interno: 01936-2011-0-1801-JR-CA-07 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 28/08/2015 2 de 49       PROCESO 220-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República de Colombia. Marca: “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION” (Mixta). Expediente Interno: 201100077. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3403 de 29 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00077. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: IMPORTADORA (IMPOBE S.A.) Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A. SUPERINTENDENCIA DE GAMA COLOMBIA LTDA. DUNA ENTERPRISES S.L. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El señor Carlos Mario Vega Cuartas, representante legal de la Sociedad IMPOBE S.A. empezó a importar, distribuir y comercializar planchas eléctricas para el cabello producidas por el señor Mario Gardini, en Italia desde el año 2001, bajo la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta). Para tal fin creó la empresa IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. 2.

La marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) de IMPOBE S.A. adquirió gran prestigio en el mercado colombiano, posicionándose en el sector comercial como líder en productos para el cabello, siendo el único importador el señor GACETA OFICIAL 28/08/2015 3 de 49       Carlos Mario Vega Cuartas, ya que su relación con el señor Mario Gardini (productor) era únicamente para la compra de los productos. 3.

En el año 2003 el señor Mario Gardini, cedió la producción y venta de las planchas a los señores Pablo Muñoz y Alejandro Ceva, quienes se encargaron de producir las planchas y continuaron vendiéndolas a IMPOBE S.A. 4. En el año 2004, IMPOBE S.A. recibió una infinidad de reclamos por parte de los clientes por la mala calidad de los productos, éstos ya no provenían de Italia, sino que los importaban desde la China y otros eran enviados a Argentina. 5.

Lo anotado trajo como consecuencia el rompimiento de las relaciones comerciales entre IMPOBE S.A. y el señor Carlos Mario Vega Cuartas, quienes ante las devoluciones hechas por el señor Carlos Mario Vega Cuartas por la pésima calidad de los productos, decidieron no venderle más mercadería, apoderándose así del mercado colombiano. 6. El 20 de septiembre de 2006, Pablo Muñoz y Alejandro Ceva en representación de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., radicaron la solicitud de registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) para amparar productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 7.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 569, sin que se hayan presentado oposiciones. 8. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 55670 de 26 de diciembre de 2008 concedió el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto), bajo el certificado 370986, vigente hasta el 26 de diciembre de 2018. 9.

La empresa DUNA ENTERPRISES S.L., una vez otorgada la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta), concedió licencia de uso a favor de la sociedad ITALIAN BEAUTY LTDA., la cual cambió luego su denominación a GAMA COLOMBIA LTDA. 10. El 17 de enero de 2007, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. solicitó la cancelación del registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 11.

El señor Carlos Mario Vega Cuartas en su calidad de representante legal de IMPOBE S.A. suscribió un contrato de transacción con DUNA ENTERPRISES S.L. y desistió de la acción de cancelación presentada en contra de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta). 12. El 18 de febrero de 2011, la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 55670 de 26 de diciembre de 2008 que concedió el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASERION (mixto). 13.

El Consejo de Estado resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial. GACETA OFICIAL 28/08/2015 4 de 49       a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 14. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. inició un proceso ejecutivo en contra de la sociedad IMPOBE S.A. por un pagaré firmado en virtud de una relación comercial anterior, cuyo contenido desconocía la carta de instrucciones y contemplaba una suma que no correspondía a la realmente adeudada, en razón de lo cual desistió de la acción de cancelación que presentó. - Afirma que la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. presentó denuncia en contra del señor Carlos Mario Vega Cuartas por usurpación de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta), ante la Fiscalía 26 Seccional de Medellín, pero la misma fue archivada. - Alega que: “La resolución acusada de nula, vulnera entre otros preceptos, la primera disposición transitoria de la Decisión 486, literales e), i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. - Manifiesta que los términos que componen el signo son irregistrables, que la expresión (ITALY) hace referencia al país Italia y que en los últimos años los productos italianos en general se han afirmado en todo el mundo como productos de alta calidad, innovadores y de tendencia. - Sostiene que: “la expresión “Professional” (Profesional) es un término o signo absolutamente irregistrable por ser genérico, descriptivo, evocativo o indicativo característico de medios de comercialización de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así, la accionada debió limitar la comparación jurídica analítica de la marca registrada “GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION” (mixta)”. - Enuncia que: “uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que no induzca a engaño al público consumidor, y en el caso concreto no solo lo hace con uno de sus elementos sino con todos ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas ya que sus productos no son italianos”. - Afirma que: “la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto.

Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa y no podrá ser registrada”. - Manifiesta que: “la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL LASER ION (mixta) está induciendo en error al público consumidor al hacerles creer que la procedencia de sus productos es italiana cuando no lo es”. - Alega que: “si una parte del signo puede inducir a error a los consumidores, el signo en su conjunto debe ser negado.

Por el contrario, una expresión genérica o descriptiva puede formar parte de una marca, si hace parte de un conjunto, que cuente con otros elementos que le den distintividad. Pero tratándose de marcas engañosas, esto ya no es posible, la irregistrabilidad de tales términos ya no se origina en la inapropiabilidad de las expresiones, sino en la susceptibilidad del signo de inducir a los consumidores a falsas asociaciones y esto puede producirse por la totalidad o por parte de la marca”.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 5 de 49       b. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad. 15. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “La Superintendencia de Industria y de Comercio no tiene medios para dar crédito a la afirmación del accionante sobre las actividades comerciales y fecha de iniciación de las mismas del señor Carlos Mario Vega Cuartas y/o Importadora de Belleza S.A., así como tampoco sobre la actividad comercial ni la ubicación geográfica donde efectúa sus actividades mercantiles con el señor Mario Gadini”. - Menciona que “no tiene medios que permitan de forma veraz y efectiva cuantificar o cualificar los esfuerzos e inversiones que haya efectuado IMPOBE S.A. así como las afirmaciones relativas al prestigio y posicionamiento de IMPOBE S.A. en mercado alguno como por ejemplo, el de productos para cabello”. - Manifiesta que: “no se ha visto en el marco de sus funciones, avocada a recabar información para establecer la existencia o inexistencia de relaciones mercantiles entre los señores Mario Gardini y Pablo Muñoz y Alejandro Ceva, o si como lo describe el accionante dichas personas naturales son o no productores de planchas para el cabello y si éstos han o no suministrado productos a IMPOBE S.A.”. - Sostiene que: “no hay evidencia en el expediente que de fe de las razones de la presunta ruptura de las relaciones comerciales, de la negativa de los titulares de la marca a venderle mercancía, ni del apoderamiento del mercado.

De tal manera que ante ausencia de acervo probatorio que permitiese siquiera sumariamente respaldar las afirmaciones efectuadas por el accionante, éste deberá tenerse por falso”. - Manifiesta que: “no se anexa en la demanda, ni obra en el expediente administrativo del registro de marca, prueba siquiera sumaria de la incitación o culminación de un proceso ejecutivo, ni mucho menos de las razones o circunstancias que rodearon la suscripción del pagaré a que hace referencia la accionante en su escrito.

De tal manera que ante ausencia de prueba, se tenga este hecho como falso”. - Afirma que: “para que resulte procedente la presente acción, la demanda debió ser presentada por el demandante antes del día 21 de mayo de 2009, cosa que no ocurrió, pues como se puede advertir en el presente trámite la demanda de nulidad fue radicada ante la jurisdicción el día 24 de febrero de 2011”. - Sostiene que: “la acción aquí intentada no se encuentra llamada a prosperar, toda vez que carece de fundamento legal, pretende revivir un debate de marca al cual no concurrió la sociedad accionante, mediante oposición o interposición de recursos de vía gubernativa y sobre todo que frente a la resolución aquí impugnada ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción”. - Enuncia que: “de los documentos obrantes en el expediente 06-94337 contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca mixta, GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa tanto del solicitante, como de aquellos terceros que pudiesen considerar vulnerados sus derechos con la solicitud de registro efectuada por la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L.”.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 6 de 49       - Concluye que: “no ha incurrido en violación alguna a los artículos de la Decisión 486 de 2000, teniendo presente que en ningún momento del trámite avizoró la existencia de nulidad alguna y por ende no se activó su facultad y obligación de carácter legal de notificarle al solicitante la existencia de la misma”. c. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad (Terceros Interesados) 16.

La sociedad GAMA COLOMBIA LTDA. (antes ITALIAN BEAUTY LTDA.), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “el alcance de la pretensión no corresponde a una acción de nulidad simple, sino que se trata de una acción asimilable para ciertos efectos procesales en pro de un restablecimiento del derecho, es de advertir que debió aplicarse el requisito de procedibilidad relacionado con el agotamiento de la vía gubernativa”. - Menciona que “la caducidad es un requisito sustancial de la acción y por ello debe ser analizado por el juez al momento de admitir la demanda, toda vez que la caducidad es el término dentro del cual la parte interesada puede discutir por vía judicial la legalidad de la actuación desplegada por la administración y a su vez dentro de dicho lapso, de acuerdo con la acción que se incoe, el juez puede conocer de la demanda, de manera que si transcurre el término de caducidad sin que se promueva la acción contenciosa correspondiente, el funcionario judicial pierde competencia para pronunciarse de fondo sobre el acto controvertido”. - Manifiesta que: “la sociedad que representa derivó su intención de registro un posterior derecho del signo demandado, de varios registros anteriores obtenidos desde el año 2003, bajo los certificados número 278671 y 278672, sin contar los concedidos en el año 2005 y 2006, es decir, la marca demandada, si bien no distinguía los mismos productos del certificado demandado, para predicar de ello el concepto de marca derivada, no es menos cierto, que en aras de ampliar su mercado, el cual es incluyente con los productos previamente registrados, presentó dentro de los parámetros establecidos en la forma comunitaria una nueva solicitud de registro, hecho éste que desde ningún punto de vista constituye un actuar doloso o fraude a la ley como lo pretende hacer ver sin sustento alguno la parte demandante”. - Afirma que: “la motivación del acto, depende para todos los casos de su propia naturaleza y de los actos previos que acompañen al mismo, de tal suerte, que en algunos casos, su extensión sea mucho mayor que en otros casos, sin que con ello, se pueda afirmar, que actos administrativos de poca extensión en la manifestación de voluntad por parte de la Administración, puedan ser tildados de nulos por no ser tan amplios, lo que sí es cierto, es que el acto debe contener las razones claras y expresas en la que se basó el mismo.

(…) es dable concluir que no obstante el texto de la Resolución acusada, al no ser ampliamente extenso, sí es claro que del mismo se derivan los elementos necesarios para endilgar de este, la debida motivación por parte de la administración”. - Sostiene que: “como la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION, objeto de la presente demanda, no obedece de forma directa y clara a características propias de productos tales como aparatos o dispositivos calentados eléctricamente, tales como pinzas, tenacillas, planchas y plaquetas para rizar, encrespar, alisar y trenzar el cabello; rizadores o encrespadores del cabello calentados eléctricamente.

En efecto la expresión en mención en nada refiere a características propias de los productos que ampara, menos aún, bajo el análisis fraccionado que se hace por parte de la sociedad accionante”. GACETA OFICIAL 28/08/2015 7 de 49       - Enuncia que: “se puede colegir que no existe desde ningún punto de vista una relación directa entre el signo y los productos objeto de la presente acción, nótese como no encaja dentro de ninguna de las posibles preguntas de forma directa y clara alguna característica propia de los productos en mención, en relación con la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION”. - Manifiesta que: “la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro, para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, (…) de lo anterior se infiere que si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión Italy (Italia) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias del producto derivadas del lugar de origen, nótese, como su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos a la marca en mención, los cuales le otorgan la suficiente distintividad”. - Concluye que: “para determinar que una solicitud de registro está incursa en la causal de irregistrabilidad en estudio se debe concluir la existencia de indicios razonables que permitan inferir que con la solicitud de registro de marca se va a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

(…) siendo así las cosas y no encontrando prueba alguna de la cual se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal por parte de la sociedad que represento, mal podría mi cliente ser tildado con actos de competencia desleal”. 17. La sociedad DUNA ENTERPRISES S.L. en su contestación a la demanda, expresa exactamente los mismos argumentos de la sociedad GAMA COLOMBIA LTDA. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 135,                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. GACETA OFICIAL 28/08/2015 8 de 49       136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el artículo 136 por no ser aplicable al caso. Se limitará la interpretación del artículo 135 a los literales e) e i) de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Los signos mixtos. B. Los signos conformados por palabras descriptivas y genéricas. C. Los signos en idioma extranjero. D. Prohibición de registro de signos engañosos. E. La caducidad para la interposición de una acción de nulidad bajo la Decisión 486.

F. Indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. A. LOS SIGNOS MIXTOS. 18. Dentro del proceso interno se discute sobre el registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo. 19.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 20. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 21.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. 22. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.2 23.

Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 28/08/2015 9 de 49       compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.3 24. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 25.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). 26. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo registrado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar en el mercado.

B. LOS SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. 27. Afirma la compañía IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA IMPOBE S.A., que la expresión “Professional” (Profesional) es un término absolutamente irregistrable por ser descriptivo e indicativo característico de los medios de comercialización de productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 28.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país” 29. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.                                                                                                                         3   Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 28/08/2015 10 de 49       30. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas4. 31.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 32. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 33.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 34. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.

Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 35. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” 36.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 37.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:                                                                                                                         4   Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 28/08/2015 11 de 49       “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate” 38. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 39.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 40.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 41.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 42. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 43. La corte consultante debe determinar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es descriptiva y de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional d de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, debe establecer si las palabras GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION son de uso común, genéricas o descriptivas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo del signo. C. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 44.

En atención a que el signo solicitado GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) está compuesto por palabras en inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 45. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013:   GACETA OFICIAL 28/08/2015 12 de 49       “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”. 46.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, manifestado al respecto lo siguiente: ha “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 47. El Juez consultante deberá verificar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es de fácil conocimiento para el público consumidor respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SIGNOS ENGAÑOSOS. 48. Manifiesta IMPOBE S.A. que los términos que componen el signo son irregistrables, que la expresión (ITALY) hace referencia al país Italia y que en los últimos años los productos italianos en general se han afirmado en todo el mundo como productos de alta calidad, innovadores y de tendencia, por lo que es preciso hacer referencia a los signos engañosos. 49.

Dentro del Proceso 116-IP-2013, marca: “INVERENERGET” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2239 de 27 de septiembre de 2013, este Tribunal reitera lo siguiente: “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo, no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. 50.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la   GACETA OFICIAL 28/08/2015 13 de 49       época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 51.

La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. 52.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”5. 53.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 54.

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. 55. En el presente caso, si la procedencia geográfica es común a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. 56.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 57. En consecuencia, sobre las “palabras descriptivas”, el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos.

Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. 58. El Juez consultante, deberá verificar si en efecto la marca registrada GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixta) es engañosa, respecto del origen de los productos que protege y si el consumidor puede considerar que proviene de Italia.

E. LA CADUCIDAD PARA LA INTERPOSICIÓN DE UNA ACCIÓN DE NULIDAD BAJO LA DECISIÓN 486.                                                                                                                         5   Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.

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59. GAMA COLOMBIA LTDA. (antes ITALIAN BEAUTY LTDA.) argumentó la caducidad para la presentación de la acción de nulidad, por lo cual este Tribunal se referirá a este aspecto. 60. La nulidad absoluta, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 61.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 62. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 63.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado. 64. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 65. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 66.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad   GACETA OFICIAL 28/08/2015 15 de 49       administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: (…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” 67.

El Juez consultante deberá verificar si la acción de nulidad fue planteada dentro de los términos legales establecidos en la Decisión 486 y no ha operado la caducidad. F. INDICIOS RAZONABLES QUE PERMITEN INFERIR QUE UN REGISTRO SE HA SOLICITADO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. 68. En vista de que Pablo Muñoz y Alejandro Ceva en representación de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., radicaron la solicitud de registro del signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION (mixto) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo sido el anterior importador la Sociedad IMPOBE S.A., es pertinente referirse a este tema. 69.

El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013: “El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marca que se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio”. 70. Como se ha desarrollado, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.

Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos. 71. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado6”.

(Proceso 87-IP-2013). 72. La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial no puede tolerar 6                                                                                                                         Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. GACETA OFICIAL 28/08/2015 16 de 49       situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado. 73.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar en el mercado.

El Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la expresión GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER-ION es descriptiva y de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional d de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Si dicha expresión como tal no tiene dicho carácter, debe establecer si las palabras GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASERION son de uso común, genéricas o descriptivas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo del signo.

TERCERO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Una indicación de procedencia es descriptiva del lugar de origen de los productos y, por tal motivo, no puede ser apropiada por ningún particular en exclusiva. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

CUARTO

QUINTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento GACETA OFICIAL 28/08/2015 17 de 49       andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 222-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 165, 166 y 167.

Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador. Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE. Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD   GACETA OFICIAL 28/08/2015 18 de 49       INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Marca: “BATA” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-5574. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 4702 S-TDCA-No.1, de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 31 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-5574.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 15 de noviembre de 1960 Gerardo Soria Zurita solicitó el registro de la marca BATA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El 22 de junio de 1961 se concedió el registro de la marca BATA (mixta), bajo el título 249-61 para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Gerardo Soria Zurita. 3.

El 9 de marzo de 1981 dicha marca fue transferida a favor de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA, bajo el título 5-81 la cual se encuentra vigente hasta el 22 de junio de 2016 de acuerdo con el título 4288-IEPI del 6 de septiembre de 2007. 4. El 17 de abril de 1984 BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de uso ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. GACETA OFICIAL 28/08/2015 19 de 49       5.

El 13 de febrero de 1985 el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la acción de cancelación solicitada por BATA LIMITED. 6. El 29 de mayo de 2003 la sociedad BATA LIMITED, inició ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acción de cancelación por notoriedad y adicionalmente por falta de uso en contra del mencionado registro 249-61. 7.

El 25 de noviembre de 2003 PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación a la acción de cancelación. 8. El 2 de abril de 2004 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC mediante la cual resolvió rechazar la acción de cancelación por notoriedad presentada en contra del registro de la marca BATA (mixta). 9.

El 3 de mayo de 2004, BATA LIMITED presentó recurso de reposición en contra de la resolución s/n de 12 de abril de 2004. 10. El 21 de septiembre de 2004 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación al recurso de reposición presentado por BATA LIMITED. 11. El 20 de diciembre de 2007 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC en la cual se resolvió rechazar el recurso de reposición y confirmar la resolución de 2 de abril de 2004 emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 12.

El 28 de abril de 2008, la sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, (sociedad cesionaria de los derechos litigiosos de BATA LIMITED) presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 con sede en Quito, recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la resolución s/n emitida por la Primera Sala de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de 20 de diciembre de 2007 dentro del trámite 03-514 AC. 13.

El 20 de octubre de 2008 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., contestó la demanda contenciosa administrativa. 14. El 23 de octubre de 2008 el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda contenciosa administrativa. 15. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contestó la demanda contenciosa administrativa. 16.

Mediante providencia de 30 de septiembre de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, decidió suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 20 de 49       a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 17. La sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “La resolución por un lado indica en su considerando cuarto que la legislación que hay que aplicar es la vigente a la época de solicitud de la marca pirata, es decir al 15 de noviembre de 1960 y reconoce que a esa época no existía en Ecuador legislación comunitaria ni el país se había adherido al Convenio de París, sin embargo la misma resolución termina finalmente aplicando el art. 6bis del Convenio de París”. - Afirma que: “El Comité no supo en su resolución qué normas aplicar y además se olvidó de principios generales del derecho, como si la Propiedad Industrial fuese una rama aislada y autosuficiente, que se vale y basta por sí misma, cuando en realidad el derecho es uno solo, que se complementa e integra”. - Argumenta que: “lo que debió haber hecho el Comité a falta de ley que regule la notoriedad a 1960 era determinar si existían normas aplicables a casos análogos (que de hecho a esa época no existían) y no habiéndolas, debió acudir a los que eran principios de derecho universal a noviembre de 1960”. - Alega que “para el mes de noviembre de 1960 en que se solicita el registro pirata de BATA (mixta) en Ecuador, existían ya 49 países que eran miembros del convenio de París gran mayoría de ellos formaban parte de las economías más importantes a esa época, e inclusive, dentro de ellos se encuentran varios países de América, tales como Brasil, Cuba, México y República Dominicana, países que adoptaron el Convenio en 1884, 1904, 1902 y 1890 respectivamente”. - Precisa que “solo en la década de los años 60 en que Plásticos Soria obtuvo el registro fraudulento de la marca, 24 nuevos países se adhirieron al Convenio de París, y hoy en día, todos los países de Sudamérica forman parte de dicho Convenio, para llegar a un total de 172 estados contratantes a nivel mundial”. - Afirma que “a noviembre de 1960, no sólo que existía el Convenio de París con sus esfuerzos por crear un marco mínimo de protección a la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones sobre notoriedad de marcas ya han sido comentadas y citadas en párrafos anteriores, sino que varios países del mundo protegían a las marcas notorias”. - Manifiesta que: “el registro no autorizado de una marca notoria internacional por parte de un tercero, es un verdadero acto de piratería que contraviene los principios generales del derecho de la buena fe, las buenas costumbres, el enriquecimiento lícito y el respeto al derecho de terceros, de ahí que se convierte en un acto lícito”. - Comenta que: “los principios generales del derecho han sido suficientes en varios países del mundo y lo deben ser también en Ecuador, para otorgar una protección especial a la marca notoria, no registrada localmente (…) aún más, la figura de la notoriedad era también ya parte de los principios de derecho universal para 1960, ya que el tema se había discutido extensamente a nivel internacional, al punto de que en la revisión de la Haya del Convenio de París en 1925 ya se incluyó el art. 6bis sobre la protección a la notoriedad y para el año 1960 ya se habían adherido a dicho convenio 49 países”.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 21 de 49       - Alega que: “en el considerando cuarto de la resolución administrativa que impugno, indica “si hubiéramos tenido que aplicarlo” refiriéndose al art. 6bis del Convenio de París (vigente en Ecuador recién desde 1999) como si se tratara de un supuesto, pero finalmente lo termina aplicando e indica que como supuestamente no se ha demostrado la notoriedad de la marca en Ecuador en 1960, la acción de cancelación no procede”. - Considera que: “se debía aplicar las normas vigentes en Ecuador a la época en que se inició el proceso de acción de cancelación, dichas normas tutelan la notoriedad adquirida de una marca ya sea en Ecuador, en el comercio subregional o inclusive la notoriedad únicamente alcanzada en el exterior, así sea la marca desconocida en el país”. - Alega que: “el art. 6bis del Convenio de París y el art. 16 de los ADPIC si bien son normas relevantes como un marco general y mínimo de protección a las marcas notorias, sin aún más limitados en el campo de protección, ya que establecen la necesidad de que la marca sea notoriamente conocida en el país que se reclama la protección, notoriedad por cierto que puede existir por la mera publicidad de la marca que traspasa fronteras, sin necesidad de uso”. - Afirma que: “las pruebas que se aportaron en la instancia administrativa, (…) demuestran de manera fehaciente, sin que quepa lugar a duda, que la marca BATA (mixta) era notoriamente conocida en un importante número de países del mundo para 1960 y entre ellos, el conocimiento de la marca se había extendido al Ecuador, no de otra manera se explica que un ecuatoriano, el Sr. Gerardo Soria Zurita haya solicitado el registro de la marca el 13 de noviembre de 1960, inclusive con tipografía idéntica al de la marca internacional”. - Alega que: “no se ha valorado la mala fe del Sr. Gerardo Soria Zurita en solicitar un registro pirata de marca en 1960 (…) la acción en contra de registro ilícito de la marca BATA (mixta) es una acción de cancelación por notoriedad y no una acción de nulidad, la mala fe es un elemento importante para la valoración del caso, por lo que solicito expresamente al Tribunal que se pronuncie sobre la mala fe que existió al registrarse la marca notoria que pertenecía a un tercero, y valore las consecuencias de esa mala fe para efectos de la resolución de esta causa”. - Afirma que: “es pues demasiado evidente en Ecuador que el registro de Plásticos Soria C. Ltda. es un plagio, una copia que no sólo consiste en la denominación de la marca BATA (que es el apellido del fundador de la empresa el Sr. Thomas Bata), sino inclusive el tipo de letra exacto de la marca”. - Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para 1960 en varios países del mundo, la misma también se conocía en el Ecuador y continúa siendo hoy en día una marca notoria (…) siendo la marca BATA (mixta) probablemente la más conocida de calzado en el mundo para 1960”. - Alega que “entre las pruebas que desestimó el Comité, se encuentran títulos de registro de la marca BATA (mixta) de BATA BRANDS en más de cincuenta países alrededor del mundo anteriores a 1960, los cuales en su mayoría se encuentran vigentes”. - Afirma que “el Comité no consideró los tres libros que se adjuntaron oportunamente al proceso, en los cuales se puede apreciar claramente que la marca de mi representada era una marca notoriamente conocida desde mucho antes de que a   GACETA OFICIAL 28/08/2015 22 de 49       plásticos Soria se le ocurriera solicitar el registro de una marca idéntica en el Ecuador”. - Manifiesta que: “se puede apreciar que la marca BATA (mixta) cumple con todos los factores para ser considerada notoria, ya que en estos libros antes mencionados se reflejan altas cifras de venta, el grado de distintividad y el valor contable de la marca, así como sus volúmenes de exportación y su incidencia en el comercio internacional, todo lo cual no fue evaluado por el Comité”. - Concluye que: “si la marca BATA (mixta) no era una marca notoria a nivel mundial, inclusive en varios países de la Comunidad Andina para 1960 ¿cómo se explica entonces que el señor Gerardo Soria Zurita haya tenido conocimiento de la misma para haberla registrado a su nombre y más aún con tipo de letra idéntico al usado por la marca legítima?”. - Manifiesta que: “BATA SHOE ORGANIZATION es propietaria de más de 6.3000 tiendas en todo el mundo, en las que compran alrededor de 1´000.000 de personas diariamente.

Sus actividades se desarrollaran en más de 60 países, en todos los continentes y mantiene a más de 100.000 vendedores independientes y franquicias”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 18. La sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: -   Afirma que: “la parte actora en la pretensión de su demanda busca que la Sala del Tribunal revoque una resolución, de manera que no solicita que sea declarada ilegal ni nula, pero además yerra al individualizar el acto, (…) por lo que no determinó la resolución de qué órgano administrativo es la que persigue sea “revocada” haciendo improcedente la pretensión”. - Señala que: “más allá de la facultad o no de este Tribunal de “revocar” una resolución administrativa, dos puntos de la pretensión de la demanda no corresponden al objeto de este juicio, pues lo que en estricto sentido ha impugnado la parte actora es la resolución del Comité al resolver el recurso de reposición dentro de la Acción de Cancelación No. 03-514 AC y no corresponde en este proceso declarar que las marcas notorias tenían protección en la República del Ecuador en 1960 o antes, y mucho menos entrar a analizar la legitimidad o legalidad lata del registro actualmente de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.”. - Argumenta que: “no se trata en este caso de una acción de nulidad de registro, como para indagar si en éste hubo o no mala fe, que en este caso es un elemento de distracción que pretende incorporar la parte actora, es pues, un asunto ajeno al procedimiento administrativo antecedente de esta causa.” - Considera que: “la acción de cancelación interpuesta en el año 2003 por BATA LIMITED invocó, unificadamente en un solo procedimiento, dos de los tres motivos que el régimen jurídico vigente contempla para que se cancele un registro de marca, es decir, se pretendía la cancelación del registro de la marca BATA (mixta) por falta de uso, por una parte y por otra, por supuestamente haber existido una marca idéntica notoriamente conocida ya en la época en que se solicitó el registro en Ecuador, en noviembre de 1960”. - Alega que: “lo relativo a la prueba de uso de la marca no fue impugnado el recurso de reposición y tampoco es mencionado entre los argumentos de la demanda GACETA OFICIAL 28/08/2015 23 de 49       Contencioso – Administrativa, por lo que no existe controversia al respecto y en esa parte la resolución deberá mantenerse”. - Afirma que existe “improcedencia de la cancelación fundamentada en la notoriedad porque existe Cosa Juzgada; la misma causa, entre las mismas partes y con los mismos fundamentos ya fue resuelta anteriormente”. - Comenta que: “en virtud del principio jurídico universal, no puede intentarse dos veces una misma acción que involucre a las mismas partes.

Ese es uno de los efectos de lo que jurídicamente conocemos como “cosa juzgada” y que en este caso impide que se vuelva a decidir sobre una acción de cancelación que ya fue instaurada por BATA LIMITED y resuelta en su oportunidad por el órgano administrativo competente”. - Afirma que: “no puede perseguirse o repetirse un mismo proceso cuando hay identidad subjetiva y objetiva; la identidad subjetiva está dada por la presencia de las mismas partes involucradas en la controversia –en este caso BATA LIMITED como actora, y PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., e incluso se extiende a los sucesores de los derechos de las partes-; la identidad objetiva, por su parte, es que se demande la misma cosa y con la misma causa o razón, que en este caso se produce porque en ambas acciones se perseguía la cancelación del registro de marca y se fundó en la misma razón relativa a la notoriedad de la marca BATA (mixta) que BATA LIMITED aducía ya tenía esa calidad de notoriamente conocida cuando se solicitó el registro ecuatoriano en 1960”. - Alega que: “debido a que en el año 1984 se presentó una acción de cancelación por parte de BATA LIMITED (no se demandó la nulidad del registro ni se interpuso un recurso administrativo, sino que se presentó, se tramitó y se resolvió una acción de cancelación), conforme consta del propio expediente, no es jurídicamente posible que vuelva a someterse a resolución el mismo caso”. - Afirma que existe: “improcedencia de la cancelación porque la acción había prescrito y las normas no tienen vigencia retroactiva (…) puesto que la Autoridad ya consideró que la acción había prescrito, pues no existiendo una norma específica que diga algo diferente –en esa época en nuestra Ley de Marcas de Fábrica y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena- debía observarse lo previsto en el Código Civil en el sentido de que las acciones ordinarias prescriben en diez años”. - Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para 1960 en varios países del mundo, la misma también se conocía en el Ecuador y continúa siendo hoy en día una marca notoria (…) siendo la marca BATA probablemente la más conocida de calzado en el mundo para 1960”. - Alega que “un derecho legítimamente adquirido no puede quedar sometido a la incertidumbre de su extinción por la modificación de las normas que puedan incluirse en el futuro; a ello se refiere la irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica, a la que hemos aludido.

Resulta coherente y aceptable que si la autoridad administrativa no hubiera respetado la protección que realmente tenía una marca, y dio paso a un registro idéntico, este pueda extinguirse; pero en este caso ocurre que en el año 1961 la marca de BATA LIMITED no gozaba de protección especial en Ecuador”. - Afirma que “en el caso de cancelación interpuesta por BATA LIMITED, ésta se interpuso cuarenta y dos años después de otorgado el registro, y además una acción de cancelación anterior –igualmente fundada en la notoriedad- se interpuso en 1985 resolución que, insistimos, no fue objeto de ningún recurso y por ello adquirió firmeza;

GACETA OFICIAL 28/08/2015 24 de 49       y todavía más, debemos resaltar que en su momento la autoridad administrativa ya declaró que la acción de cancelación se encontraba prescrita”. 19. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI-, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: - Niega, pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. - Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Alega improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirma que existe legalidad y total validez de la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente. 20.

El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: - Negativa, pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. - Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Alega improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirma que había que analizar si la marca BATA (mixta) de la actora era notoria al momento de solicitarse el registro de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., considerando que en el año 1960 no existía legislación comunitaria y regía en el territorio ecuatoriano la Ley de Marcas, en la cual no se contemplaba la figura de la marca notoria y el Ecuador no se había adherido al Convenio de París. - Mantiene que la compañía actora no probó la notoriedad del signo BATA (mixta) al 15 de noviembre de 1960, sumado al hecho de que la marca BATA (mixta) de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., es la que se ha venido usando en territorio ecuatoriano.   - Señala que: “no existe cosa juzgada, por falta de identidad objetiva, al haber variado la regulación del derecho que sirve de fundamento”. - Argumenta que: “en cuanto a la prescripción, si bien la Decisión 486 no tiene una expresa referencia a esta materia, en relación a la acción de cancelación, el espíritu de esta institución está orientada hacia la imprescriptibilidad de la misma”.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 25 de 49       - Considera que: “sobre los derechos adquiridos, el Comité estima que no se contradice esta doctrina con la posibilidad de que los mismos en cuanto a su goce y por tanto a su extinción o cancelación sean normados por una ley diferente a la de su concesión”. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará1 únicamente el artículo 235, no el resto por no ser aplicables al caso.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 los artículos 165, 166 y 167 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:                                                                                                                         1 Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 2 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 26 de 49       A. Primacía de la norma comunitaria y su aplicación en el tiempo. B. La acción de cancelación por falta de uso bajo el marco de la Decisión 486. C. La acción de cancelación por identidad o similitud con una marca que hubiere sido notoriamente conocida. La prueba de la notoriedad. A. PRIMACÍA DE LA NORMA COMUNITARIA Y SU APLICACIÓN EN EL TIEMPO. 21.

Dentro del proceso interno se discute que el Comité de Propiedad Intelectual, no supo que norma aplicar para resolver la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso presentada por BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE (sucesores de BATA LIMITED) y que a falta de disposición legal debió aplicarse el Convenio de Paris, por lo que este Tribunal se pronunciará respecto a este asunto. 22.

Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº. 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº. 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta. 23.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…). 24.

Si bien el marca BATA (mixta) fue solicitada el 15 de noviembre de 1960, y concedida el 22 de junio de 1961, la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso fue planteada el 29 de mayo de 2003 por la sociedad BATA LIMITED, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que esta norma es la que debe ser aplicada para resolver el caso en controversia.

B. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO BAJO EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. 25. De los hechos relatados dentro del proceso se desprende que el 17 de abril de 1984 BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de uso, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., la cual fue rechazada mediante Resolución de 13 de febrero de 1985. 26.

Posteriormente el 29 de mayo de 2003 la sociedad BATA LIMITED, inició ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acción de cancelación por notoriedad y adicionalmente por falta de uso en contra del mencionado registro 249-61, la cual fue nuevamente rechazada.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 27 de 49       27. La demandada PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., afirma que la actora BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, (sociedad cesionaria de los derechos litigiosos de BATA LIMITED) no podía presentar nuevamente acción de cancelación, toda vez que ya se resolvió un proceso anterior, en donde concurrieron las mismas partes y se versó sobre el mismo asunto, existiendo cosa juzgada. 28.

Cualquier persona que posea legítimo interés, puede plantear las veces que sean necesarias acción de cancelación en contra de un signo que no se encuentre en uso, únicamente debe cumplir con el requisito, de que la marca, no haya sido utilizada en el mercado, durante los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación planteada y poseer interés en que el registro sea cancelado. 29.

La Decisión 486 respecto de la acción de cancelación por falta de uso, busca los siguientes objetivos: 1. Depurar el registro de una marca, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. 30.

Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013 para hacer referencia a la acción de cancelación por falta de uso: “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. Los artículos 165 a 170, salvo el 1693 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así                                                                                                                         3   El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 28 de 49       como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: La licencia de uso de la marca. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. GACETA OFICIAL 28/08/2015 29 de 49       El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.

Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”4.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social.

Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales.

Probar el uso del                                                                                                                         4   MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”.

Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág.

20. GACETA OFICIAL 28/08/2015 30 de 49       nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en una marca que esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: En el presente caso, se discute si 13 pares de zapatos son o no suficientes para probar el uso de la marca, a lo que el Tribunal reitera una vez más lo expresado en el Proceso 100-IP-2013:   − “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. − La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en GACETA OFICIAL 28/08/2015 31 de 49       cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. (…)”. 31. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 32.

Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013: “Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto   GACETA OFICIAL 28/08/2015 32 de 49       en el artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son: − Fuerza mayor. − Caso fortuito. − Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: − Presentación de la solicitud. − Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. − − Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.

Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.   − Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. − Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a GACETA OFICIAL 28/08/2015 33 de 49       la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 33.

Por lo antes expuesto, el Juez consultante debe tener en cuenta que la acción de cancelación que se discute en el proceso interno debe resolverse, conforme lo determinado en la Decisión 486 y la presente interpretación. C. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA QUE HUBIERE SIDO NOTORIAMENTE CONOCIDA. LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

34. BATA LIMITED planteó acción de cancelación en contra de la marca BATA (mixta) argumentando la notoriedad de su marca BATA (mixta) en razón de lo cual se analizará dicha figura. 35. En la Decisión 486 en su artículo 235, contempla la posibilidad de cancelar el registro de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 36.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente. 37.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 38.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). 39. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Ha   GACETA OFICIAL 28/08/2015 34 de 49       sostenido “(…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). 40. De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1227, del 8 de agosto de 2005, marca: APRONAX).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. 41. Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…).

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada”. (Proceso 23-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº. 354, de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA). 42. Por lo antes expuesto, la carga de la prueba respecto de la notoriedad del signo, recae sobre el actor, quien deberá demostrar que a la fecha en que solicitó el registro del signo BATA (mixto), es decir, al 15 de noviembre de 1960, su marca BATA (mixta) era notoriamente conocida.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior GACETA OFICIAL 28/08/2015 35 de 49       viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior. Si bien el marca BATA (mixta) fue solicitada el 15 de noviembre de 1960, y concedida el 22 de junio de 1961, la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso fue planteada el 29 de mayo de 2003 por la sociedad BATA LIMITED, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que esta norma es la que debe ser aplicada para resolver el caso en controversia.

SEGUNDO: Cualquier persona que posea legítimo interés, puede plantear las veces que sean necesarias acción de cancelación en contra de un signo que no se encuentre en uso, únicamente debe cumplir con el requisito, de que la marca, no haya sido utilizada en el mercado, durante los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación planteada y poseer interés en que el registro sea cancelado.

TERCERO: En la Decisión 486, contempla la posibilidad de cancelar el registro de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. La carga de la prueba respecto de la notoriedad del signo, recae sobre el actor, quien deberá demostrar que a la fecha en que solicitó el registro del signo BATA (mixto), es decir, al 15 de noviembre de 1960, su marca BATA (mixta) era notoriamente conocida.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e)   Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 28/08/2015 36 de 49       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 224-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales b), e) y f) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: GUY EDITORES E.I.R.L. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “GACETA NOTARIAL” y logotipo (mixta).

Expediente Interno: 01936-2011-0-1801-JR-CA-07. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1936-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01936-2011-0-1801-JR-CA-07.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: Parte contraria: Tercero interesado: GUY EDITORES E.I.R.L. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. GACETA JURÍDICA S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 3 de marzo de 2009, la sociedad GACETA JURÍDICA S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), para distinguir productos de imprenta en soporte de papel en forma de revista comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación   GACETA OFICIAL 28/08/2015 37 de 49       Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en el diario oficial “El Peruano”. 3. El 23 de junio de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L. interpuso oposición contra la solicitud de registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta) argumentando que el signo solicitado es genérico respecto de los productos que ampara, sumado al hecho de que dicha editorial imprime desde el año 2007 la revista jurídica Gaceta Notarial, por lo que obra de mala fe. 4.

Mediante Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L.; y, ordenó inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GACETA JURÍDICA S.A., la marca de producto constituida por la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta). 5.

El 14 de abril de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010. 6. Mediante Resolución 0378-2011/TPI-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010, que otorgó el registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo, solicitado por GACETA JURÍDICA S.A. 7.

El 7 de abril de 2011, la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0378-2011/TPI-INDECOPI de 18 de febrero de 2011; y, 700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010. 8. El 24 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa. 9.

La sociedad GACETA JURÍDICA S.A. contestó administrativa, en calidad de tercero interesado. la demanda contenciosa 10. El 29 de mayo de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Once, el Séptimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por GUY EDITORES E.I.R.L. 11. El 12 de junio de 2013, GUY EDITORES E.I.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2013. 12.

Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - ¿Cuáles son algunos de los indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal? Criterios para determinar la existencia de una denominación genérica. -   GACETA OFICIAL 28/08/2015 38 de 49       a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 13.

La sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “la revista GACETA NOTARIAL, fue creada como una iniciativa privada pero con el auspicio inicial en los dos primeros números, de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, para que ésta se pueda concretizar y posteriormente sean los notarios a nivel nacional quienes con una publicidad simbólica financien la revista”. - Afirma que: “al pretender registrarse una revista con el mismo nombre y el mismo propósito por una entidad diferente a mi representada, contraviene las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal”. - Argumenta que: “la empresa Gaceta Jurídica tratando de monopolizar el mercado está inscribiendo una serie de nombres en Indecopi como Gaceta Penal, Gaceta Laboral, etc., con la finalidad de monopolizar el mercado e impedir la aparición de otras empresas lo cual contraviene a la ley pues nuestro sistema democrático se rige por el libre mercado”. - Alega que las resoluciones impugnadas adolecen de vicios que afectan su validez y eficacia. - Precisa que las resoluciones impugnadas “incurren en error al determinar que el nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genérico de los productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicación periódica que informa actividades del rubro, que acompañada de otros elementos figurativos y denominativos, tales como la letra G incluida en una figura cuadrangular”. - Manifiesta que: “el carácter genérico de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no constituye solo un signo sino que existe una relación directa entre el signo y el producto que influyen en la mente del consumidor”. - Comenta que: “El registro de marca tiene como función esencial distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrezcan en el mercado.

Ese carácter distintivo permite al empresario individualizar sus productos y permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse expuesto a confusión o engaño”. - Considera que: “ambas marcas corresponden a la Clase 16 de la Clasificación Internacional, ambas revistas están dirigidas al derecho notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se determina que existiría una competencia desleal directa e intencional”. - Alega que: “no se ha tomado en consideración que la utilización de la marca “Gaceta Notarial” por la empresa Gaceta Jurídica, estaría ocasionando una confusión dentro del mercado nacional, donde desde hace más de dos años viene circulando en forma periódica y trimestral nuestra revista con dicho nombre, lo cual, no solo, perjudicaría nuestra posición en el mercado y nuestra imagen empresarial que por años hemos logrado”.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 39 de 49       - Afirma que: “al haberse declarado infundada nuestra oposición y permitir el registro solicitado por Gaceta Jurídica S.A., confirmado por la resolución del Tribunal de INDECOPI se contraviene las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal contenido en el artículo 137 de la Decisión 486”. - Concluye que: “GACETA NOTARIAL para distinguir la publicación de una revista, no es registrable como marca, por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida que está conformado por un término extremadamente igual gráfica y fonéticamente a la denominación utilizada por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna distintividad que se requiere para acceder al registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 14.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “las denominaciones genéricas deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado pues de otorgarse su registro y, por tanto, su uso exclusivo en favor de una persona, se impediría a los competidores utilizar esa denominación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializa o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado”.   - Señala que: “la prohibición alcanza a los signos que exclusivamente se encuentren conformados por el nombre genérico del producto o servicio de que se trate.

Contrario sensu, si el signo no está exclusivamente constituido por un nombre genérico, su registro será posible”. - Argumenta que: “el Tribunal del INDECOPI ha reconocido que la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), que forma parte del signo solicitado a registro, constituye una denominación genérica en tanto una publicación periódica relacionada con temas vinculados a la función notarial; y, en tanto el signo solicitado pretende distinguir publicaciones, se establece que la citada denominación designa una de las especies de tales publicaciones, resultando por ello irreivindicable a favor de una persona.”. - Comenta que: “apreciado dicho signo en su conjunto, considerando los elementos denominativos y gráficos que posee se advierte que sí puede ser asociado por el público consumidor con un origen empresarial determinado, gozando de la distintividad necesaria y suficiente para actuar en el mercado”. - Alega que: “el Tribunal del INDECOPI actuó correctamente al considerar que el signo solicitado es distintivo y permitir su registro, aunque por supuesto, sin dejar de reconocer el carácter irreivindicable de la denominación objeto de cuestionamiento”. - Precisa que es falsa la afirmación que la demandante realiza al afirmar que: “llega a afirmar que en la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI se ha afirmado que no ha presentado prueba alguna que determine lo antes expuesto, evidenciado una “mala valoración de las pruebas obrantes en autos”.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 40 de 49       - Afirma que: “al revisar la resolución impugnada, el Tribunal del INDECOPI reconoció expresamente que de las pruebas presentadas resultaba evidente que a la fecha de solicitud del registro del signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), Gaceta Jurídica conocía que el producto GACETA NOTARIAL era editado y publicado por GUY EDITORES E.I.R.L. y que el mismo estaba siendo comercializado en el Perú”. - Concluye que: “el Tribunal del INDECOPI ha sido más que claro en señalar que el registro del signo solicitado por Gaceta Jurídica S.A. de ninguna manera le da derecho a oponerse a que terceros utilicen la expresión GACETA NOTARIAL como parte de sus signos distintivos.

Bajo ese contexto, no podemos hablar de un acto de competencia desleal”. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 15. La sociedad GACETA JURÍDICA S.A., en su contestación a la demanda en calidad de tercero interesado expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “nuestra empresa goza de un reconocido prestigio en el mercado de productos y servicios jurídicos a nivel nacional, y que desde hace más de 17 años se dedica a la producción y difusión de información profesional a través de la edición y comercialización de libros, revistas especializadas, informativos y productos editoriales en general, en soporte físico y digital, así como también en forma virtual”.   - Señala que: “para efectos de la consolidación y reconocimiento de nuestros productos y servicios en el mercado, nuestra empresa ha registrado ante el INDECOPI diversos signos distintivos que identifican, individualizan y otorgan distintividad a dichos productos y servicios diferenciándolos de otros que circulan y se ofrecen en el mercado”. - Enuncia que: “el hecho de que la demandante argumenta que publica una revista denominada Gaceta Notarial y logotipo (mixta) no es fundamento válido ni suficiente para que se impida el registro de la marca en cuestión, pues, como se sabe, el derecho de exclusiva sobre una marca se obtiene recién a partir de su registro”. - Comenta que: “apreciado dicho signo en su conjunto, considerando los elementos denominativos y gráficos que posee se advierte que sí puede ser asociado por el público consumidor con un origen empresarial determinado, gozando de la distintividad necesaria y suficiente para actuar en el mercado”. - Alega que: “si un actor del mercado tiene productos o servicios que difunde con determinadas denominaciones sin que éstas estén inscritas como marcas, entonces no gozan de ninguna protección jurídica.

El simple uso de la denominación “Gaceta Notarial” por la demandante no constituye argumento válido para alegar titularidad marcaria sobre la misma ni para impugnar el registro otorgado a nuestra empresa”. - Precisa que: “dentro del Derecho de Marcas peruano únicamente los signos que gozan de protección jurídica son aquellos que han sido debidamente registrados como marcas ante el INDECOPI; pues en nuestra legislación el registro de un signo como marca es constitutivo de derechos.

En ese sentido, el registro de una marca confiere a su titular el derecho a usarla en forma exclusiva”. - Afirma que: “si la demandante estaba interesada en comercializar una de sus publicaciones con la denominación “Gaceta Notarial” y protegerla, hubiera realizado el trámite de inscripción de la misma como marca ante el INDECOP, a fin de identificar e individualizar en el mercado dicho producto con la referida denominación GACETA OFICIAL 28/08/2015 41 de 49       y obtener protección legal.

Como se puede apreciar, dicha empresa no cumplió con realizar ese trámite sino que optó por utilizar libremente la denominación en cuestión”. - Concluye que: “el hecho de que la demandante haya venido utilizando la denominación “Gaceta Notarial” desde el año 2007 para nombrar a su publicación, dicho uso no se encuentra sustentado en ningún derecho de marcas, pues como ya lo hemos señalado dicha empresa en ningún momento solicitó el registro de la referida denominación”. d. Sentencia de Primera Instancia. - El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “si bien el signo presentado por Gaceta Jurídica S.A. fue inscrito en el mencionado registro, en las resoluciones impugnadas la entidad demandada ha señalado que ello no implica que la denominación GACETA NOTARIAL sea reivindicable, pues tal denominación resulta ser la descripción del producto que pretende distinguir, el cual pertenece a la Clase 16 de la Clasificación Internacional, pues allí se ubica el producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista.

Por lo tanto, si la empresa codemandada sólo hubiera intentado inscribir en el Registro de Marcas la denominación Gaceta Notarial, ésta hubiera sido rechazada por infringir los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. (…) Es decir, que la palabra GACETA tiene el mismo significado de la palabra REVISTA; en consecuencia, GACETA NOTARIAL hace referencia expresa a la publicación de una revista sobre temas de derecho notarial, por lo tanto dicha denominación describe la Clase 16 de la Clasificación Internacional.

(…) La denominación GACETA NOTARIAL no es reivindicable, careciendo de valor los fundamentos expuestos por la empresa demandante en la oposición formulada ante INDECOPI y en su escrito de demanda”. e. Argumentos del Recurso de Apelación:

16. GUY EDITORES E.I.R.L., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:   - Afirma que: erróneamente el A-quo incurre en error al determinar que el nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genérico de los productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicación periódica que informa actividades del gremio, que acompañada de otros elementos figurativos y denominativos, que le otorgan suficiente distintividad y la diferencia de manera suficiente de cualquier otro signo existente, contradiciendo el principio mediante el cual se determina que “el registro de marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrezcan en el mercado”. - Alega que: “el carácter distintivo permite al empresario individualizar sus productos y permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse expuesto a confusión o engaño”. - Señala que: “El A-quo, al momento de sentenciar no ha tomado en consideración que la utilización de la marca Gaceta Notarial y logotipo (mixta) por la empresa Gaceta Jurídica, estaría ocasionando una confusión dentro del mercado nacional, donde desde hace más de dos años viene circulando en forma periódica y trimestral”. - Alega que: “tampoco ha considerado que la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta) para distinguir la publicación de una revista, no es registrable como GACETA OFICIAL 28/08/2015 42 de 49       marca, por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida que está conformado por un término extremadamente igual gráfica y fonéticamente a la denominación utilizada por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna distintividad que se requiere para acceder el registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado”. - Precisa que: “el carácter genérico de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no constituye solo un signo sino que existe una relación directa entre el signo y un producto que influyen en la mente del consumidor, hecho que no ha sido considerado por el juez A-quo, al determinar que el simple hecho de que la palabra Gaceta Notarial esté acompañada de la frase “Una publicación de Gaceta Jurídica”, es necesaria para su distinción en el mercado”. - Afirma que: “tampoco se ha considerado, el A-quo que, al efectuar el examen comparativo de nuestro signo Gaceta Notarial y logotipo (mixta) con el de Gaceta Jurídica, no se ha considerado que ambos son iguales y que las características de ambos servicios son semejantes estableciéndose una similitud que puede producir confusión entre el público ya que el signo solicitado es idéntico fonéticamente con nuestra denominación, en grado de causar confusión en los usuarios, pues los productos a distinguir son exactamente iguales, es decir, ambos son producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista, con la diferencia que nosotros existimos y editamos hace 2 años y ellos pretenden recién hacerlo”. - Concluye que: “ambas marcas corresponden al producto de revista de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo sus rubros completamente iguales, por ambas revistas están dirigidas al derecho notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se determina que existiría una competencia desleal directa e intencional”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 1371 por ser pertinente.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 el artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(…) 2 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

GACETA OFICIAL 28/08/2015 43 de 49       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. B. La marca mixta. C. Palabras genéricas y descriptivas como parte de un signo mixto.

D. Indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 18. Afirma GUY EDITORES IERL que el signo solicitado GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto) carece de distintividad, por lo cual se analizará la figura de la irregistrabilidad por falta de distintividad. 19.

Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, son: 20. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo que le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad del signo que lo identifica. 21. La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 22. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 23.

El signo salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. 24. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 25.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. 26. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, debe ser distintivo y   GACETA OFICIAL 28/08/2015 44 de 49       susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 27.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 28. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.) 29.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado GACETA NOTARIAL es distintivo respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. B. LA MARCA MIXTA.

30. GACETA JURÍDICA S.A., solicitó el registro de GACETA NOTARIAL como signo mixto, por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo. 31. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 32.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 33. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. 34.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por   GACETA OFICIAL 28/08/2015 45 de 49       separado”.3 35. Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.4 36. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). 37. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de los productos que intenta amparar en el mercado.

C. PALABRAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS COMO PARTE DE UN SIGNO MIXTO. 38. Afirma la compañía opositora GUY EDITORES IERL, que el signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto) está conformado por palabras genéricas, respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual, además nos referiremos a las palabras descriptivas como parte de un signo mixto. 39.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 40. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 41.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 42. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el                                                                                                                         3 4   Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 28/08/2015 46 de 49       resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 43.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” 44.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de marcas suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 45.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. 46. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 47.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. Para verificar si un signo es genérico, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios que proteja. 48.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 49.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 50. El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto) en su conjunto es descriptivo o genérico en relación con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras GACETA y NOTARIAL y el gráfico (mixto) son en conjunto registrables.

GACETA OFICIAL 28/08/2015 47 de 49       D. INDICIOS RAZONABLES QUE PERMITEN INFERIR QUE UN REGISTRO SE HA SOLICITADO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. 51. Afirma GUY EDITORES E.I.R.L., como editorial imprimen desde el año 2007 la revista jurídica Gaceta Notarial, por lo que GACETA JURÍDICA S.A. obró de mala fe al solicitar el registro del signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto). 52.

El Tribunal reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013: “El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marca que se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio”. 53. Como se ha desarrollado, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.

Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos. 54. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado5”.

(Proceso 87-IP-2013). 55. La mala fe puede darse a través del aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial no puede tolerar situaciones en las cuales se usurpe, a través de la presentación de una solicitud de registro, el importante posicionamiento de un signo ajeno en el mercado. 56.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor.

Sobre la base de estos fundamentos,                                                                                                                         5 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP2012.

Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro marcario para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. GACETA OFICIAL 28/08/2015 48 de 49       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo que le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado GACETA NOTARIAL es distintivo respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

TERCERO: El Juez Consultante debe determinar en primer lugar si el signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto) en su conjunto es descriptivo o genérico en relación con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, si esto no es así, debe determinar si las palabras GACETA y NOTARIAL y el gráfico son en conjunto registrables.

CUARTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable por ninguna persona o en su defecto que ya existía en el mercado por un tercero competidor.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA   Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 28/08/2015 49 de 49       José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú