[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 68-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “DICK SKEE” (denominativa).
Expediente Interno: 5412-2012-0-1801-JR-CA-01. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto de 2015. VISTOS: El Oficio 5412-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 26 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 5412-2012-0-1801-JR-CA-01.
El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. Antecedentes. Partes en el Proceso Interno Demandante: WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: TAUMATURGO MEJÍA BRONCANO Hechos. 1.
El 5 de mayo de 2010, Mejía Broncano Taumaturgo solicitó el registro de la marca DICK SKEE (denominativa) para distinguir toda clase de vestuarios para hombres, mujeres, niñas y niños, camisas, blusas, polos, chalecos, pantalones de vestir y sport, jeans, faldas, medias, bermudas, correas (vestimenta), chompas, ropa deportiva, camisetas, shorts, casacas impermeables y casacas sport, sacos, ternos, corbatas, chimpunes de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Publicado el extracto de la solicitud de registro, el 21 de mayo de 2010, Williamson-Dickie Manufacturing Company formuló oposición al registro del signo solicitado sobre la base del registro de sus marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas) que distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
El 14 de febrero de 2011, mediante Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro solicitado, señalando que las marcas confrontadas no son confundibles entre sí. 4.
El 9 de marzo de 2011, Williamson-Dickie Manufacturing Company presentó recurso de apelación contra la Resolución 355-2011/CSD- INDECOPI. 5. El 18 de mayo de 2012, mediante Resolución 832-2012/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 355- 2011/CSD-INDECOPI. 6. El 14 de agosto de 2012, Williamson-Dickie Manufacturing Company interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 832- 2012/TPI-INDECOPI. 7.
El 25 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Williamson- Dickie Manufacturing Company. 8. El 8 de septiembre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2014. 9.
El 5 de diciembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.
WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Basta efectuar una simple comparación entre los signos en conflicto para establecer que son confundibles entre sí. A nivel visual, los signos están conformados por dos sílabas, de las cuales comparten la primera, que será también la que más impacte y se recuerde con mayor facilidad.
Adicionalmente, los signos están conformados por terminaciones muy similares y por casi el mismo número de letras, lo que contribuye a la posibilidad de confusión entre los signos. 11. Por otra parte, en cuanto al aspecto fonético, ambos signos están compuestos por dos fonemas, comparten una pronunciación muy similar proveniente del inglés, lo que los hace especialmente confundibles al momento de su recordación. Adicionalmente, las terminaciones compartidas por ambos signos se pronuncian también de manera muy similar. 12.
De otorgarse el registro de la marca DICK SKEE (denominativa) se produciría un riesgo de confusión en el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado productos de la Clase 25 identificados con el signo DICK SKEE, el público consumidor pensaría que se encuentra ante una nueva línea de los productos distinguidos por las marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas). 13.
Los signos en conflicto están destinados a identificar justamente los mismos artículos de la Clase 25: “vestuario”. Ello demuestra que de otorgarse el registro pedido se incrementarían las posibilidades de confusión en el público consumidor de los productos de la Clase 25, por cuanto se trata de signos que, aunque no son totalmente idénticos, resultan confundiblemente similares entre sí. Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 14. Realizado el examen comparativo entre los signos confrontados, desde el punto de vista fonético, si bien presentan una secuencia similar de consonantes, presentan una distinta secuencia de vocales y el signo solicitado presenta la denominación SKEE, lo que determina una entonación y pronunciación diferente. 15.
En cuanto al aspecto gráfico, si bien ambos signos comparten la conjunción de las letras D, I, C y K, la cual se encuentra en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros, la presencia de la denominación SKEE en el signo solicitado, así como la presencia de la letra D adicional al inicio y de las letras I, E y S al final de las marcas registradas, determina que los signos generen una impresión visual de conjunto diferente. 16.
Bajo este contexto, si bien los signos distinguen productos similares, dadas las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin posibilidad de inducir a riesgo de confusión al público consumidor. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.
17. MEJÍA BRONCANO TAUMATURGO no presentó contestación a la demanda. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 18. Si bien es cierto que dos de las marcas registradas son signos mixtos, empero también la demandante es titular de la marca DICKIES (denominativa), que a razón de ser un signo denominativo como el signo solicitado DICK SKEE, posee mayor susceptibilidad de generar un mayor riesgo de confusión en el consumidor, siendo suficiente demostrar en el presente proceso la semejanza entre estas últimas. 19.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) y las marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas), se observa que existen semejanzas fonéticas y gráficas en la escritura de los signos. Ambas marcas presentan una frecuencia similar de consonantes y de vocales, al ser pronunciadas cada una de ellas dan como resultado un sonido muy parecido.
Por tanto, al ser pronunciada la marca solicitada DICK SKEE (denominativa) no se evidencia que la conforman dos términos. Por el contrario, al ser un término en idioma inglés puede producir confusión en el consumidor, asemejando el término con las marcas registradas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas), más aún, si es de pleno conocimiento que la letra S al final de la palabra sólo denota pluralidad. 20.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en conflicto comparten el término DICK, el cual constituye un elemento gráfico común en ambos signos, siendo que las letras IES de la marca registrada y la palabra SKEE de la marca solicitada, no logran generar diferencias sustanciales para determinar la ausencia de riesgo de confusión entre las mismas. 21.
En conclusión, al existir identidad, similitud y/o vinculación, dependiendo del caso, entre los productos que distinguen los signos en cuestión, y dadas las semejanzas fonéticas existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin inducir a confusión al público consumidor. Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando lo siguiente: 22.
El Juzgado no ha tenido en cuenta que de conformidad con lo expuesto, la marca DICK SKEE (denominativa) y las marcas de DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas) de titularidad de Williamson- Dickie Manufacturing no resultan confundibles por presentar diferencias gráficas y fonéticas que impidan que pueda causar confusión en los consumidores. 23.
Adicionalmente, entre los signos existe una entonación y pronunciación diferentes, además de una letra D adicional en la marca registrada y una posición diferente de las letras, que le otorga a los signos una impresión visual de conjunto diferente. 24. En consecuencia, efectuando una apreciación en conjunto de los signos en conflicto y tomando en cuenta el grado de percepción que desarrolla un consumidor medio en este tipo de productos de la Clase 25, se puede advertir que dadas las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos, se puede concluir que es posible la coexistencia pacífica de los mismos en el mercado sin ocasionar riesgo de confusión en el público consumidor. 25.
En el presente caso, no se ha cuestionado el uso de las palabras que conforman los signos en conflicto por ser de un idioma extranjero y que sean de conocimiento general de los consumidores, por lo que no se puede negar su aptitud para acceder al registro. Solicitud del Juez consultante. 26. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: – Cómo deberá analizarse e interpretarse el riesgo de confusión cuando tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen productos similares o iguales. – Los supuestos de confusión indirecta.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 27. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 28. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 29.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Palabras en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 30.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo DICK SKEE (denominativo) solicitado por Taumaturgo Mejía Broncano y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición son DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixta), registradas a favor de WILLIAMSON- DICKIE MANUFACTURING COMPANY. 31.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 32.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 33. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 34.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 35.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 36.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 37.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 38.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 39. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 40. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 41.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 43. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 44.
La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 45. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 46. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo entre signos. 47. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 48. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos. 49. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) para distinguir productos en la Clase 25 y las marcas registradas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixta), previamente registradas para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación de Niza.
Comparación entre signos denominativos. 50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 54. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 55. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.
(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). Comparación entre signos denominativos y mixtos. 56. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 57. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 58. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos precedentemente. 59. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3.
Palabras en idioma extranjero. 60. El Tribunal interpretará el tema en virtud de que en la sentencia de primera instancia se manifiesta que el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) puede producir confusión en el consumidor por ser justamente un término en idioma inglés. Por su parte, el INDECOPI alega que en el presente caso, no se ha cuestionado el uso de las palabras que conforman los signos en conflicto por ser de un idioma extranjero y que sean de conocimiento general de los consumidores, por lo que no se podría negar su aptitud para acceder al registro. 61.
Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 62. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (…)”.
(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). 63. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). 64. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 65. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso 3-IP- 95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo DICK SKEE (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. ----------------------- Proceso 068-IP-2015