Año XXXII – Número 2590 Lima, 05 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 46-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-0537. Actor: HL INGENIEROS S.A. Marca mixta HL COMBUSTIBLES S.A PROCESO 53-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú. Marca: “FIGURATIVA”.

Expediente Interno: 009302012-0-1801-JR-CA-04 PROCESO 68-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “DICK SKEE” (denominativa).

Expediente Interno: 5412-2012-0-1801-JR-CA-01 PROCESO 46-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2009-0537. Actor: HL INGENIEROS S.A. Marca mixta HL COMBUSTIBLES S.A. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 05/10/2015 2 de 41     Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 50 de 20 de enero de 2015, recibido en este Tribunal el 21 de enero de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-0537. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: HL INGENIEROS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: HL COMBUSTIBLES S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad HL COMBUSTIBLES S.A., el 28 de abril de 2008 solicitó el registro como marca del signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios prestados por estaciones de servicios (bomba), lavado y lustrado de vehículos, engrase”. 2.

La sociedad HL INGENIEROS S.A., formuló oposición sobre la base de su marca mixta HL INGENIEROS, registrada bajo el certificado No. 175212, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza “construcción; reparación; servicios de instalación”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 3 de 41       3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 015871 de 31 de marzo de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado. 4.

La sociedad HL INGENIEROS S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 21785 de 30 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. 6.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 29497 de 16 de junio de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7. La sociedad HL INGENIEROS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones Nos. 29497 de 16 de junio de 2009, 21785 de 30 de abril de 2009, y 015871 de 31 de marzo de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8.

El 23 de septiembre de 2013 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Argumenta, que el elemento relevante de los signos en conflicto es la expresión HL, ya que las demás expresiones son meramente descriptivas y, por tanto, inapropiables. 10.

Complementa, que los signos en conflictos son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. 11. Advierte, que entre los signos en conflicto existe conexión competitiva. 12. Agrega, que la marca mixta HL INGENIEROS ampara todos los servicios de la Clase 37 de Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se refuerza el riesgo de confusión que existe entre los signos en conflicto. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 13. Señala, que el signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A., goza de suficiente fuerza distintiva. 14. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético. 15. Agrega, no existe relación entre los servicios que identifican los signos en conflicto.

Ambos signos distinguen servicios delimitados; “sus naturaleza y propiedades no guardan ninguna relación de complementariedad entre sí”. No existe conexión competitiva. GACETA OFICIAL 05/10/2015 4 de 41       16. Adiciona, que si bien ambos signos pertenecen a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no se puede inferir que por este sólo hecho son semejantes.

Por parte del Tercero Interesado. 17. Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó mal el artículo 134 de la Decisión 486. Dicha norma no habla de distintividad. 18. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Por lo tanto, afirma que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 fue correctamente aplicado por la Autoridad Nacional. 19.

Indicia, que el elemento predominante del signo solicitado para registro es el gráfico. 20. Agrega, que no es lo mismo el significado de INGENIEROS que de COMBUSTIBLES. Son palabras genéricas pero con significado diferente. 21. Argumenta, que los servicios que distinguen los signos en conflicto son totalmente diferentes. Por lo tanto, no se configura la conexión competitiva.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 4861. 23. Se hará la interpretación solicitada, con excepción del literal b) del artículo 136, ya que en el caso sub examine no estamos frente al supuesto de un nombre comercial. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica.                                                                                                                         1   Decisión 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 5 de 41       B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas. D. La conexión competitiva (servicios Clase 37). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 24. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A. es confundible con la marca mixta HL INGENIEROS. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo énfasis en la confusión ideológica. 25.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2                                                                                                                         2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 6 de 41       Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 7 de 41       - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre las cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,   GACETA OFICIAL 05/10/2015 8 de 41       publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”. 26.

Como se señaló anteriormente, la confusión ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Por lo tanto, el significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar la confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 27.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto HL COMBUSTIBLES S.A. y la marca mixta HL INGENIEROS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o                                                                                                                         3 4   “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 05/10/2015 9 de 41       determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). GACETA OFICIAL 05/10/2015 10 de 41       Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 29.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos HL COMBUSTIBLES S.A. y HL INGENIEROS. C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS PALABRAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS. COMPUESTOS POR 30. La demandante argumentó que las expresiones COMBUSTIBLES y GENÉRICOS son meramente descriptivas.

La tercera interesada sostuvo que dichas palabras son genéricas pero con significado diferente. 31. En este marco se abordará el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

(…) Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:   GACETA OFICIAL 05/10/2015 11 de 41       “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.” 32. Ahora bien, lo que es genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo o genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario   GACETA OFICIAL 05/10/2015 12 de 41       de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 33.

La corte consultante debe determinar si las palabras COMBUSTIBLES e INGENIEROS son genéricas o descriptivas en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra genérica o descriptiva.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (servicios de la Clase 37). 34. El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios prestados por estaciones de servicios (bomba), lavado y lustrado de vehículos, engrase”. 35. El signo opositor ampara los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “construcción; reparación; servicios de instalación”. 36.

De conformidad con lo anterior, es pertinente que el Tribunal establezca los requisitos para la existencia de conexión competitiva. 37. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del Proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad5 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro                                                                                                                         5 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 05/10/2015 13 de 41       para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.   b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 14 de 41       38. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

La confusión ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Por lo tanto, el significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar la confusión.

SEGUNDO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos HL COMBUSTIBLES S.A. y HL INGENIEROS, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

TERCERO: La corte consultante debe determinar si las palabras COMBUSTIBLES e INGENIEROS son genéricas o descriptivas en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra genérica o descriptiva.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe   GACETA OFICIAL 05/10/2015 15 de 41       adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 53-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú. Marca: “FIGURATIVA”.

Expediente Interno: 00930-2012-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 930-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00930-2012-01801-JR-CA-04.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 16 de 41       El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. El Auto1 de 27 de mayo de dos mil quince por el cual se acepta el impedimento del Dr. Luis José Diez Canseco Núñez. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ 2.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 19 de septiembre del 2008, PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto FIGURATIVA constituida por el logotipo de una forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y gris; para distinguir espumas de poliuretano, en bloques o planchas; de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 5 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el extracto de la solicitud de registro de la marca de producto FIGURATIVA, sin que se haya presentado oposición de terceros. 3. El 24 de junio del 2009, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 10828-2009/TPI-DSD denegó, de oficio, el signo solicitado por considerar que el logotipo no presenta características particulares que permitan atribuirle un origen empresarial determinado, es decir por carecer de distintividad. 4.

El 21 de julio del 2009, PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C interpuso recurso de reconsideración, manifestando que el signo resulta distintivo, por sí mismo, al consistir en una original combinación de formas, siendo idóneo para identificar el origen empresarial del signo. 5. El 26 de agosto del 2010 la Dirección de Signos Distintivos indicó que habiéndose verificado que los argumentos expuestos en el escrito de 21 de julio del 2009 no constituyen nueva prueba susceptible de motivar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión, por lo tanto se calificó al escrito como recurso de apelación.                                                                                                                         1   Acta 17-TJCA-2015 de 27 de mayo de 2015.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 17 de 41       6. El 28 de octubre del 2011 mediante Resolución 2403-2011/TPL-INDECOPI, el INDECOPI denegó la Resolución 10828-2009/DSD-INDECOPI de 24 de junio de 2009. 7. El 9 de febrero del 2012 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó demanda contenciosa administrativa contra la resolución 2403-2011/TPI-INDECOPI. 8.

El 22 de junio del 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, presentó contestación a la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. 9. El 21 de mayo del 2014 mediante Resolución Diez la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., por considerar que el signo solicitado carece de aptitud distintiva. 10.

El 13 de junio del 2014 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C presentó recurso de apelación en contra de la Resolución Diez de la Corte Superior de Justicia de Lima. 11. Mediante auto de 27 de noviembre del 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 12.

La Corte consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

13. PRODUTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Que existen dos tipos de signos de naturaleza cromática: una marca compuesta por un color per se, siempre que este se encuentre delimitado por una forma específica (monocromática) y; una combinación de dos o más colores, sin que sea necesario que la misma se encuentre delimitada por una forma específica (multicromática) - Que la combinación de colores solicitada por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C, cumple los requisitos legales para ser registrada como marca de producto multicromática, contrariamente a lo sugerido en el análisis de la Resolución 24032011/TPI-INDECOPI ya que a diferencia de los signos monocromaticos que deben cumplir con el requisito legal de estar contenidos dentro de una forma específica, los signos multicromáticos no dependen de ninguna forma geométrica o de cualquier otra índole para superar el examen de distintividad, sino que tal examen se centra de manera exclusiva en determinar si la combinación y distribución de colores que los componen poseen aptitud distintiva. - Que el análisis debe girar en torno a la aptitud distintiva no de la figura geométrica, sino de la citada combinación de colores plasmada en ocho figuras irregulares, lo cual si resulta peculiar.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 18 de 41       - Que resulta evidente que el signo solicitado consiste en una original combinación de formas y colores delimitada por una figura rectangular, posee aptitud distintiva, porque por sí misma esta conjunción de figuras y colores resulta llamativa e inusual para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que el Tribunal INDECOPI no ha considerado que en otros casos ha otorgado el registro de marcas distintivas similares al que es materia de la solicitud de PARAÍSO. - Que la Resolución impugnada vulnera el Principio del Debido Procedimiento ya que no ha sido adecuadamente motivada.

Además resulta pertinente indicar que existen diversos principios rectores que deben ser respetados por parte de la Autoridad, dentro de los cuales destacan nítidamente aquellos que inciden de manera directa sobre los derechos y garantías del administrado, como es el Derecho a la Propiedad Industrial. - Que PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., solicitó la marca FIGURATIVA, como una estrategia de marketing, para impulsar la difusión y posicionamiento de sus espumas, en las cuales ha empleado diversas marcas registradas bajo el término principal “ZEBRA”, constituyendo una familia de marcas en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 14.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que el signo solicitado para registro por el demandante carece de distintividad ya sólo se constituye por una figura sencilla (rectángulo) dentro de la cual se aprecian rayas irregulares, que contiene una distribución y combinación de los colores gris y lila. - Que para poder ser protegido tiene que tener el poder de diferenciar en la mente del consumidor, productos competidores que se le ofrecen en el mercado. - Que la marca constituida sólo por una figura sencilla, sin elementos que le den particularidad, no es distintiva, es decir no es capaz de cumplir con la función de información al consumidor que la Ley le exige. - Que el signo solicitado será apreciado como una etiqueta con un diseño que se asemeja a la piel de una cebra, la cual se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, ampliamente conocido y aplicado a distintos productos, sin poder vincular el producto a un origen empresarial determinado. - Que la figura solicitada, no posee distintividad para merecer un derecho de exclusiva, en tanto no es capaz de vincular, por sí misma, el producto que pretende identificar. c. Sentencia de Primera Instancia. -   La Vigésima Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. contra el Instituto GACETA OFICIAL 05/10/2015 19 de 41       Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI, en cuanto que si bien el signo solicitado está conformado por una figura sencilla (rectángulo) que contiene una distribución y combinación de los colores lila y gris, empero, no genera características claras de lo que se pretende distinguir, no obteniendo un resultado por la cual el consumidor llegue a relacionar los productos que se pretende distinguir y su origen empresarial. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

15. PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que entre los signos que pueden ser registrados como marcas se encuentra el establecido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores, los cuales no requieren ser delimitados en forma alguna. - Que el signo solicitado, si bien contiene franjas irregulares que dan apariencia de la piel de una cebra, contiene una combinación de colores lila y gris que le otorgan la distintividad necesaria para acceder al registro. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación. 16.

Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 18. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad. B. Los colores y el registro de una marca. La combinación de colores. C. Los signos de uso común. Elementos de uso común. D. La familia de marcas E. Autonomía de la oficina de registro de marcas.

A. IRREGISTRABILIDAD DISTINTIVIDAD. DE UN SIGNO COMO MARCA: LA FALTA DE 19. La Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la solicitud de la marca FIGURATIVA, por considerar que el logotipo solicitado no presenta características particulares que le permitan atribuirle un origen empresarial determinado. 20. Por su parte el Juez consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud:                                                                                                                         2 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)    b) carezcan de distintividad;

GACETA OFICIAL 05/10/2015 20 de 41       “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”. 21. Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto   GACETA OFICIAL 05/10/2015 21 de 41       T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”3. 22.

Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." 23.

El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares estilizadas que simulan ser la piel de una cebra) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca. B. LOS COLORES Y EL REGISTRO DE UNA MARCA. LA COMBINACIÓN DE COLORES 24.

El demandante sostuvo que la combinación de colores solicitada en la conformación del signo, cumple con los requisitos legales como para ser registrado como marca, mientras que el INDECOPI manifestó que el signo carece de distintividad, al ser una figura sencilla de un rectángulo dentro del cual se aprecian rayas irregulares, que contiene una distribución y combinación de colores gris y lila. 25.

En este escenario, el Tribunal analizará si una combinación de colores es susceptible de ser registrada como marca. Para esto, y de manera preliminar, reitera lo expresado en cuanto al registro de colores individualmente considerados, mediante la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, y expedida en el marco del proceso 07-IP-2013, citada además en la Interpretación Prejudicial 222-IP-2013: “El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo.

En consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que debe estar contenido en una forma específica para que así se pueda cumplir su función distintiva; de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Sobre este tema el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera:                                                                                                                         3 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.

Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/10/2015 22 de 41       La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…).

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro). 26.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma.” (Interpretación Prejudicial expedida el 3 de diciembre de 2012, en el marco del proceso 132-IP-2012).” 27.

Ahora bien, en cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. 28. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial. 29.

No se está diciendo que la combinación como tal deba estar contenida en una figura o forma específica, ya que esto no sería consecuente con el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, que claramente, en armonía con el literal h) del artículo 135, hace una diferenciación de trato entre el color aisladamente considerado y la combinación de colores.

Lo que se está manifestando es que cada color al unirse con otro, debe estar representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable, plasmarla sobre los productos o   GACETA OFICIAL 05/10/2015 23 de 41       identificar servicios y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha mixtura, independientemente de la figura que la contenga, inmediatamente la relacione con ciertos productos o servicios. 30.

Por lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la combinación de colores presentada para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad, analizando las diferentes aristas, características y peculiaridades de los elementos que componen el signo, para llegar a establecer la idoneidad registral del conjunto marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. C. LOS SIGNOS DE USO COMÚN. ELEMENTOS DE USO COMÚN. 31.

El INDECOPI argumentó que el signo solicitado se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, que es ampliamente difundido y aplicado a diferentes tipos de productos. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., sostuvo que el estilo “animal print” es utilizado normalmente para diseños de vestimenta y calzado, pero no para identificar productos en particular. 32.

En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, y expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: 33. “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 34.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; 35. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 36.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. 37.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por   GACETA OFICIAL 05/10/2015 24 de 41       elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 38.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 39.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”4. 40. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 41.

La Corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro es de uso común en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si esto no es así, deberá determinar si los elementos gráficos que lo componen son de uso común en la misma clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. LA FAMILIA DE MARCAS. 42. La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado hace parte de una familia de marcas cuyo término principal es “ZEBRA”, ya que recrea las rayas distintivas de una cebra. 43. De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará el concepto de “familia de marcas” y su incidencia en el análisis de registrabilidad de un signo que supuestamente pertenece a dicha familia.

Para lo anterior, reitera la Interpretación Prejudicial de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013:                                                                                                                         4   OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 05/10/2015 25 de 41       44. “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 45.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). 46. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 47.

No obstante lo anterior, el hecho de que un titular marcario solicite para registro una marca que contenga el elemento distintivo de su familia de marcas, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

E. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 48. La demandante argumentó que de conformidad con los precedentes del propio INDECOPI, se debió conceder el registro solicitado. Por otro lado, el INDECOPI sostuvo que cada examen es independiente y que la resolución cuestionada si se encuentra motivada. 49. En consecuencia, el Tribunal estima necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, y expedida en el marco del proceso 40-IP-2013. 50. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. GACETA OFICIAL 05/10/2015 26 de 41       51.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 52. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 53. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la                                                                                                                         5   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP2005. GACETA OFICIAL 05/10/2015 27 de 41       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 54.

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 55. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 56.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”6 57.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al constituir la distintividad un elemento primordial que todo signo debe poseer, el Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro) en sí es capaz de                                                                                                                         6   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 28 de 41       identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

SEGUNDO: Una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial.

No se está diciendo que la combinación como tal deba estar contenida en una figura o forma específica, ya que esto no sería consecuente con el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, que claramente, en armonía con el literal h) del artículo 135, hace una diferenciación de trato entre el color aisladamente considerado y la combinación de colores.

Lo que se está manifestando es que cada color al unirse con otro, debe estar representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable, plasmarla sobre los productos o identificar servicios y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha mixtura, independientemente de la figura que la contenga, inmediatamente la relacione con ciertos productos o servicios.

Por lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la combinación de colores presentada para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad, analizando las diferentes aristas, características y peculiaridades de los elementos que componen el signo, para llegar a establecer la idoneidad registral del conjunto marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La Corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro es de uso común en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si esto no es así, deberá determinar si los elementos gráficos que lo componen son de uso común en la misma clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

CUARTO: El hecho de que un titular de una marca solicite para registro un nuevo signo que contenga el elemento distintivo de su familia de marcas, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el   GACETA OFICIAL 05/10/2015 29 de 41       Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

QUINTO: Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 68-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “DICK SKEE” (denominativa).

Expediente Interno: 5412-2012-0-1801-JR-CA-01. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto de 2015. VISTOS: El Oficio 5412-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 26 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo   GACETA OFICIAL 05/10/2015 30 de 41       Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 5412-2012-0-1801-JR-CA-01.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno Demandante: WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. TAUMATURGO MEJÍA BRONCANO Tercero interesado: Hechos. 1. El 5 de mayo de 2010, Mejía Broncano Taumaturgo solicitó el registro de la marca DICK SKEE (denominativa) para distinguir toda clase de vestuarios para hombres, mujeres, niñas y niños, camisas, blusas, polos, chalecos, pantalones de vestir y sport, jeans, faldas, medias, bermudas, correas (vestimenta), chompas, ropa deportiva, camisetas, shorts, casacas impermeables y casacas sport, sacos, ternos, corbatas, chimpunes de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro, el 21 de mayo de 2010, Williamson-Dickie Manufacturing Company formuló oposición al registro del signo solicitado sobre la base del registro de sus marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas) que distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 14 de febrero de 2011, mediante Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro solicitado, señalando que las marcas confrontadas no son confundibles entre sí. 4.

El 9 de marzo de 2011, Williamson-Dickie Manufacturing Company presentó recurso de apelación contra la Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI. 5. El 18 de mayo de 2012, mediante Resolución 832-2012/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 355-2011/CSD-INDECOPI. 6. El 14 de agosto de 2012, Williamson-Dickie Manufacturing Company interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 832-2012/TPI-INDECOPI.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 31 de 41     7. El 25 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Williamson-Dickie Manufacturing Company. 8. El 8 de septiembre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 25 de agosto de 2014. 9.

El 5 de diciembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Basta efectuar una simple comparación entre los signos en conflicto para establecer que son confundibles entre sí. A nivel visual, los signos están conformados por dos sílabas, de las cuales comparten la primera, que será también la que más impacte y se recuerde con mayor facilidad.

Adicionalmente, los signos están conformados por terminaciones muy similares y por casi el mismo número de letras, lo que contribuye a la posibilidad de confusión entre los signos. 11. Por otra parte, en cuanto al aspecto fonético, ambos signos están compuestos por dos fonemas, comparten una pronunciación muy similar proveniente del inglés, lo que los hace especialmente confundibles al momento de su recordación. Adicionalmente, las terminaciones compartidas por ambos signos se pronuncian también de manera muy similar. 12.

De otorgarse el registro de la marca DICK SKEE (denominativa) se produciría un riesgo de confusión en el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado productos de la Clase 25 identificados con el signo DICK SKEE, el público consumidor pensaría que se encuentra ante una nueva línea de los productos distinguidos por las marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas). 13.

Los signos en conflicto están destinados a identificar justamente los mismos artículos de la Clase 25: “vestuario”. Ello demuestra que de otorgarse el registro pedido se incrementarían las posibilidades de confusión en el público consumidor de los productos de la Clase 25, por cuanto se trata de signos que, aunque no son totalmente idénticos, resultan confundiblemente similares entre sí. Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 14. Realizado el examen comparativo entre los signos confrontados, desde el punto de vista fonético, si bien presentan una secuencia similar de consonantes, presentan una distinta secuencia de vocales y el signo solicitado presenta la denominación SKEE, lo que determina una entonación y pronunciación diferente. 15.

En cuanto al aspecto gráfico, si bien ambos signos comparten la conjunción de las letras D, I, C y K, la cual se encuentra en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros, la presencia de la denominación SKEE en el signo solicitado, así como la   GACETA OFICIAL 05/10/2015 32 de 41       presencia de la letra D adicional al inicio y de las letras I, E y S al final de las marcas registradas, determina que los signos generen una impresión visual de conjunto diferente. 16.

Bajo este contexto, si bien los signos distinguen productos similares, dadas las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin posibilidad de inducir a riesgo de confusión al público consumidor. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

17. MEJÍA BRONCANO TAUMATURGO no presentó contestación a la demanda. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 18. Si bien es cierto que dos de las marcas registradas son signos mixtos, empero también la demandante es titular de la marca DICKIES (denominativa), que a razón de ser un signo denominativo como el signo solicitado DICK SKEE, posee mayor susceptibilidad de generar un mayor riesgo de confusión en el consumidor, siendo suficiente demostrar en el presente proceso la semejanza entre estas últimas. 19.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) y las marcas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas), se observa que existen semejanzas fonéticas y gráficas en la escritura de los signos. Ambas marcas presentan una frecuencia similar de consonantes y de vocales, al ser pronunciadas cada una de ellas dan como resultado un sonido muy parecido.

Por tanto, al ser pronunciada la marca solicitada DICK SKEE (denominativa) no se evidencia que la conforman dos términos. Por el contrario, al ser un término en idioma inglés puede producir confusión en el consumidor, asemejando el término con las marcas registradas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas), más aún, si es de pleno conocimiento que la letra S al final de la palabra sólo denota pluralidad. 20.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en conflicto comparten el término DICK, el cual constituye un elemento gráfico común en ambos signos, siendo que las letras IES de la marca registrada y la palabra SKEE de la marca solicitada, no logran generar diferencias sustanciales para determinar la ausencia de riesgo de confusión entre las mismas. 21.

En conclusión, al existir identidad, similitud y/o vinculación, dependiendo del caso, entre los productos que distinguen los signos en cuestión, y dadas las semejanzas fonéticas existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin inducir a confusión al público consumidor. Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando lo siguiente: 22.

El Juzgado no ha tenido en cuenta que de conformidad con lo expuesto, la marca DICK SKEE (denominativa) y las marcas de DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixtas) de titularidad de Williamson-Dickie Manufacturing no resultan confundibles por presentar diferencias gráficas y fonéticas que impidan que pueda causar confusión en los consumidores.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 33 de 41     23. Adicionalmente, entre los signos existe una entonación y pronunciación diferentes, además de una letra D adicional en la marca registrada y una posición diferente de las letras, que le otorga a los signos una impresión visual de conjunto diferente. 24. En consecuencia, efectuando una apreciación en conjunto de los signos en conflicto y tomando en cuenta el grado de percepción que desarrolla un consumidor medio en este tipo de productos de la Clase 25, se puede advertir que dadas las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos, se puede concluir que es posible la coexistencia pacífica de los mismos en el mercado sin ocasionar riesgo de confusión en el público consumidor. 25.

En el presente caso, no se ha cuestionado el uso de las palabras que conforman los signos en conflicto por ser de un idioma extranjero y que sean de conocimiento general de los consumidores, por lo que no se puede negar su aptitud para acceder al registro. Solicitud del Juez consultante. 26. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: Cómo deberá analizarse e interpretarse el riesgo de confusión cuando tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen productos similares o iguales.

Los supuestos de confusión indirecta. − − B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 27. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 28.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 29. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: C. Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3.

Palabras en idioma extranjero. 1                                                                                                                             “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. GACETA OFICIAL 05/10/2015 34 de 41       D.

1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 30. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo DICK SKEE (denominativo) solicitado por Taumaturgo Mejía Broncano y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición son DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixta), registradas a favor de WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY. 31.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 32.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 33. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 34.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 35.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 36.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo   GACETA OFICIAL 05/10/2015 35 de 41       que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 37.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 38.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 39. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 40. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 41.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 43. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:   GACETA OFICIAL 05/10/2015 36 de 41     44.

La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 45. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 46. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo entre signos. 47. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 48. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. GACETA OFICIAL 05/10/2015 37 de 41     49. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) para distinguir productos en la Clase 25 y las marcas registradas DICKIES (denominativa) y D DICKIES (mixta), previamente registradas para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

Comparación entre signos denominativos. 50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 54. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 55. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:   GACETA OFICIAL 05/10/2015 38 de 41       “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). Comparación entre signos denominativos y mixtos. 56. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 57. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 58. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos precedentemente. 59. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3.

Palabras en idioma extranjero. 60. El Tribunal interpretará el tema en virtud de que en la sentencia de primera instancia se manifiesta que el signo solicitado DICK SKEE (denominativo) puede producir confusión en el consumidor por ser justamente un término en idioma inglés. Por su parte, el INDECOPI alega que en el presente caso, no se ha cuestionado el uso de las palabras que conforman los signos en conflicto por ser de un idioma extranjero y que sean de conocimiento general de los consumidores, por lo que no se podría negar su aptitud para acceder al registro.

GACETA OFICIAL 05/10/2015 39 de 41     61. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. 62. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (…)”.

(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). 63. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). 64. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). 65. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina   GACETA OFICIAL 05/10/2015 40 de 41       y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo DICK SKEE (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

GACETA OFICIAL 05/10/2015 41 de 41       Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú