[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 247-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02510-2010-0-1801-JR-CA-01.
Actor: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Marca mixta DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2510-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02510-2010-0-1801-JR-CA-01.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.
A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. (Antes GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.) Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: DISNEY ENTERPRISES INC.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., es titular de la marca mixta DONALD DUCK, constituida por dicha denominación y el diseño estilizado de un pato luciendo una camiseta, gorra y corbatín, inscrita con Certificado 87002, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.
La representación gráfica es la siguiente: [pic] 2. El 4 de diciembre de 2006, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., solicitó el registro como marca del signo mixto constituido por la etiqueta que contiene FIGURAS DE KEKES RELLENOS, la frase DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y las denominaciones MANKEKE, MARINELA y RAYITA escritas en letras características, en la parte superior se aprecia la figura estilizada de un sol y en la parte central la figura humanizada de un pato rellenando un keke y otros elementos sin reivindicar, todo en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul, celeste, amarillo y negro, conforme al modelo, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, helados, comestibles y hielo”.
A dicha solicitud se le asignó el Expediente 299166-2006 y no hubo formulación de oposición. La representación gráfica es la siguiente: [pic] 3. Mediante Memorándum 1200-2007/OSD-Mar, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó a la Oficina de Derechos de Autor de la misma entidad, señalar “si la solicitud de registro del Expediente No. 299166-2006 afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises Inc., ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis”. 4.
Mediante Informe 011-2007/ODA de 24 de abril de 2007, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, señaló que “respecto al personaje solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V., el mismo tiene características propias del personaje denominado ‘El Pato Donald’, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa”.
No se notificó dicho informe al solicitante. 5. Mediante proveído de 17 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, para mejor proveer, requirió al solicitante para que cumpla con presentar la autorización de DISNEY ENTERPRISES INC., empresa titular de los derechos de autor de la figura del PATO DONALD. 6. El 4 de julio de 2007, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., presentó escrito manifestando que: i) No cuenta con autorización de DISNEY ENTERPRISES INC., toda vez que no resulta necesario al no encontrarse infringiendo derecho de autor alguno; está solicitando el registro de la clásica figura de GANSITO de BIMBO, cuya titularidad ostenta en distintos países del mundo. 7.
Mediante proveído de 19 de julio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI señaló que el escrito presentado es un argumento de defensa, pero no se ha anexado la autorización requerida por la Autoridad Nacional. 8. El 31 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 19062-2007/OSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. 9.
El 26 de noviembre de 2007, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 10. El 20 de mayo de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1151-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, disponiendo anular la Resolución 19062-2007/OSD-INDECOPI, a fin de que la Oficina de Derecho de Autor del INDECOPI se pronuncie sobre si el signo solicitado afectaría los derechos de autor que DISNEY ENTERPRISES INC. ostenta sobre los personajes denominados “Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis”. 11.
El 10 de octubre de 2008, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V. modificó su denominación social a GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. 12. Mediante Memorándum 1011-2009/DSD-Mar, la Dirección de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos) solicitó a la Dirección de Derechos de Autor (antes Oficina de Derechos de Autor), señalar “si la solicitud de registro del personaje de los Expedientes No. 299166-2006 (…) afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises Inc., ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis, ello debido a las Resoluciones No. (…) 1151-2008/TPI-INDECOPI”. 13.
Mediante Informe 012-2009/DDA de fecha 14 de abril de 2009, la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI, señaló que “respecto del personaje solicitado por Grupo Bimbo S.A.B de C.V., el mismo tiene características propias del personaje denominado ‘El Pato Donald’, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa.
Con relación a los personajes Hugo, Paco, Luis y Rico Mc Pato se advierte que presentan diferencias, tales como ojos, la forma de la cabeza, así como el tamaño del pato”. No se notificó dicho informe al solicitante. 14. El 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 8645-2009/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. 15.
El 15 de junio de 2009, la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 16. El 04 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0023-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 8645-2009/DSD- INDECOPI, que denegó de oficio el registro solicitado. 17.
La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., interpuso demanda contencioso administrativa de nulidad contra las anteriores Resoluciones. 18. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 03 de enero de 2014, declaró infundada la demanda. 19.
La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 20. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 21. Indica, que se vulneraron sus derechos de defensa y al debido proceso al omitir notificar tanto el Informe 011-2007/ODA y 012-2009/DDA, emitidos por la Oficina de Derechos de Autor (hoy Dirección de Derechos de Autor), los cuales se constituyeron en el móvil para expedir las resoluciones denegatorias de registro. 22.
Agrega, que la falta de notificación de los actos administrativos ha sido ampliamente desarrollada por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 23. Adiciona, que el hecho de haber restringido sus derechos de defensa y debido proceso, impidió cotejar si los actos administrativos expedidos estaban debidamente motivados, puesto que la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (hoy Dirección de Signos Distintivos), se limitó a transcribir apartes de los mencionados Informes Técnicos. 24.
Manifiesta, que el registro del signo solicitado no afecta ni los derechos de autor, ni de marca de DISNEY ENTERPRISES INC. 25. Agrega, que los derechos de autor sólo protegen elementos originales de la obra. Por lo tanto, en el caso en concreto, está desconociendo su propio precedente de observancia obligatoria consagrado mediante la Resolución 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998, donde manifestó que “(…) no será considerado individual: lo que ya forma parte del patrimonio cultural-artístico, científico o literario; la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas; la mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas; la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución”, ya que, al momento de aplicar la protección por derechos de autor debió previamente “(…) delimitarse los alcances del derecho de autor en la obra en particular, diferenciando los elementos originales de aquellos que (a pesar de formar parte del conjunto de la obra) no están protegidos por derechos de autor”. 26.
Adiciona, que el hecho de no delimitar “(…) los alcances del derecho de autor en la obra en particular, diferenciando los elementos originales de aquellos que (a pesar de formar parte del conjunto de la obra) no están protegidos por derechos de autor”, está generando que se cometan abusos con la protección que brindan los derechos de autor. 27.
Complementa, que frente a la supuesta violación a los derechos de autor y de marca, los signos en conflicto sólo coinciden en elementos de uso común y/o carentes de originalidad, los cuales no están protegidos en exclusividad por ninguno de los dos (2). Por lo tanto, mal obra el INDECOPI, al fundamentar su decisión denegatoria en tres (3) únicos aspectos: “(…) la forma del pico que presentan ambas figuras los cuales ‘presentan una curvatura’; el tamaño y la posición de las pupilas (en la parte inferior del ojo), así como el tamaño y posición de los ojos con relación a la cara de las aves; el gesto sonriente de ambas aves”, cuando al analizar el contenido de la protección de los derechos de autor respecto de la integridad de una obra gráfica, se concluye que no se está protegiendo todos y cada uno de los elementos gráficos constituyentes. 28.
Adiciona, que aunque una obra esté protegida e inscrita en algún tipo de registro o archivo que ampare sus derechos de autor, los elementos que la integran, los rasgos, los trazos individuales, los pequeños recursos gráficos y la manera fragmentaria como cada una de las piezas de dicha obra interactúan entre sí, así como los métodos de animación (todos esos elementos por separado), al momento de difundirse, son integrados casi inmediatamente al patrimonio cultural de la humanidad en el ámbito de las artes gráficas.
Por lo tanto, cuando el “Pato Donald” hizo su primera aparición en la animación “Sinfonías Tontas y la Gallinita Sabia”, el 9 de junio de 1934, tanto el “pico como los ojos del pato” pasaron a ser elementos de dominio público. 29. Agrega, que la protección de los elementos originales no puede convertirse en un recurso retórico que pueda tener el titular de una obra para tratar de proteger todos y cada uno de los elementos gráficos de una obra; permitir la anterior situación constituiría un ejercicio abusivo de los derechos de autor, y una forma arbitraria de limitar el derecho constitucional a la libre expresión artística y a la libre difusión de ideas. 30.
Complementa, que no existe infracción a los derechos de marca, puesto que al realizar el examen en conjunto y sucesivo de los signos en conflicto, se concluye que presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual. Por lo tanto, se infiere que no generan riesgo de confusión en el consumidor medio, si se tiene en cuenta además que la marca “GANSITO MARINELA”, que tiene origen en México, ha cumplido cincuenta y cuatro (54) años de existencia, lo cual, la dota de la suficiente reputación en el mercado. 31.
Agrega, que es de conocimiento público que el “PATO DONALD” es un personaje animado (no se utiliza como marca en los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza); mientras que “GANSITO MARINELA” es una marca que sí se utiliza a nivel nacional e internacional en productos de panificación. b. Argumentos de la contestación de la demanda.
Por parte del Indecopi. 32. Indica, que es obligatorio notificar únicamente aquellos actos que pudieran afectar los derechos e intereses de un sujeto, y que además tengan la naturaleza de “actos administrativos”. 33. Agrega, que los Informes Técnicos no son actos administrativos en tanto que sus efectos jurídicos no son externos ni directos.
Por lo tanto, los Informes Técnicos que se expidieron dentro del caso sub examine son “actos de simple administración”, cuyo efecto se agota dentro de la propia administración, ya que sólo buscaban dotar de elementos suficientes a la Oficina de Signos Distintivos para que manifestara su voluntad; además, se debe tener en cuenta que dichos Informes Técnicos no estaban dotados de fuerza vinculante para la Autoridad Nacional (son meros instrumentos de apoyo). 34.
Adiciona, que, por lo tanto, el solicitante yerra al manifestar que se vulneraron sus derechos de defensa y al debido proceso. 35. Señala, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y en relación con los productos que amparan. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directa. Por parte del Tercero Interesado. 36.
Como se corrobora a folio 91 del expediente, la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., fue declarada rebelde mediante Resolución No. 7 del 8 de marzo de 2012, expedida por el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, al no contestar la demanda. c. Sentencia de Primera Instancia. 37.
El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 03 de enero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando “(…) en el caso de autos, el demandante cuestiona que en el procedimiento de inscripción de la marca solicitada a registro, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi le haya solicitado a la Oficina de Derechos de Autor a fin de que informe si mediante el registro solicitado se afectaba los derechos de autor de Disney Enterprises Inc., (…) ambos que no le fueron notificados en su oportunidad.
(…) Que conforme lo predica el artículo 1.2.1 de la Ley No. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, no son actos administrativos los actos de administración interna destinados a organizar sus propias actividades o servicios, razón por la cual, se concluye que los informes técnicos solicitados entre los órganos del Indecopi (…) a fin de coadyuvar a determinar si una solicitud de registro de marca es procedente o no, es una potestad legítima otorgada a la entidad administrativa a fin de organizar internamente su propia actividad.
Siendo ello así, y no evidenciándose que con dichos informes –que no tenían carácter vinculante, se haya afectado los derechos e intereses que la recurrente alega, tanto más así, ésta ha podido impugnar las decisiones emitidas por el Indecopi en todo el curso del procedimiento, tal como se advierte de los escritos de apelación (…) este argumento merece ser desestimado.
(…) Que finalmente otra circunstancia a tener en cuenta para determinar si los signos materia de análisis pueden coexistir o no en el mercado viene a ser la distinción del público consumidor al cual van dirigidos los productos. En esa idea, habiéndose establecido que los productos de la marca registrada como de la que se pretende inscribir pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en algunos casos son similares y pueden ser catalogados como de consumo masivo, corresponderá efectuar el análisis comparativo entre marcas con mayor rigidez, que se puede inferir que el público consumidor actuará con una natural despreocupación; en consecuencia, el examen realizado por el INDECOPI, referido a las semejanzas advertidas en las figuras de las aves (forma del pico, tamaño de los ojos, la posición de los mismos y el gesto sonriente) deviene en pertinente a efectos de determinar el riesgo de confusión sostenido”. d. Recurso de apelación. 38.
La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que: i) La marca “GANSITO BIMBO & ETIQUETA” se encuentra registrada en diversos países del mundo; ii) La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., nunca presentó oposición al registro solicitado, puesto que no constató que existiese vulneración a los derechos de marcas y de autor; iii) El A quo no tuvo en cuenta que en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones de DISNEY ENTERPRISES INC., y ordenó el registro de las marcas cuya titularidad se encuentra en cabeza del GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., tales como: 1.
“MARCA FIGURA DE GANSITO Y LOGOTIPO MARISELA PIPIOLO” (Certificado No. 474748); 2. “MARCA FIGURA DE GANSITO Y LOGOTIPO MARISELA PIPIOLO” (Certificado No. 474759); 3. “MARCA FIGURA DE GANSITO Y LOGOTIPO MARISELA PIPIOLO” (Certificado No. 474749); iv) Los Informes Técnicos no son “actos de administración interna”, por lo tanto, al ser “actos administrativos de ordenación” debieron notificarse; v) No existe riesgo de confusión, ya que tanto la forma del pico, ojos y ubicación de las plumas es diferente; vi) El “PATO DONALD” no fue el primero ni el único en incluir dichos rasgos en las caricaturas de patos, por lo que mal se haría al otorgarle un derecho exclusivo; vii) En México se constata la coexistencia pacífica de la marca “GANSITO BIMBO (en sus diferentes presentaciones)” con las marcas y derechos de autor “DONALD DUCK”; viii) Debe tenerse en cuenta la Sentencia emitida por el 25º Juzgado Contencioso Administrativo en el expediente No. 2509-2010, sobre nulidad de la Resolución Administrativa No. 022-2010/TPI- INDECOPI, mediante la cual INDECOPI denegó el registro de la marca DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y la denominación MANKEKE, MARINELA, RAYITA, y debajo la figura de un GANSO en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul; ix) Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina existen dos (2) requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable lo establecido en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 (aplicable en lo pertinente a los supuestos que se encajen en la Decisión 486): 1.
Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor; y, ii) Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión, en el público consumidor con respecto a la obra. En el caso concreto, no se vulneran dichos supuestos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 39.
La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando un signo que busca registro y una marca registrada, comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos. 2.
Criterios para determinar la vulneración a los derechos de autor, cuando una marca que solicita registro contiene un elemento figurativo, semejante o parecido a uno protegido por los derechos de autor”. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 40. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. C. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. D. La irregistrailidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre un signo mixto y una obra protegida por derechos de autor.
E. La notificación de los informes de la oficina de derechos de autor. F. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Motivado, autónomo, integral y de oficio. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 41.
En el proceso interno se debate si el signo mixto DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA, es confundible con la marca mixta DONALD DUCK. Por tal motivo, es necesario desarrollar el tema propuesto. 42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[1] Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. – Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 43.
En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 44.
En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA y la marca mixta DONALD DUCK. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 45. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 55-IP- 2013.
“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[2], logotipos[3], íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: – Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 46.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA y DONALD DUCK. C. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 47. La demandante indicó que los signos en conflicto sólo coinciden en elementos de uso común. 48.
En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están éstos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluido un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre él y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”[4]. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 49.
La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.
D. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE INFRINJAN EL DERECHO DE AUTOR DE UN TERCERO. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO MIXTO Y UNA OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR. 50. En el proceso interno se discute si la marca mixta DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA, infringe los derechos de autor sobre el personaje denominado “El Pato Donald” cuya titularidad está en cabeza de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. 51.
La Consultante solicita la interpretación en relación con los siguientes asuntos: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando un signo que busca registro y una marca registrada, comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos. 2. Criterios para determinar la vulneración a los derechos de autor, cuando una marca que solicita registro contiene un elemento figurativo, semejante o parecido a uno protegido por los derechos de autor”. 52.
Para abordar el tema propuesto y las cuestiones presentadas por la consultante, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el proceso 47-IP- 2015: “En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP- 2013. En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial.
Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.
Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.
En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretende registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”[5].
De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.
Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”[6].
En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.
Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.
Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.
Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.
Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 del literal f) de la Decisión 486, deberá considerar si la ilustración de la idea del autor de una ave humanizada como lo es el Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis ha sido protegida por el derecho de autor y con ello, si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión”.
E. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR. 53. La sociedad demandante argumentó que se vulneraron sus derechos de defensa y debido proceso al omitir notificar los informes 011-2007/ODA y 012-2009/DDA, emitidos por la Oficina de Derechos de Autor, los cuales se constituyeron en el móvil para expedir las resoluciones denegatorias de registro. 54.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal encuentra necesario abordar el tema propuesto. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el proceso 47-IP- 2015: “Sobre lo expuesto, la Decisión 486 no contempla en ninguno de sus supuestos legales que la Oficina Nacional Competente deba correr traslado de los informes internos que se soliciten entre sus Oficinas de Propiedad Intelectual, por lo que es de aplicación del principio de complemento indispensable.
Principio de complemento indispensable El artículo 276 de la Decisión 486 prescribe lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. En virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina.
Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009). Por lo expuesto, este Tribunal verifica que el tema de los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor no se encuentra regulado por la normativa comunitaria, por lo que dicho aspecto será regulado por las normas internas de los Países Miembros”.
F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. MOTIVADO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y DE OFICIO. 1. Como quiera que en el presente caso el INDECOP realizó el análisis de registrabilidad de oficio, se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de una marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[7] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[8].
No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA y DONALD DUCK, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia.
TERCERO: La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.
CUARTO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
QUINTO: Este Tribunal verifica que el tema de los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor no se encuentra regulado por la normativa comunitaria, por lo que dicho aspecto será regulado por las normas internas de los Países Miembros.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Signos Distintivos debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 247-IP-2014 ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [3] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. [4] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 191. [5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-1997. Marca “Terminator”, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. [6] Proceso 32-IP-1997, ibídem. [7] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [8] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.