Año XXXII – Número 2599 Lima, 12 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 200-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 13 literales a), b) y c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 14, 15 y 21 de la misma normativa, y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04963-2011-0-1801-JR-CA-09.

Actor: CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. Obra: UEFA EUROPA LEAGUE PROCESO 247-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02510-2010-0-1801-JR-CA-01.

Actor: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Marca mixta DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA PROCESO 284-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa.

Marca: “TISQUESUSA” (mixta). Expediente Interno: 2007-00011 PROCESO 200-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 13 literales a), b) y c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 14, 15 y 21 de la misma normativa, y 157 de la Decisión Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 12/10/2015 2 de 55       486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04963-2011-0-1801-JR-CA-09.

Actor: CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. Obra: UEFA EUROPA LEAGUE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio Nº 4963-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno No. 04963-2011-0-1801-JR-CA09.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de enero de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 04 de junio de 2010, la sociedad UNIÓN DES ASSOCIATIONS EUROPÉENS DE FOOTBALL (UEFA), formuló denuncia por infracción a los derechos de autor en la modalidad de reproducción, comunicación pública y distribución respecto de su obra denominada UEFA EUROPA LEAGUE, contra la sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., ya que: i) La denunciada ha venido reproduciendo, sin autorización, la obra en una publicación denominada ÁLBUM MUNDIAL SUDÁFRICA 2010; ii) La denunciada la ha reproducido, distribuido y comunicado a través de sitios web como Facebook y You Tube, así   GACETA OFICIAL 12/10/2015 3 de 55       como en diversos spots publicitarios emitidos a través de diversas señales abiertas de televisión nacional.

Lo que solicitó: i) Dictar medida cautelar de cese de la actividad ilícita, así como el retiro de los circuitos comerciales de los ejemplares remanentes del álbum coleccionable ÁLBUM MUNDIAL SUDÁFRICA 2010; ii) Sancionar a la denunciada con una multa acorde a la gravedad de la infracción; iii) Disponer el pago y costas del procedimiento; iv) Disponer la inscripción de la Resolución que ponga fin a la presente instancia, en el Registro de Infractores a la Legislación en Materia de Derechos de Autor; v) Disponer la publicación de la Resolución condenatoria a costa de la denunciada. 2.

El 14 de octubre de 2010, mediante Resolución No. 0562-2010/CDA-INDECOPI, la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI, dispuso: i) Sancionar a la denunciada por el incumplimiento de la medida cautelar de cese de la actividad ilícita ordenada por la autoridad administrativa, imponiéndole una multa ascendente a 5 UIT; ii) Declarar fundada la denuncia interpuesta; iii) Sancionar a la denunciada con una multa de 15 UIT; iv) Denegar el pago de costos y costas del procedimiento solicitado por la denunciante v) Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores a la Legislación en Materia de Derechos de Autor; vi) Denegar la publicación de la presente resolución a costa de la infractora. 3.

El 03 de noviembre de 2010, la sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior resolución administrativa. 4. El 10 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1215-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: i) Revocó la Resolución No. 0562-2010/CDA-INDECOPI, en el extremo que denegó el pago de las costas y costos y, en contrapartida, disponer que la denunciada asuma el pago de las mismas; ii) Dejó en firme en los demás extremos. 5.

La sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., interpuso demanda contencioso administrativa a fin de anular la anterior Resolución. 6. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 04 de julio de 2013, declaró infundada la demanda. 7.

El 23 de julio de 2013, la sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Manifiesta, que frente al supuesto incumplimiento de la medida cautelar, encuentra que el INDECOPI no acreditó la fecha en que supuestamente se han visitado los sitios Web mencionados y se han capturado las imágenes colocadas. GACETA OFICIAL 12/10/2015 4 de 55       10.

Agrega, que aunque la Comisión hubiera acreditado la fecha en que fue capturada la imagen, para efectos de la denuncia ésta resulta indistinguible. Cabe señalar que el hecho que no se pueda distinguir la imagen no se debe a problemas de impresión como sugiere la Sala, sino a que la imagen que se mostraba en la página web pertenecía al catálogo de productos en donde aparecía una imagen diminuta de la portada de cada uno de los álbumes. 11.

Señala, que la Comisión yerra al señalar que se está frente a una obra de arte aplicado protegida por el Derecho de Autor, ya que no basta con decir que tiene “rasgos de originalidad” para englobarla dentro de dicha categoría. Por lo tanto, se deduce que se está en presencia de una marca, y que su uso se debió a la excepción contemplada en el artículo 157 de la Decisión 486. 12.

Agrega, que la marca fue utilizada de buena fe, y que la única razón por la que aparece en el álbum es porque está incluida en la reproducción del balón que se utiliza para hacer referencia a la naturaleza del evento público sobre el que trata el álbum. 13. Arguye, que la sanción que se le impuso consistente en el pago de multa y pago de las costas y costos, resulta arbitraria e ilícita. b. Argumentos de la contestación de la demanda. 14.

Por parte del INDECOPI. c. − Indica, que la demandante incumplió la medida cautelar, conforme se desprende de las pruebas obrantes en el expediente. − Sostiene, que la actora vulneró los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la titular de la obra UEFA EUROPA LEAGUE. − Indica, que el artículo 157 resulta completamente impertinente por cuanto se trata de una norma aplicable a marcas; el presente caso se refiere a la protección de los derechos de autor. − Manifiesta, que la sanción no fue arbitraria e ilícita, ya que la demandante incurrió en una vulneración a la normativa en materia de derechos de autor.

Sentencia de Primera Instancia. 15. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 04 de julio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que la demandante no ha aportado prueba alguna que demuestre que no incurrió en la infracción que se le imputa contra los Derechos de Autor; más aún, la misma reconoce haber cometido la conducta ilícita bajo el amparo de otra normativa; asimismo, no se acreditó que la sanción impuesta por la Autoridad Administrativa fuera arbitraria e ilegal.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 5 de 55       d. Recurso de apelación. 16. La sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los literales a), b) y c) del artículo 13 de la Decisión 3511.

Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse los literales a), b) y c) del artículo 13 de la Decisión 351 respecto a cuáles son los alcances y límites del derecho patrimonial de reproducción, distribución y comunicación pública de un tercero de buena fe que no cuenta con autorización previa, escrita y expresa para disponer de los derechos patrimoniales de la obra”. 18.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 14, 15 y 21 de la misma normativa. También se interpretará el artículo 157 de la Decisión 4862.                                                                                                                         1 Decisión 351 Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 2 Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información. Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 6 de 55       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Los derechos de autor. Su protección. Los Derechos Patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra.

B. La superposición de diferentes figuras de propiedad intelectual en relación con un mismo objeto. El caso de las marcas y las obras plásticas. C. La utilización de la marca a título informativo y una posible infracción a los derechos de autor. Los usos honestos. La armonización normativa. A. LOS DERECHOS DE AUTOR. SU PROTECCIÓN. LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA. 20.

Como quiera que en el proceso interno se discute la violación de Derechos Patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución del titular de la obra UEFA EUROPA LEAGUE, se hace necesario determinar cuál es el ámbito de protección de cada uno de estos derechos patrimoniales. Los derechos de autor y su protección. 21. En anteriores Interpretaciones Prejudiciales el Tribunal ha determinado el objeto de protección de los Derechos de Autor y su ámbito de protección, de la siguiente manera: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las   GACETA OFICIAL 12/10/2015 7 de 55       necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº. 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1057, de 21 de abril de 2004). La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la   GACETA OFICIAL 12/10/2015 8 de 55       incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de Autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7). La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1195, de 11 de mayo de 2005)”. (Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007). 22. Además de lo anteriormente anotado, se debe tener en cuenta la función social de los Derechos de Autor. Si bien dichos derechos tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de   GACETA OFICIAL 12/10/2015 9 de 55       bienes culturales y de gran impacto tecnológico3, se debe considerar esencial la implicancia social que éstos entrañan.

El derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos clave en dicha función con fines sociales, lo que conlleva a considerar a los Derechos de Autor como no absolutos. 23. De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de Autor, dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros. 24.

Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por primera vez con autorización del autor. Lo anterior para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra. 25. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra.

Estas se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 26. Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. 27.

Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra.

(Párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351). 28. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a) del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b) y c) del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). 29.

De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11.                                                                                                                         3   Sobre este tema se puede consultar: Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones UNESCO - Cerlalc-Zavalia, 1993, p.

61. GACETA OFICIAL 12/10/2015 10 de 55       30. Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma. El artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones de realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 31.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte; si se trata de un persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Asimismo, el artículo 20 de la misma normativa establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda. 32. Por último, es importante mencionar que la protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra.

(Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. El derecho patrimonial de reproducción de la obra. 33. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de cuatro de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 110-IP-2007: “El artículo 14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera reproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.

Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, etc., debe contar con el consentimiento del autor”.

El derecho patrimonial de comunicación pública de la obra. 34. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de primero de diciembre de 1999, expedida en el marco del proceso 39-IP-99:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 11 de 55       “La comunicación pública a que se refiere el inciso b) del artículo 13 de la Decisión 351, se define como "todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares"4.

Es pública la comunicación cuando se produce para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico. Este derecho también reconocido ampliamente por la legislación iberoamericana lo denomina como "derecho de representación" el cual cubre dos ámbitos el directo, cuando es en vivo y el indirecto el que se refiere a discos fonográficos, cintas y bandas magnéticas o de films, video-copias, etc.

Mediante un agente de difusión como es la radiodifusión, los satélites y la distribución por cable. Los juristas brasileños Antonio Chávez, Henrry Jessen y Milton Fernández unánimemente subrayaron las siguientes conclusiones sobre los conceptos de lucro indirecto, de recepción doméstica y de público: “La ejecución es considerada abusiva siempre que, sin la necesaria autorización del autor alguien proporcione a terceros la recepción de una obra transmitida por radio o televisión con finalidad de lucro directo o indirecto;

El lucro indirecto se caracteriza por una utilización aparentemente sin ánimo de lucro, que torna el ambiente más agradable, más alegre o más sereno, pero que crea una ventaja en relación a locales semejantes que no dispongan de aparatos para la recepción de las transmisiones. El progreso tecnológico en la transmisión de sonidos o imágenes y sonidos no puede dar lugar a la apropiación del trabajo ajeno y de la propiedad intelectual, merecedora de la protección jurídica, ni proporcionar un enriquecimiento sin causa”5.

Las formas de comunicación pública son las siguientes: “a) Representación y ejecución pública.- Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como “público;

La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación. b) Recitación o declamación.- Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares.                                                                                                                         4 5   Delia Lipsyc, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, pág. 183.

X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y el productor) 1ra. Edición, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, página

71. GACETA OFICIAL 12/10/2015 12 de 55       Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (artículo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes. c) Exhibición o proyección cinematográfica.- Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente. d) Exposición.- El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación. El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma “directa”, denominada genéricamente de “exposición”, o “indirecta” mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un diapositivo, presentado por lo general en una pantalla.

Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor. e) Transmisión.- Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos”6.

El derecho patrimonial de distribución de la obra. 35. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de cuatro de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 110-IP-2007: “El artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra.

Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito. El artículo mencionado parece circunscribir la distribución de la obra a la venta, arrendamiento o alquiler. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definición que de distribución al público establece el artículo 3: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.

De conformidad con la definición trascrita, el derecho de distribución pública de la obra no sólo se circunscribe a los actos jurídicos determinados en el literal c) del                                                                                                                         6   X Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos Intelectuales, ob. cit. páginas: 77, 78, 79,

80. GACETA OFICIAL 12/10/2015 13 de 55       artículo 13, sino a cualquier otro acto jurídico que ponga la obra a disposición del público, que bien puede ser a título gratuito u oneroso”. 36. El juez consultante deberá determinar si en el presente caso existió una vulneración de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra UEFA EUROPA LEAGUE, atendiendo a lo expresado en la presente providencia y, sobre todo, a la incidencia que pudiera tener el hecho de que la mencionada obra también pudiera ser protegida como marca.

Esto último se desarrollará en los acápites subsiguientes. B. LA SUPERPOSICIÓN DE DIFERENTES FIGURAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RELACIÓN CON UN MISMO OBJETO. EL CASO DE LAS MARCAS Y LAS OBRAS PLÁSTICAS. 37. En el proceso interno se discute la vulneración de derechos de autor en relación con la obra UEFA EUROPA LEAGUE. El demandante argumenta que dicha supuesta “obra” es una marca que fue utilizada de buena fe. 38.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 115-IP-2011: “Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.7 Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora.

Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que puede existir entre las figuras de protección intelectual.

En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos”. 39. En relación con el caso particular, si el objeto UEFA EUROPA LEAGUE reúne las características de una obra protegible por el derecho de autor, o de una marca protegible por el derecho de propiedad industrial, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados.

Es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, que tengan las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplan con los trámites de concesión o registro. 40. El Tribunal advierte que si un signo alcanza una múltiple protección intelectual, entra en un esquema complejo de salvaguardia donde se debe necesariamente                                                                                                                         7   ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

“ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial. GACETA OFICIAL 12/10/2015 14 de 55       realizar una sincronía de elementos para establecer la real dimensión de su tutela jurídica.

En el asunto bajo estudio, si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene una connotación concurrente de marca y de obra protegible por el derecho de autor, se debe realizar un análisis sistemático de las dos figuras para concretar el uso, goce y protección real, teniendo en cuenta las actividades empresariales de buena fe. 41. El juez consultante deberá determinar si el objeto UEFA EUROPA LEAGUE cumple con los requisitos para ser protegible concurrentemente como marca y como obra.

Para lograr una protección efectiva, idónea y consecuente con los principios de derecho de propiedad intelectual, deben tener en cuenta lo planteado en el siguiente acápite. C. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA A TÍTULO INFORMATIVO Y UNA POSIBLE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. LOS USOS HONESTOS. LA ARMONIZACIÓN NORMATIVA. 42. El demandante argumentó que el signo UEFA EUROPA LEAGUE es una marca y, en tal sentido, se utilizó de buena fe sobre la base del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 43.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado. El juez consultante, tal y como se dijo en el acápite anterior, deberá establecer si el signo en cuestión tiene el doble carácter de protección, es decir, como obra y como marca. Para realizar esto debe tener en cuenta lo siguiente: 44. Una marca no registrada en un País Miembro es protegible si se encuentra registrada en otro País Miembro8 o si es notoriamente conocida en cualquiera de los Países Miembros9. 45.

El principio de territorialidad en el ámbito de las marcas se relativiza por el mercado ampliado que sustenta la zona de libre comercio andina. 46. Si el signo protegible se usa en el mercado como marca. Este hecho determinará la norma aplicable aunque el mismo signo pudiera estar protegido por el derecho de autor.                                                                                                                         8 9 La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros concedidos en los demás Países Miembros (…)”.

(Proceso 46-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1530 de 14 de agosto de 2007). Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.” (Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 87-IP-2013).

GACETA OFICIAL 12/10/2015 15 de 55       47. Si bien el signo pudiere tener protección como marca y como obra protegible, el uso en el mercado como signo distintivo es lo que establecerá el parámetro de protección. Esto tiene efectos prácticos en relación con los usos honestos de las marcas por parte de terceros. 48. Teniendo en cuenta que los derechos de autor se adquieren con la creación intelectual, y que un sistema de depósito de derechos de autor es simplemente informativo y organizativo, en relación con los terceros de buena fe no es coherente exigir la protección normativa de derechos de autor si el signo está operando en el mercado como marca. 49.

En estos casos la tutela de protección se basará en la normativa de propiedad industrial y, en consecuencia, los parámetros de uso honesto serán los previstos para las marcas. 50. De darse esto así en el caso bajo estudio, se aplicará el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que éste prevé la utilización de marcas de terceros con fines informativos.

Sobre esto el Tribunal ha establecido lo siguiente: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.” (Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2012, expedida en el proceso 89-IP-2011). 51.

Esto quiere decir que se puede utilizar la marca de un tercero con fines informativos en relación con el producto o servicio que se oferta en el mercado. Para esto se deben cumplir los siguientes requisitos: - Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico.

En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no sea utilizada a título de marca.

Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial. GACETA OFICIAL 12/10/2015 16 de 55       - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.

El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección del consumidor sea libre y consciente. 52. Ahora bien, con miras a lograr una armonización adecuada de las diferentes figuras de la propiedad intelectual, el Tribunal encuentra que la aplicación del artículo 157 a casos de signos con doble protección (marca – obra), no es incompatible con el sistema de usos honrados previsto en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por el contrario, si la obra también es protegible como marca, usarla a título informativo es un uso de la obra que no interfiere “con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. (artículo 3 de la Decisión 351).10 53. De conformidad con lo anterior, el juez consultante deberá establecer lo siguiente: - Si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene el carácter de marca en el escenario comunitario andino. - Si el signo protegible se usa en el mercado como marca. - Si esto es así, si dicho signo fue utilizado a título informativo de conformidad con los requisitos previstos en el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra. (Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos.

SEGUNDO: El juez consultante deberá determinar si en el presente caso existió una vulneración de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra UEFA EUROPA LEAGUE, atendiendo a lo expresado en la presente providencia y, sobre todo, a la incidencia que pudiera tener el hecho de que la mencionada obra también pudiera ser protegida como marca.                                                                                                                         10     El artículo 3 de la Decisión 351 define qué son los usos honrados de la siguiente manera: “Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 17 de 55       TERCERO: El Tribunal advierte que si un signo alcanza una múltiple protección intelectual, entra en un esquema complejo de salvaguardia donde se debe necesariamente realizar una sincronía de elementos para establecer la real dimensión de su tutela jurídica. En el asunto bajo estudio, si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene una connotación concurrente de marca y de obra protegible por el derecho de autor, se debe realizar un análisis sistemático de las dos figuras para concretar el uso, goce y protección real, teniendo en cuenta las actividades empresariales de buena fe.

El juez consultante deberá determinar si el objeto UEFA EUROPA LEAGUE cumple los requisitos para ser protegible concurrentemente como marca y como obra. Para lograr una protección efectiva, idónea y consecuente con los principios de derecho de propiedad intelectual, debe tener en cuenta lo planteado en el siguiente acápite.

CUARTO: De conformidad con expresado en esta providencia, el juez consultante para establecer una protección adecuada, coherente y amónica, deberá determinar lo siguiente: - Si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene el carácter de marca en el escenario comunitario andino. - Si el signo protegible se usa en el mercado como marca. - Si esto es así, si dicho signo fue utilizado a título informativo de conformidad con los requisitos previstos en el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

GACETA OFICIAL 12/10/2015 18 de 55 Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e)       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 247-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02510-2010-0-1801-JR-CA-01.

Actor: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. Marca mixta DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2510-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02510-2010-0-1801-JR-CA01.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante:   GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. (Antes GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.) GACETA OFICIAL 12/10/2015 19 de 55       Demandado: Tercero Interesado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. DISNEY ENTERPRISES INC.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., es titular de la marca mixta DONALD DUCK, constituida por dicha denominación y el diseño estilizado de un pato luciendo una camiseta, gorra y corbatín, inscrita con Certificado 87002, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

La representación gráfica es la siguiente: 2. El 4 de diciembre de 2006, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., solicitó el registro como marca del signo mixto constituido por la etiqueta que contiene FIGURAS DE KEKES RELLENOS, la frase DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y las denominaciones MANKEKE, MARINELA y RAYITA escritas en letras características, en la parte superior se aprecia la figura estilizada de un sol y en la parte central la figura humanizada de un pato rellenando un keke y otros elementos sin reivindicar, todo en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul, celeste, amarillo y negro, conforme al modelo, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; bizcochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias, arroz, miel, levaduras, helados, comestibles y hielo”.

A dicha solicitud se le asignó el Expediente 299166-2006 y no hubo formulación de oposición. La representación gráfica es la siguiente:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 20 de 55       3. Mediante Memorándum 1200-2007/OSD-Mar, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó a la Oficina de Derechos de Autor de la misma entidad, señalar “si la solicitud de registro del Expediente No. 299166-2006 afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises Inc., ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis”. 4.

Mediante Informe 011-2007/ODA de 24 de abril de 2007, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, señaló que “respecto al personaje solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V., el mismo tiene características propias del personaje denominado ‘El Pato Donald’, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa”.

No se notificó dicho informe al solicitante. 5. Mediante proveído de 17 de mayo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, para mejor proveer, requirió al solicitante para que cumpla con presentar la autorización de DISNEY ENTERPRISES INC., empresa titular de los derechos de autor de la figura del PATO DONALD. 6. El 4 de julio de 2007, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., presentó escrito manifestando que: i) No cuenta con autorización de DISNEY ENTERPRISES INC., toda vez que no resulta necesario al no encontrarse infringiendo derecho de autor alguno; está solicitando el registro de la clásica figura de GANSITO de BIMBO, cuya titularidad ostenta en distintos países del mundo. 7.

Mediante proveído de 19 de julio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI señaló que el escrito presentado es un argumento de defensa, pero no se ha anexado la autorización requerida por la Autoridad Nacional. 8. El 31 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 19062-2007/OSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. 9.

El 26 de noviembre de 2007, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 10. El 20 de mayo de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1151-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, disponiendo anular la Resolución 19062-2007/OSD-INDECOPI, a fin de que la Oficina de Derecho de Autor del INDECOPI se pronuncie sobre si el signo   GACETA OFICIAL 12/10/2015 21 de 55       solicitado afectaría los derechos de autor que DISNEY ENTERPRISES INC. ostenta sobre los personajes denominados “Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis”. 11.

El 10 de octubre de 2008, la sociedad GRUPO BIMBO S.A. de C.V. modificó su denominación social a GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. 12. Mediante Memorándum 1011-2009/DSD-Mar, la Dirección de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos) solicitó a la Dirección de Derechos de Autor (antes Oficina de Derechos de Autor), señalar “si la solicitud de registro del personaje de los Expedientes No. 299166-2006 (…) afectaría los derechos de autor que Disney Enterprises Inc., ostenta sobre personajes tales como El Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis, ello debido a las Resoluciones No. (…) 1151-2008/TPI-INDECOPI”. 13.

Mediante Informe 012-2009/DDA de fecha 14 de abril de 2009, la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI, señaló que “respecto del personaje solicitado por Grupo Bimbo S.A.B de C.V., el mismo tiene características propias del personaje denominado ‘El Pato Donald’, de titularidad de Disney Enterprises, Inc., por lo que dicho registro afectaría los derechos de autor de la referida empresa.

Con relación a los personajes Hugo, Paco, Luis y Rico Mc Pato se advierte que presentan diferencias, tales como ojos, la forma de la cabeza, así como el tamaño del pato”. No se notificó dicho informe al solicitante. 14. El 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 8645-2009/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. 15.

El 15 de junio de 2009, la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 16. El 04 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0023-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 8645-2009/DSD-INDECOPI, que denegó de oficio el registro solicitado. 17.

La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., interpuso demanda contencioso administrativa de nulidad contra las anteriores Resoluciones. 18. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 03 de enero de 2014, declaró infundada la demanda. 19.

La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 20. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 22 de 55       21. Indica, que se vulneraron sus derechos de defensa y al debido proceso al omitir notificar tanto el Informe 011-2007/ODA y 012-2009/DDA, emitidos por la Oficina de Derechos de Autor (hoy Dirección de Derechos de Autor), los cuales se constituyeron en el móvil para expedir las resoluciones denegatorias de registro. 22.

Agrega, que la falta de notificación de los actos administrativos ha sido ampliamente desarrollada por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 23. Adiciona, que el hecho de haber restringido sus derechos de defensa y debido proceso, impidió cotejar si los actos administrativos expedidos estaban debidamente motivados, puesto que la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (hoy Dirección de Signos Distintivos), se limitó a transcribir apartes de los mencionados Informes Técnicos. 24.

Manifiesta, que el registro del signo solicitado no afecta ni los derechos de autor, ni de marca de DISNEY ENTERPRISES INC. 25. Agrega, que los derechos de autor sólo protegen elementos originales de la obra. Por lo tanto, en el caso en concreto, está desconociendo su propio precedente de observancia obligatoria consagrado mediante la Resolución 286-1998-TPIINDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998, donde manifestó que “(…) no será considerado individual: lo que ya forma parte del patrimonio cultural-artístico, científico o literario; la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas; la mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas; la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución”, ya que, al momento de aplicar la protección por derechos de autor debió previamente “(…) delimitarse los alcances del derecho de autor en la obra en particular, diferenciando los elementos originales de aquellos que (a pesar de formar parte del conjunto de la obra) no están protegidos por derechos de autor”. 26.

Adiciona, que el hecho de no delimitar “(…) los alcances del derecho de autor en la obra en particular, diferenciando los elementos originales de aquellos que (a pesar de formar parte del conjunto de la obra) no están protegidos por derechos de autor”, está generando que se cometan abusos con la protección que brindan los derechos de autor. 27.

Complementa, que frente a la supuesta violación a los derechos de autor y de marca, los signos en conflicto sólo coinciden en elementos de uso común y/o carentes de originalidad, los cuales no están protegidos en exclusividad por ninguno de los dos (2). Por lo tanto, mal obra el INDECOPI, al fundamentar su decisión denegatoria en tres (3) únicos aspectos: “(…) la forma del pico que presentan ambas figuras los cuales ‘presentan una curvatura’; el tamaño y la posición de las pupilas (en la parte inferior del ojo), así como el tamaño y posición de los ojos con relación a la cara de las aves; el gesto sonriente de ambas aves”, cuando al analizar el contenido de la protección de los derechos de autor respecto de la integridad de una obra gráfica, se concluye que no se está protegiendo todos y cada uno de los elementos gráficos constituyentes. 28.

Adiciona, que aunque una obra esté protegida e inscrita en algún tipo de registro o archivo que ampare sus derechos de autor, los elementos que la integran, los rasgos, los trazos individuales, los pequeños recursos gráficos y la manera fragmentaria como cada una de las piezas de dicha obra interactúan entre sí, así como los métodos de animación (todos esos elementos por separado), al   GACETA OFICIAL 12/10/2015 23 de 55       momento de difundirse, son integrados casi inmediatamente al patrimonio cultural de la humanidad en el ámbito de las artes gráficas.

Por lo tanto, cuando el “Pato Donald” hizo su primera aparición en la animación “Sinfonías Tontas y la Gallinita Sabia”, el 9 de junio de 1934, tanto el “pico como los ojos del pato” pasaron a ser elementos de dominio público. 29. Agrega, que la protección de los elementos originales no puede convertirse en un recurso retórico que pueda tener el titular de una obra para tratar de proteger todos y cada uno de los elementos gráficos de una obra; permitir la anterior situación constituiría un ejercicio abusivo de los derechos de autor, y una forma arbitraria de limitar el derecho constitucional a la libre expresión artística y a la libre difusión de ideas. 30.

Complementa, que no existe infracción a los derechos de marca, puesto que al realizar el examen en conjunto y sucesivo de los signos en conflicto, se concluye que presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual. Por lo tanto, se infiere que no generan riesgo de confusión en el consumidor medio, si se tiene en cuenta además que la marca “GANSITO MARINELA”, que tiene origen en México, ha cumplido cincuenta y cuatro (54) años de existencia, lo cual, la dota de la suficiente reputación en el mercado. 31.

Agrega, que es de conocimiento público que el “PATO DONALD” es un personaje animado (no se utiliza como marca en los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza); mientras que “GANSITO MARINELA” es una marca que sí se utiliza a nivel nacional e internacional en productos de panificación. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del Indecopi. 32. Indica, que es obligatorio notificar únicamente aquellos actos que pudieran afectar los derechos e intereses de un sujeto, y que además tengan la naturaleza de “actos administrativos”. 33. Agrega, que los Informes Técnicos no son actos administrativos en tanto que sus efectos jurídicos no son externos ni directos.

Por lo tanto, los Informes Técnicos que se expidieron dentro del caso sub examine son “actos de simple administración”, cuyo efecto se agota dentro de la propia administración, ya que sólo buscaban dotar de elementos suficientes a la Oficina de Signos Distintivos para que manifestara su voluntad; además, se debe tener en cuenta que dichos Informes Técnicos no estaban dotados de fuerza vinculante para la Autoridad Nacional (son meros instrumentos de apoyo). 34.

Adiciona, que, por lo tanto, el solicitante yerra al manifestar que se vulneraron sus derechos de defensa y al debido proceso. 35. Señala, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y en relación con los productos que amparan. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directa. Por parte del Tercero Interesado. 36.

Como se corrobora a folio 91 del expediente, la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., fue declarada rebelde mediante Resolución No. 7 del 8 de marzo de 2012,   GACETA OFICIAL 12/10/2015 24 de 55       expedida por el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, al no contestar la demanda. c. Sentencia de Primera Instancia. 37.

El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 03 de enero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando “(…) en el caso de autos, el demandante cuestiona que en el procedimiento de inscripción de la marca solicitada a registro, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi le haya solicitado a la Oficina de Derechos de Autor a fin de que informe si mediante el registro solicitado se afectaba los derechos de autor de Disney Enterprises Inc., (…) ambos que no le fueron notificados en su oportunidad.

(…) Que conforme lo predica el artículo 1.2.1 de la Ley No. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, no son actos administrativos los actos de administración interna destinados a organizar sus propias actividades o servicios, razón por la cual, se concluye que los informes técnicos solicitados entre los órganos del Indecopi (…) a fin de coadyuvar a determinar si una solicitud de registro de marca es procedente o no, es una potestad legítima otorgada a la entidad administrativa a fin de organizar internamente su propia actividad.

Siendo ello así, y no evidenciándose que con dichos informes –que no tenían carácter vinculante, se haya afectado los derechos e intereses que la recurrente alega, tanto más así, ésta ha podido impugnar las decisiones emitidas por el Indecopi en todo el curso del procedimiento, tal como se advierte de los escritos de apelación (…) este argumento merece ser desestimado.

(…) Que finalmente otra circunstancia a tener en cuenta para determinar si los signos materia de análisis pueden coexistir o no en el mercado viene a ser la distinción del público consumidor al cual van dirigidos los productos. En esa idea, habiéndose establecido que los productos de la marca registrada como de la que se pretende inscribir pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en algunos casos son similares y pueden ser catalogados como de consumo masivo, corresponderá efectuar el análisis comparativo entre marcas con mayor rigidez, que se puede inferir que el público consumidor actuará con una natural despreocupación; en consecuencia, el examen realizado por el INDECOPI, referido a las semejanzas advertidas en las figuras de las aves (forma del pico, tamaño de los ojos, la posición de los mismos y el gesto sonriente) deviene en pertinente a efectos de determinar el riesgo de confusión sostenido”. d. Recurso de apelación. 38.

La sociedad GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que: i) La marca “GANSITO BIMBO & ETIQUETA” se encuentra registrada en diversos países del mundo; ii) La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., nunca presentó oposición al registro solicitado, puesto que no constató que existiese vulneración a los derechos de marcas y de autor; iii) El A quo no tuvo en cuenta que en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones de DISNEY ENTERPRISES INC., y ordenó el registro de las marcas cuya titularidad se encuentra en cabeza del GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., tales como: 1.

“MARCA FIGURA DE GANSITO Y LOGOTIPO MARISELA PIPIOLO” (Certificado No. 474748); 2. “MARCA FIGURA DE GANSITO Y LOGOTIPO MARISELA PIPIOLO” (Certificado No. 474759); 3. “MARCA FIGURA DE GANSITO Y LOGOTIPO MARISELA PIPIOLO” (Certificado No. 474749); iv)   GACETA OFICIAL 12/10/2015 25 de 55       Los Informes Técnicos no son “actos de administración interna”, por lo tanto, al ser “actos administrativos de ordenación” debieron notificarse; v) No existe riesgo de confusión, ya que tanto la forma del pico, ojos y ubicación de las plumas es diferente; vi) El “PATO DONALD” no fue el primero ni el único en incluir dichos rasgos en las caricaturas de patos, por lo que mal se haría al otorgarle un derecho exclusivo; vii) En México se constata la coexistencia pacífica de la marca “GANSITO BIMBO (en sus diferentes presentaciones)” con las marcas y derechos de autor “DONALD DUCK”; viii) Debe tenerse en cuenta la Sentencia emitida por el 25º Juzgado Contencioso Administrativo en el expediente No. 2509-2010, sobre nulidad de la Resolución Administrativa No. 022-2010/TPI-INDECOPI, mediante la cual INDECOPI denegó el registro de la marca DISFRÚTALO FRÍO escrita en letras características y la denominación MANKEKE, MARINELA, RAYITA, y debajo la figura de un GANSO en los colores rojo, anaranjado, fucsia, marrón, blanco, azul; ix) Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina existen dos (2) requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable lo establecido en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344 (aplicable en lo pertinente a los supuestos que se encajen en la Decisión 486): 1.

Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor; y, ii) Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión, en el público consumidor con respecto a la obra. En el caso concreto, no se vulneran dichos supuestos. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 39.

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando un signo que busca registro y una marca registrada, comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos. 2.

Criterios para determinar la vulneración a los derechos de autor, cuando una marca que solicita registro contiene un elemento figurativo, semejante o parecido a uno protegido por los derechos de autor”. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 40. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. C. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. D. La irregistrailidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre un signo mixto y una obra protegida por derechos de autor.

E. La notificación de los informes de la oficina de derechos de autor. F. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Motivado, autónomo, integral y de oficio. GACETA OFICIAL 12/10/2015 26 de 55       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 41. En el proceso interno se debate si el signo mixto DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA, es confundible con la marca mixta DONALD DUCK. Por tal motivo, es necesario desarrollar el tema propuesto. 42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.1 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:                                                                                                                         1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 12/10/2015 27 de 55       “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis   GACETA OFICIAL 12/10/2015 28 de 55       simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,   GACETA OFICIAL 12/10/2015 29 de 55       publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 43.

En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. B. COMPARACIÓN COMPUESTA. ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA 44.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA y la marca mixta DONALD DUCK. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 45. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 55-IP-2013.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas2, logotipos3, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El                                                                                                                         2 3   “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 30 de 55       elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004.

Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 31 de 55       “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 46.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA y DONALD DUCK. C. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 47. La demandante indicó que los signos en conflicto sólo coinciden en elementos de uso común. 48.

En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están éstos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluido un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre él y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, siendo ésta una circunstancia de   GACETA OFICIAL 12/10/2015 32 de 55       excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”4. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 49.

La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE INFRINJAN EL DERECHO DE AUTOR DE UN TERCERO. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO MIXTO Y UNA OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR. 50. En el proceso interno se discute si la marca mixta DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA, infringe los derechos de autor sobre el personaje denominado “El Pato Donald” cuya titularidad está en cabeza de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. 51.

La Consultante solicita la interpretación en relación con los siguientes asuntos:                                                                                                                         4   OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Argentina, 2002. Pág. 191. Buenos Aires GACETA OFICIAL 12/10/2015 33 de 55       “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando un signo que busca registro y una marca registrada, comparten semejanzas en la figura de un ave humanizada y distinguen los mismos productos. 2.

Criterios para determinar la vulneración a los derechos de autor, cuando una marca que solicita registro contiene un elemento figurativo, semejante o parecido a uno protegido por los derechos de autor”. 52. Para abordar el tema propuesto y las cuestiones presentadas por la consultante, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el proceso 47-IP-2015: “En el presente caso, se tomará como referencia el Proceso 179-IP-2013.

En primer lugar, resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretende registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero”5.

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior, por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de derecho de autor. “Por argumento de contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”6.

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas                                                                                                                         5 6   Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 32-IP-1997. Marca “Terminator”, Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. Proceso 32-IP-1997, ibídem. GACETA OFICIAL 12/10/2015 34 de 55       son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.

Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.

Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. Por lo tanto, en el caso específico, la Sala consultante para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 del literal f) de la Decisión 486, deberá   GACETA OFICIAL 12/10/2015 35 de 55       considerar si la ilustración de la idea del autor de una ave humanizada como lo es el Pato Donald, Rico Mc Pato, Hugo, Paco y Luis ha sido protegida por el derecho de autor y con ello, si el signo solicitado ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión”.

E. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR. 53. La sociedad demandante argumentó que se vulneraron sus derechos de defensa y debido proceso al omitir notificar los informes 011-2007/ODA y 012-2009/DDA, emitidos por la Oficina de Derechos de Autor, los cuales se constituyeron en el móvil para expedir las resoluciones denegatorias de registro. 54.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal encuentra necesario abordar el tema propuesto. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación de 3 de junio de 2015, expedida en el proceso 47-IP-2015: “Sobre lo expuesto, la Decisión 486 no contempla en ninguno de sus supuestos legales que la Oficina Nacional Competente deba correr traslado de los informes internos que se soliciten entre sus Oficinas de Propiedad Intelectual, por lo que es de aplicación del principio de complemento indispensable.

Principio de complemento indispensable El artículo 276 de la Decisión 486 prescribe lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. En virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina.

Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009). Por lo expuesto, este Tribunal verifica que el tema de los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor no se encuentra regulado por la normativa comunitaria, por lo que dicho aspecto será regulado por las normas internas de los Países Miembros”.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 36 de 55       F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. MOTIVADO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y DE OFICIO. 55. Como quiera que en el presente caso el INDECOP realizó el análisis de registrabilidad de oficio, se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de una marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:                                                                                                                         7   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP2005. GACETA OFICIAL 12/10/2015 37 de 55       1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”8.                                                                                                                         8   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 38 de 55       No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos DISFRÚTALO FRÍO, MANKEKE, MARINELA Y RAYITA y DONALD DUCK, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia.

TERCERO: La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

CUARTO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Este Tribunal verifica que el tema de los informes internos solicitados por la Oficina de Signos Distintivos a la Oficina de Derechos de Autor no se encuentra regulado por la normativa comunitaria, por lo que dicho aspecto será regulado por las normas internas de los Países Miembros.

QUINTO

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Signos Distintivos debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe   GACETA OFICIAL 12/10/2015 39 de 55       adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 284-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa.

Marca: “TISQUESUSA” (mixta). Expediente Interno: 2007-00011. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3777 de 1 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 2007-00011. GACETA OFICIAL 12/10/2015 40 de 55     El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

I.

ANTECEDENTES A. Partes en el proceso interno: Demandante: Banco de la República Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia. Rafael Antonio Nieto Vanegas B. Determinación de los hechos relevantes: 1. El 26 de septiembre de 2005, el señor Rafael Antonio Nieto Vanegas solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca TISQUESUSA (mixta), para distinguir los productos de la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 557 de 31 de octubre de 2005, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. GACETA OFICIAL 12/10/2015 41 de 55     3. Mediante la Resolución 8883 de 11 de abril de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concendió el registro de la marca TISQUESUSA (mixta) para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El Banco de la República interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución 8883 ante el Consejo de Estado, alegando que el registro del signo solicitado supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de las comunidades indígenas colombianas, demanda que fue admitida a trámite el 9 de febrero de 2007. 5.

El 17 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial. 6. Mediante auto de 1 de diciembre de 2014, recibido en este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00011.

C. Fundamentos de la demanda: 7. La demandante Banco de la República sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: − Cuenta con legítimo interés para presentar la demanda de nulidad, ya que realiza, además de las funciones propias de un banco, actividades de carácter cultural. Es por ello que tiene interés para que se declare nulo el registro de la marca TISQUESUSA (mixta); pues el registro de dicha marca supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de las comunidades indígenas colombianas. − Señala que no se pueden registrar como marcas los signos que consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; por lo que al ser TISQUESUSA el nombre del rey de la comunidad indígena Muisca, la Superintendencia de Industria de Comercio no debió conceder el registro de la mencionada marca. − Asimismo, refiere que la marca TISQUESUSA (mixta) incorpora como elemento gráfico la figura del Poporo Quimbaya que es una pieza arqueológica representativa de la cultura prehispánica colombina.

De esta manera la marca TISQUESUSA (mixta), en conjunto afecta el patrimonio cultural de la nación colombiana, por lo que no se debe otorgar un derecho de uso exclusivo. D. Fundamentos de la contestación a la demanda: 7. Rafael Antonio Nieto Vanegas contestó la demanda señalando lo siguiente: −   Respecto a la parte figurativa de la marca, que consiste en la figura del poporo, precisa que no la ha reivindicado al solicitar la marca TISQUESUSA (mixta), GACETA OFICIAL 12/10/2015 42 de 55     por lo que sólo tiene derechos de exclusiva sobre la expresión TISQUESUSA.

Además, afirma que la mencionada figura es meramente explicativa o de adorno. − En relación con la parte denominativa TISQUESUSA, señala que ésta se refiere al alias o seudónimo de un personaje perteneciente a una tribu indígena, que no tiene relación directa con el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local. En consecuencia, no ha violado de ninguna manera la prohibición relativa establecida en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486. 8.

En los documentos remitidos por el Juez Consultante no obra la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación. II. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa1. III. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. 2. 3. 4. La marca mixta. Elementos explicativos que pudieran acompañar al signo solicitado para registro. Las causales de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

Cuando el signo solicitado constituya la expresión de una cultura o práctica. Registrabilidad del signo cuando la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. LA MARCA MIXTA: ELEMENTOS EXPLICATIVOS ACOMPAÑAR AL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO. QUE PUDIERAN 10. En vista de que la marca que se intenta anular es mixta, es preciso referirse a esta clase de signos. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo                                                                                                                         1   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 43 de 55     (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”2. 11.

Sobre el tema, la jurisprudencia comunitaria andina señala que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento denominativo como del gráfico, como uno sólo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”3. Elementos explicativos que pudieran acompañar al signo solicitado para registro. 12. El señor Rafael Antonio Nieto Vanegas afirmó que como la figura del Poporo es meramente explicativa o de adorno no reivindicó propiedad sobre ella. 13.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal encuentra necesario aclarar bajo qué condiciones se pueden insertar elementos explicativos o informativos en un signo a registrarse como marca. 14. Para desarrollar lo anterior el Tribunal reitera la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia, cuya sentencia hito es la Interpretación Prejudicial expedida el 6 de junio de junio de 2012, en el marco del proceso 170-IP-2011: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.                                                                                                                         2 3   Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 237-239.

Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999. GACETA OFICIAL 12/10/2015 44 de 55     (…)” De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc.

Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado.

Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos.

La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son: - Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.

El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente,   GACETA OFICIAL 12/10/2015 45 de 55     de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.” 15.

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos anteriormente, el juez consultante deberá determinar en su orden lo siguiente: - Si el Poporo que se encuentra en el signo solicitado para registro fue presentado como elemento explicativo por el solicitante. - Si la oficina nacional lo publicó haciendo la aclaración expresa de que el Poporo era un elemento explicativo. - Si el certificado de registro establece claramente que el Poporo es un elemento explicativo. - Si dicho elemento en realidad puede ser considerado como explicativo, es decir, si es insertado de buena fe, si no se insertó para ser utilizado a título de marca, si se insertó únicamente con propósito informativo, y si no induce al público consumidor a error. 16.

El Tribunal advierte que dicho análisis debe estar mediado por lo que se expresará en el siguiente acápite, en donde se analizará la causal de irregistrabilidad de un signo por consistir en la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

2. LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DEL ARTÍCULO 136 LITERAL G) DE LA DECISIÓN 486. 17. El Juez Consultante solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18. En el presente caso, la demandante ha señalado que: “no se pueden registrar como marcas los signos que consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; por lo que al ser TISQUESUSA el nombre del rey de la comunidad indígena Muisca, la Superintendencia de Industria de Comercio no debió conceder el registro de la mencionada marca”. 19.

El artículo 136 literal g) prohíbe el registro de marcas cuando “consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso”. 20.

En concreto, el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:   GACETA OFICIAL 12/10/2015 46 de 55     a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales: 21. La presente causal de irregistrabilidad se refiere a los nombres de las propias comunidades, como por ejemplo yanomani, aymara o muisca.

El presente supuesto protege todos los nombres de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales. Por lo tanto, no podría registrarse un signo que consista en el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local. b) Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales: 22.

Esta causal de irregistrabilidad comprende el caso de las numerosas marcas que contienen, por ejemplo, las denominaciones o palabras açaí, coca, maca o sacha inchi, entre otros. Pero también abarca los casos en que se reivindiquen marcas que contengan caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos. c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales: 23.

Hasta este punto hemos tratado los dos primeros supuestos contenidos en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, los cuales no revisten mayor dificultad debido a que es posible, y además correcto, realizar una interpretación literal. Sin embargo, este tercer supuesto requiere de mayor análisis a fin de determinar su alcance. En este punto resulta necesario dilucidar, en primer lugar, qué se entiende por “expresión” o “práctica” cultural, como pasaremos a analizar a continuación.

3. CUANDO EL SIGNO SOLICITADO CONSTITUYA LA EXPRESIÓN DE LA CULTURA O PRÁCTICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROAMERICANAS O LOCALES. 24. En el caso de autos se señala que el registro de la marca “TISQUESUSA” (mixta) supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de comunidades indígenas.

Se aduce también la afectación al patrimonio cultural. 25. El patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas se encuentra conformado por las prácticas, los conocimientos y los modos de vida tradicionales que caracterizan a un pueblo indígena y comprende4: − − − − La lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia.

Las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos. La espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales. La documentación sobre los elementos precedentes. 26. De esta manera, se encuentran protegidos, por integrar el concepto de patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales, así como las expresiones del folclore y de la creatividad tradicional.                                                                                                                         4   Folleto Nº 12: La OMPI y los pueblos indígenas, p. 1.

Disponible en web: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf. GACETA OFICIAL 12/10/2015 47 de 55     27. Es preciso interpretar el presente literal según el método sistemático por comparación con otras normas o tratados internacionales, fundamentalmente, a la luz de los instrumentos internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, la UNESCO), por ser la Organización Internacional competente en la materia.

En este sentido, el primer párrafo del artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial5 define lo que se entiende, por concenso, a nivel internacional, como “patrimonio cultural inmaterial”6. 28. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el primer párrafo del artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales. 29.

La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales7, define en el numeral 3 del artículo 4 (Definiciones), las “expresiones culturales” como: “las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural” (lo subrayado es nuestro). En consecuencia, el objeto de protección serían las expresiones resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural. 30.

El Comité Intergubernamental (CIG) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, órgano que vela por la protección de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales (ECT), reenvía a la definición establecida por la Convención de la UNESCO sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales8. 31.

El CIG también desarrolla el concepto de ECT, también llamadas “expresiones del folclore” que engloban “la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o                                                                                                                         5 6 7 8   Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada el 17 de octubre de 2003 en París durante la 32ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entró en vigor el 20 de abril de 2006.

“Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (lo subrayado es nuestro).

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada el 20 de octubre de 2005 en París durante la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entró en vigor el 18 de marzo de 2007.

Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, “Glosario de los términos más importantes relacionados con la Propiedad Intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales”. WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8, 27 de abril de 2012.

Disponible en web: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_22/wipo_grtkf_ic_22_inf_8.pdf. GACETA OFICIAL 12/10/2015 48 de 55     culturales”. Es posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana como “expresiones del folclore”9. 32. En el Glosario preparado por la Secretaría de la CIG, se explica que: “En las Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas (1982), las ‘expresiones del folclore’ ‘son las producciones integradas por elementos característicos del patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado por una comunidad de [nombre del país] o por individuos que reflejen las expectativas artísticas tradicionales de esa comunidad, en particular: i) las expresiones verbales, tales como los cuentos populares, la poesía popular y los enigmas; ii) las expresiones musicales, tales como las canciones y la música instrumental populares; iii) las expresiones corporales, tales como las danzas y representaciones escénicas populares y formas artísticas de rituales, estén o no fijadas en un soporte; y, iv) las expresiones tangibles’” (lo subrayado es nuestro)10. 33.

De esta manera, la noción de “expresión del folclore” alude a creaciones artísticas, generalmente colectivas, que reflejen expectativas artísticas tradicionales. Ellas pueden ser verbales, musicales, corporales o tangibles. Por consiguiente, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales. 34.

El CIG concluye la definición de “expresiones del folclore”, en el Glosario preparado por la Secretaría, afirmando que: “En el contexto del CIG, los términos ‘expresiones culturales tradicionales’ y ‘expresiones del folclore’ son sinónimos y se usan indistintamente”11. 35. La CIG describe las ECT como: “parte integrante de la identidad cultural y social de las comunidades indígenas y locales, comprenden la experiencia y conocimientos y transmiten valores y creencias fundamentales.

Al protegerlas se fomenta la creatividad y la diversidad cultural y se preserva el patrimonio cultural”12 (lo subrayado es nuestro).                                                                                                                         9 10 11 12   Cf.

OMPI, “Expresiones culturales tradicionales”. Disponible en web: http://www.wipo.int/tk/es/folklore/. “Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas”, 1982. Nota 36, art. 2. Respecto a las disposiciones modelo de folclore, el Crucible Group, conformado para abordar el tema de la propiedad intelectual, considera que ofrecen las siguientes tres ventajas en la protección de productos y procesos biológicos: 1) las comunidades (más que los individuos) pueden ser los innovadores; 2) las innovaciones comunitarias no son fijas, sino que pueden ser progresivas o evolutivas; y 3) las comunidades ostentan el control sobre sus innovaciones folclóricas en tanto sigan innovando.

Cfr. Ricardo Guillermo Vinatea Medina, “Propuestas para la protección jurídica de los conocimientos tradicionales en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU”, Lima, 2008, p. 143. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, “Glosario de los términos…”. Op. Cit.

WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8, 27 de abril de 2012. Cf. OMPI, “Expresiones culturales tradicionales”. Op. Cit. GACETA OFICIAL 12/10/2015 49 de 55     36. A manera complementaria, los conocimientos tradicionales están relacionados con los siguientes saberes y prácticas13: − Ciencias naturales (e.g. biología, botánica, zoología, taxonomía indígena). − Lingüística, cantos, rituales, danzas y ritmos. − Curaciones, medicina y farmacología. − Artesanía, cerámica, tejidos y diseños. − Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados, manejo de ecosistemas, manejo forestal y manejo de cuencas hidrográficas. − Conocimiento de uso actual, previo o potencial de especies de plantas y de animales, así como de suelos y minerales, conocido por un grupo cultural. − Conocimiento de preparación, proceso y almacenamiento de especies. − Conocimientos sobre conservación de ecosistemas. − Ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su ·ámbito cultural. − Sistemas de derecho consuetudinario y valores morales. 37.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección de diversas maneras de plasmar las ECT (expresiones culturales tradicionales) puede darse mediante derechos de autor, como es el caso de las representaciones de danzas, cantos, narraciones, mitos o leyendas, por citar algunos ejemplos ilustrativos. Al respecto, el CIG explica que “las adaptaciones del folclore pueden protegerse por derecho de autor, mientras que la interpretación de canciones y música tradicionales puede protegerse mediante el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales”14. 38.

Lo anteriormente expresado dota de contenido a la normativa andina que promueve y protege el patrimonio biológico y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas incluyendo el estudiado artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15                                                                                                                         13 14 15   “Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena”, Comunidad Andina, pp. 9-11. http://www.comunidadandina.org/Upload/201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf.

Cf. OMPI, “Expresiones culturales tradicionales”, Op. Cit. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 24 de octubre de 2012, en el marco del proceso 60IP-2012, realizó un recuento de las normas pertinentes: “El artículo 3 de la Decisión 486 establece que: “Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”. Por su parte, el artículo 7 de la Decisión 391 establece que: “Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados”.

Mediante la Decisión 674 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se estableció “el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina como instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, para promover la participación activa de los pueblos indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus ámbitos económico, social, cultural y político”.

La Carta Andina para la Promoción de los Derechos Humanos, en la Parte VIII, reconoce los derechos de los Pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes. En efecto, en el artículo 36 se señala que: “Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones consagrados en instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos de los GACETA OFICIAL 12/10/2015 50 de 55     39.

En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas, es decir, que lo establecido en cuanto a signos que “constituyan la expresión de su cultura o práctica” se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales, también llamadas expresiones del folclore, engloban “la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales”.

Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana. 40. En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales. 41.

En el presente caso, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas líneas arriba, el Juez consultante deberá determinar si el signo Tisquesusa puede subsumirse en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

4. REGISTRABILIDAD DEL SIGNO CUANDO LA SOLICITUD SEA PRESENTADA POR LA PROPIA COMUNIDAD O CON SU CONSENTIMIENTO EXPRESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pueblos indígenas y los de las comunidades de afrodescendientes, en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (número 169) de la Organización Internacional del Trabajo”.

Asimismo, en el artículo 38 de la Carta Andina se señala que: “Reconocen, igualmente, que los pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes, dentro del marco de las legislaciones nacionales y de la normativa sobre derechos humanos, tienen derecho a mantener y desarrollar sus identidades y costumbres en lo cultural, espiritual, político, económico y jurídico; a la propiedad y posesión de las tierras o territorios que tradicionalmente ocupan; a no ser desplazados de ellos y a retornar en caso de serlo; a conservar sus propias formas de organización social, ejercicio de la autoridad y administración de justicia; a desarrollar y mantener su patrimonio cultural tangible e intangible; y a la protección de sus conocimientos ancestrales colectivos y al ejercicio de sus prácticas tradicionales”.

Los “conocimientos tradicionales”: La Comunidad Andina (CAN), a través de la Estrategia Regional sobre Biodiversidad establecida en julio del 2002 (Decisión 523), incorpora el tema de los conocimientos tradicionales, destacando elementos tales como: el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios.

Es importante mencionar que la estrategia plantea la necesidad de trabajar en la elaboración del “Régimen Común Andino para la Protección de los Conocimientos Tradicionales”, aun inexistente, en consulta y participación con los pueblos indígenas. Además, se tiene la creación de la Mesa Permanente sobre Pueblos Indígenas (Decisión 524), cuyo foro tratará todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, que incluyen: biodiversidad, derechos humanos, salud, educación, entre otros.

En cuanto a biodiversidad, los pueblos indígenas han participado prácticamente en todo el proceso de la elaboración de la Estrategia Regional. En el caso específico de los países de la CAN, el tema se introduce a raíz de la Decisión 391, que reconoce el papel importante que cumplen los conocimientos tradicionales relacionados en la conservación y el manejo de los recursos genéticos y biológicos (Artículo 7).

Finalmente, es importante conocer la 8va. Disposición Transitoria, que señala que: La Junta (hoy CAN), elaborará, dentro de un plazo de tres meses posteriores a la presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según corresponda, que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente Decisión, el Convenio169 de la OIT y el CDB.”   GACETA OFICIAL 12/10/2015 51 de 55     42.

En caso el Juez consultante considere que el signo solicitado a registro se encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, dicho literal establece como excepción que la solicitud haya sido presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. 43.

Al ser claro y perfectamente comprensible el sentido de la frase “salvo que la solicitud sea presentada por la propia”, el Tribunal sólo debe precisar el alcance de la expresión “consentimiento expreso”. 44. Al respecto, dentro del Proceso 60-IP-2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si media consentimiento expreso de ésta.

El Tribunal entiende por “consentimiento expreso”, la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca. (…) Ahora bien, la pregunta que surge de lo expresado es ¿cómo lograr el consentimiento expreso de las comunidades indígenas? El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales.

No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Dicho artículo establece lo siguiente: “Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales ( )”. En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros.

Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario. De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberán procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición sea obtenido en el marco del respeto a los   GACETA OFICIAL 12/10/2015 52 de 55     derechos fundamentales de los pueblos indígenas y, en consecuencia, mediante “la vía idónea para ello”, consultando, claro está, el escenario local, interamericano y universal de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

De esta manera, los Países Miembros deberán utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos indígenas para lograr la protección efectiva de sus derechos. Dicho mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos humanos. El Tribunal alerta que a nivel comunitario andino existen normas que prevén dicho asunto en consonancia con la tutela internacional sobre la materia.

Encontramos la Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, mediante la cual se adopta la “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”, y en donde claramente se hace un llamado a la protección de los conocimientos tradicionales a través de los canales pertinentes.

(…) De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es de aplicación el principio del complemento indispensable. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En abundante jurisprudencia, el Tribunal ha tratado el tema de la relación entre ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros.

Por un lado, ha establecido la preeminencia del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En consecuencia, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio (…)” (Acción de incumplimiento en el Proceso 05-AI-2008, de 27 de enero de 2009). Finalmente, sobre el principio del complemento indispensable, el artículo 276 de la misma Decisión 486 señala que: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 45.

La problemática relativa a cómo lograr el “consentimiento expreso” de las comunidades indígenas no es desarrollada en la Decisión 486. Por lo tanto, debe   GACETA OFICIAL 12/10/2015 53 de 55     ser resuelta según la normativa interna de cada País Miembro. Correspondiendo a cada legislación nacional determinar la forma cómo se debe lograr dicho consentimiento, complemento indispensable que debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, así como al desarrollo universal e interamericano en la defensa de los derechos humanos. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE La marca mixta es una unidad compuesta por un elemento denominativo y otro gráfico. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. En relación con la figura del Poporo incluida en el signo solicitado para registro, el juez consultante deberá determinar en su orden lo siguiente: - Si fue expresamente presentado como elemento explicativo por el solicitante. - Si la oficina nacional lo publicó haciendo la aclaración expresa de que el Poporo era un elemento explicativo. - Si el certificado de registro establece claramente que el Poporo es un elemento explicativo. - Si dicho elemento en realidad puede ser considerado como explicativo, es decir, si es insertado de buena fe, si no se insertó para ser utilizado a título de marca, si se insertó únicamente con propósito informativo, y si no induce al público consumidor a error.

El Tribunal advierte que dicho análisis debe estar mediado por lo establecido sobre la causal de irregistrabilidad de un signo por consistir en la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

SEGUNDO: El artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que: a) b) c) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales. Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

Constituyan la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. Las dos primeras causales de irregistrabilidad no revisten mayor dificultad debido a que es posible, y además correcto, realizar una interpretación literal. Sin embargo, la tercera causal requiere dilucidar qué se entiende por “expresión” o “práctica” cultural.

Conceptos que deben ser interpretados según el método sistemático por comparación con otras normas o tratados internacionales, fundamentalmente, a la luz de los instrumentos internacionales promovidos por la Organización de   GACETA OFICIAL 12/10/2015 54 de 55     las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, la UNESCO), por ser la Organización Internacional competente en la materia.

TERCERO: La noción de “patrimonio cultural” es limitada, en el sentido de la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo estipulado en cuanto a signos que “constituyan la expresión de su cultura o práctica” se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales, también llamadas expresiones del folclore, engloban “la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales”.

Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana. En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.

En el presente caso, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas en la presente interpretación prejudicial, el Juez consultante deberá determinar si el signo Tisquesusa puede subsumirse en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

CUARTO: En caso el Juez consultante considere que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, dicho literal establece como excepción que la solicitud haya sido presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. La problemática relativa a cómo lograr el “consentimiento expreso” de las comunidades indígenas no es desarrollada en la Decisión 486.

Por lo tanto, debe ser resuelta según la normativa interna de cada País Miembro. Correspondiendo a cada legislación nacional determinar la forma cómo se debe lograr dicho consentimiento, complemento indispensable que debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, así como al desarrollo universal e interamericano en la defensa de los derechos humanos. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 12/10/2015 55 de 55     De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú