PROCESO 52-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 52-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 164, 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “JURISCOL” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00248. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 46 de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el día 21 de enero de 2015 vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00248. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: BANCO DE LA REPÚBLICA Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 21 de mayo de 1985 el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) a nombre del señor Luis Alberto Zorro Sánchez.

El 4 de junio del 2003, la entidad denominada BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la cancelación por falta de uso en contra de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Luis Alberto Zorro Sánchez. El 13 de junio de 2003, mediante oficio 4734 se comunicó al titular respecto de la acción de cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca JURISCOL (denominativa), para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 26 de febrero de 2004 mediante Resolución 4034 la División de Signos Distintivos resolvió cancelar la marca JURISCOL aduciendo falta de uso de la marca. El 13 de abril de 2004, Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución 4034 de 26 de febrero de 2004. Mediante Resolución 12562 de 27 de mayo de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 4034.

El 27 de mayo de 2005 el señor Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 12562 y por Resolución 1918 de 27 de enero de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 4034. El 2 de junio de 2011 Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso acción de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de las Resoluciones 12562, 4034 y 1918.

Mediante providencia, de 13 de enero de 2013 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda. El señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Refiere que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al equiparar el uso de la marca JURISCOL (denominativa) con el uso que una editorial pudiera darle a su marca. En efecto, el ejercicio profesional de un abogado y su materialización no puede compararse con la actividad comercial de una casa editorial, dado que por antonomasia son actividades diametralmente opuestas.

Es cierto que una editorial, v.g. PANAMERICANA, vende al año miles de libros, entre otros artículos de papelería, por lo tanto si esta sociedad pretendiera probar el uso de su marca para artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, fácilmente aportaría la factura de venta de dichos productos. Afirma que no ocurre lo mismo con un abogado, ya que éste no lleva a cabo actos de comercio.

No obstante, lo anterior no implica que el uso real y efectivo de la marca para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueda ser verificado, ya que, en el presente caso la actividad jurídica se materializa en un soporte físico que está identificado por la marca JURISCOL (denominativa) y que permite determinar el origen de ese resultado intelectual.

Manifiesta que no está de acuerdo con la apreciación hecha por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, cuando afirma que la marca JURISCOL (denominativa) fijada en la papelería oficial de mi oficina de abogados tiene una finalidad meramente informativa. En efecto, la función de toda marca es proporcionar información sobre la particularidad de productos o servicios que ampara, tal como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Indica que la marca JURISCOL (denominativa) se registró para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Dentro de dichos productos de encuentra la papelería y los impresos. Con los memoriales que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, demostró el uso de la marca JURISCOL (denominativa) para los productos distinguidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la marca JURISCOL se utiliza para identificar papelería que se radica ante diferentes entidades del Estado, así como para la correspondencia que maneja con sus poderdantes.

De este modo, los poderdantes, las entidades del Estado y los terceros, identifican el origen de dichos documentos. Sostiene que en este sentido no es viable comparar a una persona natural que ejerce una profesión libre, catalogada por el Derecho Colombiano como “acto comercial”, con una persona jurídica dedicada, por ejemplo, a la actividad editorial.

Sabemos entonces que las editoriales comercializan sus productos de forma masiva en el mercado, mientras que el individuo que ejerce su profesión de abogado, utilizando papelería con una marca registrada, ofrece al público en menor cantidad sus productos. Lo anterior, no implica pese a que no esté utilizando su marca porque no se trata de PANAMERICANA o NORMA.

Precisa que la prueba de uso de la marca JURISCOL (denominativa) para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces puede verificarse en dichos memoriales en cuyo membrete aparece fijada dicha marca. Esta papelería de uso exclusivo y que se incluye dentro de las facturas. Sin embargo, como ya se explicó, teniendo en cuenta el secreto profesional no se presentaron dichas facturas dentro del expediente en donde se tramitó la cancelación. Argumenta que no obstante de lo anterior, si bien es cierto que existen documentos que prueban el uso de la marca JURISCOL (denominativa) pero no fueron aportados como pruebas al proceso por estar sometidos al secreto profesional, lo anterior no era óbice para que la Superintendencia de Industria y Comercio con las pruebas que reposaban dentro del expediente en referencia no revocara las Resoluciones 4034 del 26 de febrero del 2004 y la Resolución 12562 del 27 de mayo del 2005, y ordene no cancelar el registro de la marca JURISCOL (denominativa) Certificado de Registro 108.290 para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la Contestación a la demanda. (Superintendencia de Industria y Comercio). La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que los memoriales solo demuestran que la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez lleva a cabo trámites administrativos y judiciales de distinto tipo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, INVIMA y Consejo de Estado, para lo cual ha presentado un sin número de escritos necesarios para tal efecto, en representación de distintos clientes y a lo largo de los últimos años.

Más no en relación a los productos distinguidos dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Afirma que los avisos incluidos en los directorios de los años 2000- 2003 presentan a la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez como prestadora de servicios legales y con información necesaria para efectos de contactarlos, donde se incluyen el número telefónico y la dirección de correo electrónico, pero de ninguna forma se utiliza a la denominación JURISCOL como aquella que identifica a dicha firma y a los servicios ofrecidos.

Adicionalmente, de los avisos publicitarios no se puede establecer que la firma fabrique o comercialice alguno de los productos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Indica que así las cosas, de una valoración en conjunto del material aportado, se puede concluir que el mismo no permite inferir un uso efectivo de la marca JURISCOL (denominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto resulta precario en la medida que son documentos que sólo demuestran que el titular está dedicado a desarrollar actividades de índole netamente jurídicas, y las muestras de papelería y la correspondencia electrónica de ninguna manera prueban que éste se consagre a la comercialización de los productos que protege su signo, siendo así que el uso de la expresión JURISCOL en los correos electrónicos no se puede considerar de ninguna manera a título de marca, pues sólo posee un ostensible carácter informativo, es por esto que no existe la vulneración del artículo 165 de la Decisión 486 como lo pretende hacer ver el demandante.

Indica que por otra parte, las pruebas aportadas dentro del presente expediente no son suficientes para lograr la inequívoca convicción acerca de la presencia en el mercado de los productos distinguidos con la marca, en la cantidad y el modo que corresponde de acuerdo con su naturaleza, en un análisis global de las mismas que permita su complementación como conjunto.

Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. El BANCO DE LA REPÚBLICA, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que no obra en el expediente ni un solo documento que pruebe la ocurrencia de algún tipo de acto de comercio, en relación con la marca JURISCOL (denominativa) para identificar productos de los incluidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expresa que no se ha aportado ni una sola factura, orden de compra, orden de entrega, pedido, etc., en el que el objeto de la operación comercial realizada sea la venta de productos identificados con la marca JURISCOL, o de cualquier otro producto de los protegidos por la marca en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Que todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa) se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados, lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca JURISCOL (denominativa).

Explica que es claro que el uso que ha hecho el demandante de la expresión JURISCOL ha sido en un contexto privado, gratuito, limitado a los miembros de su comunidad y alejado del ambiente de mercado y de comercio donde se deben usar las marca de productos y servicios, en condiciones de publicidad y externalidad y en condiciones de oferta y demanda, como es debido para esta clase de signos. Expone que no existe volumen alguno de comercialización de ningún producto de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza bajo la marca JURISCOL (denominativa).

Por el contrario, las pruebas aportadas se encaminan a demostrar la presentación de servicios jurídicos por parte de la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez en cuya dirección de correo electrónico o telegráfica, uso que no puede ser considerado como el uso de una marca, por cuanto la finalidad de la expresión en las pruebas aportadas pretenden brindar al usuario, a manera informativa, la posibilidad de utilizar un canal de comunicación con la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que no se interpretarán por no ser aplicables al caso. De oficio se interpretarán los artículos 164, 165, 166, 167 de la Decisión 486. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.

Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL RÉGIMEN PROBATORIO. La BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la cancelación por falta de uso en contra de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Luis Alberto Zorro Sánchez, marca que fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013: “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.

Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: En el presente caso, afirma la actora que todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa) se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados, lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca JURISCOL (denominativa), a lo que el Tribunal reitera una vez más lo expresado en el Proceso 100-IP-2013: “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. (…)”. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente: Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original y, Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado.

Tratándose de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de productos de uso masivo, tales como papel, cartón, papelería, entre otros, deberá agregar al expediente facturas de ventas de dichos productos en una cantidad razonable que justifique que han sido vendidos en el mercado. No es lo mismo la venta de un producto específico cuya venta en un año de dos artículos prueba el uso, a productos de consumo diario en oficinas, escuelas, entre otros como son los artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013: “Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son: Fuerza mayor. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: Presentación de la solicitud. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”.

Afirma el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al equiparar el uso de la marca JURISCOL (denominativa) con el uso que una editorial pudiera darle a su marca. Además aduce que su marca JURISCOL ampara productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran papelería e impresos y que demostró su uso al utilizarla en papelería que radicó en diferentes entidades del Estado, al igual que para correspondencia que manejaba con sus poderdantes, por lo que de esta manera entidades del Estado y terceros identificaban el origen de los documentos.

Una marca se registra para comercializar los productos o servicios para los cuales fue concedida y estos deben estar disponibles para que el público consumidor los pueda adquirir, más no para identificar un producto o servicio diferente. En el presente caso si bien el signo fue incorporado en papelería, lo que brindaba en realidad era un servicio legal a través de un estudio jurídico y no papel, cartón, clichés, artículos de oficina, entre otros de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza para el cual fue registrada.

La marca necesariamente tiene un aspecto comercial, es decir, debe estar a disposición del consumidor para poder adquirirla y por su parte el titular debe tener la cantidad necesaria del producto para su venta, si no existen las dos condiciones, sencillamente puede decaer en la figura de la cancelación por falta de uso. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá analizar el caso en particular, verificando que el signo ha sido utilizado en la forma en que fue registrado y para los productos que constan en el listado, es decir, los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, demostrando fehacientemente su uso y en las cantidades propias para el tipo de productos que ampara.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite de acción de cancelación por falta de uso se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La corte consultante deberá determinar lo siguiente: Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original y, Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 52-IP-2015