Año XXXII – Número 2613 Lima, 23 de octubre de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 24-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “GIFTWORK” (denominativa).

Expediente Interno: 03498-2013-01801-JR-CA-01 PROCESO 50-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “ALDO MASCONI” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00170 PROCESO 52-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 164, 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “JURISCOL” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00248 PROCESO 24-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 23/10/2015 2 de 33         consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “GIFTWORK” (denominativa).

Expediente Interno: 03498-20130-1801-JR-CA-01. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3498-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala) presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03498-2013-0-1801-JR-CA-01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 2.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 24 de agosto de 2011, GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. solicitó el registro de la marca GIFTWORK (denominativa) para distinguir servicios educativos, a saber, clases conductuales, cursos, seminarios, conferencias y talleres en el campo de dirección comercial y recursos humanos, servicios de información, consultoría y asesoría en relación a todos los servicios mencionados de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. 3. El 9 de marzo de 2012, mediante Resolución 3955-2012-DSD-INDECOPI de la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por GACETA OFICIAL 23/10/2015 3 de 33       considerar que carecía de distintividad y estar incurso en las prohibiciones del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486. 4.

El 2 de abril de 2012, GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. interpuso recurso de apelación. 5. Mediante Resolución 351-2013 de 30 de enero de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó el pronunciamiento emitido por la Dirección, el mismo que denegó el registro de la marca GIFTWORK (denominativa). 6.

El 3 de mayo de 2013 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., presentó demanda contenciosa administrativa. 7. El 13 de agosto de 2013 el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa presentada en su contra. 8. El 20 de marzo de 2014 el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, dictó la Sentencia signada como Resolución Número Cinco, por la cual, declaró infundada la demanda. 9.

El 4 de abril de 2014 la sociedad GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., planteó recurso de apelación, en contra de la sentencia antes detallada. 10. Mediante providencia de 08 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala) decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -Cómo debe entenderse la distintividad intrínseca de una marca; los criterios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar cuándo un signo constituido por una denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

11. GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que el Tribunal del INDECOPI no está en la capacidad de demostrar que GIFTWORK es reconocido por otros proveedores de servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza como un servicio en particular, no siendo descriptivo. - Afirma que los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza bajo la marca GIFTWORK (denominativa) sólo son brindados a nivel mundial por su única titular que es GREAT PLACE TO WORK INC. y no por otro proveedor. - Manifiesta que de una manera errada el Tribunal del Indecopi indica que GIFTWORK es una denominación descriptiva en idioma inglés compuesta de dos palabras. - Enuncia que GIFTWORK es un solo término y como tal debe ser analizada por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 4 de 33       b. Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa (INDECOPI). 12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la denominación GIFTWORK por sí sola no está dotada de atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios que pretende distinguir. - Menciona que dicha denominación no podrá ser percibida por el usuario como un signo distintivo. - Que la denominación GIFTWORK si bien es una expresión que aparece como un solo término, las partículas que la conforman que son GIFT y WORK, no han perdido su individualidad dentro del signo las cuales significan regalo y trabajo, respectivamente. - Que la denominación GIFTWORK hace referencia a que los servicios que se intentan proteger brindan como temática la enseñanza de una cultura cuya visión es regalar una gran disposición, gran interés y apoyo generoso a los colaboradores, para que ellos a su vez retribuyan a la empresa con mayor productividad y entusiasmo. - Que por tanto el signo GIFTWORK (denominativo) hace alusión directa a un taller de buenas prácticas laborales para gerentes o directores de empresas, dirigido a obtener una mejor producción de su personal, a través de un ambiente de confianza, constituyendo por tanto un signo descriptivo que no es capaz de distinguir servicios en el mercado. e. Sentencia de Primera Instancia. 13.

El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que no existió vulneración al procedimiento administrativo. d. Argumentos del Recurso de Apelación:

14. GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que el Tribunal del INDECOPI no ha considerado ni se ha pronunciado adecuadamente sobre pruebas aportadas. - Que el Tribunal no ha efectuado una adecuada aplicación de la normativa andina, en particular calificando un término compuesto por dos palabras en inglés, como uno descriptivo, sin mediar una debida fundamentación. - Que GIFTWORK es un solo término y como tal debió ser analizado por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 5 de 33       B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, artículo que se interpretará por ser pertinente para el presente caso. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca por ser descriptivo en idioma extranjero.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA POR SER DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO. 15. Se abordará este tema para dar contestación a la inquietud del Juez solicitante respecto a: - Cómo debe entenderse la distintividad intrínseca de una marca; los criterios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar cuándo un signo constituido por una denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios. 16.

El signo solicitado está compuesto por palabras en inglés GIFT y WORK2, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 17. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”. 18.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, manifestado al respecto lo siguiente: ha “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2   Gift: presente, regalo y Work: trabajo, fuente www.wordreference.com GACETA OFICIAL 23/10/2015 6 de 33       Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 19. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 20.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”. 21.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. 22. El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo GIFTWORK (denominativo), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 23.

Signos Descriptivos. La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto. 24. Los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. 25.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia   GACETA OFICIAL 23/10/2015 7 de 33       geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 26.

Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”. 27.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. 28.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 29.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. 30. En el presente caso, la descriptividad del signo GIFTWORK (denominativo) debe analizarse por su pronunciación en idioma extranjero, ya que si bien es un solo término, el Juez consultante debe verificar si al enunciarlo el consumidor podría fácilmente verificar qué servicios3 intenta brindar en el mercado.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público                                                                                                                         3  Servicios educativos, a saber, clases conductuales, cursos, seminarios, conferencias y talleres en el campo de dirección comercial y recursos humanos, servicios de información, consultoría y asesoría en relación a todos los servicios mencionados de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 8 de 33       consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. En el presente caso, la descriptividad del signo GIFTWORK (denominativo) debe analizarse por su pronunciación en idioma extranjero, ya que si bien es un solo término, el Juez consultante debe verificar si al enunciarlo el consumidor podría fácilmente verificar qué servicios intenta brindar en el mercado.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo4 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.                                                                                                                         4 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 9 de 33       PROCESO 50-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “ALDO MASCONI” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00170. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 48 del 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal e día 21 de enero de 2015, vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00170. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Terceros Interesados: ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES 2.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 13 de diciembre de 2007, la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa) para identificar los productos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 29 de febrero de 2008, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 589. 3. Estando dentro del término legal la Sociedad ALDO GROUP INTENATIONAL AG. y SILVANO ALDO SICILIA presentaron oposición en contra de la solicitud de registro de   GACETA OFICIAL 23/10/2015 10 de 33       la marca ALDO MASCONI (denominativa).

ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., soportó su oposición en el registro previo de las marcas ALDO PANETTI (mixtas) para las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y SILVANO ALDO SICILIA en el registro previo de las marcas ALDO (mixta) para las Clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 25 de agosto de 2008 mediante Resolución 30286 la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca ALDO MASCONI (denominativa). 5.

El 5 de septiembre de 2008 la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 6. El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución 36425 la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia confirmó la decisión contenida en la Resolución 30286 de 25 de agosto de 2008. 7. El 27 de octubre de 2008, mediante resolución 40834 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión de primera instancia. 8.

El 19 de marzo de 2009 ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 30286 del 25 de agosto de 2008; 36425 del 29 de septiembre del 2008 y 40834 del 27 de octubre de 2008. 9. Mediante providencia del 22 de octubre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la acción de nulidad. 10.

La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Sostiene que se ha llegado a la conclusión de que cualquier consumidor que se encuentre frente a las expresiones ALDO PANETTI y ALDO MASCONI se encontrará ante dos signos que evocan el mismo concepto el cual es de un nombre. - Aduce que: “el error de la Superintendencia fue el de apreciación pues le dio el alcance de significado a dichas expresiones y no el de concepto para determinar si los signos ALDO PANETTI y ALDO MASCONI no eran confundibles desde el punto de vista ideológico”. - Señalan que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos, y en este caso no va a identificar si se trata de nombres y apellidos, pues en su imaginario lo que realmente quedará es que dichas denominaciones evocan el nombre de una persona. - Que el signo ALDO MASCONI (denominativo) crea riesgo de asociación en el mercado, respecto de la marca ALDO PANETTI (mixta) ya que el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 11 de 33       - Que los productos que intenta amparar el signo solicitado son los mismos que protege el signo prioritario. b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa Superintendencia de Industria y Comercio. 11. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que los signos ALDO MASCONI (denominativo) y ALDO PANETTI (mixto) no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su individualización luego de un primer impacto general y de conjunto. - Sostiene que si bien la primera palabra del signo es idéntica la segunda no tiene similitud alguna y analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe la misma secuencia de vocales. - Indica que los signos anteriormente mencionados al ser pronunciados de manera completa no generan ninguna similitud fonética, pues la segunda palabra que componen ambas marcas no coinciden en sus raíces o terminaciones. - Que la expresión ALDO deviene de un nombre de origen italiano el cual unido a la palabra MASCONI por un lado y PANETTI por otro, logra generar en el consumidor la idea de un nombre unido a un apellido distinto, y por ende de diferente origen. c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado.

12. ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Señala que el signo ALDO MASCONI (denominativo) si reúne todos los requisitos para ser una marca distintiva, debido a que por sí sola puede diferenciar e individualizar los productos que protege. - Indica que no genera ningún tipo de confusión entre los consumidores. - Que es titular de la marca ALDO MASCONI (mixta) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro que es anterior a las marcas opositoras. - Que si bien el nombre ALDO es de origen italiano, pueden haber muchos otros nombres italianos dentro del contexto de una marca y que han sido concedidos.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 4861 por ser aplicable al caso.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:   GACETA OFICIAL 23/10/2015 12 de 33       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas. C. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la 35 de la Clasificación Internacional de Niza. D. Signos compuestos por un nombre propio. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. 13.

En contra de la solicitud de registro de ALDO MASCONI (denominativa) la Sociedad ALDO GROUP INTENATIONAL AG. presentó oposición, argumentando se titular de las marcas ALDO PANETTI (mixtas) para las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 14.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 15.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 16.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 13 de 33       por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 17.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 18.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión y de asociación. 19. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 20. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 21.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 22.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 23.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos                                                                                                                         3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 14 de 33       o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;

(iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 24. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 25.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. 26. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores.

Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 27. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 28. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 15 de 33       Reglas para realizar el cotejo de signos. 29. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 30.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 31. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 32. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.                                                                                                                         6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 23/10/2015 16 de 33       B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS. 33. El signo solicitado ALDO MASCONI es denominativo compuesto mientras que la marca registrada que se le opone es ALDO PANETTI mixta, por lo que se va a analizar este tema. 34. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 35. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes. 36.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”7. 37.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 38. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8. 39. En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo                                                                                                                         7 8   Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/10/2015 17 de 33       signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”9. 40.

Asimismo, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, y que se considera pertinente destacar: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10. 41.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”11. 42.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.                                                                                                                         9 10 11   Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL 23/10/2015 18 de 33       C. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 25 Y SERVICIOS DE LA 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 43.

En el presente caso, el signo solicitado ALDO MASCONI (denominativo) pretende amparar “vestido, calzado, sombrerería”; y, la marca registrada ALDO PANETTI (mixta) protege además de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, contenidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 44.

En tal virtud, es necesario referirse al tema de la conexión competitiva de que puede presentarse entre productos y servicios de distinta clase. 45. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva. 46. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. 47.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.12 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.                                                                                                                         12   FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 23/10/2015 19 de 33       c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”13 48.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre productos y servicios. 49. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado.

Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. 50. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.14 51.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida.                                                                                                                         13 14   TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 20 de 33       D. SIGNOS COMPUESTOS POR UN NOMBRE PROPIO. 52. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre el signo ALDO MASCONI (denominativo) y la marca registrada ALDO PANETTI (mixta) ambas compuestas por el nombre propio ALDO, por lo que el Juez consultante debe seguir las siguientes pautas que a continuación se detallan. 53.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”15. 54.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente. 55.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”. 56. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y va a ser diferenciable de la marca previamente registrada.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con                                                                                                                         15   http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html GACETA OFICIAL 23/10/2015 21 de 33       derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar si el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida.

CUARTO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y va a ser diferenciable de la marca previamente registrada. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 23/10/2015 22 de 33       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo16 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 52-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 164, 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “JURISCOL” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00248. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 46 de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el día 21 de enero de 2015 vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00248. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.                                                                                                                         16 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma   GACETA OFICIAL 23/10/2015 23 de 33       A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Demandado: LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: BANCO DE LA REPÚBLICA Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 21 de mayo de 1985 el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) a nombre del señor Luis Alberto Zorro Sánchez. 2.

El 4 de junio del 2003, la entidad denominada BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la cancelación por falta de uso en contra de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Luis Alberto Zorro Sánchez. 3. El 13 de junio de 2003, mediante oficio 4734 se comunicó al titular respecto de la acción de cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca JURISCOL (denominativa), para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 26 de febrero de 2004 mediante Resolución 4034 la División de Signos Distintivos resolvió cancelar la marca JURISCOL aduciendo falta de uso de la marca. 5. El 13 de abril de 2004, Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución 4034 de 26 de febrero de 2004. 6. Mediante Resolución 12562 de 27 de mayo de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 4034. 7.

El 27 de mayo de 2005 el señor Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 12562 y por Resolución 1918 de 27 de enero de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 4034. 8. El 2 de junio de 2011 Luis Alberto Zorro Sánchez interpuso acción de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de las Resoluciones 12562, 4034 y 1918. 9.

Mediante providencia, de 13 de enero de 2013 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 24 de 33       a. Argumentos de la demanda. 10. El señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Refiere que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al equiparar el uso de la marca JURISCOL (denominativa) con el uso que una editorial pudiera darle a su marca.

En efecto, el ejercicio profesional de un abogado y su materialización no puede compararse con la actividad comercial de una casa editorial, dado que por antonomasia son actividades diametralmente opuestas. Es cierto que una editorial, v.g. PANAMERICANA, vende al año miles de libros, entre otros artículos de papelería, por lo tanto si esta sociedad pretendiera probar el uso de su marca para artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, fácilmente aportaría la factura de venta de dichos productos. - Afirma que no ocurre lo mismo con un abogado, ya que éste no lleva a cabo actos de comercio.

No obstante, lo anterior no implica que el uso real y efectivo de la marca para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueda ser verificado, ya que, en el presente caso la actividad jurídica se materializa en un soporte físico que está identificado por la marca JURISCOL (denominativa) y que permite determinar el origen de ese resultado intelectual. - Manifiesta que no está de acuerdo con la apreciación hecha por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, cuando afirma que la marca JURISCOL (denominativa) fijada en la papelería oficial de mi oficina de abogados tiene una finalidad meramente informativa.

En efecto, la función de toda marca es proporcionar información sobre la particularidad de productos o servicios que ampara, tal como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Indica que la marca JURISCOL (denominativa) se registró para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro de dichos productos de encuentra la papelería y los impresos. Con los memoriales que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, demostró el uso de la marca JURISCOL (denominativa) para los productos distinguidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la marca JURISCOL se utiliza para identificar papelería que se radica ante diferentes entidades del Estado, así como para la correspondencia que maneja con sus poderdantes.

De este modo, los poderdantes, las entidades del Estado y los terceros, identifican el origen de dichos documentos. - Sostiene que en este sentido no es viable comparar a una persona natural que ejerce una profesión libre, catalogada por el Derecho Colombiano como “acto comercial”, con una persona jurídica dedicada, por ejemplo, a la actividad editorial.

Sabemos entonces que las editoriales comercializan sus productos de forma masiva en el mercado, mientras que el individuo que ejerce su profesión de abogado, utilizando papelería con una marca registrada, ofrece al público en menor cantidad sus productos. Lo anterior, no implica pese a que no esté utilizando su marca porque no se trata de PANAMERICANA o NORMA. - Precisa que la prueba de uso de la marca JURISCOL (denominativa) para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces puede verificarse en dichos memoriales en cuyo membrete aparece fijada dicha marca.

Esta papelería de uso exclusivo y que se incluye dentro de las facturas. Sin embargo, como ya se explicó, teniendo en cuenta el secreto profesional no se presentaron dichas facturas dentro del expediente en donde se tramitó la cancelación. GACETA OFICIAL 23/10/2015 25 de 33       - Argumenta que no obstante de lo anterior, si bien es cierto que existen documentos que prueban el uso de la marca JURISCOL (denominativa) pero no fueron aportados como pruebas al proceso por estar sometidos al secreto profesional, lo anterior no era óbice para que la Superintendencia de Industria y Comercio con las pruebas que reposaban dentro del expediente en referencia no revocara las Resoluciones 4034 del 26 de febrero del 2004 y la Resolución 12562 del 27 de mayo del 2005, y ordene no cancelar el registro de la marca JURISCOL (denominativa) Certificado de Registro 108.290 para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Argumentos de la Contestación a la demanda.

(Superintendencia de Industria y Comercio). 11. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que los memoriales solo demuestran que la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez lleva a cabo trámites administrativos y judiciales de distinto tipo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, INVIMA y Consejo de Estado, para lo cual ha presentado un sin número de escritos necesarios para tal efecto, en representación de distintos clientes y a lo largo de los últimos años.

Más no en relación a los productos distinguidos dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Afirma que los avisos incluidos en los directorios de los años 2000- 2003 presentan a la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez como prestadora de servicios legales y con información necesaria para efectos de contactarlos, donde se incluyen el número telefónico y la dirección de correo electrónico, pero de ninguna forma se utiliza a la denominación JURISCOL como aquella que identifica a dicha firma y a los servicios ofrecidos.

Adicionalmente, de los avisos publicitarios no se puede establecer que la firma fabrique o comercialice alguno de los productos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Indica que así las cosas, de una valoración en conjunto del material aportado, se puede concluir que el mismo no permite inferir un uso efectivo de la marca JURISCOL (denominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto resulta precario en la medida que son documentos que sólo demuestran que el titular está dedicado a desarrollar actividades de índole netamente jurídicas, y las muestras de papelería y la correspondencia electrónica de ninguna manera prueban que éste se consagre a la comercialización de los productos que protege su signo, siendo así que el uso de la expresión JURISCOL en los correos electrónicos no se puede considerar de ninguna manera a título de marca, pues sólo posee un ostensible carácter informativo, es por esto que no existe la vulneración del artículo 165 de la Decisión 486 como lo pretende hacer ver el demandante. - Indica que por otra parte, las pruebas aportadas dentro del presente expediente no son suficientes para lograr la inequívoca convicción acerca de la presencia en el mercado de los productos distinguidos con la marca, en la cantidad y el modo que corresponde de acuerdo con su naturaleza, en un análisis global de las mismas que permita su complementación como conjunto. c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. 12.

El BANCO DE LA REPÚBLICA, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   GACETA OFICIAL 23/10/2015 26 de 33       - Afirma que no obra en el expediente ni un solo documento que pruebe la ocurrencia de algún tipo de acto de comercio, en relación con la marca JURISCOL (denominativa) para identificar productos de los incluidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Expresa que no se ha aportado ni una sola factura, orden de compra, orden de entrega, pedido, etc., en el que el objeto de la operación comercial realizada sea la venta de productos identificados con la marca JURISCOL, o de cualquier otro producto de los protegidos por la marca en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa) se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados, lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca JURISCOL (denominativa). - Explica que es claro que el uso que ha hecho el demandante de la expresión JURISCOL ha sido en un contexto privado, gratuito, limitado a los miembros de su comunidad y alejado del ambiente de mercado y de comercio donde se deben usar las marca de productos y servicios, en condiciones de publicidad y externalidad y en condiciones de oferta y demanda, como es debido para esta clase de signos. - Expone que no existe volumen alguno de comercialización de ningún producto de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza bajo la marca JURISCOL (denominativa).

Por el contrario, las pruebas aportadas se encaminan a demostrar la presentación de servicios jurídicos por parte de la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez en cuya dirección de correo electrónico o telegráfica, uso que no puede ser considerado como el uso de una marca, por cuanto la finalidad de la expresión en las pruebas aportadas pretenden brindar al usuario, a manera informativa, la posibilidad de utilizar un canal de comunicación con la firma de abogados Zorro Huertas & Zorro Sánchez.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que no se interpretarán por no ser aplicables al caso. De oficio se interpretarán los artículos 164, 165, 166, 167 de la Decisión 4861.                                                                                                                         1 Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. GACETA OFICIAL 23/10/2015 27 de 33       C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.

Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. A. CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL RÉGIMEN PROBATORIO. 13. La BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la cancelación por falta de uso en contra de la marca JURISCOL (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Luis Alberto Zorro Sánchez, marca que fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 14.

De conformidad con lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. 15. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013: “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 165 a 170, salvo el 1692 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. GACETA OFICIAL 23/10/2015 28 de 33       En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.

Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: 16. En el presente caso, afirma la actora que todas las pruebas documentales aportadas, dan cuenta de que JURISCOL (denominativa) se incluye en una dirección electrónica o en un correo electrónico dentro de una papelería que ofrece servicios jurídicos bajo la marca Zorro Huertas y Zorro Sánchez Abogados, lo cual evidencia con mucha claridad que nunca se ha comercializado productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca JURISCOL (denominativa), a lo que el Tribunal reitera una vez más lo expresado en el Proceso 100-IP-2013: − “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la   GACETA OFICIAL 23/10/2015 29 de 33       demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. (…)”. 17. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente: − Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original y, − Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado.

Tratándose de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de productos de uso masivo, tales como papel, cartón, papelería, entre otros, deberá agregar al expediente facturas de ventas de dichos productos en una cantidad razonable que justifique que han sido vendidos en el mercado. No es lo mismo la venta de un producto específico cuya venta en un año de dos artículos prueba el uso, a productos de consumo diario en oficinas, escuelas, entre otros como son los artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 19. Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013: “Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en   GACETA OFICIAL 23/10/2015 30 de 33       el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son: − Fuerza mayor. − Caso fortuito. − Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: − Presentación de la solicitud. − Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. − Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. − Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. −   Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 31 de 33       − Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 20.

Afirma el señor LUIS ALBERTO ZORRO SÁNCHEZ, que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al equiparar el uso de la marca JURISCOL (denominativa) con el uso que una editorial pudiera darle a su marca. 21. Además aduce que su marca JURISCOL ampara productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran papelería e impresos y que demostró su uso al utilizarla en papelería que radicó en diferentes entidades del Estado, al igual que para correspondencia que manejaba con sus poderdantes, por lo que de esta manera entidades del Estado y terceros identificaban el origen de los documentos. 22.

Una marca se registra para comercializar los productos o servicios para los cuales fue concedida y estos deben estar disponibles para que el público consumidor los pueda adquirir, más no para identificar un producto o servicio diferente. En el presente caso si bien el signo fue incorporado en papelería, lo que brindaba en realidad era un servicio legal a través de un estudio jurídico y no papel, cartón, clichés, artículos de oficina, entre otros de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza para el cual fue registrada. 23.

La marca necesariamente tiene un aspecto comercial, es decir, debe estar a disposición del consumidor para poder adquirirla y por su parte el titular debe tener la cantidad necesaria del producto para su venta, si no existen las dos condiciones, sencillamente puede decaer en la figura de la cancelación por falta de uso. 24. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá analizar el caso en particular, verificando que el signo ha sido utilizado en la forma en que fue registrado y para los productos que constan en el listado, es decir, los de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, demostrando fehacientemente su uso y en las cantidades propias para el tipo de productos que ampara.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite de acción de cancelación por falta de uso se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. GACETA OFICIAL 23/10/2015 32 de 33       Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La corte consultante deberá determinar lo siguiente: Que el signo denominativo usado en el mercado mantenga los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado original y, Que demuestre el uso real y efectivo en el mercado.

Tratándose de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y de productos de uso masivo, tales como papel, cartón, papelería, entre otros, deberá agregar al expediente facturas de ventas de dichos productos en una cantidad razonable que justifique que han sido vendidos en el mercado. No es lo mismo la venta de un producto específico cuya venta en un año de dos artículos prueba el uso, a productos de consumo diario en oficinas, escuelas, entre otros como son los artículos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo3 MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO                                                                                                                         3 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 23/10/2015 33 de 33       Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú