PROCESO 252-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: Intradevco Industrial S.A. Marca: “TANTO” (denominativa).
Expediente Interno: 6504-2013-0-1801-JR-CA-25 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 6504-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 27 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6504-2013-0-1801-JR-CA-25.
El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Intradevco Industrial S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 2. Antecedentes: 1. El 20 de diciembre de 2010, Bombril Mercosul S.A. solicitó el registro de la marca TANTO (denominativa) en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. Intradevco Industrial S.A. formuló oposición manifestando que el signo solicitado constituye un adjetivo superlativo que indica una cualidad que denota “abundancia, exceso y cantidad”, haciendo referencia a una propiedad y característica de los productos que pretende distinguir. 3.
Mediante Resolución 3269-2011/CSD-INDECOPI de 16 de diciembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado TANTO (denominativo). 4. El 2 de enero de 2012, Intradevco Industrial S.A. interpuso recurso de apelación. 5. Mediante Resolución 1606-2013/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2013, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 3269- 2011/CSD-INDECOPI que otorgó el registro del signo solicitado TANTO (denominativo). 6.
Intradevco Industrial S.A. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1606-2013/TPI-INDECOPI. 7. Mediante Sentencia de 23 de septiembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8.
Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: – ¿Cuáles son los criterios aplicables para establecer la aptitud distintiva de un signo denominativo constituido por una expresión[1] que en una de sus diversas acepciones –no necesariamente la de uso más extendido en el mercado- puede servir para describir de manera directa la cantidad de los productos que están destinados a distinguir; y a la vez –tomando en consideración sus demás acepciones- puede ser considerado como un término evocativo que realza o exagera de manera indirecta la cantidad de los productos a distinguir? – ¿Cuáles son los criterios para identificar expresiones laudatorias que carezcan de aptitud distintiva? 3.
Argumentos de la demanda: 10. Intradevco Industrial S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – El signo solicitado constituye un adjetivo superlativo que indica una cualidad que denota “abundancia, exceso y cantidad”, haciendo referencia a una propiedad y característica de los productos que pretende distinguir. – La administración no puede otorgar un derecho de exclusiva sobre un signo descriptivo, el mismo que se encuentra incurso en prohibición absoluta de registro señalada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. – La palabra TANTO debe usarse libremente junto con otros adjetivos como “tanto detergente”, “tanto color”, etc. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente: – El signo solicitado TANTO (denominativo) en relación con los productos que pretende distinguir en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza constituye un término evocativo, toda vez que si bien la denominación TANTO hace referencia a la cantidad indeterminada de algún producto, el público consumidor requerirá realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo solicitado y los productos. – El signo solicitado es registrable y no se encuentra incurso en la causal del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. 5.
Sentencia de Primera Instancia 12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: – El signo solicitado no incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. – El signo solicitado TANTO (denominativo) hace referencia a una cantidad indeterminada de algún producto, en tanto el público consumidor necesitará realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo solicitado y los productos. 6.
Argumentos del recurso de apelación 13. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contenciosa administrativa. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486.
Procede la interpretación solicitada[2]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La irregistrabilidad de signos descriptivos. Las expresiones laudatorias. 2. Marcas evocativas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS. 15. La demandante Intradevco Industrial S.A. señaló en su demanda que el signo solicitado TANTO (denominativo) resulta descriptivo pues hace referencia a una propiedad y característica de los productos que pretende distinguir, siendo un adjetivo superlativo que indica una cualidad que denota “abundancia, exceso y cantidad”. 16.
En lo referente a los signos descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-IP- 2015: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna”.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” (lo subrayado es nuestro). 17.
En el presente caso, el Juez Consultante ha preguntado lo siguiente: ¿Cuáles son los criterios para identificar expresiones laudatorias que carezcan de aptitud distintiva? 18. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores. 19.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 20. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 21.
En ese sentido, la Sala Consultante debe determinar si la expresión TANTO es una palabra descriptiva o laudatoria en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. 1. MARCAS EVOCATIVAS. 22. El INDECOPI señaló que la palabra TANTO constituye un término evocativo, toda vez que si bien hace referencia a la cantidad indeterminada de algún producto, el consumidor requerirá realizar hacer un esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo solicitado y los productos que pretende distinguir.
Por ello, a continuación se procederá a analizar el fundamento de las marcas evocativas. 23. En relación a lo antes expuesto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló: “En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’.
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”[3]. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 24. La Sala Consultante deberá determinar si el signo TANTO (denominativo) resulta ser un signo evocativo para los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que implica que el consumidor deba hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con dichos productos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La Sala Consultante debe establecer si la palabra TANTO es descriptiva o una expresión laudatoria en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.
SEGUNDO: Asimismo, en el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto, cumpliendo, de esta forma, la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo TANTO (denominativo) constituye un signo evocativo para los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que implica que el consumidor deba hacer uso de la imaginación para relacionar aquel signo con dichos productos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 252-IP-2015 ----------------------- [1] TANTO: 1.
Adj. Se dice de la cantidad, número o porción de algo indeterminado o indefinido. U. como correlativo de cuánto; 2. Adj. Tan grande o muy grande; 3. Adj. U. como pronombre demostrativo, equivalente a eso, pero incluyendo idea de calificación o ponderación; 4. M. Cantidad cierta o número determinado de algo. Véase en: www.rae.es [2] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) [3] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.