Año XXXII – Número 2618 Lima, 27 de octubre de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 302-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 008 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 241 literales a), b) y f), 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Actor: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez. Proceso interno Nº. 110013199001201387728 01 PROCESO 252-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Demandante: Intradevco Industrial S.A. Marca: “TANTO” (denominativa). Expediente Interno: 65042013-0-1801-JR-CA-25 PROCESO 302-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 008 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 241 literales a), b) y f), 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Actor: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez. Proceso interno Nº. 110013199001201387728 01. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/10/2015 2 de 21 VISTOS: El Oficio C-1978 de 7 de octubre de 2014 por medio del cual se “ordenó elevar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consulta obligatoria de interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 (…)”. El Exhorto No. 008 remitido el 7 de octubre por el Secretario de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El 8 de diciembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-776 de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 008, de 7 de octubre de 2014 librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013199001201387728 01.

El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandadas: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo. Hechos. 1.

La señora Elvia Omaira Zuluaga Ramírez es titular de la marca SANDUPA (mixta), otorgada mediante expediente 11-181726 por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 19 de septiembre de 2012, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez envió una carta a María Salomé Zuluaga y otros, donde les informaba sobre el uso infractor de la marca de su titularidad SANDUPA; carta que no tuvo respuesta. 3.

El 21 de febrero de 2013, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, envió solicitud de Conciliación a la Cámara de Comercio de Medellín. 4. El 15 de marzo de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con inasistencia de las emplazadas María Salome Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo.

Expidiéndose ese mismo día la Constancia de Conciliación Extraprocesal Institucional en Materia Comercial – Propiedad Intelectual. GACETA OFICIAL 27/10/2015 3 de 21 5. El 8 de agosto de 2013, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, interpuso demanda de Acción por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Solicitando se declare que las demandadas han infringido su derecho sobre su marca mixta, respecto de su elemento más distintivo, esto es la denominación SANDUPA, y en consecuencia, pretende que se les prohíba el uso de dicho vocablo, modifiquen la forma como identifican sus productos en el mercado y se le indemnice por los daños y perjuicios causados como efectos de la infracción señalada. 6.

El 17 de julio de 2014, por Acta de Audiencia 202, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia dictó sentencia de primera instancia desestimando las pretensiones formuladas por la demandante. 7. En ese mismo acto la demandante interpuso recurso de apelación, contra la decisión adoptada y se concedió el mismo con efecto suspensivo, para que conozca la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá. 8.

El recurso de apelación está siendo conocido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 9.

Que la accionante es titular de la marca “SANDUPA” (mixta) registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue de manera específica: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, sales (condimentos), especias; hielo.

Pues realizó todos los trámites de ley para obtener el registro de la marca en mención, de la que se destaca el elemento denominativo SANDUPA, por lo que los derechos emanados de su titularidad son claros, expresos y exigibles. 10. Que las demandadas usan de forma permanente la expresión SANDUPA, para identificar sus productos, lo que representa un alto riesgo de confundibilidad en cuanto al origen de los productos, pues al comparar los productos ofrecidos por la demandante a través de su marca resultan ser idénticos, induciendo a error al consumidor e introduciendo desorden en el mercado de bienes y servicios. 11.

Que no ha autorizado, ni suscrito contrato de licencia alguno, que habilite a las demandadas el uso legítimo de su signo distintivo. 12. Que las demandadas con la conducta que vienen desarrollando al infringir derechos de Propiedad Industrial, podrían también estar incurriendo en infracción de normas de Competencia. Argumentos de la contestación a la demanda. 13.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación de la demanda de las demandadas María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo. GACETA OFICIAL 27/10/2015 4 de 21 B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 14. Que, los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 15.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 16. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

De oficio: 154, 241 incisos a), b) y f), 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; (…) f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal (…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros GACETA OFICIAL 27/10/2015 5 de 21 C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 2. 3. 4.

La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. La acción por infracción de derechos. Sus características. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial.

La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 08 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador. 18.

En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone.

Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org. 19. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694. 2. 20.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. En el caso de autos, la demandante señora Elvia Omaira Zuluaga Ramírez manifestó que es titular del signo SANDUPA (mixto), por lo que los derechos emanados de su titularidad materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

(…)”. GACETA OFICIAL 27/10/2015 6 de 21 son claros, expresos y exigibles, y que, sin embargo, la señora María Salomé usa la denominación SANDUPA. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 21. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca.

El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de GACETA OFICIAL 27/10/2015 7 de 21 conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008)”.

(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 22. El juez consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca SANDUPA (mixto) y el supuestamente infractor SANDUPA, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. 3.

La acción por infracción de derechos. Sus características. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. 23. La demandante señora Elvia Zuluaga Ramírez manifiesta que las demandadas María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo, han usado de manera indebida su marca SANDUPA (mixta). 24.

Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características (…). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: GACETA OFICIAL 27/10/2015 8 de 21 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: -Impedir la comisión de la infracción. -Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. -Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. -Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. -Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para GACETA OFICIAL 27/10/2015 9 de 21 evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar GACETA OFICIAL 27/10/2015 10 de 21 en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. (…)”.

(Proceso 145-IP-2011, ya citado). 4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos Riesgo de confusión o asociación en temas de infracción de derechos de propiedad industrial. 25.

El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante, titular de la marca SANDUPA (mixta) que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, manifiesta que las demandadas usan permanentemente la expresión SANDUPA para identificar sus productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues al comparar los productos ofrecidos por la demandante a través de su marca resultan ser idénticos, induciendo a error al consumidor e introduciendo desorden en el mercado de bienes y servicios. 26.

Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto. Reglas para la comparación entre signos distintivos. 27.

El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 28. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 29.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la GACETA OFICIAL 27/10/2015 11 de 21 sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 30.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 31.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 32. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 33. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, GACETA OFICIAL 27/10/2015 12 de 21 teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 34. El Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 35. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan: 36. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 37. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 38.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará GACETA OFICIAL 27/10/2015 13 de 21 especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 39. Por lo tanto, el juez consultante deberá aplicar los criterios expuestos al momento de valorar los signos en conflicto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al ser un Tribunal de última instancia ordinaria en temas de infracción de derechos de propiedad industrial tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial correspondiente ante este Tribunal comunitario, sin necesidad de exhorto, de acuerdo con la norma comunitaria, debe realizarse de manera directa.

Puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org. El Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.

SEGUNDO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

TERCERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

CUARTO: El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular y de conformidad con la conducta investida en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudieran generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Además, la norma aclara que si el signo utilizado es idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 27/10/2015 14 de 21 La disposición se aplica a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto pueda dar lugar a riesgo de confusión en el mercado.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

Al comparar los signos, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. Al efectuar el examen de confundibilidad de los signos, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 27/10/2015 15 de 21 PROCESO 252-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Demandante: Intradevco Industrial S.A. Marca: “TANTO” (denominativa). Expediente Interno: 6504-2013-0-1801-JR-CA-25 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 6504-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 27 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6504-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Intradevco Industrial S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 2. Antecedentes: 1. El 20 de diciembre de 2010, Bombril Mercosul S.A. solicitó el registro de la marca TANTO (denominativa) en la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. Intradevco Industrial S.A. formuló oposición manifestando que el signo solicitado constituye un adjetivo superlativo que indica una cualidad que denota “abundancia, exceso y cantidad”, haciendo referencia a una propiedad y característica de los productos que pretende distinguir.

GACETA OFICIAL 27/10/2015 16 de 21 3. Mediante Resolución 3269-2011/CSD-INDECOPI de 16 de diciembre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado TANTO (denominativo). 4. El 2 de enero de 2012, Intradevco Industrial S.A. interpuso recurso de apelación. 5.

Mediante Resolución 1606-2013/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2013, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 3269-2011/CSDINDECOPI que otorgó el registro del signo solicitado TANTO (denominativo). 6. Intradevco Industrial S.A. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1606-2013/TPI-INDECOPI. 7.

Mediante Sentencia de 23 de septiembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: − ¿Cuáles son los criterios aplicables para establecer la aptitud distintiva de un signo denominativo constituido por una expresión1 que en una de sus diversas acepciones –no necesariamente la de uso más extendido en el mercado- puede servir para describir de manera directa la cantidad de los productos que están destinados a distinguir; y a la vez –tomando en consideración sus demás acepciones- puede ser considerado como un término evocativo que realza o exagera de manera indirecta la cantidad de los productos a distinguir? − ¿Cuáles son los criterios para identificar expresiones laudatorias que carezcan de aptitud distintiva? 3.

Argumentos de la demanda: 10. Intradevco Industrial S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 1 − El signo solicitado constituye un adjetivo superlativo que indica una cualidad que denota “abundancia, exceso y cantidad”, haciendo referencia a una propiedad y característica de los productos que pretende distinguir. − La administración no puede otorgar un derecho de exclusiva sobre un signo descriptivo, el mismo que se encuentra incurso en prohibición absoluta de registro señalada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

TANTO: 1. Adj. Se dice de la cantidad, número o porción de algo indeterminado o indefinido. U. como correlativo de cuánto; 2. Adj. Tan grande o muy grande; 3. Adj. U. como pronombre demostrativo, equivalente a eso, pero incluyendo idea de calificación o ponderación; 4. M. Cantidad cierta o número determinado de algo. Véase en: www.rae.es GACETA OFICIAL − 27/10/2015 17 de 21 La palabra TANTO debe usarse libremente junto con otros adjetivos como “tanto detergente”, “tanto color”, etc. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente: − El signo solicitado TANTO (denominativo) en relación con los productos que pretende distinguir en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza constituye un término evocativo, toda vez que si bien la denominación TANTO hace referencia a la cantidad indeterminada de algún producto, el público consumidor requerirá realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo solicitado y los productos. − El signo solicitado es registrable y no se encuentra incurso en la causal del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. 5.

Sentencia de Primera Instancia 12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: − El signo solicitado no incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. − El signo solicitado TANTO (denominativo) hace referencia a una cantidad indeterminada de algún producto, en tanto el público consumidor necesitará realizar algún esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo solicitado y los productos. 6.

Argumentos del recurso de apelación 13. Intradevco Industrial S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contenciosa administrativa. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

Procede la interpretación solicitada2. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 2 La irregistrabilidad de signos descriptivos. Las expresiones laudatorias. Marcas evocativas. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) GACETA OFICIAL 27/10/2015 18 de 21 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS. 15. La demandante Intradevco Industrial S.A. señaló en su demanda que el signo solicitado TANTO (denominativo) resulta descriptivo pues hace referencia a una propiedad y característica de los productos que pretende distinguir, siendo un adjetivo superlativo que indica una cualidad que denota “abundancia, exceso y cantidad”. 16.

En lo referente a los signos descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-IP-2015: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna”.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” (lo subrayado es nuestro). 17.

En el presente caso, el Juez Consultante ha preguntado lo siguiente: ¿Cuáles son los criterios para identificar expresiones laudatorias que carezcan de aptitud distintiva? 18. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de GACETA OFICIAL 27/10/2015 19 de 21 una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores. 19.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 20. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 21. En ese sentido, la Sala Consultante debe determinar si la expresión TANTO es una palabra descriptiva o laudatoria en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. 2.

MARCAS EVOCATIVAS. 22. El INDECOPI señaló que la palabra TANTO constituye un término evocativo, toda vez que si bien hace referencia a la cantidad indeterminada de algún producto, el consumidor requerirá realizar hacer un esfuerzo de imaginación para establecer la relación que existe entre el signo solicitado y los productos que pretende distinguir.

Por ello, a continuación se procederá a analizar el fundamento de las marcas evocativas. 23. En relación a lo antes expuesto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló: “En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’.

GACETA OFICIAL 27/10/2015 20 de 21 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”3. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 24. La Sala Consultante deberá determinar si el signo TANTO (denominativo) resulta ser un signo evocativo para los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que implica que el consumidor deba hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con dichos productos.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: 3 JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE La Sala Consultante debe establecer si la palabra TANTO es descriptiva o una expresión laudatoria en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.

Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. GACETA OFICIAL SEGUNDO: 27/10/2015 21 de 21 Asimismo, en el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto, cumpliendo, de esta forma, la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo TANTO (denominativo) constituye un signo evocativo para los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que implica que el consumidor deba hacer uso de la imaginación para relacionar aquel signo con dichos productos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú