TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 279-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 137 y del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 07999-2013-1801-JR-CA-25.
Actor: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO. Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 7999-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de diciembre de 2015. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI.
REPÚBLICA DEL PERÚ DEQUIVAL S.A.C.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO es titular de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, registrada bajo el Certificado No. 168617, para amparar los siguientes productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: "Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar'. 2.
El 8 de septiembre de 2011, la empresa DEQUIVAL S.A.C., presentó acción de nulidad de registro de la mencionada marca, argumentando la violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. La sociedad DEQUIVAL S.A.C., indicó que FRANCISCO PÉREZ ALVARADO obtuvo el registro de mala fe, porque que al solicitarlo ya tenía conocimiento que el producto era importado desde China, lo cual según esta misma sociedad se pudo constatar mediante las DUAS No 225944-00 y 298779-00 de 5 de diciembre de 2006 y 21 de diciembre de 2007, respectivamente. 2 4.
El 23 de abril de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad. 5. El 23 de mayo de 2012, el señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El 21 de junio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2174-2013ITPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI. 7.
El señor FRANCISCO PÉREZ AL VARADO interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signada como Resolución No. Cuatro de 19 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda. 9. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, apelación contra la anterior sentencia. presentó recurso de 10.
La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11.
Manifiesta que ha obrado en todo momento de buena fe. Realizó una búsqueda de antecedentes en el INDECOPI, y pudo evidenciar que en la Clase 8 de la Clasificación Internacional Niza existió el registro ya caducado de la marca MORO DI VENEZIA a favor de la empresa IRVEL SRL. Lo anterior no fue tenido en cuenta por la autoridad nacional. 12.
Agrega que la solicitud de registro de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL fue analizada por el INDECOPI. 13. Adiciona que la palabra VENEZIA se encuentra marcas. incluida en otras 14. Expresa que los DUAS y los documentos presentados como prueba no acreditan el uso de la marca en el mercado peruano. 3 Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C. 15.
Mediante la Resolución 02 de 5 de marzo de 2014 se declaró en rebeldía. b. Contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 16.lndica que se encuentra acreditado que el demandante actuó de mala fe al solicitar la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, considerando que la denominación VENEZIA es un signo arbitrario en relación con los productos que identifica, y que el actor conocía que se importaban hacia el mercado peruano productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, la identidad existente entre signos en conflicto no puede deberse a la mera casualidad. 17.
Expresa que con posterioridad a la obtención de su registro y sobre la base de su derecho en exclusiva, pretendió impedir la comercialización de los referidos productos por parte de sus competidores; esto permite concluir que el actor registró su marca con la intención de obtener provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros. 18.
Manifiesta que se encuentra acreditado que IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE EIRL Y otros proveedores han importado desde China cuchillos con anterioridad al registro de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, esto es desde el año 2005. El demandante quiere hacer creer que los productos importados no se comercializaron, lo que sería un argumento que carece de todo sustento. 19.
Expresa que la existencia previa del registro de una marca compuesta por la denominación VENEZIA, no demuestra la buena fe del demandante. Por el contrario, la obtención de su registro ha impedido la comercialización de productos identificados con un signo que previamente había ingresado en el mercado por sus competidores; por lo anterior, se puede concluir que la marca del demandante fue obtenida con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros.
Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C. 20. Mediante la Resolución Dos de 05 de marzo de 2014, se declaró en rebeldía. c. Sentencia de Primera Instancia. 21. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como 4 Resolución Número Cuatro de 19 de diciembre infundada la demanda, argumentando que debe: de 2014, declaró "(...) el Indecopi no puede afirmar que se ha acreditado que ha actuado de mala fe solo por el hecho de que sea representante de la empresa Importaciones Carmelita del Norte EIRL., ni por las declaraciones únicas de aduana (OUAS) en las que consta la importación de cuchillos de la marca VENEZIA presentadas por la empresa Oequivel ya que tales documentos no sustentan que la marca haya sido utilizada en el mercado peruano (...) En este sentido corresponde señalar que de los medios probatorios presentados se ha verificado que los cuchillos VENEZIA ingresaron al mercado peruano, importado por un tercero, antes de que el señor Pérez registrara la marca que contiene dicho termino. Asimismo, se ha comprobado que tanto el producto importado bajo el signo VENEZIA como el producto que distingue la marca registrada consiste en un cuchillo de cocina fabricado en China; por último, se ha corroborado que ambos productos son importados para ingresar al mercado peruano, lo cual nos lleva a concluir que la empresa de la que es gerente el señor Pérez es una de las distribuidoras en el mercado peruano de los cuchillos VENEZIA procedentes de China; en consecuencia, se ha acreditado que el señor Pérez tenía conocimiento de la existencia de que el término VENEZIA distinguía cuchillos procedentes de China, por lo que el hecho de que ese término forma parte del signo que registro evidencia un actuar desleal, pues, a través del registro podía impedir que sus competidores comercializaran los cuchillos VENEZ lA, a pesar de también importarlos desde China; por consiguiente, el juzgado considera que el Indecopi ha motivado debidamente la resolución impugnada al afirmar que el señor Pérez actuó con mala fe al registrar VENEZIA STAINLESS STEEL y caja empaque, por lo que dicho registro debía ser declarado nulo.
(...) que en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, este juzgado considera que las resoluciones impugnadas han sido expedidas cumpliendo con los requisitos de validez del acto administrativo (...) declarando INFUNDADA LA DEMANDA, interpuesta por Francisco Pérez Alvarado ( )". d. Recurso de apelación. 22. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486, se hará la Interpretación solicitada 1. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 5 La corte consultante realizó las siguientes preguntas: "1.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 137 de la Decisión 486? Si es posible registrar una marca de origen extranjero que no se encuentra registrada (de forma similar o idéntica) en las oficinas competentes del país, pero cuyos productos vienen siendo importados y comercializados por los competidores comerciales de quien pretende inscribir dicha marca.
Si el registro de la marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de mala fe en la modalidad de exclusión de los competidores en el mercado, que podría generar que éstos se vean impedidos de comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría en el derecho de terceros de seguir comercializando productos importados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia ni autorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro. 2.
¿Cómo debe interpretarse el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486?, en lo referido: Si los actos de importación y exportación de productos de origen extranjero identificados con un signo distintivo conocido en el rubro de equipos de uso doméstico, al ser pasibles de ser conocidos por terceros y al demostrar la comercialización de una marca extranjera en el país, implican que el registro de marca que ostenta el nombre que da el producto extranjero fue realizado con mala fe y por ende, es pasible de ser anulado.
C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. El registro de marca solicitado de mala fe. B. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión. ( ) Artículo 172.( ). La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de.10 dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta aceren prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 6 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL REGISTRO DE MARCA SOLICITADO DE MALA FE. 24. En el proceso interno se debate si el signo mixto VENEZIA STAINLESS STEEL fue solicitado de mala fe. El demandante afirma que en todo momento actuó de buena fe. 25.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema propuesto y contestará las preguntas realizadas por la consultante. 26. El Tribunal se permite reiterar en lo pertinente los temas analizados en las Interpretaciones Prejudiciales de 24 de julio de 2013 y 25 de septiembre de 2013, expedidas en el marco de los procesos 54-IP2013 Y 87-IP-2013. 27.
El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe. Ante todo, conviene observar que cualquier conducta en el ámbito del derecho se presume de buena fe, pues la misma se ha consagrado como un principio general de los sistemas jurídicos; es la máxima fundamental consagrada como premisa de todo sistema jurídico y el ordenamiento jurídico comunitario andino no es ajeno a este principio, pues lo incorpora como postulado llamado a regir todas las actuaciones. 28.
El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: "El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro'? (subrayado fuera de texto) 29.
En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha sostenido que: "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de Proceso 65-IP-2004. Marca "TAPA ROjA". Sentencia de 30 de junio de 2004. 7 violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o iieqel'". 30.Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. 31.
El Tribunal responderá consultante: las siguientes preguntas realizadas por la Si es posible registrar una marca de origen extranjero que no se encuentra registrada (de forma similar o idéntica) en las oficinas competentes del país, pero cuyos productos vienen siendo importados y comercializados por los competidores comerciales de quien pretende inscribir dicha marca.
Si los actos de importación y exportación de productos de origen extranjero identificados con un signo distintivo conocido en el rubro de equipos de uso doméstico, al ser pasibles de ser conocidos por terceros y al demostrar la comercialización de una marca extranjera en el país, implican que el registro de marca que ostenta el nombre que da el producto extranjero fue realizado con mala fe y por ende, es pasible de ser anulado. 32.
La causal contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, se encuentra establecida para proscribir cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado". 33. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, indudablemente se traduce en un acto de mala fe, pues en esta hipótesis entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva 4 Proceso 3-IP-99.
Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de éstas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 8 posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio.
En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe mediante una solicitud de registro de marca, el posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no sea notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si ese proceder de mala fe conlleva el indebido aprovechamiento de la alta penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios. 34.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que traspasan fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí deben estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por supuesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria. 35.
Asimismo, puede configurar un típico acto de mala fe el solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate. 36.Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debe partir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo. 37.
Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. 38.
En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad 9 de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 39. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 40.
En este orden de ideas, la corte consultante debe examinar las pruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indicios razonables, que le permitan establecer si el registro del signo mixto VENEZIA STAINLESS STEEL, se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo VENEZIA. 41.
Como quiera que no se trata de signos idénticos, la corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión o asociación". B. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL.
COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSiÓN. 42. El INDECOPI sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se solicitó con el fin de obtener un provecho ilícito y causarle un perjuicio desleal a la sociedad DEQUIVAL S.A.C., lo cual está en relación con la segunda pregunta planteada por la consultante, y para absolverla el Tribunal primero delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, después analizará los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada, teniendo en cuenta para efecto lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013.
Ámbito y campo de aplicación sobre competencia desleal. de las normas comunitarias 43. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ocupan de regular el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, cuya represión de los que así se consideran en estas normas se erige a la 5 Ver la Interpretación IP-2012.
Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164- 10 vez en un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial. 44. Por lo tanto, el concepto de competencia desleal vinculada a propiedad industrial y los actos que la configuran de conformidad con las precitadas normas, amparan el uso, goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.
La Decisión 486 se refiere a tres asuntos a saber: los actos de competencia desleal, los secretos industriales y las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. Los actos de competencia industrial. desleal vinculados a la propiedad 45. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".
El artículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de competencia desleal. En consecuencia, no hay una lista taxativa de dichos actos, sino que se da un marco de referentes en cuyo contexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 46.
En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que "son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor." (Proceso N° 38-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). 47. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer a colación lo dicho por la doctrina al respecto: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo 'comercia/', por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se 11 refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.
"6 "La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los neqocios" 48. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 49.
En esta línea, es posible afirmar que la figura de la competencia desleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemptov": 50. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 51.
El Tribunal ha precisado los rasgos sobresalientes un acto para ser considerado desleal, a saber: que debe tener "1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de 6 JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVÁEZ GARCíA, José Ignacio.
"DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO", parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316". GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, pág. 47. 12 rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal 'cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción'." (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008). 22.
El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer simplemente un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: "A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos." (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.
Proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 13 - Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico".
Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...) '.
(FLlNT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)". (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). 52. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. 53.
Se debe entender por aseveración, "toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competkiot"!". 54. El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones, cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
El Tribunal resalta que es una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La competencia registrada. desleal por confusión con una marca 55. La consultante realizó la siguiente pregunta: 9 10 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.
Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del mundo.. Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. "DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA". Vigésima segunda edición. 14 Si el registro de la marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de mala fe en la modalidad de exclusión de los competidores en el mercado, que podría generar que éstos se vean impedidos de comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría en el derecho de terceros de seguir comercializando productos importados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia ni autorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro. 56.
El artículo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 57. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 58.
Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 59.
El análisis que haga la Corte consultante debe partir de "indicios razonables", como ya se expuso, que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se presentó para generar confusión con el signo VENEZIA, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad DEQUIVAL S.A.C. En virtud de lo anteriormente expuesto, 15 EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate.
Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debe partir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.
En este orden de ideas, a la Corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 16 En este orden de ideas, la corte consultante debe examinar las pruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indicios razonables, que le permitan establecer si el registro del signo mixto VENEZIA STAINLESS STEEL, se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo VENEZIA.
Como quiera que no se trata de signos idénticos, la corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión o asociación.
SEGUNDO: Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, la Corte consultante debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se presentó para generar confusión con el signo VENEZIA, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad DEQUIVAL S.A.C. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / I Cecilia ~utsa AyU61(Quinteros MAGISTRADA ( <, ---'-o H:;I1~~: br~no- 17 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre rio., S -~""'#e~.' SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
I PROCESO 279-IP-2015 I 18