Año XXXIII – Número 2718 Lima, 20 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 263-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 155 literal d) y 244 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 08871-2013-0-1801JR-CA-25.

Actora: GLORIA RUPERTA CHAVEZ RODRÍGUEZ. Infracción de Derechos de Propiedad Industrial PROCESO 270-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta). Demandante: KRAFT FOODS BRASIL S/A.Proceso interno: 201100280 PROCESO 279-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 137 y del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 07999-2013-1801-JR-CA-25.

Actor: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO. Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA 20/04/2016 DE LA COMUNIDAD 2 de 52 ANDINA PROCESO 263-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 155 literal d) y 244 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 08871-2013-0-1801-JR-CA-25.

Actora: GLORIA RUPERTA CHAVEZ RODRíGUEZ. Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 8871-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 29 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 08871-2013-0-1801-JR-CA-25.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.

GACETA OFICIAL A. 20/04/2016 3 de 52 ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La empresa SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C., el 13 de agosto de 2010, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ, manifestando que H( ) i. es titular de las marcas denominativa GALLO (certificado No 105145), mixta GALLO (certificado No 112215) y FIGURA GALLO (certificado No 132359), para distinguir productos de la clase 16;(...) ii. la emplazada viene utilizando la denominación GALLO y figura de gallo, para distinguir archivadores de palanca en los mismos establecimientos donde se comercializan los productos originales distinguidos por su empresa con sus marcas registradas.

(...) iv. La denunciada trata de captar la atención de los consumidores través de indicaciones confundibles, al utilizar de manera idéntica su marca registrada GALLO". 2. El 6 de octubre de 2011, mediante resolución 2502-2011/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la denuncia, sancionó a GLORIA RUPERTA CHAVEZ RODRíGUEZ con una multa equivalente a 19 UIT, y le prohibió el uso de la denominación GALLO y/o figura de gallo, para distinguir archivadores de palanca, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de la Niza. 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 4 de 52 3.

El 20 de febrero de 2012, la señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 4. El 2 de septiembre de 2013, el Tribunal del INDECOPI, mediante resolución No 2975-2013!TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución No 2502-2011/CSD-INDECOPI. 5. La señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 6.

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República de Perú, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda. 7. El 6 de enero de 2015, la señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Señala, que no habría incurrido en infracción de derechos de propiedad industrial, ya que la empresa demandada no tiene registrada la marca para la fabricación de archivadores de palanca. 10.lndica, que la Comisión de Signos Distintivos, al emitir el acto administrativo, lo expidió sin evaluar correctamente los hechos y los medios de prueba presentados, vulnerando así el derecho al debido proceso. 11.Argumenta, que tiene mejor derecho al uso de la marca GALLO para la fabricación y comercialización de archivadores, debido a que viene utilizando la marca desde 1982, habiendo ganado renombre a partir de esas fechas.

Considera, además, que el proceso de infracción ya había prescrito. 12.Agrega, que la acción se encuentra prescrita. 3 GACETA OFICIAL b. Argumentos de la contestación 20/04/2016 5 de 52 de la demanda. Por parte del INDECOPI 13.lndica, que la demandante había incurrido en infracción al utilizar un signo similar a las marcas registradas, para distinguir productos que guardan vinculación con los distinguidos por dichas marcas registradas. 14.

Sostiene, que la infracción denunciada no había prescrito, debido a que la denuncia se interpuso dentro del plazo establecido en la ley. Por parte de SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C. 15. Señala, que la demandante viene fabricando y comercializando archivadores de palanca. Dichos productos se encuentran estrechamente vinculados a los productos que distinguen sus marcas reg istrad as. 16.

Manifiesta, que la demandante viene fabricando y comercializando archivadores de palanca diferenciados con denominación GALLO. Dicha denominación es idéntica a la marca registrada por SCHROTH CORPORACiÓN. 17.lndica, que la demandante viene actuando con evidente mala fe al tratar de captar la atención de los consumidores a través de indicaciones confundibles. 18.

Sostiene, que la acción por infracción no ha prescrito. c. Sentencia de primera instancia. 19. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 29 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(,..) Conforme se desprende de los actuados y de los argumentos expuestos por las partes (...) puede apreciarse, si bien no existe identidad o similitud entre los productos que distinguen los signos confrontados, sí existe vinculación entre los productos que distingue el signo utilizado por la demandante (archivadores) y los productos que distinguen las marcas registradas (papel, cartón sobres de formularios continuos, productos de imprenta, artículos de encuadernación (...).

(...) habiéndose establecido en sede administrativa la semejanza de los signos en cuestión y estando a que distinguen productos vinculados, se concluye que el signo utilizado por la demandante es capaz de generar riego de confusión en el público consumidor 4 GACETA OFICIAL 20/04/2016 6 de 52 respecto a las marcas registradas (...) por lo que la demandante infringió los derechos de propiedad industrial de esta última (...).

(...) que, en el expediente administrativo obra la Constatación Notarial del 15 de julio de 2010, en donde la empresa Schroth Corporation Papelera S.A. C acredita haber tomado conocimiento del hecho que la ahora demandante había hecho uso de sus marcas registradas. En tal sentido, teniendo en cuenta que la citada empresa interpuso su demanda de infracción de propiedad industrial el 13 de agosto de 2010, se determina que la misma fue presentada dentro del plazo establecido.

(...) se advierte que la entidad demandada se ha pronunciado sobre la base de los medios probatorios obrantes en el expediente administrativo y acorde al marco normativo aplicable al presente caso, en consecuencia, se desestiman los argumentos de la demandante". d. Recurso de apelación. 20. La GLORIA RUPERTA CHÁVEZ argumentos expuestos en la demanda.

B. INTERPRETACiÓN RODRíGUEZ reiteró los PREJUDICIAL: 21. La Corte consultante solicitó la Interpretación artículos 155 inciso a) y 238 de la Decisión 486. Prejudicial de los 22. La Corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Qué se debe tener en cuenta para determinar la vinculación entre productos que distingue la marca registrada, con la no registrada cuando dentro del detalle de los productos que distingue la marca protegida no incluye expresamente uno de los productos que comercializa el signo no registrado, si ambos pertenecen a la misma clase? 23.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán artículos 155 literal d) y el artículo 244 de la misma normativa.' los DECISiÓN 486 "(,..) Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servtctos idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. 5 GACETA OFICIAL C. 20/04/2016 7 de 52 CUESTIONES A INTERPRETARSE.. 24.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción por colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada, en productos vinculados. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar. B. La acción por infracción de derechos Características y prescripción. D. de propiedad industrial.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. ACCiÓN POR INFRACCiÓN POR COLOCAR UN SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR A UNA MARCA REGISTRADA, EN PRODUCTOS VINCULADOS. EL USO EN EL COMERCIO DE UN SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR. 25. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual.

Se argumentó que la señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ se encuentra usando sin autorización la marca mixta GALLO de propiedad de la sociedad SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C. 26. La Corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿ Qué se debe tener en cuenta para determinar la vinculación entre productos que distingue la marca registrada, con la no registrada cuando dentro del detalle de los productos que distingue la marca protegida no incluye expresamente uno de los productos que comercializa el signo no registrado, si ambos pertenecen a la misma clase? 27.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado; para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-IP2011. Se contestará la pregunta de la consultante analizando la causal contenida en el artículo 155 literal a). También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(...)" 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 8 de 52 Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 28. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registral" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 29.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 30. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado', lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). '~ 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 9 de 52 31.

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios con un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 32.

El literal d) del artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado. 33. En relación con el literal a), el Tribunal advierte lo siguiente: 34.

La norma diferencia la acción sobre productos y sobre servicios, de la siguiente manera: - Sobre productos: para que se incurra en la causal de infracción, la norma presenta dos supuestos: a. Colocar o aplicar un signo idéntico o similar sobre los productos amparados por la marca registrada. b. Colocar o aplicar un signo idéntico o similar sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de dichos productos. - Sobre servicios: Para que se incurra en la causal de la infracción, se debe colocar o aplicar un signo idéntico o similar sobre productos vinculados a los servicios amparados por la marca registrada.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio o los que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. f'. 35.

El Tribunal advierte que la norma no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 10 de 52 36.

Para lo anterior, la Corte consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza (signos mixtos en el caso particular). 37. En este punto el Tribunal considera pertinente contestar la pregunta que realizó la Corte consultante: ¿Qué se debe tener en cuenta para determinar la vinculación entre productos que distinguen la marca registrada, con la no registrada cuando dentro del detalle de los productos que distingue la marca protegida no incluye expresamente uno de los productos que comercializa el signo no registrado, si ambos pertenecen a la misma clase? 38.

Si bien la norma prevé que la acción por infracción se realice sobre los mismos productos amparados por la marca registrada, el Tribunal encuentra que dicho texto normativo debe extenderse a los productos conexos competitivamente. Esto por cuanto de una interpretación teleológica e integral del artículo 155, se desprende que el objetivo último es proteger al titular del derecho sobre la marca y, sobre todo, al público consumidor.

Por lo tanto, se debe aplicar el mismo parámetro previsto en los literales d) y e) de dicho artículo, es decir, sobre productos conexos competitivamente. 39. El principio de especialidad" en el campo registral se ha relativizado con la figura de la conexión competitiva y, por esta razón, es vital concordar esto con lo que sucede en el campo del uso en el mercado.

Esto quiere decir que, si se admite la figura de la conexión competitiva como una excepción al principio de especialidad en el campo registral, también se debería admitir en el mundo del mercado y, por lo tanto, en la causal de infracción estudiada. 40. Por lo tanto, si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases, o productos disimiles, aunque se encuentren ubicados en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto. 41.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos en conflicto, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes". 2 1.- t Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 11 de 52 42.

En relación con el literal d) del artículo 155, la norma aclara que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. 43. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada, siempre y cuando tengan conexión competitiva. 44.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 45. Sobre el riesgo de confusión manifestado lo siguiente: y de asociación, el Tribunal ha al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)"). 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 12 de 52 "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 46.

La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza (signos mixtos en el caso particular). B. LA ACCiÓN POR INFRACCiÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERíSTICAS Y PRESCRIPCiÓN. 47.

La demandante afirmó que la acción se encuentra prescrita. 48. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-IP2011. 49. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 50.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 51. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. e J;'Y" \ ~ 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 13 de 52 b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. 52. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 53. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249 regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: Impedir la comisión de la infracción. Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.

Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. 54. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. 55. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 56. Medidas de frontera. El reqimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos de marcas y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de 12 GACETA OFICIAL esta manera, precautelar respectiva acción. 20/04/2016 sus derechos mientras 14 de 52 se adelanta la 57.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 58.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 15 de 52 del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas". (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N0 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: "Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar"). 59. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término". 60.

La Corte consultante deberá establecer si la acción interpuesta por la sociedad SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C., se presentó en el término de prescripción previsto en la normativa comunitaria, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 16 de 52 que al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Para lo anterior, la Corte consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza (signos mixtos en el caso particular).

Si bien la norma prevé que la acción por infracción se realice sobre los mismos productos amparados por la marca registrada, el Tribunal encuentra que dicho texto normativo debe extenderse a los productos conexos competitivamente. Esto por cuanto de una interpretación teleológica e integral del artículo 155, se desprende que el objetivo último es proteger al titular del derecho sobre la marca y, sobre todo, al público consumidor.

Por lo tanto, se debe aplicar el mismo parámetro previsto en los literales d) y e) de dicho artículo, es decir, sobre productos conexos competitivamente. El consultante deberá analizar la naturaleza o el uso de los productos identificados por los signos en conflicto, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con el literal d) del artículo 155, la norma aclara que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza (signos mixtos en el caso particular)

SEGUNDO: La Corte consultante deberá establecer si la acción interpuesta por la sociedad SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C., se presentó en el término de prescripción previsto en la normativa comunitaria, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 15 GACETA OFICIAL 20/04/2016 17 de 52 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. I ¡ 1 t. i f ( Cecilia Lui~a Ayllón Ouinteros MAGISTRADA /...

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretación Prejudicial el Presidente y el Secret io. ¡ ¿--;c· Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 263-IP-2015 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 18 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 270-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta). Demandante: KRAFT FOODS BRASIL S/A. Proceso interno: 2011-00280. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1771 de 5 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00280.

El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 Y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: KRAFT FOODS BRASIL StA GACETA OFICIAL Demandada: Tercero interesado: 20/04/2016 19 de 52 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTOA. Hechos. 1. El 12 de junio de 2009, Kraft Foods Brasil S/A solicitó el registro de la marca LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta) para distinguir "única y exclusivamente productos de chocolate, chocolate en barra y bombones de chocolate", productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de agosto de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 607. Dentro del término legal, Café Diamante Negro Ltda. presentó oposición sobre la base de la titularidad de la marca DIAMANTE NEGRO (mixta) previamente registrada para distinguir todos los productos de la Clase 301 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 29 de enero de 2010, mediante Resolución 5141, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro solicitado. 4. El 19 de febrero de 2010, Kraft Foods Brasil S/A presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 5141. 5. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 17820, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 5141. 6.

El 25 de febrero de 2011, mediante Resolución 11005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 5141. 7. Kraft Foods Brasil S/A interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 11005, 17820 Y 5141. Demanda que fue admitida a trámite el 29 de agosto de 2011. 8.

El 21 de marzo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 G GACETA OFICIAL 20/04/2016 20 de 52 Argumentos de la demanda.

KRAFT FOOOS BRASIL S/A interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. La SIC se apartó de realizar un examen en conjunto de las marcas y decidió inclinarse exclusivamente por un examen parcial de los signos, omitiendo considerar en conjunto la marca solicitada, cuya palabra integrante LACTA es determinante para apreciar la distintividad por ser la palabra inicial del signo, la cual se percibe fonética y visualmente a primer impacto, más aún cuando se trata de una palabra carente de significado propio, según puede constatarse en el diccionario de la Real Academia Española. 10.

La distintividad de la palabra LACTA es tal que la misma constituye marca denominativa, de titularidad de Kraft Foods Brasil S/A, para identificar productos en las Clases 29 y 30, según registros vigentes 120,506 y 345,977, respectivamente. Por lo tanto, no son ciertas las afirmaciones hechas por la SIC en los actos demandados, en el sentido de que la palabra LACTA, por el solo hecho de tener capacidad evocativa, carece de fuerza distintiva y no puede considerarse como identificador del origen empresarial de productos. 11.

El hecho de que la palabra LACTA pudiera ser sugestiva de productos lácteos, ellos no significa que dicha palabra no deba ser considerada dentro del análisis conjunto de los signos, ni que no le reporte a la marca solicitada un contenido ideológico que funciona como importante factor de diferenciación frente a la marca opositora. 12. La SIC desconoció la pauta jurisprudencial del análisis en conjunto y no fraccionado de las marcas enfrentadas, así como las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales que reporta la inclusión de la palabra distintiva LACTA que se destaca en la marca solicitada LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta).

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: [; 13. Siguiendo los lineamientos del cotejo de marcas, se tiene que una vez efectuado el examen de registrabilidad entre las marcas enfrentadas, LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta) y DIAMANTE NEGRO (mixta), se observó que las marcas en disputa comparten dentro de sus conjuntos estructurales las palabras DIAMANTE NEGRO, expresiones utilizadas en ambos casos para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 14.

En consecuencia, el signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixta) no presenta la suficiente distintividad para que la SIC procediera con el registro, pues es evidente que el conjunto de las marcas enfrentadas no le otorga distintividad 3 GACETA OFICIAL 20/04/2016 21 de 52 al registro solicitado, pudiendo inducir a error al consumidor en la elección del producto.

Por lo tanto, es claro que no pueden coexistir en el mercado. 15. La palabra LACTA es apócope de LÁCTEA o LÁCTEO, la cual tiene un significado en idioma castellano, relativo a leche, acompañada de la expresión DIAMANTE NEGRO constituyen un signo que describe los productos que pretende identificar. 16. La SIC acertadamente determinó que es evidente la conexión competitiva, pues existe identidad entre los productos ofrecidos, teniendo en cuenta que dentro del signo solicitado LACTA DIAMANTE NEGRO (denominativo) se encuentran todos los productos de la Clase 30, los cuales, la marca previamente registrada DIAMANTE NEGRO (mixta) ofrece al público, presentándose así una conexión competitiva, pues es claro que se utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y se relacionan por su finalidad.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. CAFÉ DIAMANTE manifestando que: NEGRO LTDA. presentó contestación a la demanda 17. La parte actora no puede apropiarse el derecho en exclusiva de la expresión LACTA por el solo hecho de tener registrada esta expresión, pues como se pude observar y si bien es cierto que la marca a nombre de la Compañía Nacional de Chocolates S.A. se encuentra cancelada, no es menos cierto que antes de la cancelación tenía registrada esta expresión, coexistiendo con la marca LACTA (denominativa) de Kraft Foods Brasil S/A. 18.

Teniendo en cuenta que la expresión LACTA no debe ser tenida en cuenta en términos de distintividad, entre los demás complementos DIAMANTE NEGRO Y la marca previamente registrada DIAMANTE NEGRO (mixta) hay identidad desde el punto de vista ortográfico y fonético. 19. La marca solicitada y la marca registrada comprenden los mismos productos, éstos son chocolates, luego, por tanto, hay identidad de clases, así como identidad en los productos que cada signo pretende cobijar, siendo completamente legales y motivadas las resoluciones de la SIC en el sentido de denegar el registro de la marca solicitada por existir relación de productos e identidad de clases, generando de esta forma una innegable conexión competitiva capaz de crear confusión en el mercado y el público consumidor.

B. 20. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, 4 GACETA OFICIAL 20/04/2016 22 de 52 conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina-, C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Palabras evocativas para distinguir productos en la Clase 30 (LACTA). 4. Palabras descriptivas en la conformación de marcas. 5.

La marca derivada. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 23. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixto) solicitado por KRAFT FOODS BRASIL S/A. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición DIAMANTE NEGRO (mixta) registrada a favor de CAFÉ DIAMANTE NEGRO LTDA. 24.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a 2 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 5 GACETA OFICIAL 20/04/2016 23 de 52 una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 25. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 26.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 27.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 28.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 29.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 24 de 52 al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. '\ 30.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 31.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 32. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). 33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 34.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a,1 ~Ii¡ ! I~IV I 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 25 de 52 la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 36. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 37.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 38. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 39. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos. 40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes".

(Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 26 de 52 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 Y s.s.). 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 42.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado LACTA DIAMANTE NEGRO es mixto y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición DIAMANTE NEGRO también es mixta. 43. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 44. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 27 de 52 los consumidores".

(Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 45. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 46. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 48.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 28 de 52 terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 49. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: adopten palabras "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 50. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

3. PALABRAS EVOCATIVAS PARA DISTINGUIR PRODUCTOS EN LA CLASE 30 (LACTA). 51. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que en el proceso interno se debate si la palabra LACTA es evocativa para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 52. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos.

Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 53. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. 54.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 29 de 52 el producto o servicio".

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 55. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que "entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos ( ). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte". (Proceso 133IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))". 56. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si el término LACTA es evocativo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACiÓN DE MARCAS. 57. La demandante manifiesta que la palabra LACTA es apocope de LÁCTEA o LÁCTEO, la cual tiene un significado en idioma castellano, relativo a leche, acompañada de la expresión DIAMANTE NEGRO constituyen un signo que describe los productos que pretende identificar. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto. 58.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o formados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 59.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 30 de 52 ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 60. El Tribunal sobre la base de la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación".

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N°. 686 del 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS y JUGOS DE FRUTAS TUTII-FRUTTI S.A.", publicado en la G.O.A.C. N°. 189 de 15 de septiembre de 1995). 61. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. 62.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 63. Por lo tanto, el signo conformado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto es distintivo.

De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixto) es descriptivo o no para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. LA MARCA DERIVADA. 64. En el presente proceso, la sociedad demandante KRAFT FOODS BRASIL S/A manifestó que la marca solicitada es derivada de sus marcas anteriormente registradas para las Clases 29 y 30. 65. Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: "en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 31 de 52 del derecho previamente adquirido.

Estas 'marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido".

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: "El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya reqistrada'", 66.

Dentro de la interpretación prejudicial recaída en el proceso 151-IP-2011, el Tribunal observó lo siguiente acerca de la marca derivada: "El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. 3 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.OAC.

N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: "KRYSTAL". Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.OAC. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos: "ALPIN" y "ALPINETTE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 32 de 52 La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada.

Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo. 67. En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: "Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: 'Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión'.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95IP-2002)". (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004).4 68. Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal. 69.

El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixto) es una derivación de otros signos inscritos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los 4 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005. 19 de 15 GACETA OFICIAL 20/04/2016 33 de 52 mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se debe determinar si predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

CUARTO: Los signos conformados por elementos descriptivos no son registra bies cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 1 /¡I (1 lt QUINTO: Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo LACTA DIAMANTE NEGRO (mixto) es una derivación de otros signos inscritos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las 16 GACETA OFICIAL 34 de 52 20/04/2016 disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. i: De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que particiPar;n Cecilia ~isa Ayllón Quinteros " MAGISTRA~A ), -_J)t/J,~I Hernán Flomero ~brano MA§S:r-RADO Leonor Perdomo Perdomo 5 MAGjTRA!>f ~~lit2~ld// Luis 'JOSé..iet" t: anseco Núñez A TRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firma~ualmente preS2nte nterp~zetaci' Prejudicial el Presidente y el Secre:t~!-- (1 /) '.}j¿; lt'¡, 1/1 Luis José1'6te';-~ansec6 ~ñez PR~NTE / / I. ( Y l. -j I /1 ). __ la ' SECR-nA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 270-IP-2015 5 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 17 GACETA OFICIAL 20/04/2016 35 de 52 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 279-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 137 y del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 07999-2013-1801-JR-CA-25.

Actor: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO. Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 7999-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado GACETA OFICIAL 20/04/2016 36 de 52 de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de diciembre de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI.

REPÚBLICA DEL PERÚ DEQUIVAL S.A.C.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO es titular de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, registrada bajo el Certificado No. 168617, para amparar los siguientes productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: "Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar'. 2.

El 8 de septiembre de 2011, la empresa DEQUIVAL S.A.C., presentó acción de nulidad de registro de la mencionada marca, argumentando la violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. La sociedad DEQUIVAL S.A.C., indicó que FRANCISCO PÉREZ ALVARADO obtuvo el registro de mala fe, porque que al solicitarlo ya tenía conocimiento que el producto era importado desde China, lo cual según esta misma sociedad se pudo constatar mediante las DUAS No 225944-00 y 298779-00 de 5 de diciembre de 2006 y 21 de diciembre de 2007, respectivamente. 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 37 de 52 4.

El 23 de abril de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad. 5. El 23 de mayo de 2012, el señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El 21 de junio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2174-2013ITPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1405-2012/CSD-INDECOPI. 7.

El señor FRANCISCO PÉREZ AL VARADO interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signada como Resolución No. Cuatro de 19 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda. 9. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, apelación contra la anterior sentencia. presentó recurso de 10.

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11.

Manifiesta que ha obrado en todo momento de buena fe. Realizó una búsqueda de antecedentes en el INDECOPI, y pudo evidenciar que en la Clase 8 de la Clasificación Internacional Niza existió el registro ya caducado de la marca MORO DI VENEZIA a favor de la empresa IRVEL SRL. Lo anterior no fue tenido en cuenta por la autoridad nacional. 12.

Agrega que la solicitud de registro de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL fue analizada por el INDECOPI. 13. Adiciona que la palabra VENEZIA se encuentra marcas. incluida en otras 14. Expresa que los DUAS y los documentos presentados como prueba no acreditan el uso de la marca en el mercado peruano. 3 GACETA OFICIAL Por parte de la sociedad 20/04/2016 38 de 52 DEQUIVAL S.A.C. 15.

Mediante la Resolución 02 de 5 de marzo de 2014 se declaró en rebeldía. b. Contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 16.lndica que se encuentra acreditado que el demandante actuó de mala fe al solicitar la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, considerando que la denominación VENEZIA es un signo arbitrario en relación con los productos que identifica, y que el actor conocía que se importaban hacia el mercado peruano productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, la identidad existente entre signos en conflicto no puede deberse a la mera casualidad. 17.

Expresa que con posterioridad a la obtención de su registro y sobre la base de su derecho en exclusiva, pretendió impedir la comercialización de los referidos productos por parte de sus competidores; esto permite concluir que el actor registró su marca con la intención de obtener provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros. 18.

Manifiesta que se encuentra acreditado que IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE EIRL Y otros proveedores han importado desde China cuchillos con anterioridad al registro de la marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL, esto es desde el año 2005. El demandante quiere hacer creer que los productos importados no se comercializaron, lo que sería un argumento que carece de todo sustento. 19.

Expresa que la existencia previa del registro de una marca compuesta por la denominación VENEZIA, no demuestra la buena fe del demandante. Por el contrario, la obtención de su registro ha impedido la comercialización de productos identificados con un signo que previamente había ingresado en el mercado por sus competidores; por lo anterior, se puede concluir que la marca del demandante fue obtenida con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros.

Por parte de la sociedad DEQUIVAL S.A.C. 20. Mediante la Resolución Dos de 05 de marzo de 2014, se declaró en rebeldía. c. Sentencia de Primera Instancia. 21. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como 4 GACETA OFICIAL 20/04/2016 Resolución Número Cuatro de 19 de diciembre infundada la demanda, argumentando que debe: 39 de 52 de 2014, declaró "(...) el Indecopi no puede afirmar que se ha acreditado que ha actuado de mala fe solo por el hecho de que sea representante de la empresa Importaciones Carmelita del Norte EIRL., ni por las declaraciones únicas de aduana (OUAS) en las que consta la importación de cuchillos de la marca VENEZIA presentadas por la empresa Oequivel ya que tales documentos no sustentan que la marca haya sido utilizada en el mercado peruano (...) En este sentido corresponde señalar que de los medios probatorios presentados se ha verificado que los cuchillos VENEZIA ingresaron al mercado peruano, importado por un tercero, antes de que el señor Pérez registrara la marca que contiene dicho termino. Asimismo, se ha comprobado que tanto el producto importado bajo el signo VENEZIA como el producto que distingue la marca registrada consiste en un cuchillo de cocina fabricado en China; por último, se ha corroborado que ambos productos son importados para ingresar al mercado peruano, lo cual nos lleva a concluir que la empresa de la que es gerente el señor Pérez es una de las distribuidoras en el mercado peruano de los cuchillos VENEZIA procedentes de China; en consecuencia, se ha acreditado que el señor Pérez tenía conocimiento de la existencia de que el término VENEZIA distinguía cuchillos procedentes de China, por lo que el hecho de que ese término forma parte del signo que registro evidencia un actuar desleal, pues, a través del registro podía impedir que sus competidores comercializaran los cuchillos VENEZ lA, a pesar de también importarlos desde China; por consiguiente, el juzgado considera que el Indecopi ha motivado debidamente la resolución impugnada al afirmar que el señor Pérez actuó con mala fe al registrar VENEZIA STAINLESS STEEL y caja empaque, por lo que dicho registro debía ser declarado nulo.

(...) que en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, este juzgado considera que las resoluciones impugnadas han sido expedidas cumpliendo con los requisitos de validez del acto administrativo (...) declarando INFUNDADA LA DEMANDA, interpuesta por Francisco Pérez Alvarado ( )". d. Recurso de apelación. 22. El señor FRANCISCO PÉREZ ALVARADO, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486, se hará la Interpretación solicitada 1. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 5 GACETA OFICIAL 20/04/2016 40 de 52 La corte consultante realizó las siguientes preguntas: "1.

¿Cómo debe interpretarse el artículo 137 de la Decisión 486? Si es posible registrar una marca de origen extranjero que no se encuentra registrada (de forma similar o idéntica) en las oficinas competentes del país, pero cuyos productos vienen siendo importados y comercializados por los competidores comerciales de quien pretende inscribir dicha marca.

Si el registro de la marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de mala fe en la modalidad de exclusión de los competidores en el mercado, que podría generar que éstos se vean impedidos de comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría en el derecho de terceros de seguir comercializando productos importados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia ni autorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro. 2.

¿Cómo debe interpretarse el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486?, en lo referido: Si los actos de importación y exportación de productos de origen extranjero identificados con un signo distintivo conocido en el rubro de equipos de uso doméstico, al ser pasibles de ser conocidos por terceros y al demostrar la comercialización de una marca extranjera en el país, implican que el registro de marca que ostenta el nombre que da el producto extranjero fue realizado con mala fe y por ende, es pasible de ser anulado.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. El registro de marca solicitado de mala fe. B. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión. ( ) Artículo 172.( ). La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de.10 dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta aceren prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 6 GACETA OFICIAL D. 20/04/2016 41 de 52 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL REGISTRO DE MARCA SOLICITADO DE MALA FE. 24. En el proceso interno se debate si el signo mixto VENEZIA STAINLESS STEEL fue solicitado de mala fe.

El demandante afirma que en todo momento actuó de buena fe. 25. De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema propuesto y contestará las preguntas realizadas por la consultante. 26. El Tribunal se permite reiterar en lo pertinente los temas analizados en las Interpretaciones Prejudiciales de 24 de julio de 2013 y 25 de septiembre de 2013, expedidas en el marco de los procesos 54-IP2013 Y 87-IP-2013. 27.

El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe. Ante todo, conviene observar que cualquier conducta en el ámbito del derecho se presume de buena fe, pues la misma se ha consagrado como un principio general de los sistemas jurídicos; es la máxima fundamental consagrada como premisa de todo sistema jurídico y el ordenamiento jurídico comunitario andino no es ajeno a este principio, pues lo incorpora como postulado llamado a regir todas las actuaciones. 28.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: "El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro'? (subrayado fuera de texto) 29.

En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha sostenido que: "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de Proceso 65-IP-2004. Marca "TAPA ROjA". Sentencia de 30 de junio de 2004. 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 42 de 52 violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o iieqel'". 30.Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. 31.

El Tribunal responderá consultante: las siguientes preguntas realizadas por la Si es posible registrar una marca de origen extranjero que no se encuentra registrada (de forma similar o idéntica) en las oficinas competentes del país, pero cuyos productos vienen siendo importados y comercializados por los competidores comerciales de quien pretende inscribir dicha marca.

Si los actos de importación y exportación de productos de origen extranjero identificados con un signo distintivo conocido en el rubro de equipos de uso doméstico, al ser pasibles de ser conocidos por terceros y al demostrar la comercialización de una marca extranjera en el país, implican que el registro de marca que ostenta el nombre que da el producto extranjero fue realizado con mala fe y por ende, es pasible de ser anulado. 32.

La causal contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, se encuentra establecida para proscribir cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado". 33. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, indudablemente se traduce en un acto de mala fe, pues en esta hipótesis entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva 4 Proceso 3-IP-99.

Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de éstas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 43 de 52 posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio.

En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe mediante una solicitud de registro de marca, el posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no sea notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si ese proceder de mala fe conlleva el indebido aprovechamiento de la alta penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios. 34.

Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que traspasan fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí deben estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por supuesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria. 35.

Asimismo, puede configurar un típico acto de mala fe el solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate. 36.Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debe partir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo. 37.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. 38.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 44 de 52 de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 39.

En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 40.

En este orden de ideas, la corte consultante debe examinar las pruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indicios razonables, que le permitan establecer si el registro del signo mixto VENEZIA STAINLESS STEEL, se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo VENEZIA. 41.

Como quiera que no se trata de signos idénticos, la corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión o asociación". B. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL.

COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSiÓN. 42. El INDECOPI sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se solicitó con el fin de obtener un provecho ilícito y causarle un perjuicio desleal a la sociedad DEQUIVAL S.A.C., lo cual está en relación con la segunda pregunta planteada por la consultante, y para absolverla el Tribunal primero delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, después analizará los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada, teniendo en cuenta para efecto lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013.

Ámbito y campo de aplicación sobre competencia desleal. de las normas comunitarias 43. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ocupan de regular el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, cuya represión de los que así se consideran en estas normas se erige a la 5 Ver la Interpretación IP-2012.

Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164- 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 45 de 52 vez en un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial. 44. Por lo tanto, el concepto de competencia desleal vinculada a propiedad industrial y los actos que la configuran de conformidad con las precitadas normas, amparan el uso, goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.

La Decisión 486 se refiere a tres asuntos a saber: los actos de competencia desleal, los secretos industriales y las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. Los actos de competencia industrial. desleal vinculados a la propiedad 45. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

El artículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de competencia desleal. En consecuencia, no hay una lista taxativa de dichos actos, sino que se da un marco de referentes en cuyo contexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 46.

En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que "son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor." (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). 47. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer a colación lo dicho por la doctrina al respecto: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo 'comercia/', por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 46 de 52 refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.

"6 "La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los neqocios" 48. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 49.

En esta línea, es posible afirmar que la figura de la competencia desleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engañosa, por ejemptov": 50. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 51.

El Tribunal ha precisado los rasgos sobresalientes un acto para ser considerado desleal, a saber: que debe tener "1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de 6 JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVÁEZ GARCíA, José Ignacio.

"DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO", parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316". GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, pág. 47. 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 47 de 52 rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal 'cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción'." (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1630, de 26 de junio de 2008). 22.

El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer simplemente un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: "A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos." (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 13 GACETA OFICIAL - 20/04/2016 48 de 52 Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico".

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...) '.

(FLlNT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)". (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). 52. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. 53.

Se debe entender por aseveración, "toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competkiot"!". 54. El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones, cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal resalta que es una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La competencia registrada. desleal por confusión con una marca 55. La consultante realizó la siguiente pregunta: 9 10 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.

Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del mundo.. Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. "DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA". Vigésima segunda edición. 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 49 de 52 Si el registro de la marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de mala fe en la modalidad de exclusión de los competidores en el mercado, que podría generar que éstos se vean impedidos de comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría en el derecho de terceros de seguir comercializando productos importados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia ni autorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro. 56.

El artículo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 57. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 58.

Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 59.

El análisis que haga la Corte consultante debe partir de "indicios razonables", como ya se expuso, que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se presentó para generar confusión con el signo VENEZIA, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad DEQUIVAL S.A.C. En virtud de lo anteriormente expuesto, 15 GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL SIGUIENTE 20/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 50 de 52 ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate.

Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debe partir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.

En este orden de ideas, a la Corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 51 de 52 En este orden de ideas, la corte consultante debe examinar las pruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indicios razonables, que le permitan establecer si el registro del signo mixto VENEZIA STAINLESS STEEL, se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo VENEZIA.

Como quiera que no se trata de signos idénticos, la corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión o asociación.

SEGUNDO: Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, la Corte consultante debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se presentó para generar confusión con el signo VENEZIA, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad DEQUIVAL S.A.C. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / I Cecilia ~utsa AyU61(Quinteros MAGISTRADA ( <, ---'-o H:;I1~~: br~no- 17 GACETA OFICIAL 20/04/2016 52 de 52 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre rio., S -~""'#e~.' SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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