So Y A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 312-1P-2015 interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 155 literal e), 224, 226 y 228 de la misma normativa solicitada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

Asunto: Infracción de derechos de propiedad industrial. Demandante: CHALLENGER S.A.S. Proceso interno 2013-206892. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El 26 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, relativa al artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-206892.

El auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto..

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Li anta. CURFORACIÓN CLUB PUERTO PENALISA Demandado: ANDRÉS EDUARDO UMBARILA DÍAZ Hechos. Challenger S.A.S. tiene el registro vigente de la marca CHALLENGER (mixta) para identificar servicios de “construcción, reparación, servicios de instalación, entre otros; equipamiento de cocinas, instalación y reparación de aparatos de refrigeración y aparatos eléctricos y a gas en general”, comprendidos en la Clase 37 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 27 de moviembre de 2008, mediante Resolución 49609, la marca CHALLENGER (mixta) fue declarada como una marca notoriamente conocida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución 40504, la SIC ratificó su decisión al declarar la notoriedad de la marca CHALLENGER (mixta) por segunda vez.

El 2 de septiembre de 2013, Challenger S.A.S. interpuso acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial con solicitud de medidas cautelares contra Andrés Eduardo Umbarila Díaz, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado Servihouse Abeldar Calentadores, donde se habría utilizado la marca CHALLENGER (mixta), de la cual es titular Challenger S.A.S., para la explotación de servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 4 de junio de 2015, mediante Auto 39529, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. CHALLENGER S.A.S. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: Challenger S.A.S. es víctima de actos de infracción al derecho de marcas por parte de Andrés Eduardo Umbarila Díaz, toda vez que éste hace un uso no autorizado de la marca CHALLENGER (mixta) registrada a favor de Challenger S.A.S. Los signos distintivos usados por Andrés Eduardo Umbarila Díaz para identificar su establecimiento de comercio se encuentran registrados a nombre de Challenger S.A.S., configurando una infracción al derecho de marcas. 10. 11. ul las ¡acturas expedidas en su establecimiento de comercio, Servihouse Abeldar Calentadores, Andrés Eduardo Umbarila Díaz hace uso de la marca CHALLENGER (mixta) y se identifica como un centro de servicio técnico autorizado.

Sin embargo, Challenger S.A.S. no tienen ningún tipo de relación civil, laboral, comercial o de ninguna otra calidad con el señor Andrés Eduardo Umbarila Diaz. Es más, Challenger S.A.S. no ha otorgado permiso ni licencia de uso de la marca CHALLENGER (mixta) a terceros en cualquier forma ni bajo ningún título. La marca CHALLENGER (mixta), al reunir todos los requisitos fue declarada en dos ocasiones como marca notoria.

Como consecuencia de lo anterior y como lo dice el artículo 225 de la Decisión 486, la marca CHALLENGER (mixta) tiene una protección especial, toda vez que la declaración de notoriedad le otorga a la marca una mayor protección frente a terceros que intenten usar cualquier signo distintivo igual o similar al ya registrado. Andrés Eduardo Umbarila Díaz, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio Servihouse Abeldar Calentadores, ha utilizado el prestigio adquirido por Challenger S.A.S. para engañar a los consumidores y hacer creer que su establecimiento de comercio pertenece a la misma sociedad o que es un distribuidor autorizado.

Challenger S.A.S. ha recibido distintas quejas de sus clientes debido al mal servicio técnico prestado por el establecimiento de comercio Servihouse Abeldar Calentadores, circunstancia que genera un detrimento al prestigio de Challenger S.A.S., por cuanto estos clientes han contratado con el convencimiento de que Servihouse Abeldar Calentadores presta un servicio técnico autorizado por Challenger S.A.S. Actualmente, se adelanta un proceso ante la Delegatura de la Protección del Consumidor de la SIC en contra de Andrés Eduardo Umbarila Díaz, toda vez que los servicios prestados por el establecimiento de comercio Servihouse Abeldar Calentadores son de mala calidad y han generado perjuicios a los consumidores, proceso que se encuentra bajo el expediente 11 143487.

Adicionalmente, Andrés Eduardo Umbarila Díaz ha sido condenado en varias ocasiones por la citada Delegatura a hacer devoluciones de dinero por concepto de garantía, toda vez que se ha llegado a poner en riesgo las vidas de quieres han solicitado sus servicios, procesos que se encuentran bajo los números de expedientes 9 54469, 9 9290, 10 134156 y 10 143157.

Argumentos de la contestación a la demanda. No se encuentra en el expediente remitido copia de la contestación de la demanda por parte del demandado, Andrés Eduardo Umbarila Díaz. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL; i2. Que, el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 13.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 14. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 155 literal e), 224, 226 y 228 de la misma normativa?. 3 “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. 2 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notomamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

Cc. 15. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: La acción por infracción de derechos. El uso no autorizado de una marca notoria. Los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a una marca notoria. Excepciones a la prohibición del uso no consentido de la marca. El uso no autorizado para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios de la marca registrada.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. EL USO NO AUTORIZADO DE UNA MARCA NOTORIA. LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR A UNA MARCA NOTORIA. En el presente caso, Challenger S.A.S. manifiesta que Andrés Eduardo Umbarila Díaz hace uso, en su establecimiento de comercio, de la marca CHALLENGER (mixta) y lo identifica como un centro de servicio técnico autorizado, sin contar con permiso ni licencia de uso de la citada marca por parte de la accionante.

Por lo tanto, el Tribunal considera conveniente citar lo expresado en la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 145-IP- 20113: “La acción de infracción de derechos. Sus características ( ). “Artículo 223.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, Jos siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 3 Proceso 145-IP-2011, de 14 de marzo de 2012, asunto: COMPETENCIA DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS, actor: MARCO POLO SPORT S.A. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del artículo 238). 2.

Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.

SE - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas (artículo 247).

También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la a cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia deslea! del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrian sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”, 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 4 Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-1P-2007, caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588, de 20 de febrero de 2008. 16. 17. 18. 19. 20. - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. ( Y. En consecuencia, el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado explote en el comercio la correspondiente marca o una similarmente confundible.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribuna! en la presente interpretación prejudicial.

El uso no autorizado de una marca notoria. En el caso concreto, Challenger S.A.S. es titular de la marca notoria CHALLENGER (mixta), la cual supuestamente fue usada sin autorización por Andrés Eduardo Umbarila Díaz. Por tal motivo, el Tribunal interpretará el tema. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigúiedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de uma marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el supuesto contenido en el literal e) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o 21. 22. 23. 24. siinilar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte que, para que se configure la conducta descrita, el referido uso debe ser susceptible de causar al titular del registro de ta marca notoriamente conocida un daño económico o comercial injusto como consecuencia de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o en virtud de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

En consecuencia, este Tribunal considera necesario desarrollar el tema relativo a los diferentes tipos de riesgos que puede dar lugar a la configuración de una infracción al derecho exclusivo del titular de una marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a una marca notoria. Antes que todo, el Tribunal considera oportuno recordar que el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca en el comercio, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta?.

En consecuencia, resulta necesario referirse a los diferentes tipos de riesgos capaces de menoscabar alguna de las funciones de la marca, como es aquella consistente en garantizar la calidad del producto o servicio correspondiente y, particularmente, aquellas de comunicación, inversión o publicidad6. 5 Cf. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE): Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed, asunto C- 206/01, apartado 54;

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch Inc. c. Budéjovicky Budvar, národni podnik, asunto C-245/02, apartado 59; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 25 de enero de 2007, Adam Opel AG contra Autec AG, asunto C-48/05, apartado 22; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 18 de junio de 2009, L'Oréal SA, Lancóme parfums et beauté £ Cie SNC y Laboratoire Gamier £ Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd., asunto C-487/07, apartado 60.

Véase también, las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 23 de marzo de 2010, Google France SARL y Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL c. Viaticum SA y Luteciel SARL (C- 237/08) y Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08), asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, apartado 76;

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 22 de septiembre de 2011, Interflora Inc. y Interflora British Unit c. Marks 8 Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd., asunto C-323/09, apartado 37. $ Con relación a las demás funciones “comerciales”, secundarias a ta función “esencial” de la marca, cual es aquellas de indicar el origen empresarial, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 10 25. 26. 27.

Con relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; li) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. Primera) del TJCE, de 18 de junio de 2009, L'Oréal SA, Lancóme parfums et beauté 8 Cie SNC y Laboratoire Gamier € Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion Intemational Ltd., asunto C-487/07, apartado 58: *( ) Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad”. 11 28. 29. 30. 31. 10 “ 1 Con respecto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.

Los orígenes de la doctrina de la dilución se remontan a Inglaterra en 18988, y luego a Alemania en 1925%, Sin embargo, sus bases modernas fueron sentadas en 1927 por Frank Schechter en un artículo en el que afirmó que la verdadera función de una marca consiste no solo en distinguir o identificar los productos a los cuales se encuentra adherida como satisfactorios, sino también en estimular nuevas compras por parte del público consumidor, El fundamento de la acción por dilución de una marca notoriamente conocida está dado por el hecho que una atenuación o menoscabo de la misma, emergente del uso no autorizado por otro, constituye una invasión de los derechos de propiedad del titular de la marca notoria, lo cual origina un perjuicio comercial independiente, que debe ser evitado y reparado*!.

El perjuicio generado por la dilución de una marca notoria es causado por la apropiación de su valor publicitario, que erosiona la reputación, el magnetismo comercial, la cualidad distintiva, y el poder de venta incorporado en la marca notoria??. En consecuencia, una de las razones que sustentan la protección contra la dilución se erige sobre el hecho que la gradual erosión del magnetismo comercial o valor publicitario de una marca notoria constituye una lesión al derecho de propiedad de la misma, contra el cual debe conferirse MONTEAGUDO, Montiano, “La protección de la Marca Renombrada”.

Civitas, Madrid España, 1995, p. 283. Véase, "The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. c. The John Griffiths Cycle Corporation, Ltd.”, de 1898, 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.). En dicho caso, el fabricante de cámaras Kodak demandó a una compañía que fabricaba bicicletas Kodak. El riesgo de que el origen de las cámaras se confundiera con el de las bicicletas era poco, pero la asociación podía perjudicar el nombre de la marca Kodak para cámaras.

Véase, caso “Odol”, Sentencia de 11 de agosto de 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264. En dicho caso, el propietario de la marca Odo! para enjuagues bucales consiguió cancelar la misma marca que estaba siendo usada para productos de acero. El Tribunal determinó que el demandante tenía un interés en evitar que su marca se diluya, y que ésta perdería su poder de venta si se permitiera que cualquiera la usase.

SCHECHTER, Frank. “The rational basis of trademark protection”. En: Harvard Law Review, N* 40, 1927, pp. 813 y ss., especialmente pp. 818-819. McCARTHY, J.T. "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition". West Group, St. Paul, cuarta edición, 2004, p. 124. MOSTERT, F. "Trademark dilution and confusion of sponsorship in United States, German and English Law”.

En: International Review of Industrial Property and Copyright Law, N* 17, 1986, pp. 80 y ss., especialmente p. 87. 12 32. 33. 34, 16 una protección similar a aquella otorgada contra las demás iniracciones de! derecho de marca materializadas por confusión o engaño??. La dilución puede presentarse bajo dos modalidades, bien sea a través de la figura concebida originalmente de la dilución por empañamiento, bien mediante la dilución por degradación. La dilución por empañamiento emerge de la “difuminación” o pérdida del carácter distintivo de la marca!?, Esta modalidad tiene lugar cuando el carácter único y distintivo de una marca notoria se debilita mediante la asociación producto de la similitud entre un signo y una marca notoria que finalmente afecta su distintividad.

Su procedencia no requiere confusión en cuanto al origen, auspicio, afiliación o conexión de los productos amparados por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre sí, siendo suficiente que el uso del signo imitador materialice un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, o que cause un perjuicio a la fuerza distintiva o a la reputación de ésta!5, La dilución por degradación, en cambio, tiene lugar cuando la distintividad y el atractivo comercial de una marca notoria capaz se ven perjudicados cuando se la asocia a productos de inferior calidad o de carácter inmoral, o cuando la marca es expuesta en un contexto inapropiado, capaz de evocar pensamientos negativos en relación a la marca notoria**, En tales casos, la reputación y el atractivo comercial de la marca notoria se ven afectados por cuanto el público le atribuye las características negativas de los productos infractores*?.

RUTHERFORO, B.R. “Misappropriation of the advertising value of Trademarks, Trade Names and Service Marks”. En: South African Mercantile Law Journal, N* 2, 1990, pp. 151 y ss., especialmente pp. 152-153, MCCARTHY, J.T. y otros. "McCarthy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property”. BNA Books, Washington, D.C., tercera edición, 2004, pp. 24-129.

SILVA DUARTE, Federico Jorge. “La dilución de una marca registrada. Una protección extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su procedencia”. En: La Ley, año 35, N* 11, Asunción, diciembre de 2012, p. 1725-1737. Dicho autor cita, como ejemplo de aplicación de este primer tipo de dilución, un caso en que se impidió que una marca similar a la marca POLAROID, que era notoriamente conocida en el mercado de las cámaras fotográficas y películas, se utilizase para productos de calefacción y refrigeración (Polaroid Corp. c. Polaraid, Inc. 319 F.2d 830, 7th.

Cir. 1963). El autor también cita, posteriormente, un caso en que Rolls-Royce, el fabricante de automóviles de lujo y motores de aviones, impidió que otra empresa vendiera tubos de radio bajo la marca ROLLS-ROYCE (Wall c. Rolls-Royce of America, 4 F.2d 333, 3d Cir. 1925). LEIMER, J.A. “Trademark Dilution in the United States”. En: Trademark World, N* 62, 1993, p. 15.

SILVA DUARTE, Federico Jorge. “La dilución de una marca registrada”. Op. Cit. El autor cita, como ejemplos de esta segunda modalidad de dilución, un caso en que Coca Cola accionó contra una persona que vendía posters con la denominación ENJOY COCAINE en rojo y blanco, imitando la forma en que se usa el lema comercial ENJOY COCA-COLA, pues el uso era capaz de empañar la marca COCA- COLA, al generar en los consumidores la impresión que la empresa era responsable por promocionar una droga peligrosa en forma jocose (Coca-Cola Co. c. Gemini Rising, Inc. 346 F. Supp. 1183, E.D.N.Y., 1972).

El mencionado autor cita también el caso en el cual los propietarios de la marca de ropa interior VICTORIA'S SECRET demandaron a una persona que tenía un sex-shop llamado VICTOR'S LITTLE SECRET, en el cual vendía revistas y películas pornográficas, lencería erótica, juguetes sexuales, y 13 35. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo 36. 37. 38. 18 $19 20 21 siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. ( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada"*8, Por su parte, Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) con ocasión del caso que opusiera a las sociedades L'Oreal y Bellure??, afirmando que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente “dilución”, “menoscabo' o difuminación', dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público"? Ello en virtud de que “( ) poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo"?21..

En suma, puede definirse la dilución como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de identificar y distinguir los productos a los que se aplica mediante usos no autorizados sobre otros productos, a pesar de la presencia o ausencia de confusión, error, engaño, o competencia entre los signos involucrados. Cabe precisar que, para la procedencia de la dilución, en cualquiera de sus vertientes — dilución por empañamiento o dilución por degradación —, no es necesario que exista confusión. En tal sentido, la jurisprudencia ha determinado que la dilución es un perjuicio que difiere materialmente de aquel otros artículos ofrecidos en este tipo de establecimientos (Moseley c. Victoria's Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464).

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, pp. 307-308. Decisión del TJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, L'Oreal c. Bellure. SANCHO GARGALLO, Ignacio, “Alcance de la protección de la Marca Notoria en la jurisprudencia comunitaria”. En: Problemas actuales de Derecho de Propiedad Industrial, | Jornada de Barcelona, Thomson Reuters.

Civitas, Estudios de Derecho Mercantil, España, 2011, p. 151. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 354. 14 39. 40. 22 23 24 25 26 27 28 emergente de la confusión ortodoxa“?. La esencia de la dilución radica en que, aún ante la ausencia de confusión, la potencia de una marca puede debilitarse por su uso no autorizado por parte de otros.

La confusión lleva a un perjuicio inmediato, mientras que la dilución es un perjuicio que, si se permite su agravación, inevitablemente destruirá la función de publicidad? y de inversión?* de la marca. La confusión no constituye un elemento necesario para que tenga lugar la dilución, pues según la jurisprudencia, el propósito de la doctrina de la dilución es proteger un activo adquirido contra su deterioro?5, Es preciso señalar que, la doctrina de la dilución aplica a casos en los que se ven envueltos tanto competidores como no competidores?S. Por lo tanto, su procedencia no requiere que los productos o servicios estén en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Ello en virtud de que el perjuicio que se pretende remediar no es la confusión causada por productos similares vendidos por competidores, sino una expansión fraudulenta de productos disimilares que se nutren de la reputación de marcas notorias. En consecuencia, la acción de dilución otorga al titular de una marca notoria una protección que se extiende incluso sobre productos o servicios registrados en otras Clases?””, constituyendo una excepción al Principio de Especialidad.

Con relación a la prueba de la existencia de un riesgo de dilución de las marcas notorias, cabe citar la Sentencia dei Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de noviembre de 2013%, con ocasión del caso Wolf, Mortellito c. Nina of Califomia, Inc. 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972). Con relación a la función de publicad de la marca, véase particularmente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 23 de marzo de 2010, Google France SARL y Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL c. Viaticum SA y Luteciel SARL (C- 237/08) y Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08), asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, 2. c) ii) “Menoscabo a la función de publicidad”, apartados 91 y ss.

La referida interpretación ha sido reiterada en decisiones posteriores del TJUE, como en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 25 de marzo de 2010, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimúlter GmbH c. Gúnther Guni y trekking.at Reisen GmbH, asunto C-278/08, apartados 31-33; o en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 22 de septiembre de 2011, Interflora Inc. y Interfiora British Unit c. Marks 8, Spencer plc y Flowers Direct Ontine Ltd., asunto C-323/09, apartados 54-59.

Con respecto a la función de inversión, véase particularmente, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 22 de septiembre de 2011, Interfiora Inc. y Interflora British Unit c. Marks 8 Spencer pic y Flowers Direct Online Ltd., asunto C-323/09, apartados 54-66. Véase, los casos: Premier Brands UK Ltd c. Typhoon Europe Ltd.

(2000) FSR. 767; "Sally Gee, Inc. c. Myra Hogan, Inc. 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983); Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979). Véase, los casos: Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. c. Jordan Marsh Co. 165 F.2d 549, 553 (1st Cir.1948); Sykes Laboratory, Inc. c. Kalvin, 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985); y, Arisisotoner Gloves, Inc. c. Fownes Brothers 4 Co. 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y. 1983).

SILVA DUARTE, Federico Jorge. “La dilución de una marca registrada". Op. Cit. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 14 de noviembre de 2013, Wolf (C- 383/12). El 9 de marzo de 2006 ta empresa Environmental Facturing presentó una solicitud de marca comunitaria que pretendía distinguir: “Máquinas para el tratamiento profesional e industrial de la madera y residuos vegetales; troceadoras y trituradoras de madera profesionales e industriales”, productos 15 41. 42. 43. 29 en a Cual el [Ur esumó que había un riesgo de dilución de las marcas notorias anteriores.

Para ello aludió a la sentencia Intel Corporation?, en la que se indica que corresponde al titular de la marca anterior probar que el uso de la marca posterior es perjudicial para el carácter distintivo de dicha marca anterior (riesgo de dilución). El TJUE añadió además que, no es necesario que se produzca efectivamente la infracción, sino que será suficiente que existan elementos que permitan apreciar que existe riesgo de que la infracción se cometa.

En dicha oportunidad, el TJUE concluyó señalando que no se podrá exigir que se demuestre que el uso de la marca posterior haya incidido sobre el comportamiento económico del consumidor medio, Con respecto a las marcas renombradas y notorias, es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Con relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su reputación por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función de publicidad y de inversión de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría comprendidos en la Clase 7.

Contra la solicitud se opuso la empresa Elmar Wolf basándose en varias marcas figurativas e internacionales notorias anteriormente registradas. Environmental Facturing recurrió ante el TJUE la resolución de la Sala de Recursos de la OAMI que había estimado la existencia de riesgo de confusión entre las marcas. En su pronunciamiento, el TJUE confirmó la resolución de la Sala de Recursos y en concreto estimó que había un riesgo de dilución de las marcas notorias anteriores.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07). En dicha sentencia, el TJUE estableció que, a fin de demostrar la dilución de marcas, se debe probar: (i) Que existe una relación entre ambas marcas en la mente del consumidor, y (ii) Que el uso de la marca posterior produciría un beneficio injusto de, o iría en detrimento del, carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior.

Véase, RODRÍGUEZ, Marta. "Criterios para probar la existencia de riesgo de dilución de las marcas notorias”. Disponible en web: http:/A'tecnologia.elderecho.convtecnologia/propiedad intelectual_e_industrial/Criterios-existencia- dilucion-marcas-notorias_ 11_759805003.htmil. 16 44. 45. 46. 47. con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”, El parasitismo es una teoría que se desarrolló gracias a una extensión del marco inicial de la teoría de la competencia desleal. En el acto del parasitismo, un comerciante (el “parásito”) busca apropiarse injustamente de la reputación de un competidor (el “parasitado”), creando confusión en el espiritu del consumidor con respecto a su producto o marca y aquel registrado por el competidor.

Generalmente, esta figura consiste en la usurpación o el aprovechamiento de la notoriedad de otro*?, El parasitismo comporta, por un lado, un perjuicio injustificado a la víctima — a su clientela, su imagen o su patrimonio — y un potencial enriquecimiento injustificado para el autor de la infracción. Cabe mencionar que, en ciertos Estados, el titular de un derecho de propiedad intelectual que ya expiró puede intentar una acción de parasitismo económico3, Adicionalmente, para el ejercicio de la acción de parasitismo, no se requiere que efectivamente haya acaecido un perjuicio para la víctima, siendo suficiente probar la existencia del riesgo de que ello se produzca.

La falta puede ser delictual o cuasi-delictual, no siendo necesario ningún elemento subjetivo o intencional. Finalmente, cabe apuntar que toda persona, física O moral, comprendiendo las asociaciones sin fines de lucro, pueden ejercer esta acción%, En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Op. Cif., p. 247. Véase, por ejemplo, Corte de Apelación de Paris, 29 de septiembre de 1995, caso Guerlain c. Bosch, Gaz. Pal. 1996, l, somm., p. 146. Corte de Casación de Francia, Sala Comercial, de 22 de octubre de 2002, caso Métro c. Cartier. Véase también la decisión de la Corte de Casación francesa donde manifiesta que esta acción no requiere fundarse en un título privativo, es decir, que el producto o servicio copiado o imitado no necesariamente debe encontrarse protegido, Corte de Casación de Francia, Sala Comercial, de 22 octubre 2002, caso Go Sport c. Décathlon.

Corte de Casación de Francia, Sala Comercial, de 8 de noviembre de 1994, Bull. civ, IV, n. 325. ee 2. EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DEL USO NO CONSENTIDO DE LA 48. 49. 50. MARCA. EL USO NO AUTORIZADO PARA ANUNCIAR, OFRECER EN VENTA O INDICAR LA EXISTENCIA O DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS, O PARA INDICAR LA COMPATIBILIDAD O ADECUACIÓN DE PIEZAS DE RECAMBIO O DE ACCESORIOS DE LA MARCA REGISTRADA.

En el presente caso, el presunto uso no consentido de la marca podría tratarse propiamente de una excepción al derecho de uso exclusivo de la marca, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486. Por este motivo el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema. Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro de marcas, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca at público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.

De conformidad con el artículo 157 primer párrafo una marca puede ser utilizada a manera informativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos esgrimidos por este Tribunal dentro del Proceso 170-1P-2011: “Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico.

En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. — Que no se inserten para ser usados a titulo de marca.

Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaria aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos.

A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar 18 51. 52. 53. 54. elementos explicativos es para generar información ciería sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer si la marca CHALLENGER (mixta) está siendo utilizada de manera únicamente informativa o de alguna otra manera que comporte una excepción al uso exclusivo de la marca y a la consiguiente facultad de prohibir su uso.

De igual manera, el segundo párrafo del artículo 157 establece que: “El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos” (Subrayado por fuera del texto).

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si en el presente caso, el uso de la marca se da para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios, o para indicar la compatibilidad de piezas de recambio o de accesorios de la marca registrada CHALLENGER (mixta). Adicionalmente, deberá verificar que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de informar al público y no sea susceptible de inducir a confusión a este último.

En conclusión, corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca CHALLENGER (mixta) se efectuó en cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberán tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: 19 Pp y PRIMERO. El titular de una marca podra impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: % Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ¡) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, ¡if Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. Con relación al riesgo de dilución, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. En ese sentido, la dilución puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de identificar y distinguir los productos a los que se aplica mediante usos no autorizados sobre otros productos, a pesar de la presencia o ausencia de confusión, error, engaño, o competencia entre los signos involucrados.

La dilución puede presentarse bajo dos modalidades, bien sea a través de la figura de la dilución por empañamiento, bien mediante la dilución por degradación. La dilución por empañamiento emerge de la “difuminación” o pérdida del carácter distintivo de la marca. La dilución por degradación, en cambio, tiene lugar cuando la distintividad y el atractivo comercial de una marca notoria se ven perjudicados cuando se la asocia a productos de inferior calidad, o a productos de un carácter inmoral, o cuando la marca es expuesta en un contexto desagradable, capaz de evocar pensamientos negativos en relación a la marca notoria.

Para la procedencia de la dilución, en cualquiera de sus vertientes, no es necesario que exista confusión. Adicionalmente, la doctrina de la dilución aplica a casos en los que se ven envueltos tanto competidores como no 20 competidores, no requiriendo que los productos se encuentren en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. víctima — a su clientela, su imagen o su patrimonio — y un potencial enriquecimiento injustificado para el autor de la infracción. Para el ejercicio de la acción de parasitismo no se requiere que efectivamente haya acaecido un perjuicio para la víctima, siendo suficiente probar la existencia del riesgo de que ello ocurra, tampoco es necesario ningún elemento subjetivo o intencional.

Finalmente, toda persona, física o moral, comprendiendo las asociaciones sin fines de lucro, pueden ejercer la acción de parasitismo.

SEGUNDO: Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro de marcas, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.

En el presente caso, al Juez Consultante deberá verificar si en el caso concreto el uso de la marca CHALLENGER (mixta) se efectuó en cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. Es decir, se deberá verificar si en el presente caso, el uso de la marca se da para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios de la marca registrada CHALLENGER (mixta).

Finalmente, deberá verificar que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de informar al público y no sea susceptible de inducir a confusión a este último. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. r Cecilia LUS4 Ay ón Quinteros MAGISTRADA 21 Hernán Rgmero Zambrano — > M ADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

UR | HernánRómer. brano pl Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 312-1P-2015 22