Año XXXIII – Número 2721 Lima, 20 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 312-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 155 literal e), 224, 226 y 228 de la misma normativa solicitada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

Asunto: Infracción de derechos de propiedad industrial. Demandante: CHALLENGER S.A.S.Proceso interno 2013206892 PROCESO 321-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2010-00222. Actor: FRANCHISE CONSULTANTS INC. Marca mixta “SAN SAI WOK” PROCESO 325-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: The Tesalia Spring Holding Corp.

Marca: “VOLT + 440 MÁXIMA ENERGÍA” (mixta). Expediente Interno: 01767-2011-0-1801-JR-CA-14 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 20/04/2016 2 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 3 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 4 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 5 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 6 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 7 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 8 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 9 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 10 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 11 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 12 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 13 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 14 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 15 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 16 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 17 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 18 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 19 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 20 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 21 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 22 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 23 de 63 GACETA OFICIAL 20/04/2016 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 24 de 63 ANDINA PROCESO 321-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno N° 2010-00222. Actor: FRANCHISE CONSUL TANTS INC. Marca mixta "SAN SAl WOK". Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 2072 de 30 de junio de 2015, recibido por este Tribunal el 1 de julio de 2015, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de diciembre de 2015. GACETA OFICIAL A. 20/04/2016 25 de 63 ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: FRANCHISE CONSUL TANTS INC. Demandada: LA NACiÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: LA SOCIEDAD INVERSIONES SANSAI S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad INVERSIONES SANSAI S.A., el 21 de mayo de 2002 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta SAN SAl WOK para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: "servicios de bar, restaurante y venta de servicios alimenticios al por mayor y al detalle". 2.

Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad LAO KAO S.A., presentó oposición sobre la base de los siguientes signos distintivos: Marca denominativa WK WOK, solicitada para siguientes servicios de la Clase 43 de la Internacional de Niza. amparar los Clasificación Nombre comercial WOK. Enseña comercial WOK. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 414042 de 23 de diciembre de 2002, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.,.

C 4. La sociedad LAO KAO S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio de apelación. 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 26 de 63 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 29008 de 9 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 31078 de 31 de octubre de 2003, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 7. El señor BENJAMíN VILLEGAS BAYER, hoy FRANCHISE CONSULTANTS INC., es titular de la marca mixta WOK para amparar los servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza '.

Afirma que también es titular de la marca WOK en las Clases 29,30 Y 32. 8. La sociedad FRANCHISE CONSULTANTS INC., presentó demanda de nulidad contra las tres resoluciones mencionadas. 9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Afirma, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico. Los signos evocan la misma idea en el público consumidor. 11. Sostiene, que tiene el derecho exclusivo sobre la marca mixta WOK y, por lo tanto, puede impedir el uso de un signo idéntico o similar por terceros. 12.lndica, que la palabra WOK es el elemento más relevante del signo solicitado. 13.Agrega, que los productos de las Clases 29,30 y 32 tienen conexión competitiva con los servicios de la Clase 43.

Los servicios de restauración de la Clase 42 de la séptima edición son los mismos de la octava ed ición. 14. La Superintendencia omitió cumplir con la sentencia del Consejo de Estado de la República de Colombia de 24 de enero de 2008, emitida en el marco del expediente 11001-0324-000-2002-00275-01, mediante la cual se ordenó el registro de la marca mixta WOK para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, séptima edición, "servicios prestados por establecimientos que se encargan principalmente de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, tales como restaurantes, cafeterías, bizcocherías, Se registró en la Clase 42 de la Edición No. 7.

En la versión 8 los servicios de restauración fueron reclasificados en la Clase 43. 3 GACETA OFICIAL 20/04/2016 27 de 63 pastelerías, bares, discotecas, cafés, salones de té, etcétera, así como el desarrollo de actividades de cafetería, pastelería y galletería, los servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, almacenaje, fabricación, compra y venta, cultivo, recolección, procesamiento, torrefacción, molienda, empaque y distribución de productos alimenticios y en general toda clase de productos agrícolas y agropecuarios naturales y artificiales en todas sus presentaciones y especialmente alimenticios y de consumo masivo". b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 15.lndica, que de los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético. Tienen suficientes elementos diferenciadores. 16.Argumenta, que el término WOK es de uso común. 17. Agrega, que la palabra SAN SAl WOK es ortográfica y visualmente distinta lo que no daría lugar a confusión en el mercado y los consumidores podrían distinguir claramente el origen de los productos.

Por parte del Tercero Interesado. 18. De conformidad con el informe de la consultante, la sociedad INVERSIONES SAN SAl S.A., contestó la demanda argumentando lo siguiente: 19.1ndica, que la marca SAN SAl WOK fue otorgada antes de que se inscribiera la marca WOK a favor de la sociedad demandante. 20. Sostiene, que la palabra WOK se refiere a comida oriental preparada al wok.

Por lo tanto, es descriptiva. 21.lndica, que existen muchas marcas compuestas por la palabra WOK. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 23. No se interpretará el artículo 135 literal b), ya que éste corresponde a una causal absoluta de irregistrabilidad.

Únicamente se interpretará el 136 literal a) de la misma normativa". 2 ( Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 GACETA OFICIAL C. 20/04/2016 28 de 63 CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas en idioma extranjero. D. La conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 24. En el procedimiento administrativo interno se argumentó signos mixtos SAN SAl WOK y WOK son confundibles. que los 25. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: "Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad>, 3 f a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (···r· PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALlZADA".

Publicado en www.ugma.educ~. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: 5 GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de confusión manifestado lo siguiente: 20/04/2016 o de asociación, 29 de 63 el Tribunal ha "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: "SHERATON"). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: "La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". f 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 30 de 63 La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

¡ Lo f Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006". 7 GACETA OFICIAL 31 de 63 20/04/2016 26. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos en conflicto.

B. COMPARACiÓN DENOMINATIVA ENTRE SIGNOS MIXTOS SIMPLE Y COMPUESTA. CON PARTE 27. En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signos mixtos SAN SAl WOK y WOK. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013: "El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas", loqotipos", íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Guando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Gartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca 4 5 f "El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemorecion, o producto.

(...)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA 22"' edición. 2001. marca (RAE), 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 32 de 63 prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)".

(Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). La Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado". 29.

Como uno de los signos en conflicto está compuesto por tres palabras, se deben observar las reglas de comparación de los signos denominativos compuestos. 30. Para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, se debe analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad. 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 33 de 63 31.

Para esto utilizará los siguientes parámetros: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos y servicios que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 32. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos SAN SAl WOK Y WOK.

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 33. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la palabra WOK6 es de uso común. La sociedad tercera interesada afirmó que dicha palabra es descriptiva. 34. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto.

Para esto el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 35. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como elementos descriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 6 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=wok. 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 34 de 63 36.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 37. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 38.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas? 39. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 40.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 41. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 42.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el 7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles". OTAMENDI Jorge.

"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 35 de 63 destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 43.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 44.

Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 45. Como el caso particular se refiere a una palabra en extranjero", es pertinente analizar cómo este aspecto influenciar el análisis de registrabilidad. idioma podría 46.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 47. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. 48.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: 8 aplicable a la Decisión La palabra china Wok traducida al español significa "sartén de acero". 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 36 de 63 "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(...) Al tenor de lo establecido en el arto 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ('.')".

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 49. La Corte consultante deberá determinar si la expresión WOK es de uso común o descriptiva en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común o descriptivas.

Para esto es muy importante determinar si el término WOK hace parte del conocimiento común. D. LA CONEXiÓN COMPETITIVA. 50. La demandante afirma que los productos de las Clases 29, 30 Y 32 tienen conexión competitiva con los servicios de la Clase 43. 51. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014: "El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 151 de la Decisión 486 hace viable la utilización de la mencionada clasificación internacional, así: "Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.:,:'- f ~\ 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 37 de 63 Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente".

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: "La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios».

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos!".

Si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases o disímiles, aunque se encuentren ubicados en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o 4 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob. Cit. Pág. 278. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005. prejudicial de 19 de octubre 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 38 de 63 varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigera doras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. ( f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o 15 GACETA OFICIAL 20/04/2016 39 de 63 finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)"). 52. La Corte consultante deberá analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor.

SEGUNDO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SAN SAl WOK y WOK.

TERCERO: La Corte consultante deberá determinar si la expresión WOK es de uso común o descriptiva en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común o descriptivas.

Para esto es muy importante determinar si el término WOK hace parte del conocimiento común. 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 40 de 63 Como el caso particular se refiere a una palabra en idioma extranjero, es pertinente analizar cómo este aspecto podría influenciar el análisis de registrabilidad.

CUARTO: La Corte consultante deberá analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ~-':~ f~Ij;¡P:J). Herna iR6rhero.,..lafribrano AGISTRADO - De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación_Prejudicial el Presidente yel secrn'. ~, ".f/~~-·~?s ~~fc1:~ Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secret~r~a General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

I PROCESO 321-IP-2015 I 17 GACETA OFICIAL 20/04/2016 41 de 63 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO325-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: The Tesalia Spring Holding Corp.

Marca: "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta). Expediente Interno: 01767-2011-0-1801-JR-CA-14. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 1767 de 7 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01767-2011-01801-JR-CA-14.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: THE TESALIA (Panamá). SPRINGS HOLDING CORP. GACETA OFICIAL 20/04/2016 42 de 63 Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual _ INDECOPI, República del Perú. Tercero ACAVA LlMITED. interesado: 2. Antecedentes: 1.

El 7 de mayo de 2009, ACAVA LlMITED de Malta solicitó el registro como marca del signo "VOLT + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto)", para identificar productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en el Diario Oficial "El Peruano". 3. The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá formuló oposición al registro solicitado alegando ser titular en Ecuador de las marcas: "220V" (denominativa) y "220V" (mixta), ambas para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; además, señaló haber solicitado en el Perú el registro como marca del signo "220V" (denominativo) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Mediante Resolución 522-2010/CSD-INDECOPI de 3 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 5. Dentro del plazo oportuno, The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá presentó recurso de apelación contra la resolución antes indicada. 6.

Mediante Resolución 0013-2011ITPI-INDECOPI de 5 de enero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 5222010/CSD-INDECOPI. 7. The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá presentó demanda contenciosa administrativa a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas y se deniegue el registro solicitado. 8.

Mediante Sentencia de 9 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. Se reivindican los colores azul, blanco, amarillo y gris en varias tonalidades. ~. 1 ¿'p; 2 GACETA OFICIAL 9. 20/04/2016 43 de 63 The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 10.

Mediante auto de 22 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a: El legítimo interés para obrar de quien tiene registrada su marca en otro país. La existencia de riesgo de confusión ante signos que distinguen productos de la misma clase.

Si el ostentar derechos previos sobre la denominación "VOLT" determinan una coexistencia pacífica en el mercado. 3. Argumentos de la demanda: 11. The Thesalia Springs Corp. de Panamá sustentó su demanda en los siguientes argumentos: Que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Que los signos en conflicto presentan similitud gráfica, fonética y conceptual al grado de generar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor. Que los signos en conflicto presentan como elemento predominante el denominativo, estando conformada la marca registrada por una cifra y una letra "220V", la cual resulta arbitraria respecto a los productos que distingue y además posee una carga conceptual fácilmente identificable por el público consumidor; mientras que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por los siguientes elementos: "VOLT +440 MÁXIMA ENERGíA" Y logotipo, siendo "440 VOL T" el término de mayor relevancia. En tal sentido, el público consumidor considerará que se trata de un producto nuevo con características particulares mejores que las de la marca "220V" (denominativa y mixta) es decir, que brinda el doble de energía, o una máxima energía, frente a los productos que distingue la marca registrada.

Que la cifra "440" que conforma el signo solicitado es precisamente el doble de la cifra "220" de la marca registrada, por 3 GACETA OFICIAL 20/04/2016 44 de 63 lo que la evidente similitud entre ambos no puede deberse a una simple casualidad. Que la letra "V" de la marca registrada corresponde a la abreviatura internacional de Voltios, evocando el mismo significado que el término "VOLT" en el signo solicitado.

Es decir, ambos signos evocan la idea de la energía contenida en la bebida que distinguirán, sólo con una diferencia, la bebida de la solicitante indica tener más energía (440 voltios), mientras que la bebida de su representada sólo 220 voltios. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 12. EIINDECOPI contestó la demanda en los siguientes términos: Que el elemento predominante del signo solicitado no es la denominación "VOLT + 440" como equivocadamente señala la parte demandante; resultando relevantes, por el contrario, tanto los elementos figurativos como los denominativos que contiene.

Explica que en el elemento denominativo predomina la expresión "VOLT +" que aparece en grandes letras con un destello que obliga a centrar la atención en ella; mientras que el número "440" aparece en otra posición en dimensiones mucho más pequeñas, resultando casi imperceptible dentro del conjunto del signo debido a la tonalidad azul que presenta, la cual se confunde con la tonalidad de fondo.

Que desde el punto de vista fonético los signos confrontados presentan una distinta secuencia de vocales y consonantes. Así, el elemento denominativo relevante del signo solicitado se pronuncia como "VOLT MAS", mientras que la marca registrada se pronuncia como "DOSCIENTOS VEINTE VE", lo que determina que susciten una entonación y pronunciación de conjunto distinta; e incluso considerando los demás elementos denominativos del signo solicitado, también se apreciará la diferencia fonética referida al tener por un lado "VOLT MÁS CUATROCIENTOS CUARENTA MÁXIMA ENERGíA" Y por otro "DOSCIENTOS VEINTE VE". 13.

Acava Limited contestó la demanda señalando lo siguiente: Que en el presente caso sólo resulta aplicable el artículo 147 de la Decisión 486, mas no el inciso a) del artículo 136 de la referida Decisión como alega la parte demandante. Que el INDECOPI ha realizado un correcto examen para descartar la confundibilidad de los signos en conflicto, por lo que se encuentra de acuerdo con la decisión tomada. 4 (/ GACETA OFICIAL 20/04/2016 45 de 63 Que no resulta suficiente para acreditar confusión entre las marcas en conflicto el hecho de compartir la consonante "V", estando conformadas por números distintos: "220" y "440".

Que el examen comparativo se realiza entre una marca mixta y una marca denominativa; por lo que no puede acreditarse un parecido gráfico contundente entre ambas. Además, en el ámbito fonético, el elemento relevante del signo solicitado es "VOL T +" Y no "440 MÁXIMA ENERGíA". Que los signos en conflicto sólo comparten la letra "V", además, en el signo solicitado resulta relevante el término "VOL 1", siendo reconocido como tal en el mercado, sin tener en cuenta el número "440" y/o la letra "V" de forma individual, descartándose de este modo la existencia de confundibilidad.

Que comparando los signos en el ámbito conceptual la expresión "220V" no tiene un significado concreto, mientras que "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" da a entender que si se consume la bebida se va a obtener a cambio energía. Que es erróneo lo señalado por la parte demandante respecto a que el público demandará los productos en el mercado designándolos por su denominación, pues en el caso de la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta) el consumidor la reconoce por el color azul que la distingue además de fijarse en el término "VOL 1".

Que en el caso de las marcas que distinguen bebidas (productos de consumo humano), el consumidor escoge con detalle el producto que va a adquirir; en tal sentido, el consumidor promedio decidirá si toma "VOL 1" o "220 V" según sus preferencias sin confundir los productos. 5. Sentencia de Primera Instancia 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró considerar que: infundada la demanda al De la apreciación en conjunto de los signos en conflicto se advierte que en ambos cobran relevancia tanto el elemento denominativo como el elemento gráfico.

Desde el punto de vista fonético, se advierte que las denominaciones "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" Y "220 V" no resultan semejantes entre sí, ya que presentan una secuencia distinta de números, vocales y consonantes que determinan una pronunciación diferente. 5 GACETA OFICIAL 20/04/2016 46 de 63 Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados dejan una impresión visual diferente debido a que la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta) se encuentra conformada por el número "440", una palabra "VOL 1", la frase "MÁXIMA ENERGíA" Y una figura con una combinación de colores celeste, azul, blanco y plomo; a diferencia de la marca "220 V" (mixta) que sólo está conformada por la letra "V", el número "220" y los colores rojo, amarillo y azul.

Estando a las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos en conflicto, se concluye que la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta), reivindicando colores, no es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor respecto de la marca "220 V" (denominativa) ni frente a la marca "220 V" (mixta). 6. Argumentos 15.

The Tesalia Springs Holding Corp. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada reproduciendo básicamente los argumentos esgrimidos en su escrito de demanda. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL 16. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 147 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 151 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 literal a)2 y 1473 de la mencionada normativa. del recurso de apelación "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 3 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en /J !d" / 6 GACETA OFICIAL C. 20/04/2016 47 de 63 CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por palabras descriptivas. Coexistencia de marcas. Procedimiento y legitimación para presentar oposiciones andinas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 17.

En el presente caso, Acava Limited solicitó el registro de la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza-. Ante ello, The Tesalia Springs Holding Corp. formuló oposición alegando ser titular en Ecuador de las marcas: "220V" (denominativa) y "220V" (mixta), ambas para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza-; además, señaló haber solicitado en el Perú el registro de la marca "220V" (denominativa) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con las cuales el signo solicitado resulta confundible. 18.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un 4 5 cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas energizantes, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 48 de 63 fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'." Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.,/1 I L/,j. 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 49 de 63 similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'." Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.v 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. I d 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 50 de 63 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.? También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) y h);

Y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'.

(PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditiva mente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al 'tL l 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 51 de 63 significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qráfica"." Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos." Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio., ¡\ ~\I " En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss. 11 GACETA OFICIAL 20/04/2016 52 de 63 marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos e Iemen t os '12.

( )"..1- ¿, I 19. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACiÓN COMPARACiÓN 20. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos.

En el presente caso, el signo solicitado es "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas registradas son "220V" (denominativa) y "220V" (mixta), ambas para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS ENTRE SIGNOS MIXTOS. 12 Y MIXTOS. GACETA OFICIAL 21. 20/04/2016 53 de 63 Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: Marcas registradas: 220V 22. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 23. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLlN BOLA). 24.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado".13 13 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.OAC. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA f(/ i 13 l GACETA OFICIAL Comparación 20/04/2016 entre signos denominativos 54 de 63 y mixtos. 25.

La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 26. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumldores.t- 27.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 28.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: uLOREX" (denominativa). "( ) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora." l', l~l U( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir." U( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación." U( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones 14 tI r Proceso 46-IP-2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta) de 14 de mayo de 2008. 14 I GACETA OFICIAL 20/04/2016 55 de 63 confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores." 15 Comparación entre signos mixtos. 29.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 30.

Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: "Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica"16. 15 16 / FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

"FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo SA España, 1984, pp. 199 Y ss. Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.OAC. 394 de 15-XII-98. 15 GACETA OFICIAL 20/04/2016 56 de 63 31.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 32. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 33. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 34.

En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (denominativo) y las marcas registradas "220V" (mixta) y "220V" (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. SIGNOS CONFORMADOS 35. En el presente caso se aprecia que el signo solicitado a registro se encuentra conformado en su parte denominativa por la expresión "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA", siendo que entre los productos que distingue en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran las bebidas energizantes. Por lo que resulta apropiado referirse a los signos conformados por palabras descriptivas. 36.

Al respecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-1P-2015: POR PALABRAS DESCRIPTIVAS. "Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 57 de 63 terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Ahora bien, lo que es de uso descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin 17 GACETA OFICIAL 20/04/2016 58 de 63 embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". 37. Sobre la base de lo expuesto, la Sala Consultante debe determinar si las expresiones "VOL1" Y "MÁXIMA ENERGíA" son descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo.

4. COEXISTENCIA DE MARCAS. 38. En el presente caso la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, efectuó la siguiente consulta: "Si el ostentar derechos previos sobre la denominación "VOL1" determinan una coexistencia pacífica en el mercado". 39.

Al respecto, se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: "Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el "riesgo de confusión" en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado "LA COEXISTENCIA DE HECHO" consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: "La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad".

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial 18 GACETA OFICIAL 20/04/2016 59 de 63 de 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003)". Oficial del 40. Por lo antes expuesto, la Sala Consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si son capaces o no de crear confusión en el consumidor. 5.

PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACiÓN OPOSICIONES ANDINAS. 41. En el presente caso la demandante formuló oposición al registro del signo VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto) alegando ser titular de la marca mixta y denominativa "220V" registrada en Ecuador para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la Sala Consultante solicita que en la presente Interpretación Prejudicial se aclare el tema del legítimo interés para obrar de quien tiene registrada su marca en otro país. 42.

Este Tribunal en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 140IP-2014, respecto de la oposición andina ha esgrimido lo siguiente: PARA PRESENTAR "El artículo 14617 de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca.

Para ello tiene un plazo de treinta días desde la publicación de la solicitud. Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente, en este caso la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. rtl Por su parte, el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como I 17 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 19 GACETA OFICIAL 20/04/2016 60 de 63 quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla. Asimismo, dentro del Proceso 46-IP-200718, este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Sobre la base de la legislación y jurisprudencia citada anteriormente, se advierte que el artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones.

En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. 43. Para responder de manera precisa la consulta realizada, el Tribunal considera que "El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición" (Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL, mixta) (Lo subrayado es nuestro). 44. La Sala Consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: Que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, 18 Publicado en la Gaceta Oficial 1530 de 14 de agosto de 2007. 20 GACETA OFICIAL 20/04/2016 61 de 63 Que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. 45.

En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la oposición formulada por The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá sobre la base de sus marcas registradas en Ecuador cumple con los requisitos para presentar oposiciones andinas conforme a los criterios esgrimidos en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "VOLT + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto) y las marcas previamente registradas "220V" (mixta y denominativa) aplicando los criterios adoptados en la presente Interpretación Prejudicial.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: La Sala Consultante debe determinar si las expresiones "VOLr y "MÁXIMA ENERGíA son descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases 21 GACETA OFICIAL 20/04/2016 62 de 63 conexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.

CUARTO: La Sala Consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si son capaces o no de crear confusión en el consumidor.

QUINTO: El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La Sala Consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: Que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, Que quien formule oposicron andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / / i '/ •. Cecilia ib.uisaAyllón Quinteros MAGISTRADA 22 GACETA OFICIAL 20/04/2016 63 de 63 /,."~JII/r;('i' '..¡/f/1/ '(o Luis j 'j.(_l, A,) / /j. e DiezC~seco Núñez MA~';lRAOO jJ!~t i i í) i il' 1 fr J ~;

(1 / I /¡ 1 1/ Luis José Diez,Canseco PRE.sf'OENTE úñez Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 325-IP-2015 23