TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 386-IP-2015 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) Y 228 de la Decisión 486 de la Comunicación de la Comunidad Andina, y de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 Y 230 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
Demandante: ALLERGAN, INC. Marca: "BOTOSES" (denominativa). Expediente Interno: 2012-0251. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2611 de 11 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 20120251. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: ALLERGAN, INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 1 b Tercero Interesado: SESDERMA COLOMBIA S.A. 2. Antecedentes: 1. El 5 de octubre de 2007, Sesderma Colombia S.A., solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo "BOTOSES" (denominativo), para distinguir: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos" de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 582 de 30 de noviembre de 2007 y, dentro del término oportuno, Allergan Inc. presentó escrito de oposición con fundamento en la falta de distintividad del signo "BOTOSES" (denominativo) y la confundibilidad con la marca notoria y previamente registrada a su favor "BOTOX" (denominativa), para amparar: "cosméticos; geles, cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremas contra las arrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para la belleza y la cara, aceites escenciales; lociones, cremas, geles y fluidos reductores", comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mediante Resolución 23704 de 11 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa) solicitada por Sesderma Colombia S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Contra la anterior decisión Allergan, Inc., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones 31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012 respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución impugnada. 5.
Allergan, Inc., presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. 6. Mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial ¡i~ al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 3. Argumentos de la demanda: 7.
Allergan, Inc. alegó lo siguiente: Que la marca "BOTOSES" (denominativa) es similarmente confundible con la marca "BOTOX" (denominativa), pues reproduce cuatro de los cinco elementos que la componen, (B-OT-O), cambiando sólo la terminación de la marca, generando una semejanza ortográfica, fonética y visual. Que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca "BOTOX" (denominativa) mediante las Resoluciones 35250 y 35251 de 14 de julio de 2009, dictadas en los expedientes 2008.120.928 y 2008.054.117, resaltando que el producto identificado con dicha marca es utilizado para uso terapéutico desde el año 1992 y como cosmético desde el año 2001.
A su vez, es la marca de toxina Botulínica Tipo A más estudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90 países. Que cada marca de toxina botulínica del tipo A disponibles en el mercado es distinta y tiene características únicas, por tanto no pueden ser comparadas; razón por la cual Allergan Inc. ha liderado diversas campañas para que la marca "BOTOX" (denominativa) no sea utilizada como un término genérico ni sea aprovechado su prestigio por marcas similares, para lo cual ha invertido en publicidad y promoción. Que en la publicidad que se ha realizado de la marca "BOTOX" (denominativa), siempre se ha hecho referencia a que es una marca previamente registrada, ya sea con el signo TM o R, siendo así una marca notoria en Colombia y en el mundo para los años comprendidos en el 2002 al 2010. ·1 ii[ Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al pretender amparar los mismos productos para el cuidado personal que distingue la marca "BOTOX" (denominativa), crea confusión directa respecto de los productos e indirecta respecto de su origen empresarial, pues los consumidores podrán pensar que la marca solicitada forma parte de la línea de productos de Allergan Inc. Que existe conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, pues pertenecen a la misma nomenclatura, el mismo género de productos, se comercializan en el mismo mercado y están dirigidos al mismo público; razones que llevan a afirmar que la marca "BOTOSES" (denominativa) carece 3 de distintividad al impedir que se reconozca el origen empresarial del producto.
Que la marca solicitada busca crear en el consumidor un riesgo de confusión y asociación pues reproduce los elementos predominantes de la marca notoria "BOTOX" (denominativa). Asimismo, con el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa) se puede causar la pérdida del carácter distintivo que tiene la marca "BOTOX" (denominativa), pues se genera una dispersión de la identidad y retención de la marca previamente registrada, ya que por la larga trayectoria de la marca "BOTOX" (denominativa) que es reconocida como una marca propia de ALLERGAN.
Que la marca "BOTOSES" (denominativa) no tiene un elemento adicional que le otorgue distintividad y novedad frente a la marca "BOTOX" (denominativa), lo cual genera un riesgo de confusión y asociación, permitiendo que Sesderma Colombia S.A. obtenga un provecho del prestigio de la marca notoria "BOTOX" (denominativa). Que en los actos demandados no se aplicaron los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en relación con el cotejo de marcas y el análisis de confundibilidad, pues no se estudiaron las semejanzas entre los signos confrontados.
Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al presentar similitud ortográfica, fonética, visual, conceptual y amparar los mismos productos que la marca notoria "BOTOX" (denominativa), no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, por lo tanto no es registrable de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda señalando lo siguiente: Que los actos acusados, no incurrieron en violación de la Decisión 486, pues fueron expedidos por la autoridad competente, siguiendo las formalidades y los trámites previstos en la ley, sin evidencia de yerros que puedan afectar la legalidad de dichos actos.
Que en las resoluciones impugnadas se expuso los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, tales como la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de 4 representación gráfica, así como el procedimiento que siguió la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder la marca "BOTOSES" (denominativa).
Que al realizar la comparación entre las marcas en conflicto tuvo en cuenta los aspectos ortográfico, visual, fonético e ideológico. En relación con el aspecto ideológico, anotó que no se encontraron semejanzas conceptuales, pues los signos en controversia son de fantasía y no tienen significado en el idioma español. Que desde el punto de vista ortográfico, se observó que la marca "BOTOSES" (denominativa) cuenta con una mayor extensión, ya que está compuesta por tres sílabas, mientras que la marca opositora "BOTOX" (denominativa) está compuesta por dos sílabas.
Además, la marca concedida al tener la conjugación de letras y la terminación "SES" cuenta con suficiente distintividad. Que frente al campo fonético, se hallaron diferencias en la pronunciación, en especial por la vocal "E" en la marca concedida. Sumado a esto, la sílaba tónica de las marcas se encuentran en lugares distintos, en la marca solicitada está en la sílaba TO, mientras que en la previamente registrada está en la sílaba BO.
Razones que sirvieron de base para concluir que las marcas denominativas "BOTOSES" y "BOTOX" no presentan semejanzas que puedan inducir a error al consumidor, ya que cada signo cuenta con elementos que permiten diferenciarlos, y el consumidor no se confundiría al elegirlas, teniendo claro el origen empresarial del producto. Que entre las marcas denominativas "BOTOSES" y "BOTOX" no se presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, por tanto no fue necesario continuar con el análisis de notoriedad. lit ~ Que la marca concedida no se encuentra inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 9.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del Tercero Interesado. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL 10. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a) y h), Y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes 5 {/-. del presente caso no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 literales a) y h), Y 228 de la mencionada normativa; y, de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 Y 230 de la Decisión 4861. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) b) e) b riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. 6 C. CUESTIONES A INTERPRETAR. 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas (BOT). 4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros.
En relación con los diferentes tipos de riesgos. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) e) f) g) h) i) '\nI) j) k) se tomará el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 7 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 11.
En el presente caso, Sesderma Colombia S.A. solicitó el registro de marca "BOTOSES" (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza-. Contra la referida solicitud, Allergan Inc. presentó escrito de oposición con fundamento en la confundibilidad con la marca "BOTOX" (denominativa), registrada en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza', de la cual es titular. 12.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.' Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos". "Cosméticos; geles, cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremas contra las arrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para la belleza y la cara, aceites esenciales; lociones, cremas, geles y fluidos reductores".
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.
Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del 9 riesgo de confusión irregistrabilidad. o de asociación para que se configure la El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'." Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos." También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) Y h);
Y 155 literal d). 5 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'.
(PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".8 Reglas para realizar el cotejo de marcas.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.? Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 9 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss. 12 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elernentos't''.
( )". 13. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACiÓN 14. En el presente caso, se argumenta en la demanda que el signo solicitado a registro "BOTOSES" (denominativo) es similarmente confundible con la marca "BOTOX" (denominativa), pues reproduce cuatro de los cinco elementos que la componen, cambiando sólo la terminación de la marca, generando una semejanza ortográfica, fonética y visual. 15.
Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. "Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 10 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )". 16. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar el cotejo comparativo entre el signo solicitado "BOTOSES" (denominativo) y la marca opositora "BOTOX" (denominativa). 3.
PARTíCULAS DE USO COMÚN EN lA MARCAS (BOT). 17. En el presente caso, la demandante ha señalado que la marca "BOTOX" (denominativa) es la marca de toxina Boutolínica Tipo A más estudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90 países, por tanto, resulta de importancia que en el presente caso se analice si la partícula "BOr que comparten los signos confrontados es o no una 14 CONFORMACiÓN DE partícula de uso común en la conformación de marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013: "Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de 15 los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". 19.
En consecuencia, la Sala Consultante, deberá determinar si la partícula "BOr es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.
4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. PROHIBICiÓN DEL REGISTRO DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE TERCEROS. EN RELACiÓN CON LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS. 20. Se abordará el tema, en virtud a que en la demanda Allergan se argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) violó el literal h) de la Decisión 486 al haber ignorado el carácter notorio de la marca "BOTOX" (denominativa) en el mercado colombiano y su similitud con el signo "BOTOSES" (denominativo), pese a que presentó las pruebas que acreditan la notoriedad de la marca entre los años 2002 a 2008 y 2007 a 2010. 21.
Sobre este punto, el Tribunal procede a citar el Proceso 83-IP-2014 de 23 de septiembre de 2014. "Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: "La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas 16 marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen".11 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.
La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca'<. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: "aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio".13 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado: "( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella".14 Prueba de la notoriedad. 22.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción 11 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.
OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: "BONITO+GRÁFICA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 13 14 17 proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status".15 23.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, su i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) 15 los aspectos del comercio internacional; o, Proceso 08-IP-95, publicado en la G.OAC. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LlSTER.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18 k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 24. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 25.
La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: U( ) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal e), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a b 19 cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)"16. 26.
Asimismo, el Tribunal considera que "dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( )"17.
En relación con los diferentes tipos de riesgos. 27. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 28.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 16 17 ó J. Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.OAC. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.OAC. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". litJ, 6 29.
En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 30. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 31.
Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: "Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.
( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada". 21 32. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.
Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 33. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia ST JCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L'Oreal), expresa que: "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente 'dilución', 'menoscabo' o 'difuminación', dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público"!". 34.
Lo anterior ya que "poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder disttntivo"!". 35. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 36. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o 18 SANCHO GARGALLO, Ignacio.
"Alcance de la Protección de la Marca Notoria en la Jurisprudencia Comunitaria". En "Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial". I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. p. 151. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. p. 354. 19 22 inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"2o. 37. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora "BOTOX" (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "BOTOSES" (denominativo) y la marca previamente registrada "BOTOX" (denominativa), ambos para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: En la comparación entre signos denominativos los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar el cotejo comparativo de los signos denominativos confrontados aplicando los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial 20 b Ibídem.
Pág. 247. 23 TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la partícula "BOl" es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.
CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, es una condición que debe ser probada por quien la alega sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.
Para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora "BOTOX" (denominativa). De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial participaron en su adopcir. / t !f 1 ! I b ¡ !. !, f!/i.1 i I, I /1 I ~.. Cecilia Ms~ ~YlliñQuinteros MAGISTRADA 21 90 del Estatuto del los Magistrados que Leonor Perdomo Perdomo-" MAGISTRADA La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 24 4!¿;<:$ Luis JOs~~_p'eí: anseco ~z r'fA' TRADO \ De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.,~/«: e r,j ~ /.•/1. •:' r /./..: /' /, /.'(Jh0 v /.' / lí~' Ji?t./ Luis JO~EI~ Cansec Núñez ~ r. ! I /.' / /'/ JI '.' i/~ t ~ c· ~USS~CR~~a;O ~IDENTE,..I jO ' /J - 1- -.- Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 386-IP-2015 25 e:.._." _),