GACE2726 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIII – Número 2726 Lima, 22 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 379-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: *ACRI.TEC (mixta). Demandante: ALCON, INC. Proceso interno: 2007-0129 PROCESO 386-IP-2015 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comunicación de la Comunidad Andina, y de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 y 230 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Demandante: ALLERGAN, INC. Marca: “BOTOSES” (denominativa). Expediente Interno: 2012-0251 PROCESO 388-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma Decisión, con fundamento en interpretación prejudicial solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa). Demandante: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. – USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno: 2009-0299 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/04/2016 2 de 62 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 379-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: *ACRI.TEC (mixta). Demandante: ALCON, INC. Proceso interno: 2007-0129. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. VISTOS: El Oficio 2515 de 3 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 4 de agosto de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina, dentro del proceso interno 2007-0129.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: ALCON,INC. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. GACETA OFICIAL 22/04/2016 3 de 62 ACHI.TEC GESELLSCHAFT FÜr{ OPHTHALMOLOGISCHE PRODUKTE MBH Hechos. 1.

El 7 de abril de 2005, Acri.Tec Gesellschaft Für Ophthalmologische Produkte mbh (en adelante, Acri.Tec) solicitó el registro de la marca *ACRI.TEC (mixta) para distinguir "aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, ojos artificiales y material de sutura, lentes intraoculares" productos comprendidos en la Clase 10 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de mayo de 2005, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 552. 3. El 28 de junio de 2005, Alcon, Inc. presentó oposición en contra de la solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marca ACRYSOF (denominativa), registrada a su favor para distinguir "lentes intraoculares", productos comprendidos en la clase 10. 4.

EI16 de diciembre de 2005, mediante Resolución 33653, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca solicitada *ACRI.TEC (mixta). 5. Alcon, Inc. presentó recurso de apelación y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 33653. 6.

El 25 de abril de 2006, mediante Resolución 9918, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 33653. 7. El 27 de octubre de 2006, mediante Resolución 28818, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 33653. 8.

Alcon, Inc. interpuso acción de nulidad en contra de las resoluciones 33653, 9918 Y 28818, demanda que fue admitida a trámite el 4 de septiembre de 2007. 9. El 13 de agosto de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. 2 GACETA OFICIAL 22/04/2016 4 de 62 10. Suponiendo que el cotejo entra las marcas *ACRLTEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa) se realizara teniendo en cuenta algunos elementos figurativos de la marca *ACRLTEC (mixta), a saber, el punto (.) y el asterisco (*), éstos son casi imperceptibles a la vista, ya que no causan impacto visual al público consumidor.

Igualmente, si se observa el tipo de letra en el que está escrita la referida marca, y con lo que se completaría el elemento gráfico de la misma, salta a la vista que el que la marca *ACRLTEC (mixta) esté inscrita en una letra diferente a la tradicional no es determinante dentro del conjunto de marca. 11. Resulta evidente la similitud visual entre las marcas *ACRITEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa), ya que éstas están compuestas por el mismo número de letras y sílabas, y además comparten una parte importante de sus consonantes y de sus vocales.

Salta a la vista que de las siete letras que componen la marca solicitada, 4 se comparten en exactamente la misma disposición, es decir, más de la mitad. Además, las letras que se comparten son precisamente las 4 primeras, en forma consecutiva, haciendo la confundibilidad de dichas marcas aún más factible. 12. Del análisis sucesivo de las marcas en conflicto, se puede ver que en ambas expresiones lo característico es que las marcas utilizan las raíces ACRI y ACRY, las cuales suenan de forma idéntica, sucediendo lo mismo con los sufijos TEC Y SOF, los cuales están conformados por el mismo número de consonantes y vocales.

Vale la pena resaltar que el hecho que los prefijos de ambas marcas sean fonéticamente idénticos, hace que las marcas en conflicto sean aún más confundibles. De modo pues, que al oír las marcas simultáneamente es más ostensible que fonéticamente sean muy similares. 13. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que las marcas deben ser analizadas en su conjunto y de manera sucesiva.

De manera tal, se prohíbe aislar los elementos individuales que puedan coincidir a fin de encontrar inexistentes evidencias que no son percibidas por el consumidor. En el caso que nos asiste, estos elementos individuales serían el punto (.) y el asterisco (*) de la marca *ACRLTEC (mixta). 14. Aun cuando los sufijos usados en las marcas *ACRLTEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa) sugieran 2 ideas que no son idénticas, la verdad es que el prefijo ACRI curiosamente coincide y alude al material con el que son fabricados los lentes intraoculares que ambas marcas distinguen.

En consecuencia, resulta claro que entre las marcas en conflicto existe similitud ideológica. 15. Al pretender distinguir los mismos productos, las marcas *ACRLTEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa) generan una clara confusión en el público consumidor. Vale la pena anotar que aun cuando los compradores a quienes estos productos van dirigidos no son el público consumidor medio, al que la 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 5 de 62 coctnna ca.uica de "consurnicores desprevenidos", sino curucas y especialistas, el hecho de que sus marcas sean tan similares y que las mismas distingan un producto tan específico como lo son los lentes intraoculares, genera riesgo de confusión hasta para los mismos especialistas.

Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC contestó la demanda manifestando que: 16. Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta, se tiene que entre la marca solicitada *ACRI,TEC (mixta) y la marca registrada ACRYSOF (denominativa) no se presentan semejanzas.

Si bien las marcas en debate coinciden en la partícula ACRI/ACRY, que no está escrita de manera idéntica pero que al ser pronunciadas suenan de igual forma, es evidente que sus terminaciones difieren de manera notable (TEC/SOF), permitiendo establecer gran diferencia, no solamente auditiva sino también ortográfica entre los signos en todo su conjunto, por lo que no existe confusión, por cuanto existen diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos en debate en el mercado. 17.

Debe quedar absolutamente claro que la SIC no encontrando que se vulnera derecho alguno, otorgó el registro de la marca en cuestión, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca *ACRI,TEC (mixta) en la Clase 10 cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa a la realización de un examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro. 18.

En el presente caso, la marca solicitada *ACRI,TEC (mixta) ampara productos de la Clase 10, los mismos productos que distingue la marca registrada ACRYSOF (denominativa). Sin embargo, como quiera que las marcas enfrentadas no presentan semejanzas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, conlleva a pensar que los productos tienen diferente origen empresarial y que no existe una vinculación jurídica o económica entre las mismas, sin que genere confusión para el consumidor frente a su origen empresarial.

Argumentos interesado. de la contestación de la demanda por parte del tercero ACRI,TEC presentó contestación a la demanda señalando que: 19. En el presente caso, Alcon, Inc. acentúa su argumentación en el aspecto denominativo de las marcas *ACRI,TEC (mixta) y ACRYSOF (denominativa), pero no toma en cuenta un elemento de gran importancia que reivindica Acri.Tec, el elemento gráfico, que se forma a partir de un asterisco (*) de color gris en la parte superior izquierda, seguido de un triángulo de color rojo, 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 6 de 62 uclgauo en el IdiJO izquierco y grueso en el lado derecho, sequruo de consonantes C y R, Y la vocal I en una tipografía que hace que la palabra que se conforma a partir de este componente figurativo tenga una identidad propia.

Adicionalmente, se compone de un punto rojo, seguido de la letra T también en rojo, y posteriormente se compone de la vocal E y la consonante C. En consecuencia, esta mezcla de elementos hace que la marca solicitada sea lo suficientemente distintiva y que permita que no haya confusión con la marca opositora. 20. Revisando el aspecto fonético, podemos decir que fonéticamente se aprecia que existe diferencia en la pronunciación de cada uno de los signos, toda vez que la segunda palabra que conforma la marca es totalmente diferente.

Si se pronuncia sucesiva y alternadamente ambos signos, se aprecia que la pronunciación varía. Respecto a la comparación ideológica, las marcas difieren totalmente en este aspecto, por cuanto ambas tienen un significado meramente ficticio y de fantasía. 21. Finalmente, es importante tener en cuenta que existen en el mercado multiplicidad de marcas que tienen algún tipo de similitud, más aún cuando se utilizan prefijos o partículas que hacen referencia a alguna cualidad del producto, como ocurre en este caso en particular, sin embargo, ello no obsta para que puedan coexistir perfectamente en el mercado. 22.

Resulta claro que el consumidor de los productos protegidos por la marca *ACRI.TEC (mixta) jamás la confundirá con los productos amparados por la marca ACRYSOF (denominativa). No se producirá error en cuanto al origen de las mismas adicionalmente porque, aunque el consumidor final es el paciente, a la hora de elegir realmente el producto de los lentes intraoculares en particular, es una persona de calidades altamente cualificada como un médico oftalmólogo quien hace la elección del producto que más conviene al paciente.

B. INTERPRETACiÓN 23. Que, los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 24. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 25.

Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: PREJUDICIAL. 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 7 de 62.:)oílc¡~auo:12.6 ¡¡,eral a) (le.a Ü\:!Cis¡ón 486 (L: id Comisión Comunidad Andina'. C.,j-.;: la CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. El consumidor especializado y el carácter distintivo de un signo. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Partícula de uso común en la conformación de marcas (ACRI / ACRY). Signos de fantasía. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.

IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. EL CONSUMIDOR ESPECIALIZADO Y EL CARÁCTER DISTINTIVO DE UN SIGNO. 26. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado *ACRI.TEC (mixto) y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición ACRYSOF (denominativa). 27.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 28.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 6 GACETA OFICIAL • J. 22/04/2016 8 de 62 ";\..Jlm.: 0. i:8Sg0 lL~ confusión o de asociac.ón, el Iribunal ha manifestado siguiente: ío "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación economice", 30. 31. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo?. 32. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 33.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en 2 3 of Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON.

Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS. 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 9 de 62.u.icron ue.os proouctos o servicios de que se trate, independientemente la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. de 34. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 35. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los siqnos>. 36. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 37.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 38. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar e/ signo o denominación con e/ contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materia/es o auditivos, sino que se atiende a /a comprensión, o al significado que contiene /a expresión, ya sea denominativa o gráfica"5. 4 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 8 GACETA OFICIAL 3d. 22/04/2016 10 de 62 ó) conSeCUGI,C¡d, e¡ fnbunai, con base en.a doctrina, ha serialado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 1.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 2. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 3. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 40.

En el proceso interno se debate sobre si los sufijos ACRI y ACRY aluden al material con el que son fabricados los lentes intraoculares que ambas marcas distinguen. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá verificar este hecho y determinar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Reglas para realizar el cotejo de signos. 41.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos inteqrantes'", 6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Madrid, 1984, p. 215.

Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo SA, 9 GACETA OFICIAL 22/04/2016 11 de 62 2..:::., ei examen de reqistrabiliuad las marcas deben ser exammacas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa? 42.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, identificando una eventual identidad o similitud entre los signos comparados, según los criterios desarrollados en la presente providencia. El público especializado y el carácter distintivo de un signo. 43.

El tercero interesado argumentó que el consumidor de lentes es un consumidor especializado. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente interpretar el presente subtema. 44. A este respecto, cabe transcribir la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE), expedida dentro del caso C-311/11 P, relativo a la registrabilidad de la marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH: "Respecto de la tercera parte del primer motivo, procede recordar en primer lugar que el Tribunal General constató, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que el público pertinente está constituido por un público germanófono especialista en informática, cuyo nivel de conocimiento y de atención en dicho sector es superior al del público en general.

A este respecto, debe constatarse que el hecho de que el público pertinente es especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce 7 BREUER MORENO, Aires, pp. 351 Y ss.

Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, Buenos 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 i~8cesanameme que oasta un ¡nenor caracrer dislintivo público pertinente es especializado. 12 de 62 cUéindo el En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce (véanse, en particular, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 44; de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P, Rec. p. 1-5797, apartado 22, y de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. 1-9375, apartado 82).

Pues bien, tal principio quedaría en entredicho si el umbral de carácter distintivo de un signo denominativo dependiera, de modo general, del grado de especialización del público pertinente"8. 45. En consecuencia, el hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Como el Tribunal ha manifestado en diversas oportunidades, para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. Sin embargo, el citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente. 2.

COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 46. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado *ACRI.TEC es mixto, mientras que la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición ACRYSOF es denominativa. 47. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo ebetrecto». 8 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P, caso: marca denominativa WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, Smart Technologies ULC c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), apartados 47-50, especialmente párrafo 48. 9 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta). 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 13 de 62 '-.0.:nciUCtu, 31 IIIOLl(¡C;¡ ¡la,{¡c'¡;¡¡(;3tauo (1l..i8, Gil el ari¿;t!,s¡¿ ue una maree mixte hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores" 1 0. 49.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se describen. 50. Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario, si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 51.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la 10 I FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos Madrid, 1984, pp. 237-239. de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 u::,;8nsión qUe con mayor fuerza y prorundidad penetra consumidor y determina, por lo mismo, la impresión denominación va a suscitar en los consumidores. 14 de 62 la mente de¡ general que la Gil 52.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 53. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 54. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos denominativos y mixtos en conflicto. 3.

PARTíCULA DE USO COMÚN EN lA CONFORMACiÓN (ACRII ACRY). 55. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que a lo largo del proceso se cuestiona si los términos ACRI y ACRY son de uso común para la Clase 10, especialmente si alude al material con el que son fabricados los lentes intraoculares que ambas marcas distinguen. DE MARCAS Partículas de uso común. 56.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 57.

Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso generala común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 13 GACETA OFICIAL Ol). 22/04/2016 15 de 62 La excnrs.v.cac oe: uso, que comiere el derecnc cbteruco El través del í eqistro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 59.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso generala necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente 11. 60.

Finalmente, el Tribunal ha señalado: "Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el esta tus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente retedonedoe'", 61. El Juez Consultante deberá determinar si la partícula ACRI o ACRY es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y, de ser el caso, tal partícula no podrá ser tenida en cuenta para efectos del análisis de confundibilidad en el cotejo que realice entre los signos confrontados y deberá, en consecuencia, analizar la distintividad en el elemento diferente que conforma el signo.

4. SIGNOS DE FANTASíA. 11 Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & (mixta). 12 Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.OAC. AMERICANA (mixta). 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERíA 14 GACETA OFICIAL (;L 16 de 62 22/04/2016 ¿¡ í.touna:.nterpretara el tema en virtud aquél til manifiesta que los signos en conflicto son de fantasía. proceso mterno se 24.

El Tribunal ha manifestado que "Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiededes"", 25. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que "Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las merces'": 63. Por lo tanto, el Juez Consultante, deberá determinar si el signo *ACRI.TEC (mixto) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor pertinente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 13 Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.OAC.

COMPUTO SA (mixta). 14 Proceso 72-IP-2003, INSTAFRUTA. publicado 2229, de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO en la G.O.A.C. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: \ ! \, 15 GACETA OFICIAL 22/04/2016 17 de 62 En el proceso interno se debate sobre si los sufijos ACRI y ACRY aluden al material con el que son fabricados los lentes intraoculares que ambas marcas distinguen.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá verificar este hecho y determinar la confusión entre los signos en conflicto. El hecho de que el público pertinente sea especializado no ejerce ninguna influencia determinante sobre los criterios jurídicos empleados para determinar el carácter distintivo de un signo. Para valorar si un signo cuenta con carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce tal signo. El citado principio quedaría en entredicho si dicha valoración dependiera del grado de especialización del público pertinente.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que, si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez Consultante deberá determinar si la partícula ACRI o ACRY es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y, de ser el caso, tal partícula no podrá ser tenida en cuenta para efectos del análisis de confundibilidad en el cotejo que realice entre los signos confrontados y deberá, en consecuencia, analizar la distintividad en el elemento diferente que conforma el signo.

CUARTO: El Juez Consultante deberá determinar si el signo *ACRI.TEC (mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

L iV':// Cecilia L1J'¡saAyll~ Quinteros MAGISTRADA _" De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Pr~judicial el Presidente y el secrrio. -, );. / !()Il""/~// Hernán omero Zarnbrano, I. /'. I /); !~ ('7 ~" I//;~. _lf~ ~ ardai'rito ~ f_BEStDENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 379-IP-2015 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 19 de 62 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 386-IP-2015 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) Y 228 de la Decisión 486 de la Comunicación de la Comunidad Andina, y de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 Y 230 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Demandante: ALLERGAN, INC. Marca: "BOTOSES" (denominativa). Expediente Interno: 2012-0251. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2611 de 11 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 20120251. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: ALLERGAN, INC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 1 b GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 22/04/2016 20 de 62 SESDERMA COLOMBIA S.A. 2. Antecedentes: 1. El 5 de octubre de 2007, Sesderma Colombia S.A., solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo "BOTOSES" (denominativo), para distinguir: "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos" de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 582 de 30 de noviembre de 2007 y, dentro del término oportuno, Allergan Inc. presentó escrito de oposición con fundamento en la falta de distintividad del signo "BOTOSES" (denominativo) y la confundibilidad con la marca notoria y previamente registrada a su favor "BOTOX" (denominativa), para amparar: "cosméticos; geles, cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremas contra las arrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para la belleza y la cara, aceites escenciales; lociones, cremas, geles y fluidos reductores", comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Mediante Resolución 23704 de 11 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa) solicitada por Sesderma Colombia S.A. para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Contra la anterior decisión Allergan, Inc., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones 31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012 respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución impugnada. 5.

Allergan, Inc., presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. 6. Mediante Auto de 15 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial ¡i~ al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2 GACETA OFICIAL 3.

Argumentos 7. Allergan, Inc. alegó lo siguiente: 22/04/2016 21 de 62 de la demanda: Que la marca "BOTOSES" (denominativa) es similarmente confundible con la marca "BOTOX" (denominativa), pues reproduce cuatro de los cinco elementos que la componen, (B-OT-O), cambiando sólo la terminación de la marca, generando una semejanza ortográfica, fonética y visual.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca "BOTOX" (denominativa) mediante las Resoluciones 35250 y 35251 de 14 de julio de 2009, dictadas en los expedientes 2008.120.928 y 2008.054.117, resaltando que el producto identificado con dicha marca es utilizado para uso terapéutico desde el año 1992 y como cosmético desde el año 2001.

A su vez, es la marca de toxina Botulínica Tipo A más estudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90 países. Que cada marca de toxina botulínica del tipo A disponibles en el mercado es distinta y tiene características únicas, por tanto no pueden ser comparadas; razón por la cual Allergan Inc. ha liderado diversas campañas para que la marca "BOTOX" (denominativa) no sea utilizada como un término genérico ni sea aprovechado su prestigio por marcas similares, para lo cual ha invertido en publicidad y promoción. Que en la publicidad que se ha realizado de la marca "BOTOX" (denominativa), siempre se ha hecho referencia a que es una marca previamente registrada, ya sea con el signo TM o R, siendo así una marca notoria en Colombia y en el mundo para los años comprendidos en el 2002 al 2010. ·1 ii[ Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al pretender amparar los mismos productos para el cuidado personal que distingue la marca "BOTOX" (denominativa), crea confusión directa respecto de los productos e indirecta respecto de su origen empresarial, pues los consumidores podrán pensar que la marca solicitada forma parte de la línea de productos de Allergan Inc. Que existe conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, pues pertenecen a la misma nomenclatura, el mismo género de productos, se comercializan en el mismo mercado y están dirigidos al mismo público; razones que llevan a afirmar que la marca "BOTOSES" (denominativa) carece 3 GACETA OFICIAL 22/04/2016 22 de 62 de distintividad al impedir que se reconozca el origen empresarial del producto.

Que la marca solicitada busca crear en el consumidor un riesgo de confusión y asociación pues reproduce los elementos predominantes de la marca notoria "BOTOX" (denominativa). Asimismo, con el registro de la marca "BOTOSES" (denominativa) se puede causar la pérdida del carácter distintivo que tiene la marca "BOTOX" (denominativa), pues se genera una dispersión de la identidad y retención de la marca previamente registrada, ya que por la larga trayectoria de la marca "BOTOX" (denominativa) que es reconocida como una marca propia de ALLERGAN.

Que la marca "BOTOSES" (denominativa) no tiene un elemento adicional que le otorgue distintividad y novedad frente a la marca "BOTOX" (denominativa), lo cual genera un riesgo de confusión y asociación, permitiendo que Sesderma Colombia S.A. obtenga un provecho del prestigio de la marca notoria "BOTOX" (denominativa). Que en los actos demandados no se aplicaron los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en relación con el cotejo de marcas y el análisis de confundibilidad, pues no se estudiaron las semejanzas entre los signos confrontados.

Que la marca "BOTOSES" (denominativa) al presentar similitud ortográfica, fonética, visual, conceptual y amparar los mismos productos que la marca notoria "BOTOX" (denominativa), no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser marca, por lo tanto no es registrable de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda señalando lo siguiente: Que los actos acusados, no incurrieron en violación de la Decisión 486, pues fueron expedidos por la autoridad competente, siguiendo las formalidades y los trámites previstos en la ley, sin evidencia de yerros que puedan afectar la legalidad de dichos actos.

Que en las resoluciones impugnadas se expuso los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, tales como la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 23 de 62 representación gráfica, así como el procedimiento que siguió la Superintendencia de Industria y Comercio para conceder la marca "BOTOSES" (denominativa).

Que al realizar la comparación entre las marcas en conflicto tuvo en cuenta los aspectos ortográfico, visual, fonético e ideológico. En relación con el aspecto ideológico, anotó que no se encontraron semejanzas conceptuales, pues los signos en controversia son de fantasía y no tienen significado en el idioma español. Que desde el punto de vista ortográfico, se observó que la marca "BOTOSES" (denominativa) cuenta con una mayor extensión, ya que está compuesta por tres sílabas, mientras que la marca opositora "BOTOX" (denominativa) está compuesta por dos sílabas.

Además, la marca concedida al tener la conjugación de letras y la terminación "SES" cuenta con suficiente distintividad. Que frente al campo fonético, se hallaron diferencias en la pronunciación, en especial por la vocal "E" en la marca concedida. Sumado a esto, la sílaba tónica de las marcas se encuentran en lugares distintos, en la marca solicitada está en la sílaba TO, mientras que en la previamente registrada está en la sílaba BO.

Razones que sirvieron de base para concluir que las marcas denominativas "BOTOSES" y "BOTOX" no presentan semejanzas que puedan inducir a error al consumidor, ya que cada signo cuenta con elementos que permiten diferenciarlos, y el consumidor no se confundiría al elegirlas, teniendo claro el origen empresarial del producto. Que entre las marcas denominativas "BOTOSES" y "BOTOX" no se presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, por tanto no fue necesario continuar con el análisis de notoriedad. lit ~ Que la marca concedida no se encuentra inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 9.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del Tercero Interesado. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL 10. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a) y h), Y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes 5 {/-.

GACETA OFICIAL 22/04/2016 24 de 62 del presente caso no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 literales a) y h), Y 228 de la mencionada normativa; y, de oficio se interpretarán los artículos 224, 225, 226 Y 230 de la Decisión 4861.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) b) e) b riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. 6 GACETA OFICIAL C. 22/04/2016 25 de 62 CUESTIONES A INTERPRETAR. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Partículas de uso común en la conformación de marcas (BOT). 4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros.

En relación con los diferentes tipos de riesgos. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) d) e) f) g) h) i) '\nI) j) k) se tomará el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 26 de 62 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 11. En el presente caso, Sesderma Colombia S.A. solicitó el registro de marca "BOTOSES" (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza-. Contra la referida solicitud, Allergan Inc. presentó escrito de oposición con fundamento en la confundibilidad con la marca "BOTOX" (denominativa), registrada en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza', de la cual es titular. 12.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.' Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos". "Cosméticos; geles, cremas y lociones para el tratamiento de las arrugas; cremas contra las arrugas; preparaciones para el cuidado de la belleza; máscaras para la belleza y la cara, aceites esenciales; lociones, cremas, geles y fluidos reductores".

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 27 de 62 comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del 9 GACETA OFICIAL riesgo de confusión irregistrabilidad. 22/04/2016 o de asociación 28 de 62 para que se configure la El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'." Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común." Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos." También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) Y h);

Y 155 literal d). 5 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 29 de 62 Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'.

(PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".8 Reglas para realizar el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 30 de 62 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.? Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. 9 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss. 12 GACETA OFICIAL 22/04/2016 31 de 62 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elernentos't''.

( )". 13. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACiÓN 14. En el presente caso, se argumenta en la demanda que el signo solicitado a registro "BOTOSES" (denominativo) es similarmente confundible con la marca "BOTOX" (denominativa), pues reproduce cuatro de los cinco elementos que la componen, cambiando sólo la terminación de la marca, generando una semejanza ortográfica, fonética y visual. 15.

Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. "Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 10 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 GACETA OFICIAL 22/04/2016 32 de 62 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )". 16. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar el cotejo comparativo entre el signo solicitado "BOTOSES" (denominativo) y la marca opositora "BOTOX" (denominativa). 3.

PARTíCULAS DE USO COMÚN EN lA MARCAS (BOT). 17. En el presente caso, la demandante ha señalado que la marca "BOTOX" (denominativa) es la marca de toxina Boutolínica Tipo A más estudiada y utilizada en todo el mundo, presente en más de 90 países, por tanto, resulta de importancia que en el presente caso se analice si la partícula "BOr que comparten los signos confrontados es o no una 14 CONFORMACiÓN DE GACETA OFICIAL 22/04/2016 33 de 62 partícula de uso común en la conformación de marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013: "Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

En consecuencia, la Sala Consultante, deberá determinar si la partícula "BOr es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. PROHIBICiÓN DEL REGISTRO DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE TERCEROS. EN RELACiÓN CON LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS. 20. Se abordará el tema, en virtud a que en la demanda Allergan se argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) violó el literal h) de la Decisión 486 al haber ignorado el carácter notorio de la marca "BOTOX" (denominativa) en el mercado colombiano y su similitud con el signo "BOTOSES" (denominativo), pese a que presentó las pruebas que acreditan la notoriedad de la marca entre los años 2002 a 2008 y 2007 a 2010. 21.

Sobre este punto, el Tribunal procede a citar el Proceso 83-IP-2014 de 23 de septiembre de 2014. "Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: "La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas 16 GACETA OFICIAL 22/04/2016 35 de 62 marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen".11 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca'<. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: "aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio".13 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: "( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella".14 Prueba de la notoriedad. 22.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: "En la concepción 11 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.

OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: "BONITO+GRÁFICA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 13 14 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 36 de 62 proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status".15 23.

Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, su i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) 15 los aspectos del comercio internacional; o, Proceso 08-IP-95, publicado en la G.OAC. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LlSTER.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18 GACETA OFICIAL k) 22/04/2016 37 de 62 la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 24. El literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 25.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: U( ) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal e), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a b 19 GACETA OFICIAL 22/04/2016 38 de 62 cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)"16. 26.

Asimismo, el Tribunal considera que "dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( )"17.

En relación con los diferentes tipos de riesgos. 27. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 28.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 16 17 ó J. Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.OAC. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.OAC. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 GACETA OFICIAL 22/04/2016 39 de 62 El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". litJ, 6 29.

En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 30. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 31.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: "Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada". 21 GACETA OFICIAL 22/04/2016 40 de 62 32.

Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 33.

Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia ST JCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L'Oreal), expresa que: "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente 'dilución', 'menoscabo' o 'difuminación', dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público"!". 34.

Lo anterior ya que "poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder disttntivo"!". 35. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 36. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: "El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o 18 SANCHO GARGALLO, Ignacio.

"Alcance de la Protección de la Marca Notoria en la Jurisprudencia Comunitaria". En "Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial". I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. p. 151. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. p. 354. 19 22 GACETA OFICIAL 22/04/2016 41 de 62 inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"2o. 37. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora "BOTOX" (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "BOTOSES" (denominativo) y la marca previamente registrada "BOTOX" (denominativa), ambos para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En la comparación entre signos denominativos los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar el cotejo comparativo de los signos denominativos confrontados aplicando los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial 20 b Ibídem.

Pág. 247. 23 GACETA OFICIAL 22/04/2016 42 de 62 TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si la partícula "BOl" es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.

CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, es una condición que debe ser probada por quien la alega sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

Para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora "BOTOX" (denominativa). De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial participaron en su adopcir. / t !f 1 ! I b ¡ !. !, f!/i.1 i I, I /1 I ~.. Cecilia Ms~ ~YlliñQuinteros MAGISTRADA 21 90 del Estatuto del los Magistrados que Leonor Perdomo Perdomo-" MAGISTRADA La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 24 GACETA OFICIAL 22/04/2016 43 de 62 4!¿;<:$ Luis JOs~~_p'eí: anseco ~z r'fA' TRADO \ De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.,~/«: e r,j ~ /.•/1. •:' r /./..: /' /, /.'(Jh0 v /.' / lí~' Ji?t./ Luis JO~EI~ Cansec Núñez ~ r. ! I /.' / /'/ JI '.' i/~ t ~ c· ~USS~CR~~a;O ~IDENTE,..I jO ' /J - 1- -.- Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 386-IP-2015 25 e:.._." _), GACETA OFICIAL TRIBUNAL 22/04/2016 DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 44 de 62 ANDINA PROCESO 388-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma Decisión, con fundamento en interpretación prejudicial solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa). Demandante: CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno: 2009-0299. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS: El Oficio 2608 de 11 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el mismo día, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-0299.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. GACETA OFICIAL Demandante: Demandada: 22/04/2016 45 de 62 CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos. 1. El 19 de mayo de 2003, Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca (en adelante, Corferias) solicitó el registro de la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de julio de 2003, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 530, sin que fuera presentada oposición alguna dentro del plazo legal. 3. El 22 de noviembre de 2004, mediante Resolución 28317, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar el registro de la marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) por considerar que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca puesto que indica de manera clara, inmediata y directa características esenciales de algunos de los servicios que pretende distinguir en la Clase 35. 4.

Corferias presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 28317. 5. El 10 de febrero de 2005 mediante Resolución 2547, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 28317. 6. El 23 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 28317. 7.

El 7 de mayo de 2009, Corferias interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 28317, 2547 Y 54661. 8. El 31 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. 2 ~r~olt; <. GACETA OFICIAL 22/04/2016 46 de 62 Corror.as.nterpuso demanda en ¡] que manifestó que: 9. La marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) ha adquirido un segundo significado o secondary meaning. Desde el año 1988 y hasta el año 2008, Corferias ha venido explotando y utilizando la marca solicitada, incurriendo en gastos considerablemente altos para la explotación de dicha marca, pero también percibiendo unas utilidades considerablemente altas derivadas de su explotación, año tras año. Las ventas percibidas anualmente, casi en su totalidad, doblan los gastos en los que se incurrió, incrementándose los ingresos año a año. 10.

Según la doctrina, la publicidad es un elemento importantísimo para demostrar la distintividad adquirida de un signo. Por ello, se aportaron 42 documentos publicitarios, dentro de los cuales se puede encontrar publicidad realizada a través de brochures o guías y publicidad realizada a través de revistas como Newsweek, Semana y Cromos y diarios de alta circulación como El Tiempo, El Espectador y Portafolio, los cuales se encuentran dentro de los más altos índices de popularidad dentro y fuera de Colombia.

Es importante advertir que en toda esta publicidad masiva, aparece Corferias como organizador y sede del evento, lo cual es plenamente visible en toda la publicidad aportada. 11. Adicionalmente, se aportaron 6 discos compactos en los cuales se incluyen publicidad audiovisual de la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias. Es importante tener en cuenta que la mención de Corferias como organizadora y sede de la feria se ha hecho desde la primera Feria Internacional del Libro, la cual tuvo lugar en el año 1988, es decir, que durante los 21 años consecutivos que lleva realizándose la feria, Corferias ha sido publicitada como tal, situación que es posible corroborar con los CD en donde se encuentra la publicidad que se ha venido haciendo a través de propagandas comerciales. 12.

A lo largo de su trayectoria, la Feria Internacional del Libro ha adquirido renombre en Colombia, que se ha convertido en el evento cultural más importante, situación que es corroborada por la misma ministra de cultura del año 2006. Adicionalmente, dada su trayectoria e importancia, se ha convertido en el centro de atención, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, situación que es corroborada por el Presidente de la Cámara Colombiana del Libro y por la participación de China como país invitado en su décima octava edición. 13.

Finalmente, para demostrar la distintividad adquirida, se contrató a la firma de mercadeo Alpha & Omega Mercadeo, quienes realizaron una encuesta general en las principales ciudades del país, demostrando la amplia difusión, recordación, familiarización y reconocimiento del signo solicitado por parte del consumidor. Adicionalmente, se aportaron como pruebas certificaciones otorgadas por editoriales, proveedores de alimentos y de publicidad que certifican haber participado en la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias año tras año. 3 GACETA OFICIAL Argumentos de la contestación La Superintendencia manifestando que: 22/04/2016 47 de 62 a la demanda. de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda 14.

La expresión solicitada cumple los presupuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal a) sin que pueda predicarse que el actuar de la SIC contravenga las mencionadas normas, como se advirtió en los actos administrativos ahora demandados. 15. En el presente asunto no nos encontramos frente a una marca que pueda ampararse dentro del supuesto de la distintividad adquirida, y es que en cambio la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) está incursa en la causal prevista en el literal e) del artículo 135, por constituir el signo una expresión descriptiva para los servicios que pretende amparar. 16.

Si bien el actor aportó unas pruebas respecto de la expresión, dichas pruebas en efecto lograron probar un uso de la marca mas no el grado o nivel de distintividad adquirida por la expresión frente a los consumidores, toda vez que éstas se dirigieron a demostrar el uso de la marca pero no la distintividad de la marca frente a los consumidores ni el conocimiento que éstos tienen de ella.

B. INTERPRETACiÓN 17. Que, los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 19.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: PREJUDICIAL: Solicitados: 134 Y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el artículo 135 literales b), e) y f) de la citada norma, así como su último párrafo 1. No se interpretará el artículo 134 de 1 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 4 GACETA OFICIAL 22/04/2016 48 de 62 la misma Decisión por no ser de directa aplicación para la resolución del caso concreto.

De oficio: 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos descriptivos y genéricos. 2. Los signos evocativos. 3. Distintividad adquirida o secondary meaning. 4. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA IRREGISTRABILlDAD. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. DE 20. En el presente caso, se argumenta que el signo solicitado a registro FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) no es distintivo, por tal motivo, el Tribunal interpretará el tema. 21. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo f) 2 consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". 5 GACETA OFICIAL 22/04/2016 49 de 62 posibte que el consumidor o usuario los seleccione.

Es consicerada corno una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 22.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la "suficiente" distintividad, para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que "( ) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintivided>. 23.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 24. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: "Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal by. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercedo": 3 Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.OAC.

UNA BOTA Y SUS SUELAS". 1333, de 25 de abril de 2006, caso: "FORMA DE 4 Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN (denominativa ). 6 GACETA OFICIAL 22/04/2016 50 de 62 25. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en eí presente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales. 26.

Adicionalmente, en el proceso interno, se debate sobre si el signo solicitado a registro FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) contienen términos descriptivos y genéricos y para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, el Tribunal desarrollará a continuación los referidos subtemas. Signos que contengan términos descriptivos. 27. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 29.

El Tribunal, sobre la base de aportes doctrinarios, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denommecíon», 5 Proceso 27-IP-2001, G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la G.OAC. 189, de 15 de septiembre de 1995. 7 GACETA OFICIAL 22/04/2016 51 de 62 30.

El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utí/íza".

El Tribunal continúa diciendo: "La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibí/ídad de ser registrados siempre que formen un conjunto (...) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada déblt". 31.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Signos que contengan términos genéricos. 32.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, "la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como merce", 33. Al respecto el Tribunal ha expresado, "(oo.) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿ Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como merce": 34.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las 6 Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA (mixta). 7 Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.OAC. 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERíAS PREFABRICADOS DE CONCRETO TU BESA SA 8 Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER.

Y 8 GACETA OFICIAL 22/04/2016 52 de 62 marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 35. Sobre la base de la citada jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 36. De igual manera, en el proceso interno, se controvierte si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tal motivo, el Tribunal considera necesario interpretar el tema. 37. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 38. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. 39.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio", 40.

Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que "entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se 9 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1121, de 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL. 9 GACETA OFICIAL ~ ~j, é'{} {Ji L~d;';;'J Q.,:; 22/04/2016 53 de 62 uqno: evc'cu~.v; s que ccnienqan eÚ~fT](;~r¡{OSqenericos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a/ signo, también /0 tornan especia/mente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utílícen dichos elementos (...J. Cosa distinta ocurre cuando e/ signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con e/ producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, e/ consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por /0 tanto, /a capacidad distintiva de/ signo es marcadamente tuene'": 41. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos en la presente providencia, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SECONDARY MEANING. 42. El demandante manifiesta que el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) ha adquirido un segundo significado o "secondary meaning", por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 43. La distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.

Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad adquirida o sobrevenida se puede generar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo. 44.

Esta interpretación extensiva obedece a que el reqimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial" y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del esfuerzo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o luego del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo en el mercado, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios; resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y 10 Proceso 133-IP-2009, publicado EMERMÉDICA (denominativa)". en la G.OAC. 1830, de 4 de mayo de 2010, marca: SUM 11 Sobre el tema, el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente: "Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela.

Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público." Cf. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001. 10 GACETA OFICIAL 22/04/2016 54 de 62 ac.ividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. 45.

En el Acuerdo de Marrakech", en su anexo 1C, relativo al «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» (ADPIC), establece lo siguiente: "Artículo 15.1: ( ) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso ( )". 46.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 47. El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio.

Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. En palabras de Carlos Correa: "( ) Según el derecho de marcas, por lo general se ha aceptado que la falta del carácter distintivo intrínseco no significa necesariamente que se excluya la protección si ha adquirido dicho carácter a través del USO"13. 48.

En virtud de la figura para distinguir la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo ha cumplido tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. En efecto, la Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) Y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". 49.

En consecuencia, la norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez Consultante: El primer requisito fundamental para que opere la 12 Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado el 15 de abril de 1994, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI). 13 CORREA, Carlos (1996), "Acuerdo TRIPs", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 88. 11 GACETA OFICIAL 22/04/2016 55 de 62 oisnntividac aoquinca es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

El otro requisito esencial es el uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. 50. Se advierte, en anteriores interpretaciones, que este Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro. En ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso. 51.

En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha indicado lo siguiente: "Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un 'secondary meaning' (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca'.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)"14. 52. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) Y h), del artículo 135. 53. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad.

Es gracias a la relación surgida en un segundo momento, entre el producto o servicio designado por el signo y el fabricante o proveedor, que se puede identificar a un producto o servicio con un determinado origen empresarial. Al respecto McCarthy señala como elemento principal del "secondary meaning" a la asociación que existe en 14 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.OAC.

UNIVERSIDAD VIRTUAL. 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: 12 f GACETA OFICIAL 22/04/2016 56 de 62 la mente de los compradores entre la marca y un único origen empresarial del producto". 54. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de un país determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. 55.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. 56.

Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166. 57.

El Juez Nacional o la Ofícina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 15 Mc CARTHY, J. Thomas. "Mc. Carthy on Trademarks Caliahan, Nueva York, pp. 15-18. and Unfair Competition". Clark Boardman 13 f GACETA OFICIAL 58. 22/04/2016 57 de 62 En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. (...)" (El subrayado es nuestro)". 59. En consecuencia, el Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

4. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. 60. Se interpretará el tema en razón a que, en el proceso interno, Corferias manifiesta que el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) ha adquirido la calidad de notoriamente conocido. 61. Sobre el particular, dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: "La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. 16 Proceso 17-IP-95, publicada en G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996. 14 f GACETA OFICIAL 22/04/2016 58 de 62 En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que lleva adelante la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.

Es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

(...) 15 GACETA OFICIAL 59 de 62 22/04/2016.::n ccnsecuetic.e GOlf 10 enter.ormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica dentro o fuera de cualquier País Miembro; del sector de su utilización, c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 16 GACETA OFICIAL 1. 22/04/2016 60 de 62 la ex.siencie de actividades siqnitlcetivz» do 1¿.01,cación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extrenjero:": 62.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado precedentemente. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo para ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de distintividad. En tal virtud, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitiva mente conexas. Adicionalmente, deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: En el caso concreto, el Juez Consultante deberá analizar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, según los criterios esgrimidos en la presente providencia. 17 Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, marca: LOCKHEED MARTIN (mixta). 17 GACETA OFICIAL 22/04/2016 61 de 62 TERCERO: La figura de la "distintividad adqumda" opera bajo ei régimen de la Decisión 486, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido que, si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos y servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

CUARTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el Juez Consultante deberá tener en consideración que el análisis de registrabilidad es independiente. El Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. i " ' Cecilia Luisa Ay11OrÍ-Quinteros MAGISTRADA /P//#~ff/~¡;é'é4_ ~rtfí~(ap{tFfu~da M~ISTRADA Merchan / 18 GACETA OFICIAL 62 de 62 22/04/2016 "'~ '~¿: Hernán, _ r!'L/,Ll0 '''';Zro Zambra o. lSTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente presente Interpretación Prej~dicial el Presidente y el Sec~tél~~L', / /.-,:'llc," le' / Hern~' éói~rQ__Za~ano'; -,;,..BRESIDENTE / I / / t: 1/ 1//:,1.... _( Vi' _1'.r I 1///, -: --, " ~' af' la ~,//---1 /A,Ú~, //, _ riFo SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 388-IP-2015 19

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