TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 586-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante:Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00106 Referencia:Marca involucrada STICK PACK KIDS (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3603 recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), €), f y 9) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2010-00106; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: X Demandante: Ingenio del Cauca S.A. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Riopaila Castilla S.A. Hechos relevantes:. El 19 de abril de 2007, Ingenio Riopaila S.A., ahora Riopaila Castilla S.A., (en adelante, Riopaila) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo STICK PACK KIDS (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza!.
Contra dicha solicitud de registro, la sociedad Ingenio del Cauca S.A. (en adelante, Ingenio) formuló oposición señalando que la expresión STICK PACK es usual en el mercado para designar una forma de empacar productos, especialmente alimentos, y la denominación KIDS indicará el destinario del producto. Asimismo, Liliana Caro Duque formuló oposición contra el registro del signo solicitado STICK PACK KIDS (denominativo), sustentándose en el carácter descriptivo del signo que informa sobre las características del producto que comercializa.
Riopaila contestó la oposición manifestando que el signo solicitado es fantasioso para el consumidor, cumpliendo con los requisitos de distintividad. Refirió que la marca STICK PACK se encuentra registrada a nombre de Ingenio con el Certificado 311378. Por Resolución 42208 del 29 de octubre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Ingenio y concedió el registro de la marca STICK PACK KIDS (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado no es descriptivo ni genérico y cumple con el requisito de distintividad requerida para acceder al registro.
La oposición presentada por Liliana Caro Duque también fue declarada infundada en base a los mismos fundamentos. Contra la Resolución 42208 Ingenio interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Igualmente, Liliana Caro Duque presentó recurso de reposición en contra de la Resolución que otorgó el registro del signo solicitado.
Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 27499 de! 29 de mayo de 2009, revocando la Resolución 42208 del 29 de octubre de 2008 y declarando fundadas las oposiciones presentadas, denegando de este modo el registro de la marca STICK PACK KIDS (denominativa).
Contra la mencionada Resolución, la sociedad Riopaila interpuso recurso de apelación. Dicho recurso fue resuelto por Resolución 56475, del 30 de octubre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución 27499 y confirmó la Resolución 42208. La SIC consideró que el signo solicitado a registro STICK PACK KIDS (denominativo) es derivado de la marca previamente registrada STICK PACK (Certificado 311788) de titularidad de Riopaila, siendo que la denominación KIDS que acompaña a la expresión STICK PACK no constituye un cambio sustancial de la marca registrada, sino una nueva versión de esta.
Concluyó que el signo solicitado no incurría en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486. El 26 de febrero de 2010, Ingenio presentó escrito de demanda ante el Consejo de Estado a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas mencionadas.? 2.10. Mediante Auto del 8 de noviembre de 2013, la Sección Primera del 3.2.
Consejo de Estado admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Ingenio:. La expresión STICK PACK es de uso común, técnico y necesario para referirse al sistema de empacado de alimentos; es decir, tiene como propósito esencial servir como nombre genérico del formato usado en el empaque de sus productos alimenticios, particularmente de uso instantáneo (como el caso del azúcar, café) que se caracteriza por corresponder a una porción personal, que tiene una apariencia tubular o de barra y que está fabricado con un material o película flexible y por máquinas y equipos especiales.
La SIC ha incurrido en error al fundar la concesión del registro de la marca STICK PACK KIDS bajo la premisa de que el elemento distintivo de la marca era STICK PACK. Siendo así, se concedió el registro de un signo genérico y carente de distintividad para designar un origen Liliana Caro Duque no presentó demanda de nulidad. SS 3.3, 3.4, 3.5. 4.2 4.3 4,4 empresarial determinado, violando las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Las pruebas presentadas en el procedimiento demuestran que conceder derecho de exclusiva sobre el término STICK PACK privaria a la industria de alimentos del uso de un término técnico que es necesario para referirse a un empacado de alimentos en particular, generando con ello una restricción indebida de la competencia. La expresión STICK PACK KIDS es descriptiva de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
La SIC desconoció pruebas que demostraban que en la industria de alimentos son numerosas las compañías que necesariamente deben usar el término STICK PACK para describir e indicar en sus estrategias comerciales el tipo de empacado de sus productos, por lo que vulneró la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal e) del Artículo 135 la Decisión 486.
La denominación STICK PACK KIDS carece de carácter distintivo, porque no tiene la capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara. Argumentos de la contestación de la SIC: La marca STICK PACK KIDS (denominativa) es derivada de la marca STICK PACK a favor de Riopaila, y que se encuentra vigente hasta el 8 de febrero de 2016, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
De acuerdo con las pruebas practicadas en la actuación administrativa, la expresión “STICK PACK KIDS” no es descriptiva, dado que no refiere a ninguna de las características del producto, sino que, deriva de un idioma extranjero que únicamente identifica el empaque en un argot técnico y especializado; es decir, la expresión no es usada por el consumidor promedio.
Al ser una acepción en idioma extranjero no común, se entiende como un signo de fantasía. La expresión STICK PACK KIDS tampoco es un nombre genérico o técnico de algún producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La denominación STICK PACK KIDS que conforma el signo solicitado no constituye una designación común o usual de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como tampoco tiene una utilización generalizada dentro del lenguaje corriente del país, por lo que no es de conocimiento común entre los consumidores. 45 4.6 4.7 5.2. 5.3, 5.4, La SIC concedió correctamente la marca STICK PACK KIDS, dado que es parte de la familia marcaria sobre la cual la empresa solicitante ya tenía derechos adquiridos.
STICK PACK KIDS no es una expresión descriptiva de alguna clase de productos o sus empaques. El signo STICK PACK KIDS tiene suficiente capacidad y fuerza distintiva para acceder a registro. Argumentos del tercero interesado (Riopalla):. La expresión STICK PACK KIDS es distintiva y consiste en un término de fantasía para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede catalogarse como descriptivo o genérico al no ser usado de forma común por los consumidores.
Debido a los esfuerzos realizados por la sociedad Riopaila en publicidad y mercadeo en la innovación y creatividad para generar un empaque novedoso y original, la marca STICK PACK KIDS (denominativa) ha adquirido gran distintividad frente a los consumidores, por lo que se está ante la figura de la distintividad adquirida (secondary meaning).
La denominación STICK PACK KIDS es fantasiosa, por lo que no se trata de una marca descriptiva o genérica. Por tratarse de expresiones propias de un idioma extranjero, se presume que no son de uso común. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a), b), e), f), y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso.3 Al respecto, si bien la Entidad consultante ha solicitado la interpretación del Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante Ingenio ha pretendido basar su demanda en el carácter no distintivo, descriptivo, genérico y de uso común del signo solicitado, y no así respecto del supuesto normativo contenido en el Literal a) del Artículo 135 de la norma precitada.
En tal sentido, este Tribunal considera que no corresponde la interpretación prejudicial del artículo antes mencionado referido a los requisitos para el registro de una marca. 5 oO NADN Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial de los Literales b), e), f, y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, De oficio se interpretará el último párrafo del Artículo 135 de la misma normativaS.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓNS La irregistabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos, genéricos, técnicos y de uso común, Palabras en idioma extranjero. Marcas de fantasía. La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 8) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad;
( ) e) consistan exclusivamente en un signo O indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos a de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;
(.)” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o semvicios a los cuales se aplica.” Cabe señalar que la SIC señaló que concedió el registro de la marca STICK PACK KIDS teniendo en cuenta que es parte de la familia marcaria sobre la cual la empresa solicitante ya tenía derechos adquiridos.
La cuestión controvertida en el presente caso es si el signo solicitado a registro (STICK PACK KIDS) incurre o no en alguna de las causales de irregistrabilidad absoluta, no advirtiéndose la necesidad de efectuar un análisis adicional respecto del concepto "familia de marcas”. 6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
2.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno se discute si el signo STICK PACK KIDS carece o no de distintividad. En ese sentido, resulta necesario desarrollar el concepto de distintividad. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación”. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado?, La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
En consecuencia, en el presente caso se deberá analizar si el signo STICK PACK KIDS (denominativo) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión. Signos descriptivos, genéricos, técnicos y de uso común. En el presente caso se discute si la expresión STICK PACK KIDS que conforma el signo solicitado es o no descriptivo, genérico, técnico y de uso común respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente 7 De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-1P-2013 de fecha 16 de julio de 2013. De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p.5. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 2 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo, El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.10 Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(..)” Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.*! 0 1 De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. De modo referencial, ver Proceso 110-1P- 2015 de 5 de septiembre de 2015, p. 8. 6 2.7. 2.8. 2.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 12 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 13 La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área específica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad científica, entre otros.
Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcario, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger. 2.10.Ahora bien, lo que es genérico, técnico o descriptivo en una clase 2.11. determinada puede no serlo en otra; por ejemplo, los términos comunes o usuales en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Es pertinente tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo o genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos O servicios íntimamente relacionados. 1* De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) 12 13 14 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 2.12.Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.15 2.13. En tal sentido, se debe determinar si la denominación STICK PACK KIDS 3.2. 3.3. 3.4. es o no descriptiva, genérica, técnica o de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.
Palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 18 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 1? Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los De modo referencial, ver Proceso 536-1P-2015, de fecha 23 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. De modo referencial, ver Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 10 > 3.5. 4.2. 4.3, 44. consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados.
Marcas de fantasía. En la contestación de la demanda, la SIC manifestó que la expresión STICK PACK KIDS que conforma el signo solicitado resulta ser una acepción en idioma extranjero no común, el cual puede ser entendido como un signo de fantasía. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 18 Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.
En tal virtud, se deberá analizar si el signo solicitado STICK PACK KIDS (denominativo) es o no de fantasía, para así poder determinar su carácter distintivo. La distintividad adquirida o “secondary meaning”. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aplitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 1 De modo referencial, ver Proceso 425-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.13. 1 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
El artículo citado establece el fenómeno de la "distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.
El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 4861, En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.
En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.
Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. 19 De modo referencial, ver Proceso 38B-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2016, pp. 10-14. 12 5.8.
El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no?0: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 5.9. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso interno 2010-00106, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 20 Ibidem, 13 f l vue / Cecilia Lila AyHóñ Quinteros MAGISTRADA ) — A Hernán ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac “MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14