GACE2804 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIII – Número 2804 Lima, 13 de setiembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 586-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00106 Referencia: Marca involucrada STICK PACK KIDS (denominativa) PROCESO 600-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00291 Referencia: Marca involucrada ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) PROCESO 607-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Expediente Interno del Consultante: 504801-2012 Referencia: Apelación dentro del proceso de registro del Lema Comercial “CON LA CALIDAD DE SIEMPRE” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 13/09/2016 2 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 586-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00106 STICK Referencia: Marca involucrada (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac PACK KIDS VISTOS El Oficio 3603 recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), e), f) y g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º 2010-00106; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Ingenio del Cauca S.A. 1 ¡ f} GACETA OFICIAL Demandada 13/09/2016 3 de 32 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Riopaila Castilla S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 19 de abril de 2007, Ingenio Riopaila S.A., ahora Riopaila Castilla S.A., {en adelante, Riopaila) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo STICK PACK KIDS (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza1. 2.2.

Contra dicha solicitud de registro, la sociedad Ingenio del Cauca S.A. (en adelante, Ingenio) formuló oposición señalando que la expresión STICK PACK es usual en el mercado para designar una forma de empacar productos, especialmente alimentos, y la denominación KIDS indicará el destinario del producto. Asimismo, Liliana Caro Duque formuló oposición contra el registro del signo solicitado STICK PACK KIDS (denominativo), sustentándose en el carácter descriptivo del signo que informa sobre las características del producto que comercializa. 2.3.

Riopaila contestó la oposición manifestando que el signo solicitado es fantasioso para el consumidor, cumpliendo con los requisitos de distintividad. Refirió que la marca STICK PACK se encuentra registrada a nombre de Ingenio con el Certificado 311378. 2.4. Por Resolución 42208 del 29 de octubre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Ingenio y concedió el registro de la marca STICK PACK KIDS (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado no es descriptivo ni genérico y cumple con el requisito de distintividad requerida para acceder al registro.

La oposición presentada por Liliana Caro Duque también fue declarada infundada en base a los mismos fundamentos. 2.5. Contra la Resolución 42208 Ingenio interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Igualmente, Liliana Caro Duque presentó recurso de reposición en contra de la Resolución que otorgó el registro del signo solicitado.

Clase 30: Café, té, cacao. azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura. polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 GACETA OFICIAL 13/09/2016 4 de 32 2.6. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 27499 del 29 de mayo de 2009, revocando la Resolución 42208 del 29 de octubre de 2008 y declarando fundadas las oposiciones presentadas, denegando de este modo el registro de la marca STICK PACK KIDS (denominativa). 2.7.

Contra la mencionada Resolución, la sociedad Riopaila interpuso recurso de apelación. Dicho recurso fue resuelto por Resolución 56475, del 30 de octubre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución 27499 y confirmó la Resolución 42208. 2.8. La SIC consideró que el signo solicitado a registro STICK PACK KIDS (denominativo) es derivado de la marca previamente registrada STICK PACK (Certificado 311788) de titularidad de Riopaila, siendo que la denominación KIDS que acompaña a la expresión STICK PACK no constituye un cambio sustancial de la marca registrada, sino una nueva versión de esta.

Concluyó que el signo solicitado no incurría en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486. 2.9. El 26 de febrero de 2010, Ingenio presentó escrito de demanda ante el Consejo de Estado a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas mencionadas. 2 2.1 O. Mediante Auto del 8 de noviembre de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Ingenio: 3.1. La expresión STICK PACK es de uso común, técnico y necesario para referirse al sistema de empacado de alimentos; es decir, tiene como propósito esencial servir como nombre genérico del formato usado en el empaque de sus productos alimenticios, particularmente de uso instantáneo (como el caso del azúcar, café) que se caracteriza por corresponder a una porción personal, que tiene una apariencia tubular o de barra y que está fabricado con un material o película flexible y por máquinas y equipos especiales. 3.2.

La SIC ha incurrido en error al fundar la concesión del registro de la marca STICK PACK KIDS bajo la premisa de que el elemento distintivo de la marca era STICK PACK. Siendo así, se concedió el registro de un signo genérico y carente de distintividad para designar un origen 2 Liliana Caro Duque no presentó demanda de nulidad. 3 GACETA OFICIAL 13/09/2016 5 de 32 empresarial determinado, violando las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales f) y g) del Artfculo 135 de la Decisión 486. 3.3.

Las pruebas presentadas en el procedimiento demuestran que conceder derecho de exclusiva sobre el término STICK PACK privarla a la industria de alimentos del uso de un término técnico que es necesario para referirse a un empacado de alimentos en particular, generando con ello una restricción indebida de la competencia. 3.4. La expresión STICK PACK KIDS es descriptiva de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La SIC desconoció pruebas que demostraban que en la industria de alimentos son numerosas las compañías que necesariamente deben usar el término STICK PACK para describir e indicar en sus estrategias comerciales el tipo de empacado de sus productos, por lo que vulneró la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal e) del Artf culo 135 la Decisión 486. 3.5.

La denominación STICK PACK KIDS carece de carácter distintivo, porque no tiene la capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1 La marca STICK PACK KIDS (denominativa) es derivada de la marca STICK PACK a favor de Riopaila, y que se encuentra vigente hasta el 8 de febrero de 2016, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2 De acuerdo con las pruebas practicadas en la actuación administrativa, la expresión MSTICK PACK KIDS" no es descriptiva, dado que no refiere a ninguna de las características del producto, sino que, deriva de un idioma extranjero que únicamente identifica el empaque en un argot técnico y especializado; es decir, la expresión no es usada por el consumidor promedio.

Al ser una acepción en idioma extranjero no común, se entiende como un signo de fantasía. 4.3 La expresión STICK PACK KIDS tampoco es un nombre genérico o técnico de algún producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4 La denominación STICK PACK KIDS que conforma el signo solicitado no constituye una designación común o usual de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como tampoco tiene una utilización generalizada dentro del lenguaje corriente del país, por lo que no es de conocímiento común entre los consumidores. 4 I GACETA OFICIAL 13/09/2016 6 de 32 4.5 La SIC concedió correctamente la marca STICK PACK KIDS, dado que es parte de la familia marcaría sobre la cual la empresa solicitante ya tenía derechos adquiridos. 4.6 STICK PACK KIDS no es una expresión descriptiva de alguna clase de productos o sus empaques. 4.7 El signo STICK PACK KIDS tiene suficiente capacidad y fuerza distintiva para acceder a registro. 5.

Argumentos del tercero interesado (Riopalla): 5.1. La expresión STICK PACK KIDS es distintiva y consiste en un término de fantasía para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede catalogarse como descriptivo o genérico al no ser usado de forma común por los consumidores. 5.2. Debido a los esfuerzos realizados por la sociedad Riopaila en publicidad y mercadeo en la innovación y creatividad para generar un empaque novedoso y original, la marca STICK PACK KIDS (denominativa) ha adquirido gran distintividad frente a los consumidores, por lo que se está ante la figura de la distintividad adquirida (secondary meaning). 5.3.

La denominación STICK PACK KIDS es fantasiosa, por lo que no se trata de una marca descriptiva o genérica. 5.4. Por tratarse de expresiones propías de un idioma extranjero, se presume que no son de uso común. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Entidad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a), b), e), f), y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 135 de la norma antes citada por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso. 3 3 Al respecto, si bien la Entidad consultante ha solicitado la interpretación del Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante Ingenio ha pretendido basar su demanda en el carácter no distintivo, descriptivo, genérico y de uso común del signo solicitado, y no asl respecto del supuesto normativo contenido en el Literal a) del Articulo 135 de ta norma precitada.

En tal sentido, este Tribunal considera que no corresponde la interpretación prejudicial del artículo antes mencionado referido a los requisitos para el registro de una marca. 5 {J f GACETA OFICIAL 13/09/2016 7 de 32 3. Por lo tanto, procede fa interpretación prejudicial de los Literales b), e), f), y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4 • De oficio se interpretará el último párrafo del Artículo 135 de la misma normativas.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN6 1. 2. 3. 4. 5. La irregistabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos, genéricos, técnicos y de uso común. Palabras en idioma extranjero. Marcas de fantasía. La distintividad adquirida o "secondary meaning". Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Arllculo 135.· No podrán rogislrarse como marcas los signos que: a) no puedan conslitutr marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carozcan de distinlividad;

( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor. la procedencia geográfica, la época de producción u otros dalos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las exprnsiones laudatorias roferidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;

( )" 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo provisto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser rogistrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplíca. • 6 Cabe senalar que la SIC senaló que concedió el registro de la marca STJCK PACK KIOS teniendo en cuenta que es parte de la familia marcaria sobre la cual la empresa solicitante ya tenla derechos adquiridos.

La cuestión controvertida en el presente caso es si el signo solicitado a registro (STICK PACK KIDS) incurre o no en alguna de las causales de irregistrabilidad absoluta, no advirtiéndose la necesidad de efectuar un análisis adicional respecto del concepto "familia de marcas". 6 ó I GACETA OFICIAL 13/09/2016 8 de 32 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La irregistabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En el proceso interno se discute si el signo STICK PACK KIDS carece o no de distintividad. En ese sentido, resulta necesario desarrollar el concepto de distintividad. 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación 7• 1.3. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercadoª. 1.4.

La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.5. En consecuencia, en el presente caso se deberá analizar si el signo STICK PACK KIDS (denominativo) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión. 2.

Signos descriptivos, genéricos, técnicos y de uso común 2.1. En el presente caso se discute si la expresión STICK PACK KIDS que conforma el signo solicitado es o no descriptivo, genérico, técnico y de uso común respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente 7 De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013. 8 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p.5. 7 b t GACETA OFICIAL 13/09/2016 9 de 32 a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 9 2.3.

El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ·Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )" 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débi1.10 2.5.

Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ªArticulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( )" 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.11 ( 9 De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 10 De modo referencial, ver Proceso 11 O-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 11 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de septiembre de 2015, p. 8. 8 GACETA OFICIAL 13/09/2016 10 de 32 2.7.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.12 2.8.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 13 2.9. La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área específica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad cientlfica, entre otros.

Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcario, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger. 2.1O. Ahora bien, lo que es genérico, técnico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo en otra; por ejemplo, los términos comunes o usuales en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Es pertinente tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo o genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 14 2.11.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) f 12 Jbldem. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 9 GACETA OFICIAL 13/09/2016 11 de 32 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

( )" 2.12. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partlculas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partlculas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.1s 2.13. En tal sentido, se debe determinar si la denominación STICK PACK KIDS es o no descriptiva, genérica, técnica o de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. 3.

Palabras en idioma extranjero 3.1. En atención a que el signo solicitado se encuentra conformado por denominaciones en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 1 ª 3.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 17 3.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurldica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los 6 f 15 De modo referencial, ver Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 18 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 17 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 10 GACETA OFICIAL 13/09/2016 12 de 32 consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.5. Se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. 4.

Marcas de fantasía 4.1. En la contestación de la demanda, la SIC manifestó que la expresión STICK PACK KIDS que conforma el signo solicitado resulta ser una acepción en idioma extranjero no común, el cual puede ser entendido como un signo de fantasía. 4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 18 4.3.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 4.4. En tal virtud, se deberá analizar si el signo solicitado STICK PACK KIDS (denominativo) es o no de fantasía, para así poder determinar su carácter distintivo. 5.

La distintividad adquirida o "secondary meaning" 5.1. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) No obstante lo previsto en los literales b), e), (), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pafs Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de /os productos o servicios a los cuales se aplica". 18 De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.13. 11 b I GACETA OFICIAL 13/09/2016 13 de 32 5.2.

El artículo citado establece el fenómeno de la "distintividad adquiridan para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida. 5.3.

El uso como sígno distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 48619. 5.4.

En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 5.5.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. 5.6.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. 5.7. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determlnar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. 19 De modo referencial, ver Proceso 386-IP-2015, de fecha 25 de febrero de 2016, pp. 10-14. 12 b f GACETA OFICIAL 13/09/2016 14 de 32 5.8.

El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artfculo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no20: 5.9. a} Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso interno 2010-00106, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artfculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 20 f; I Ibídem. 13 13/09/2016 GACETA OFICIAL 15 de 32 UJ� C Cecilia Luisa Ay�ros MAGISTRADA -- Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiffquese a la Entidad consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 13/09/2016 GACETA OFICIAL 16 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 600-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00291 Referencia: Marca involucrada ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales c) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N" 2008-00291; y, El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compagnie Gervais Danone 1 GACETA OFICIAL 13/09/2016 17 de 32 Demandados Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Alpina Productos Alimenticios S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 15 de febrero de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, Alpina) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo ALPINITO CRECIMIENTO (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.

Contra dicha solicitud de registro, la sociedad Compagnie Gervais Danone (en adelante, Gervais Danone) formuló oposición alegando que el signo solicitado como marca carece de objeto jurldico, sustentándose en la existencia previa de la marca ALPINITO inscrita con Certificado 133598 a favor de Alpina. Señaló que el signo solicitado está conformado por la expresión CRECIMIENTO, la cual es de uso común y descriptiva de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

Mediante la Resolución 40726 del 30 de noviembre de 2007, la SIC declaró infundada la oposición presentada por Gervais Danone y concedió el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La SIC consideró que la marca ALPINITO CRECIMIENTO era distintiva y no existla identidad total entre esta y la marca ALPINITO previamente concedida a favor de Alpina, por lo cual no se puede concluir que el signo solicitado carecería de objeto jurldico2.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, menneladas, compotas; huevos, leche y productos ltlcteos; yogurt, aceites y grasas comestibles, de 1a Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Al respecto, la División de Signos Distintivos de la SIC, senaró que ·existen cuatro requisitos que deben presentarse para que se configure la fafta de objeto jurídico de una solicitud de registro de marca, los cuafes son( ): - - - Primero debe existir una identidad totaf de los signos. Esto quiere decir que si nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figurativa tienen que ser exacta mente iguales, y si estamos frente a una marca denominativa, entre la expresión que la compone y la que se pretenden registrar debe existir un totaf identidad.

Segundo, se debe dar una cobertura exacta de los productos y/o servicios, de lo cual entendemos que tanto el signo que se pretende registrar como la marca que ya se encuentra protegida por la administración comprenden exactamente los mismos productos o servicios, sin agregar ni modificar ninguno de /os cobijados por la marca ya registrada.

Se debe presentar una identidad entre el solicitante del nuevo registro y el titular de la marca previamente registrada, entendiendo que quien solicita el nuevo registro es el titular de la marca que se encuentra previamente protegida por fa administración. 2 IJ { GACETA OFICIAL 13/09/2016 18 de 32 2.4. Contra la mencionada resolución, Gervais Danone interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelaciónl. 2.5.

El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución 2555 del 31 de enero de 2008, confirmándose lo decidido en la Resolución 40726 de 30 de noviembre de 2007. 2.6. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución 9415 del 28 de marzo de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, confirmándose lo decidido en la Resolución 40726 de 30 de noviembre de 2007. 2. 7.

Gervais Danone presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Gervais Danone: 3.1. Las resoluciones demandadas concedieron el registro de la marca denominativa compuesta ALPINITO CRECIMIENTO, violando los Literales c) y e) del Articulo 135 de la Decisión 486, por cuanto la expresión CRECIMIENTO que acompaña a la expresión ALPINITO es explicativa, y la denominación ALPINITO carece de objeto jurldico. 3.2.

La ausencia de distintividad obedece a que la expresión CRECIMIENTO es un término descriptivo y fácilmente relacionable con las características de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que dicha expresión es inherente a la mayoría de los alimentos que ayudan al crecimiento de quienes los consumen, más aun cuando los mismos están dirigidos a los niños, razones por las cuales la expresión CRECIMIENTO es un término inapropiable e irregistrable como marca para distinguir productos que se pretenden amparar con el signo solicitado. 3.3.

Al concederse el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) sin calificar a la expresión CRECIMIENTO como una expresión explicativa de la marca ALPINITO, se reconoció a favor de 3 Y, por último, que la vigencia de la marca no haya caducado por falta de renovación, es decir que se encuentre vigente. • De la documentación que obra en el expediente no se aprecia la fecha de presentación de dicho recurso. 3 b I GACETA OFICIAL 13/09/2016 19 de 32 Alpina un monopolio, al permitfrsele apropiarse de una expresión que informa sobre las características esenciales de los productos que fabrica o vende, impidiendo que otros empresarios del sector de los alimentos incorporen en sus marcas tal expresión. 3.4.

El término CRECIMIENTO no cumple con el requisito de distintividad, al ser una expresión comúnmente utilizada en el comercio de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para indicar una característica e información del producto, por lo que no puede otorgarse derechos exclusivos sobre dicho término a Alpina. 3.5. La marca solicitada a registro fue concedida violando las reglas de propiedad industrial, toda vez que dicho registro carecería totalmente de objeto jurídico para ser registrado como marca capaz de distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que se otorgó derecho exclusivo sobre la marca conformada por el conjunto de dos palabras ALPINITO y CRECIMIENTO. 3.6.

El término CRECIMIENTO no debla entrar en el estudio de registrabilidad por ser descriptivo y carecer de distintividad, por lo que el único elemento objeto de análisis seria el término ALPINITO. Sin embargo, este término ya se encuentra registrado como marca para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza4, por lo que sobre tal término no es posible otorgar un segundo registro de marca, tanto más si el mismo está acompañado de una expresión inapropiable como lo es la palabra CRECIMIENTO. 3. 7.

El razonamiento de la SIC, que llevó a considerar que no existía coincidencia entre la marca previamente registrada ALPINITO y la marca solicitada ALPINITO CRECIMIENTO, resulta erróneo, dado que esta última está compuesta por dos expresiones, mientras que el signo registrado se compone de una sola expresión. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: No se tiene por contestada la demanda por parte de la SIC de la República de Colombia, por no haber alegado poder que acredite la calidad de apoderado de su abogado. 5.

Argumentos de la contestación de Alpina: 5.1. No ha pretendido obtener derechos de exclusiva sobre la expresión CRECIMIENTO que forma parte de su marca ALPINA CRECIMIENTO (denominativa), la cual es una expresión de uso general y, por tanto, no puede reivindicarse propiedad alguna. 4 Cabe precisar que tal argumento se encuentra referido al regístro de la marca ALPINITO inscrita con Certificado 133598 a favor de Alpina. 4 /J f GACETA OFICIAL 13/09/2016 20 de 32 5.2.

La denominación CRECIMIENTO resulta descriptiva de una de las características de los productos que se incluyen dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3. La SIC señala que el hecho de conceder el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) no significa que estuviera otorgándosele ningún privilegio privativo en relación con el uso de esa expresión en el comercio. 5.4.

El signo concedido a registro no es la expresión CRECIMIENTO, sino en conjunto la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa), siendo por tanto ALPINITO la parte que otorga distintividad a la expresión CRECIMIENTO. El registro concedido no resulta ser violatorio del supuesto normativo contenido en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que dicho registro reviste de distintividad suficiente que le permite diferenciarse de las otras marcas existentes en el mercado. 5.5.

La concesión del registro de la marca solicitada a favor de Alpina no resulta violatoria de la prohibición de registro establecida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que la marca no consiste exclusivamente en una expresión que describa las cualidades o calidades del producto que se pretende identificar en el mercado. 5.6.

Sin perjuicio de considerar que el término CRECIMIENTO es descriptivo, la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) es sustancialmente diferente a la marca ALPINITO registrada en el año 1995, teniendo en cuenta que la primera de ellas, a pesar de que se compone de la marca previamente registrada, cuenta con un elemento adicional descriptivo que la hace diferente a la inicialmente otorgada.

El signo solicitado al ser diferente a la marca ALPINITO, constituye un nuevo signo susceptible de registro. 5.7. La SIC no concedió derechos exclusivos sobre la expresión CRECIMIENTO, contenida en la marca ALPINITO CRECIMIENTO, por consistir en una expresión descriptiva sobre la cual no se puede otorgar exclusividad en el mercado. 5.8. La marca solicitada a registro goza del carácter distintivo suficiente que la hace capaz de identificar los productos en el mercado y diferenciarlos respecto de los demás competidores. 5 ó ( GACETA OFICIAL 13/09/2016 21 de 32 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Literales e) y e) del Artículo 1355 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas. 2. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere la norma citada no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.

Tampoco procede la interpretación prejudicial del Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. 3.

Procede la interpretación prejudicial del Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5 Si bien la Corte consultante solicila la interprelación prejudicial del lileral c) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se advierte que la demandante Gervais Danone sustenta su demanda, entre olros argumentos, en la supuesta vulneración del literal b) del Artlculo 135 de la Decisión 486, el cual se encuentra referido a la irregistrabilidad de un signo por carecer de aptitud distinliva.

Siendo asl, y en aplicación del Artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal, resulta procedente interpretar de oficio el literal b) del Articulo 135 del cuerpo nonnalivo antes referido. 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·Attlculo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;, r ·Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 135 7 de la Decisión 486 debido a que los argumentos de la demanda se refieren al carácter no distintivo del signo solicitado. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos. Alcances del derecho al uso exclusivo de una marca.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. En el proceso interno se ha señalado que el término CRECIMIENTO no cumpliría con el requisito de distintividad al ser una expresión comúnmente utilizada en el comercio de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para indicar una característica e información del producto. 1.2.

De conformidad con lo estipulado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.3. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociaciónª. 1.4. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna. ·Artfcu/o 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) b) carezcan de distintivídad; < r ª De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013. 7 t I GACETA OFICIAL 13/09/2016 23 de 32 y, ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercadoº. 1.5.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, en dicho articulo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.6. En consecuencia, en el presente caso se deberá analizar si el signo denominativo ALPINITO CRECIMIENTO se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486. 2.

Signos descriptivos 2.1. En el proceso interno se ha alegado que al concederse el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO, sin calificar a la expresión CRECIMIENTO como una expresión descriptiva de la marca ALPINITO, implicarla reconocer un monopolio a favor de Alpina, lo que impedirla que otros empresarios del sector de los alimentos incorporen en sus marcas tal expresión. 2.2.

Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: ·Articulo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o se,vicios;

(...)" 2.4. Como se desprende del referido articulo, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o 9 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p.5. 8 b I GACETA OFICIAL 13/09/2016 24 de 32 más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. to 2.5. En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo denominativo ALPINITO CRECIMIENTO es descriptivo o no en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente. 3.

Alcances del derecho al uso exclusivo de una marca 3.1. En el presente proceso, se argumentó la presunta falta de objeto jurídico del signo denominativo ALPINITO CRECIMIENTO, sustentándose en el hecho que no contarla con lo establecido por la norma, tales como: i) la identidad total de los signos, ii) la cobertura exacta de productos, iii) la identidad del solicitante y titular, y vi) la vigencia de la marca registrada. 3.2.

El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registrar en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente 1 1: a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Facultad negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. En relación con lo primero, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible; en relación con lo segundo, tiene la 10 De modo referencial, ver Proceso 11 O-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 11 De modo referencial, ver Proceso 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 9 GACETA OFICIAL 13/09/2016 25 de 32 facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 3.3.

El derecho al uso exclusivo de una marca implica que no exista un derecho de propiedad idéntico respecto del mismo bien inmaterial. Por tanto, el derecho de exclusiva otorgado con el registro no puede recaer en dos signos distintivos compuestos idénticos que distingan los mismos productos y/o servicios a favor de un mismo titular. Ello significar(a que el petitorio que deriva de la segunda solicitud de registro que contenga los mismos elementos comprendidos en el registro original no resulte jurídicamente posible. 3.4.

En el presente caso, se deberá analizar los alcances del derecho exclusivo del registro marcario teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un signo compuesto por dos palabras (ALPINITO y CRECIMIENTO) que se debe analizar en su conjunto, a fin de determinar la ausencia o no de objeto jurídico en el registro de marcas. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2008-00291, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L�IIJ:ros MAGISTRADA / Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO 10 GACETA OFICIAL 13/09/2016 26 de 32 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente fa presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.,.----- Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 13/09/2016 GACETA OFICIAL 27 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio del 2016 Proceso: 607-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Expediente Interno Del Consultante: 504801-2012 Referencia: Apelación dentro del proceso de registro del Lema Comercial "CON LA CALIDAD DE SIEMPRE" Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 008-2015/SPI-INDECOPI. recibido 16 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección dela Propiedad Intelectual - INDECOPI solicita la Interpretación Prejudicial de los articulas 175 y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 504801-2012; y, El auto del 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: TIENDAS TIA S.A.C. (Perú) Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 1 13/09/2016 GACETA OFICIAL 2. 28 de 32 Hechos Relevantes 2.1. El 22 de agosto de 2012, Tiendas Tia S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CON LA CALIDAD DE S1EMPRE 1, para usarse como complemento del nombre comercial TIA TIENDAS CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo, que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de aceites, grasas comestibles, lácteos, mermeladas, conservas, comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

CON lA G4UDAD DE SIEMPRE 2.2. El 29 de abril de 2013, mediante Resolución 6243-2013/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente el registro del lema comercial solicitado por Tiendas Tia S.A.C. de Perú, argumentando que el lema comercial sólo puede utilizarse como complemento de una marca, basándose asl en los articules 175 y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3.

El 29 de abril de 2013, inconforme con tal decisión Tiendas Tia S.A.C. (Perú), presentó recurso de apelación contra la Resolución 62432013/DSD-INDECOPI, el cual se encuentra actualmente en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 2.4.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en el recurso de apelación Tiendas Tia S.A.C. (Perú), en su escrito de demanda de recurso de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"( ) El lema comercial solicitado reúne todos los requisitos establecidos en la Decisión Andina 486, por cuanto se trata de signo que se encuentra compuesto por elementos diferentes que la diferencian de todos y cada 1 Expediente Administrativo 4463. 2 13/09/2016 GACETA OFICIAL 29 de 32 una de los lemas comerciales para la misma clase y para las mismas actividades comercia/es". 3.2.

Señala que la "(...) aplicación y el otorgamiento de un registro de Lema Comercial, guarda relación directa con el decreto Legislativo 1075 y Decisión Andina 486 y en consecuencia son aplicables tanto a las Marcas de Producto, Marcas de Servicio y Nombres Comerciales". 3.3. "(...) La Resolución 006243-2013/DSD-INDECOPI, del 29 de abril de 2013, en el punto 2.1 Requisitos de registrabilidad, en una de sus partes dice a la letra " El articulo 175 de la decisión 486, régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que se entiende por Lema Comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca ", posteriormente en el tercer párrafo del mismo punto dice, " se debe de precisar que el Lema Comercial puede utilizarse como complemento ÚNICAMENTE de una marca registrada ", como se puede apreciar la Autoridad responsable agregó el término UNICAMENTE, al dispositivo legal, de tal manera que fuerza o limita el uso de un Lema Comercial, en forma exclusiva, a una marca registrada". 3.4.

"(...) Si aplicáramos a la letra lo dispuesto en la referida resolución, se tendrla que considerar entonces de que todas las solicitudes de cancelación y nulidad solicitadas a Nombres Comerciales, deberlan de ser declaradas improcedentes por cuanto los dispositivos legales del Decreto Legislativo 1075 y la Decisión 486, relacionados a los mismos, solo determinan su aplicación a las Marcas registradas y no a los Nombres Comerciales. 3.5.

"(...) Un lema comercial es un buen complemento y de perfecta aplicación a un Nombre Comercial, y en consecuencia suficientemente distintivo para competir en el mercado como complemento de un signo registrado y para distinguir actividades económicas". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 1752 y 176 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación que se hará por ser pertinente el análisis de dichas normas en la resolución del proceso interno. La Entidad Consultante solicita la interpretación de los articulas antes citados, a fin de que precisemos si "(...) es posible registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado". 2 3 "( } Att(culo 175. - Los Pafses Miembros podrán registrar como man:a los lemas comen:iales, de confonnidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comen:ial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una man:a: "( • _) Attfculo 176.• La solicitud de registro de un lema comen:ial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará". 3 13/09/2016 GACETA OFICIAL 30 de 32 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El lema comercial.

Su posibílldad de registrarse como complemento de un nombre comercial registrado. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El lema comercial. Su posibilidad de registrarse como complemento de un nombre comercial registrado. 1.1. En prlmer lugar, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que Tiendas Tia S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CON LA CALIDAD DE SIEMPRE, para usarse como complemento del nombre comercial TIA TIENDAS CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo para distinguir actividades económicas comprendidas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se ha establecido4 que el lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado, la doctrina enseña que "(...) /os lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Son esencialmente utilizados para la venta de /os bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o 'atmósfera de valorización' ".5 1.3. De acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 1.4.

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 176 de la Decisión 486 el lema comercial necesariamente deberá acompañar a una marca, de esta manera en la solicitud de registro se deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema comercial. 1.5. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones6: 4 5 6 Para desarrollar el presente tema se ha considerado el contenido. entre otras, de la lnterprelación prejudicial dictada el 20 de Julio del 2015 dentro del Proceso 115-IP-2015 relativo al lema comercial 'Dolor de cabeza severo asaetado a m1grana._ BENTATA, Víctor: 'Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230.

Proceso 160·1P·2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SI ES MUJER LATINA denominativo. 4 13/09/2016 GACETA OFICIAL 31 de 32 1.5.1. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para reglstro o registrada con la cual se usará. (Articulo 176 de la Decisión 486). 1.5.2.

El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (Articulo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.5.3. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, en el entendido de que si existe cancelación, nulidad o caducidad de la marca, quiere decir que la vigencia del lema depende de la marca asociada (Articulo 178 de la Decisión 486). 1.5.4.

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Articulo 177 de la Decisión 486). 1.6. De acuerdo con el articulo 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 1.7. Es importante advertir que el literal a) del Articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Articulo 135 literal b) de la Decisión 486. 1.8. En virtud de lo antes manifestado y para contestar el cuestionamiento expreso realízado por la Corte consultante, esto es, si "(...) es posible registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado", se precisa que de la revisión de nuestro ordenamiento jurídico resulta evidente que los lemas comerciales son signos distintivos que únicamente sirven de complemento a una marca, sin que exista norma alguna que en este sentido equipare las marcas con los nombres comerciales.

Lo dicho tiene sentido, si consideramos que la protección de una marca nace con su registro (sistema atributivo) mientras que en el caso del nombre comercial con su primer uso (sistema declarativo), por lo que registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado tiene poca o ninguna relevancia en relación con la protección que se dé al lema comercial, pues en definitiva seguirá la misma suerte del nombre comercial (registrado o no) al que le sirve de complemento. 5 13/09/2016 GACETA OFICIAL 32 de 32 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 504801-2012, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que n de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo participaron de su ado � del Tribunal. del Articulo 90 d I Esta 6� �_/ffeo--d Cecilia� l�os MAGISTRADA Martha Ru � ------ ·- _ M ISTRADA Hernán I,BJnbra7;¡; ��DO De acuer�con-el-Artícul�O del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presentélnterpretación Prejuat ial el Presidente y el Secretario.

(__ J� Dr. He -ambrano �;:,,DENTE Abg. J io César Navarro SE RETARIO (e) Notiflquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6

Documentos publicados en esta gaceta