(AÑ (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 447-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno Del Consultante: 2007-00270 Referencia: Marcas involucradas SVELTY (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2861, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00270; y, El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribuna! admitió a trámite IN la presente Interpretación Prejudicial.
Y A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandado: REPÚBLICA DE COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 1. ] N Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Í y 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. Hechos Relevantes El 8 de julio de 2004, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. (en adelante, ALPINA) — solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro? de la marca ALPINA ESBELTA (mixta), para distinguir leche y productos lácteos, quesos y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 28 de febrero de 2005, la SIC mediante Resolución 4230 concedió el registro de la marca ALPINA ESBELTA (mixta) a favor de ALPINA. SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S. A. (en adelante, NESTLÉ) presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la Resolución 4230 expedida por la SIC. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante auto dictado en el expediente interno 2007-00270, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho NESTLÉ en su escrito de interposición de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre los signos SVELTY y ESBELTA, y negó el registro de la expresión SVELTY a nombre de mi representada por ser similarmente confundible a la marca ESBELTA a nombre de la sociedad demandada”.
“( ) Así las cosas y teniendo en cuenta que la marca cuyo registro se pide anular con esta demanda es, a pesar de contener la expresión ALPINA, la misma marca ESBELTA, no es admisible que ésta haya sido concedida primero que la solicitud hecha por mi cliente para registrar la marca SVELTY”. * Expediente Administrativo 04-064930, 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3.
“( ) en este asunto se presentan tres momentos críticos que evidencian con toda claridad la irregularidad con la que actuó la administración — Superintendencia de Industria y Comercio -. Dichos momentos son los siguientes: 1. Solicitud de registro de la marca SVELTY: 3 de diciembre de 2003. 2. Solicitud de cancelación registro marca ESBELTA: 17 de mayo de 2004. 3.
Solicitud registro de marca ALPINA ESBELTA: 8 de Julio de 2004”. “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a resolver las peticiones atrás referidas en el siguiente orden: En primer lugar, la petición presentada el 17 de mayo de 2004 por cuanto en el mismo memorial expresamente se solicitó, en virtud de que la decisión de este asunto incidía directamente en el trámite de registro de la marca SVELTY solicitada el 3 de diciembre de 2003.
Posteriormente, debió resolver la solicitud antes mencionada de la marca SVELTY y finalmente, la petición de 8 de julio de 2004, relacionada con la solicitud de registro de la marca ALPINA ESBELTA realizada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Por supuesto, si la primera petición guardaba relación con las subsiguientes, como en efecto ocurre, la demandada también estaba obligada a tener en cuenta el tipo de decisión que tomara en cuanto a la cancelación de la marca ESBELTA, pues ésta tenía forzosa incidencia en lo que después se decidiera sobre la solicitud de la marca SVELTY y así, a su vez, sobre la solicitud de registro de ALPINA ESBELTA”.
Argumentos de la contestación a la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho La SIC, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: La expresión ALPINA ESBELTA “( ) tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen —de conjunto- de los signos comparados junto con la expresión "SVELTY” (registrada) es claro que no presentan similitud gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”.
“( ) el signo solicitado “ALPINA ESBELTA” está compuesto de dos palabras en tanto que la marca “SVELTY” se compone de —una—; además de lo anterior el vocablo ALPINA clarifica plenamente al consumidor el origen empresarial de los productos que pretende distinguir”. “( ) los signos cotejados, además no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud es completamente diferente”.
Argumentos de la contestación a la acción de nulidad del tercero interesado ALPINA, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 3 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. “( ) la parte gráfica de la marca ALPINA ESBELTA (MIXTA) le otorga un grado de distintividad frente a la marca opositora en razón de su colorido y presentación del producto”.
“( ) aun cuando los elementos literales que componen las palabras ESBELTA y SVELTY son parecidos, la marca registrada ALPINA ESBELTA (MIXTA) contiene el elemento adicional de la marca ALPINA, la cual la distingue como un producto de la familia ALPINA lo que en consecuencia permite identificar su origen empresarial fácilmente, evitando que se genere confusión por parte del consumidor”.
“( ) las marcas ALPINA se encuentran registradas para distinguir diferentes productos de la Clase Veintinueve (29) Internacional”. “( ) entonces es irrelevante que los mismos se encuentren registrados para distinguir productos que pertenecen a la misma Clase Internacional, o que los mismos se comercialicen a través de los mismos medios toda vez que son fácilmente diferenciables por el público consumidor aun cuando se encuentren en los mismos establecimientos de comercio (tiendas, mini mercados y supermercados)”.
“( ) se debe tener en cuenta que la marca ALPINA es una marca notoriamente conocida”. NORMA A SER INTERPRETADAS: La Corte Consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los artículos cuya interpretación se solicita, este Tribunal únicamente interpretará el Artículo 136 literal a)?, no asi el Artículo 135 que trata sobre las causales absolutas de irregistrabilidad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: 1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre un signo mixto y un signo denominativo. 2 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8) sean idénticos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 4 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Sé abordará el tema en virtud de que en el Proceso Interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marca ALPINA ESBELTA (mixta) registrada por ta sociedad ALPINA y la marca SVELTY (denominativa) propiedad de sociedad NESTLÉ. La SIC en su contestación a la Demanda establece que: ALPINA ESBELTA “( ) tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen —de conjunto— de los signos comparados junto con la expresión “SVELTY” (registrada) es claro que no presentan similitud gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”.
El accionante NESTLÉ al contrario manifiesta: “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre los signos SVELTY y ESBELTA, y negó el registro de la expresión SVELTY a nombre de mi representada por ser similarmente confundible a la marca ESBELTA de la sociedad demandada”, por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación..
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registada cuando acumulativamente se den dos condiciones: 5 1.4, 1.5. 1.6. 1.7. a) Silos elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Si productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad _o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir". Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común?.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN". 1 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005.
Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”. 6 1.8. 1.9. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Se deberá proceder a verificar como se realizó el cotejo entre los signos en conflicto, para esto se establece las siguientes reglas: $ 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
La Corte consultante al resolver deberá verificar si en la resolución impugnada se han observado las reglas y pautas antes expuestas. Es importante que al analizar el caso concreto se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.10.Sin embargo, es importante advertir la improcedencia de basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre del 2005 en el Proceso 148-IP-2005, Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009; e, Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 en el Proceso 320-1P-2016. 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas ALPINA ESBELTA (mixta) y SVELTY (denominativa).
Comparación entre un signo mixto y un signo denominativo. Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre el signo mixto ALPINA ESBELTA y el signo denominativo SVELTY, es necesario compararlos teniendo en cuenta sus particularidades. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual junto a un gráfico representativo de la sociedad.
El segundo, por la denominación SVELTY en letras características. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el más característico o preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: 2.4.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2 4.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la Corte consultante debe proceder a verificar lo siguiente: a) Si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas ya expuestas, a fin de establecer el riesgo de 8 confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ALPINA ESBELTA (mixta) y SVELTY (denominativa); b) Si se tomó en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. c) Si se estableció cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00270, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ny MM Cecilia Luiga Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ralmiro Gómez Apac MAGISTRADO Herná a De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman. igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario: Se ia Herná mero Zambrano” “Gustaló García;
RESIDENTE SECRETARIO e Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.