Año XXXIII – Número 2816 Lima, 5 de octubre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 416-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2014-125247 Referencia: Signos involucrados: Marca mixta MOTEL IBIZA y nombre y/o enseña comercial. MOTEL IBIZA BARRANQUILLA PROCESO 447-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-00270.
Referencia: Marcas involucradas SVELTY (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta). PROCESO 456-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 91587-C. Referencia: Nulidad de registro de la marca SAN CARLOS Para nosotros la Patria es América 5/10/2016 GACETA OFICIAL 2 de 40 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 416-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia.
Expediente interno del Consultante: Referencia: 2014-125247 Signos involucrados: Marca mixta MOTEL IBIZA y nombre y/o enseña comercial MOTEL !BIZA BARRANQUILLA. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-215 de 2015, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-125247; y, El auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante: INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S Demandada: INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S Hechos Relevantes 1 6 f.. 5/10/2016 GACETA OFICIAL 3 de 40
2.1. INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. afirma ser propietaria de un establecimiento comercial denominado MOTEL IBIZA, dedicado principalmente a hospedaje temporal, desde el 31 de enero de 2012, cuando inscribió este nombre en la Cámara de Comercio de Aburra Sur y comenzó a usarlo ininterrumpidamente hasta la fecha. 2.2. El 26 de septiembre de 2012, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MOTEL IBIZA (mixta) para reconocer servicios de "(...) hospedaje y alojamiento en hoteles, campamentos y otros alojamientos no permanentes" de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 ibiza mola laloung• 2.3.
El 26 de febrero de 2013, la SIC otorgó el registro de la marca MOTEL IBIZA (mixta) a favor de INVERSIONES GACELA COLOMBIA S.A.S. Marca MOTELIBIZA Número Clase y Tipo 12 167488 43m Expedienta Nº Certificado / Resolución 469105 Vigencia 26/02/23
2.4. INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. es propietaria de un establecimiento de comercio denominado MOTEL IBIZA BARRANQUILLA. 2.5. El 1 O de junio de 2014, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. presentó acción por infracción de derecho de propiedad industrial en contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. 2.6. Mediante auto de 14 de julio del 2015, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la acción por infracción de derechos. INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Que la sociedad demandada en su accionar ha violado lo dispuesto en el Artículo 155 de la decisión de la Comunídad Andina ya que se encuentra ' Expediente lntemo 12 167488.
Certificado 469105. 2 5/10/2016 GACETA OFICIAL 4 de 40 ofreciendo en el mercado el mismo servicio de hospedaje temporal con la misma marca MOTEL !BIZA previamente registrada por la sociedad INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. generando confusión en el consumidor quien se ve expuesto a dos marcas idénticas creyendo que provienen del mismo origen empresarial.
3.2. INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. ha hecho uso de la marca MOTEL IBIZA (mixta) de manera pública en su establecimiento de comercio asl como pautando en Internet y otros medios. k1I. 5 v:a a Ju3n Vira 3.3. El demandado es perfectamente consciente del uso de la marca MOTEL !BIZA (mixta) y con el uso del nombre más la enseña comercial, pretende engañar a los usuarios haciéndoles creer que se trata del mismo MOTEL IBIZA. 3.4.
Es evidente que lo que pretende el demandado al utilizar la marca registrada, es aprovecharse del buen nombre, reputación comercial y seriedad que ha caracterizado la marca registrada MOTEL IBIZA (mixta) en el mercado, pretendiendo obtener una ventaja comercial. 4. Argumentos de la contestación a la acción por infracción de derechos. De la correspondiente revisión del expediente no se desprende contestación a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS a) La Entidad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Articules 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) De la antes referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal interpretará los Articules 154, 155 (circunscribiendo su análisis únicamente a su literal d) y 238 (circunscrito únicamente a su primer párrafo2, por ser pertinente su análisis al guardar relación directa con el tema debatido en el proceso interno. 2 'Artfcu/o 154.- El derecho al uso exdusivo de una ma�a se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 3 GACETA OFICIAL 5/10/2016 5 de 40 e) No se interpretará el Articulo 156 de la Decisión 486 por no ser pertinente, pues esta norma se refiere dos literales del Artículo 155 de la misma Decisión que no son objeto de discusión en el caso concreto. d) De oficio se interpretará el Articulo 192 de la referida Decisión 486 por estar relacionado con el tema que deberá resolver la Entidad consultante.
Por otra parte, dicha entidad ha manifestado que los problemas jurídicos enmarcados en las normas juridicas señaladas, serian los siguientes: C. l. ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca? H. ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación? ¿Qué elementos se requieren para determinar que nombre y/o ensena comercial está infringiendo los derechos de marcas en cabeza del demandado? lii.
Respecto del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486. En caso de que la marca se emplee para la identificación de un establecimiento de comercio ¿Es relevante para la configuración de la confusión o riesgo de asociación de que trata este numeral que los establecimientos de comercio se encuentren en mercados geográficos diferentes? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Articulo 155. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero reelizar. sin su consentimiento, tos siguientes actos:, ( dJ usar en el comercio un signo idl!ntico o similar a /a marca respecto de cualesquiera productos o servicíos. cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo id�ntico para productos o servidos identicos se presumirá que existe riesgo de confusión (...J Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servidos.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos. cuando asimismo pudiera causarle un dai'lo económico o comercie/ injusto. o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Sera aplicable al nombre comercial fo dispuesto en los articulas 155, 156, 157 y 158 en cuento corresponda. Artlcu/o 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podra entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
Tamb�n podrá actuar contra quien e1ecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción". 4 GACETA OFICIAL 5/10/2016 6 de 40 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 2.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 1.1.
En el caso en análisis, la actora INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. interpone demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción de derechos de marca en contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. La demandante es titular de la marca qMOTEL IBIZA" (mixta) para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca. 1.2.
El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que el articulo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.
Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, asl como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento. realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca.3 1.3.
Con referencia especifica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado4 que esta acción está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. 3 4 Proceso 1 O-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial N" 1177, de 22 de marzo de 2005.
A través de la Sentencia dictada en el expediente Nº 11-IP-96, Caso Marca: "BELMONr, publicado en la Gaceta Oficial Nº 299, del 17 de octubre del mismo a/lo. 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 7 de 40 1.4. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. 1.5.
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. 1.6. El Tribunal ha precisado5 además que los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcaría para "impedir'' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión. 1.7.
Por las razones que anteceden, el articulo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), asi como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación (literal d). 1.8.
En particular, el literal d) del Articulo 155 es una causal general que extienda la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar la marca registrada, de conformidad con los siguientes parámetros o elementos que deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del articulo 155 de la Decisión 486 6: D 1.8.1.
El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo uusar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en s 6 Sentencia dictada en el expedienle N" 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución inlema N" 0968, publicada en la Gaceta Oficial N" 690, de 23 de Julio del mismo ano. Revisar a modo de referencia la interprelaclón prejudicial del Proceso 274-IP-2015. 6 5/10/2016 8 de 40 publicidad, para identificar una actividad establecimiento, entre otras conductas. mercantil, GACETA OFICIAL un La conducta se debe realizar en el comercio.
Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 7 1.8.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.9.
En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 2.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. 2.1. Como indicamos en el literal B de la presente Interpretación Prejudicial, la Entidad consultante ha manifestado que los problemas jurldicos que se enmarcan en las normas jurldicas señaladas, son los abordados en los cuestionamientos que ha realizado, por lo que resulta pertinente que el Tribunal las conteste. 2.1.1.
¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca? 7 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente. ·,..J El nesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que estd adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiena un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión ind,recta}.
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las man;as en confficto y el origen empresarial del producto. al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tianen una relación o vincullJCÍón económica� (Interpretación Prejudicial del 2 de Julio de 2008 dentro del trámite 70.IP.2008). 7 GACETA OFICIAL 5/10/2016 9 de 40 Como se ha señalado en líneas precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo establecido en el Articulo 238 del mismo cuerpo legal, conforme al sistema atributivo, el registro de una marca confiere a su titular el derecho para impedir que cualquier tercero use un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada que pueda causar confusión en el público consumidor y le concede la posibilidad de iniciar ante la autoridad competente la respectiva acción por infracción. Sin perjuicio de lo antes manifestado, la Entidad consultante al formular su pregunta hace referencia al derecho de oposición que conforme a nuestro ordenamiento jurídico es aquel que puede ser ejercido por cualquier tercero que dentro del respectivo procedimiento pretenda desvirtuar el registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 147 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Es importante señalar que la Entidad consultante se encuentra frente a un proceso de infracción y no de oposición. 2.1.2. ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una ensena y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación? ¿Qué elementos se requieren para determinar que nombre y/o enseña comercial está infringiendo los derechos de marcas en cabeza del demandado? A fin de determinar una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial la Entidad consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, aplicando las reglas y los criterios recogidos reiteradamente por este Tribunal y de esta manera establecer si en el caso sub lite se ha cometido una infracción del derecho de marcas de conformidad con los parámetros o elementos referidos en la presente interpretación, los cuales deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.1.3.
Respecto del literal d) del articulo 155 de la Decisión 486. En caso de que la marca se emplee para la identificación de un establecimiento de comercio ¿Es relevante para la configuración de la confusión o riesgo de asociación de que trata este numeral que los establecimientos de comercio se encuentren en mercados geográficos diferentes? 8 10 de 40 5/10/2016 GACETA OFICIAL Sin perjuicio de que la Entidad consultante no determina cuáles serían los "mercados geográficos diferentes" a los que hace alusión, resulta pertinente mencionar que este Tribunal ha establecido que los derechos conferidos por el registro de una marca, entre ellos el ius prohibendi, pueden ser ejercidos por el titular del derecho protegido ante la autoridad nacional competente y dentro del territorio del respectivo País Miembro.
En este mismo sentido, es importante tener en cuenta que -de conformidad con el ordenamiento jurídico comunitario- la marca se protege en todo el territorio nacional y no únicamente en una fracción o parte del mismo. La posibilidad de riesgo de confusión o asociación no se puede analizar fraccionando el uso geográfico que actualmente se le dé a la marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-125247, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estat del Tribunal. "'{ Cecilia MJ�ros MAGISTRADA, Hugo R miro Gómez Ap c GISTRADO 9 GACETA OFICIAL 5/10/2016 11 de 40 Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 5/10/2016 GACETA OFICIAL 12 de 40 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 447-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno Del Consultante: Referencia: 2007 -00270 Marcas involucradas SVELTY (denominativa) y ALPINA ESBELTA (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2861, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00270; y, El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: REPÚBLICA DE COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 1 5/10/2016 GACETA OFICIAL 2. 13 de 40 Hechos Relevantes 2.1. El 8 de julio de 2004, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. (en adelante, ALPINA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro 1 de la marca ALPINA ESBELTA (mixta), para distinguir leche y productos lácteos, quesos y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
El 28 de febrero de 2005, la SIC mediante Resolución 4230 concedió el registro de la marca ALPINA ESBELTA (mixta) a favor de ALPINA.
2.3. SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S. A. (en adelante, NESTLÉ) presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra de la Resolución 4230 expedida por la SIC. 2.4. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante auto dictado en el expediente interno 2007-00270, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho NESTLÉ en su escrito de interposición de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre los signos SVEL TY y ESBELTA, y negó el registro de la expresión SVEL TY a nombre de mi representada por ser similarmente confundible a la marca ESBELTA a nombre de la sociedad demandada".
I 3.2. "( ) Así las cosas y teniendo en cuenta que la marca cuyo registro se pide anular con esta demanda es, a pesar de contener la expresión ALPINA, la misma marca ESBELTA, no es admisible que ésta haya sido concedida primero que la solicitud hecha por mi cliente para registrar la marca SVELTY". ' Expediente Administrativo 04-064930. 2 5/10/2016 GACETA OFICIAL 14 de 40 3.3.
"( ) en este asunto se presentan tres momentos críticos que evidencian con toda claridad la irregularidad con la que actuó la administración Superintendencia de Industria y Comercio -. Dichos momentos son los siguientes: 1. Solicitud de registro de la marca SVELTY: 3 de diciembre de 2003. 2. Solicitud de cancelación registro marca ESBELTA: 17 de mayo de 2004. 3.
Solicitud registro de marca ALPINA ESBELTA: 8 de Julio de 2004". 3.4. "( ) la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a resolver las peticiones atrás referidas en el siguiente orden: En primer lugar, la petición presentada el 17 de mayo de 2004 por cuanto en el mismo memorial expresamente se solicitó, en virtud de que la decisión de este asunto incidfa directamente en el trámite de registro de la marca SVEL TY solicitada el 3 de diciembre de 2003.
Posteriormente, debió resolver la solicitud antes mencionada de la marca SVEL TY y finalmente, la petición de 8 de julio de 2004, relacionada con la solicitud de registro de la marca ALPINA ESBELTA realizada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Por supuesto, si la primera petición guardaba relación con las subsiguientes, como en efecto ocurre, la demandada también estaba obligada a tener en cuenta el tipo de decisión que tomara en cuanto a la cancelación de la marca ESBELTA, pues ésta tenía forzosa incidencia en lo que después se decidiera sobre la solicitud de la marca SVEL TY y así, a su vez, sobre la solicitud de registro de ALPINA ESBELTA". 4.
Argumentos de la contestación a la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho La SIC, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. La expresión ALPINA ESBELTA "(...) tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen -de conjunto- de los signos comparados junto con la expresión "SVELTY" (registrada) es claro que no presentan similitud gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error". 4.2.
"( ) el signo solicitado "ALPINA ES BELTA" está compuesto de dos palabras en tanto que la marca "SVELTY" se compone de -una-; además de lo anterior el vocablo ALPINA clarifica plenamente al consumidor el origen empresarial de los productos que pretende distinguir'. 4.3. "(...) los signos cotejados, además no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud es completamente diferente". 5.
Argumentos de la contestación a la acción de nulidad del tercero interesado ALPINA, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 3 5/10/2016 GACETA OFICIAL 15 de 40 5.1. "( ) la parle gráfica de la marca ALPINA ESBELTA (MIXTA) le otorga un grado de distíntividad frente a la marca opositora en razón de su colorido y presentación del producto". 5.2.
"( ) aun cuando los elementos literales que componen las palabras ESBELTA y SVEL TY son parecidos, la marca registrada ALPINA ESBELTA (MIXTA) contiene el elemento adicional de la marca ALPINA, la cual la distingue como un producto de la familia ALPINA lo que en consecuencia permite identificar su origen empresarial fácilmente, evitando que se genere confusión por parle del consumidor'. 5.3.
"( ) las marcas ALPINA se encuentran registradas para distinguir diferentes productos de la Clase Veintinueve (29) Internacional". 5.4. "( ) entonces es irrelevante que los mismos se encuentren registrados para distinguir productos que pertenecen a la misma Clase Internacional, o que los mismos se comercia/icen a través de los mismos medios toda vez que son fácilmente diferenciables por el público consumidor aun cuando se encuentren en los mismos establecimientos de comercio (tiendas, mini mercados y supermercados)". 5.5.
"( ) se debe tener en cuenta que la marca ALPINA es una marca notoriamente conocida". 6. NORMA A SER INTERPRETADAS: La Corte Consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los artículos cuya interpretación se solicita, este Tribunal únicamente interpretará el Articulo 136 literal a) 2, no así el Artículo 135 que trata sobre las causales absolutas de irregistrabilidad.
7. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre un signo mixto y un signo denominativo. 2 ·Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) a) sean idénticos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para productos o setvícios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación"'. 4 5/10/2016 GACETA OFICIAL 16 de 40 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 1.1. Sé abordará el tema en virtud de que en el Proceso Interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marca ALPINA ESBELTA (mixta) registrada por la sociedad ALPINA y la marca SVELTY (denominativa) propiedad de sociedad NESTLÉ. La SIC en su contestación a la Demanda establece que: ALPINA ESBELTA "(...) tiene suficiente fue17a distintiva, por cuanto al efectuar el examen -de conjunto- de los signos comparados junto con la expresión "SVEL TY" (registrada) es claro que no presentan similitud gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error".
El accionante NESTLÉ al contrario manifiesta:"(...) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre los signos SVELTY y ESBELTA, y negó el registro de la expresión SVEL TY a nombre de mi representada por ser similarmente confundible a la marca ESBELTA de la sociedad demandada", por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.� No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...) ". 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: 5 5/10/2016 GACETA OFICIAL 17 de 40 a) Si los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Si productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. 1.4.
Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir3. Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser peñectamente registrables. 1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4 • 1.6.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.7. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: ·LOCKHEED MARTIW. 4 Proceso 89-/P-2005, de 20 de julio de 2005.
Caso: ªENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 6 5/10/2016 GACETA OFICIAL 18 de 40 1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.8. Se deberá proceder a verificar como se realizó el cotejo entre los signos en conflicto, para esto se establece las siguientes reglas: 5 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.9. La Corte consultante al resolver deberá verificar si en la resolución impugnada se han observado las reglas y pautas antes expuestas. Es importante que al analizar el caso concreto se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.1 O. Sin embargo, es importante advertir la improcedencia de basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público s Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre del 2005 en el Proceso 148-IP-2005, Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009; e, Interpretación Prejudicial del 1O de junio de 2016 en el Proceso 320-IP-2016. 7 5/10/2016 GACETA OFICIAL 19 de 40 consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas ALPINA ESBELTA (mixta) y SVELTY (denominativa). 2.
Comparación entre un signo mixto y un signo denominativo. 2.1. Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre el signo mixto ALPINA ESBELTA y el signo denominativo SVELTY, es necesario compararlos teniendo en cuenta sus particularidades. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual junto a un gráfico representativo de la sociedad.
El segundo, por la denominación SVELTY en letras características. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el más característico o preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.4. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: 2.4.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. 2.4.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la Corte consultante debe proceder a verificar lo siguiente: a) Si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas ya expuestas, a fin de establecer el riesgo de 8 5/10/2016 GACETA OFICIAL 20 de 40 confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ALPINA ESBELTA (mixta) y SVELTY (denominativa); b) Si se tomó en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. e) Si se estableció cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00270, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatut Tribunal. Cecilia l }Á.C:i::aros �GJSl-RADA-- é �tt� Herná ? Herná - ' iro Gómez A ac ISTRADO om a brano STRADO ' mero Zamorano __.,. �DENTÉ Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9 5/10/2016 GACETA OFICIAL 21 de 40 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 456-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual {SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 91587-C Referencia: Nulidad de registro de la marca SAN CARLOS Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE Nº 0068/2015, recibido por este Tribunal el 7 de septiembre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artlculos 134, 135, 136, 137, 154, 172, 173, 190, 191, 199 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 91587-C; y, El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las partes en el Proceso Interno: Demandante: CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Demandado: Ministro de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa del Estado Plurinacional de Bolivia. 1
2. GACETA OFICIAL 5/10/2016 Tercero Interesado: CERVECERIA RESTAURANT "SAN CARLOS" S. R. L. 22 de 40 Hechos Relevantes 2.1. El 6 de marzo de 2003, CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (en adelante, CBN) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) el registro de la marca denominativa SAN CARLOS para distinguir "( ) cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
El 17 de noviembre de 2003, el SENAPI después del examen de registrabilidad y al no haberse presentado oposiciones, resolvió conceder el registro de la marca SAN CARLOS 1 a favor de CBN. 2.3. El 5 de marzo de 2004, CERVECERIA RESTAURANT "SAN CARLOS" S.R.L. (en adelante, SAN CARLOS S.R.L.), interpuso acción de nulidad ante el SENAPI para que se declare la nulidad del registro de marca denominativa SAN CARLOS, sobre la base de la identidad y semejanza con el nombre comercial CERVECERIA RESTAURANTE SAN CARLOS S.R.L., cuyo producto principal es la cerveza "SAN CARLOS". 2.4.
El 5 de abril de 2005, mediante Resolución Administrativa 1746/05 se declaró probada la demanda de nulidad relativa, disponiendo la cancelación del registro de la marca SAN CARLOS. 2.5. El 7 de junio de 2005, CBN interpone recurso de revocatoria contra la Resolución 1746/05 ante la Dirección General del SENAPI. 2.6. El 4 de julio de 2005, la sociedad SAN CARLOS S.R.L. presentó su escrito de respuesta al recurso de revocatoria planteado por la CBN. 2.7.
El 5 de julio de 2005, mediante Resolución 52/05 el SENAPI resuelve rechazar el recurso presentado y confirmar la Resolución Administrativa 1746/05. 2.8. El 5 de septiembre de 2005, CBN planteó recurso jerárquico ante el Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa) solicitando la revocatoria de la Resolución Administrativa 52/05. 2.9.
El 22 de febrero de 2006, CBN interpuso acción contenciosa administrativa en sede judicial, solicitando que en sentencia se revoquen y dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05. 'Registro N" 91587·C de 17 de noviembre de 2013 2 GACETA OFICIAL 5/10/2016 23 de 40 2.1O. El 26 de mayo de 2006, el Ministerio de Producción y Microempresa contestó la demanda contencioso administrativa, solicitando que en sentencia se declare improbada la demanda. 2.11.
El 5 de abril de 2012, mediante Sentencia 98/2012 se dejó sin efecto la Resolución 52/05, disponiéndose la remisión del proceso al Ministerio de Producción y Microempresa a efectos de que este a su vez lo remita al SENAPI, para que éste último solicite la correspondiente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.12.
Mediante Oficio CARISNP/DGE Nº 006812015 del 28 de agosto de 2015, el SENAPI, dentro de solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, formula las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es la extensión del Arl. 135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de 'contrariedad a la ley', y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el arlfcu lo 136 o el Arl. 137 de la misma Decisión 486? 2.
¿Cuál es la extensión de la nulidad relativa fundada en el Art. 136 lit. b) de la Decisión 486? 3. ¿ Cuál es la extensión de reconocimiento del derecho de un nombre comercial conforme el Arl. 190 y 191 de la Decisión 486; y cuáles serian fas pruebas idóneas para la demostración del primer uso? 4. ¿ Qué debe entenderse por ''primer uso en el comercio? 5.
¿Cuándo se entiende que se ha producido el cese del uso del nombre comercial, si dicho cese se puede asociar a un uso muy disminuido y poco frecuente; y a quien le corresponde la carga de dicho extremo? 6. ¿ Cuál es e/ alcance del Arl. 137 de la Decisión 486, qué debe entenderse por competencia desleal, cuál es la regulación normativa aplicable en tal caso y cuál seria el tratamiento en el marco comunitario?. 3.
Argumentos de la Demandante CBN 3.1. La Administración "( ) desconoce fa naturaleza, esencia y funcionamiento del Registro de Comercio, asf como la normativa vigente aplicable al "Nombre Comerciar, a decir, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (la "Decisión 486') y el Código de Comercio. Tal comporlamiento y análisis carentes de sustento legal y de criterio jurldico, lo único que logran es crear un ambiente de inseguridad iurídica a todas y cada una de las sociedades comercia/es inscritas en el 3 GACETA OFICIAL 5/10/2016 24 de 40 registro de comercio, toda vez que aplicando el criterio de los entes de la Administración Pública no serla necesaria la inscripción de las personas jurldicas en el registro de comercio". 3.2.
"Respecto al derecho de uso exclusivo del nombre comercial, la Decisión 486 simplemente señala que el mismo se adquiere desde su primer uso, pero no establece cuál es su primer uso en el comercio. Es as/ que nos remitimos al Código de Comercio, norma interna aplicable en virtud del articulo 276 antes transcrito, el mismo que en su artículo 470 señala desde cuando se tiene derecho al uso del nombre comercial, señalando que ello ocurre a partir de la inscripción en el registro de comercio" 3.3.
"( ) el SENAPI y el Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa, están errados al pretender dar protección sobre el nombre comercial "Cervecerla Restaurant San Carlos SRL" a favor de la empresa demandante, basada en actos y hechos anteriores al registro de dicha empresa como sociedad comercial". 3.4.
Solicita que se revoquen y se dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05, dictadas por la SENAPI por las cuales se declara la cancelación de su marca SAN CARLOS, la misma que fuere solicitada el 6 de marzo de 2003 y registrada el 17 de noviembre de 2003 (Registro N º 91587-C). 3.5. Además establece que la sociedad "SAN CARLOS" S.R.L., logra su personalidad jurídica el 31 de marzo de 2003 constituyendo el primer uso en el comercio del nombre comercial "CERVECERIA SAN CARLOS S.R.L.", es decir días posteriores a la solicitud de registro (6 de marzo de 2013). 3.6.
La SENAPI establece que el nombre comercial "CERVECERIA RESTAURANT SAN CARLOS S.R.L." se formaliza con la constitución de la empresa (31 de julio de 2002) que lleva el mismo nombre, obteniendo la matricula de comercio 00103223 de fecha 31 de marzo de 2003. 3.7. Como indicios del uso del nombre comercial por parte "SAN CARLOS" S.R.L "( ) lo único que resalta es "San Carlos" como nombre del producto cerveza, pero no así de una empresa o establecimiento comercial". 3.8.
La SENAPI ". ( ) debió presumir la inocencia y la buena fe de la CBN a tiempo de solicitar e/ registro de la marca SAN CARLOS; o caso contrario se debió demostrar con prueba irrefutable que al momento de la solicitud de registro de la marca referida CBN actuó de mala fe" 4 GACETA OFICIAL 5/10/2016 25 de 40 3.9. "En ningún lugar, ni en el Articulo 172 de la Decisión 486, en el que se establecen las causales de nulidad de una marca, ni en e/ propio Articulo 137 del mismo cuerpo legal se hace mención a que un supuesto acto de competencia desleal (que no existió y ni siquiera se inició trámite alguno al respecto) de lugar a la nulidad de la marca" 4.
Argumentos de la demandada Ministerio de Producción y Microempresa 4.1. Las "( ) pruebas aportadas por Restaurat Cervecerfa San Carlos, evidencian el uso comercial del nombre Cerveza Ecológica San Carlos, siendo utilizado este por los socios con anterioridad a la solicitud de registro de marca efectuada por la CBN, evidenciándose por ello, que la Cervecerfa Boliviana Nacional S.A., ha infringido el inc. b) arl 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina". 4.2.
Respecto de la mala fe y competencia desleal por parte de CBN, el Ministerio manifiesta: "(...) CBN de mala fe, se ha dada la tarea de solicitar el registro de la marca San Carlos, sin que corresponda a ellos la idea de dicha marca y tampoco está en sus planes la utilización de la misma, conforme se evidencia de las literales cursantes a fs. 1251127 de obrados, aspecto enmarcado dentro de la previsión del Arl. 172 segundo párrafo y el Art. 137 ambos de la Decisión No 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 134, 135, 136, 137, 154, 172, 173, 190, 191, 199 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretan los Articules 134 y 135 que están relacionados a la primera pregunta que dice: ¿ Cuál es la extensión del Arl. 135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de 'contrariedad a la ley', y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el articulo 136 o el Art. 137 de la misma Decisión 486? Los Artículos 134 y 135 literal p ), de la Decisión Andina 486 tratan sobre las causales absolutas de irregistrabilidad en especifico sobre aquellos signos que sean contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres en el presente caso no existe tal supuesto.
Los Artículos 173 y 199 de la Decisión Andina 486 no serán interpretados por no ser parte de la controversia en el proceso interno. 5 GACETA OFICIAL 5/10/2016 26 de 40 Este Tribunal únicamente interpretará los Artículos 136 literal b), 137, 154, 190, 191 y 276 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto.
Adicionalmente, de oficio se interpretarán los Artículos 172 segundo inciso y 195 de la misma Decisión3 • C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso de nombre comercial. 2. El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 3. El registro de marca solicitada de mala fe. 4.
Supremacla del ordenamiento jurídico andino y principio del complemento indispensable. 5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso de nombre comercial. 1 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean iddnlicos o se asemeien a un nombre comercial protegido. o, de ser el ceso. a un rótulo o ensefla. siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar. facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
Articulo 154.• El derecho el uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respactiva oflCina nacional competente. Articulo 190.· Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad ecooomica, a una empresa. o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombms comerciales son independientes de las denominaciones o razongs soci ales de las petSOll8S íurfdicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191.• El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan fas actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Articulo 276.· Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión. serán regulados por las normas internas de los Palses Miembros. 3 Articulo 172.• ( ) un La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nufídad relativa de 1&qistro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco afias contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Articulo 195.• Para efectos del registro. la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los Palses Miembros podran exigir le pruebe de uso. conforme e sus nonnas nacionales.
PodrfJ ser aplicable al registro del nombre comercial Is clasif1CBción de productos y servicios utiHzBdas para las marcas. 6 GACETA OFICIAL 5/10/2016 27 de 40 1.1. En el presente caso, CBN solicita que se revoquen y se dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05, dictadas por la SENAPI por las cuales se declara la cancelación de su marca SAN CARLOS, la misma que fuere solicitada el 6 de marzo de 2003 y registrada el 17 de noviembre de 2003 (Registro Nº 91587-C). 1.2.
Además establece que la sociedad "SAN CARLOS" S.R.L., logra su personalidad jurídica el 31 de marzo de 2003 constituyendo el primer uso en el comercio del nombre comercial "CERVECERIA SAN CARLOS S.R.L.", es decir días posteriores a la solicitud de registro (6 de marzo de 2013). 1.3. La SENAPI establece que el nombre comercial "CERVECERIA RESTAURANT SAN CARLOS S.R.L." se formaliza con la constitución de la empresa (31 de julio de 2002) que lleva el mismo nombre, obteniendo la matrícula de comercio 00103223 de fecha 31 de marzo de 2003. 1.4.
Nombre comercial, el Articulo 190 de la Decisión Andina 486 considera que es "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil(... )". En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o jurídica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa". 4 Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
(ii) Un comerciante puede uti lizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. La razón o 4 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "SIMBO� 7 GACETA OFICIAL 5/10/2016 28 de 40 denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social.
La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso"5 1.5. Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado y su registro ante la oficina nacional competente, constituye un principio de prueba por escrito de aquello.
Conforme a la disposición contenida en el Articulo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo - (Articulo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cua l no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores". 6 1.6.
Su protección frente a terceros, conforme el Art. 136 literal b) de la Decisión Andina 486, no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Paises Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error., Para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser lo suficientemente distintivo para no generar confusión con un nombre comercial que goce de protección en relación con su uso o registro correspondiente, buscando tener un mercado saludable y transparente lo cual implica una protección en doble sentido por un lado la competencia leal entre concurrentes y por otro dotar al consumidor de los elementos suficientes para que en su ejercicio de elección entre productos y servicios no sea inducido a error.
Por lo tanto el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas competentes para otorgar o negar el registro de una marca es trascendental, se debe observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza tanto entre ellos como con relación a los productos o servicios que amparan, para determinar si las identidades o 5 Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 11? 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: "LAN ECUADOR". ª Proceso 45-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. 11? 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL•. 8 GACETA OFICIAL 5/10/2016 29 de 40 semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en /os que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las rafees o /as terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las rafees o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posib le confusión, deben tomarse en cuenta las parlicularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea semejante. 1.7.
Así el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, la persona natural o jurídica que posea el derecho sobre un nombre comercial, podrá oponerse a un signo que pretenda registrarse cuando este sea idéntico o semejante y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación; de la misma forma el Artículo 172 inciso segundo de la norma citada, contempla la posibilidad de iniciar una acción de nulidad relativa. 1.8.
Prueba de uso de nombre comercial, como ya se ha dicho quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 486.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia{ ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". 7 1.9.
Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización constante en un mercado determinado, en consecuencia:"( ). La simple 1 lbfdem 9 GACETA OFICIAL 5/10/2016 30 de 40 alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". B Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, "en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarlos, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial". 9 1.1 O. En conclusión, el uso real y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Entidad consultante deberá, al momento en que el signo "SAN CARLOS" fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial "CERVECERIA SAN CARLOS S.R.L.", era real y efectivamente usado en el mercado, para asf determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 1.11.
Al respecto, este Tribunal determina que el uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos entre otros: i} escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social; ii} certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. t. 1.12.
Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.
El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 2.1. El tercero interesado en el proceso SAN CARLOS S.R.L., ha sostenido que el registro de la marca "SAN CARLOS" por parte de CBN, fue con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal puesto que, nunca hizo • Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 338 de 11 de mayo de 1998, mama: "BELLA MUJER" 9 Proceso 226-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N· 1330, de 21 de abril de 2006. 10 5/10/2016 GACETA OFICIAL 31 de 40 uso de la marca tampoco tiene en sus planes la utilización de la misma, versión expuesta al Honorable Alcalde Municipal de San Carlos. 2.2.
La CBN, manifestó que el acto de solicitar el registro de una marca es lícito por estar contemplada en la normativa y en el caso no consentido que se solicite la protección de una marca para perpetrar actos contrarios a las buenas costumbres esto deberá ser probado por quien alega dicha situación. 2.3. El Artículo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, \facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
Es conveniente mencionar, a título referencial e ilustrativo, el Articulo 1 numeral 2 del Convenio de París de 1983 establece que "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, (...) asl como la represión de la competencia desleal". En consecuencia, desde los inicios de la nomiativización internacional en la materia, es perceptible el ánimo de incluir la competencia desleal dentro de la esfera de la protección de la Propiedad Industrial, aunque no constituya propiamente un bien intangible - objeto de protección de los demás derechos de Propiedad Industrial - en otras palabras, se incluyó dentro del ámbito de aplicación material del citado Convenio a la Competencia Desleal a pesar de que "no reviste la forma de la atribución de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un objeto jurídico propio" 1 º. 2.4.
El Articulo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos" 11• En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. 'º BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.
"Tratado de Derecho Industrial". Editorial Civítas, primera edición, Madrid, 1978, p. 345. 11 Lo establecido por el Articulo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a Jo dispuesto por el Articulo 10 bis numeral 2 del Convenio de Parls, citado igualmente e modo referencial e ilustrativo; el cual expresa que: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comerciar. 11 GACETA OFICIAL 5/10/2016 32 de 40 2.5.
A este respecto, el Tribunal considera que "acto contrario a los usos honestos" es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. Tal concepto se deriva de la noción de "buena fe comercial", noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios12• 2.6.
En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos. Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal: 13 a) "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) /as indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 11 En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge.
"Apuntes sobre Competencia Desleal", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de fe Competencia, Universidad Javeriana, p. 45; NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. "Derecho Mercantil Colombiano", parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316. 13 Es preciso destacar que el Articulo 259 de la Decisión 486 resulta confonne a lo establecido en ef numeral 3 del precitado Articulo 10 bis Convenio de París, et cual establece igualmente una lista abierta - o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal: "Articulo 10 bis }Competencia desleal} ( ) 3.
En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar et establecimiento, los productos o fe actividad industrial o comercial de un competidor; 3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación. tas ceracterlsticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos·. 12 GACETA OFICIAL 5/10/2016 33 de 40 2.7. Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado). En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia 14• 2.8. La competencia desleal tendria dos efectos; por un lado, amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que podrían resultar afectados por el comportamiento indebido del competidor desleal; por otro lado, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en tanto consumidores y destinatarios finales de ciertas prácticas indebidas (en los casos de publicidad engañosa, por ejemplo) 15. 2.9.
Será considerada desleal toda actividad encaminada a - que tenga como objeto o por efecto - producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona.
Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor 16 • 2.10. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 2.11.
Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad 14 "Los derechos absolutos as/ disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.
En una disciplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer. Por ello se contemplan sobre todo setos repetibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, sino también la anulación de los efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daflo dolosa o culposamente ocasionado.
Por ello, en orden al resarcimiento del daflo deben distinguirse fas normas que presuponen la ilicitud del acto de las que además requieren la concurrencia de un dolo o culpa y un daflo actual". ASCARELLI, Tullía. "Teorla de la concurrencia y de los bienes inmateriales·. E. Verdera y L Suárez-Llanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y ss. 15 GACHARNA.
Maria Consuelo. "La Competencia Desleal". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, p. 47.,e OTAMENDI. Jorge. "La Competencia Desleal". En: Revista Jurfdica de fa Universidad de Pafermo, p. 2. 13 5/10/2016 GACETA OFICIAL 34 de 40 industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que: 17 a) El acto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la victima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; b) El acto o la actividad sea indebido.
En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, c) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.
Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. 2.12. El Tribunal ha desarrollado varios criterios que deberán tenerse en cuenta cuando se esté interpretando las normas sobre competencia desleal, a saber: "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí" 1 ' ª. 2.13. En este sentido la Entidad consultante deberá tener en cuenta que la norma comunitaria contempla la posibilidad de denegar la protección de una solicitud de marca por tener indicios razonables sobre la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal que vaya en desmedro del normal funcionamiento normal del mercado.
Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que 11 En consecuencia, la calificación de "actos de competencia desleal" depende de criterios disimiles a los empleados en la calificación de "actos de infracción a derechos de propiedad industrial".
"FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia', Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115), citado en el Proceso 116-IP-2004. 14 GACETA OFICIAL 5/10/2016 35 de 40 el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. 3. El registro de marca solicitado de mala fe. 3.1.
El SAPI considero que el registro de la marca SAN CARLOS por parte de CBN, se hizo de mala fe por el uso anterior del nombre comercial, la regla general es que el derecho sobre un signo nace por su registro (atributivo) pero existen excepciones como la mala fe. 3.2. La obtención de mala fe de un registro marcario es una de las causales de nulidad del registro marcario, la que se explica por cuanto tanto los actos juridicos de los particulares, como la actuación de la administración se encuentran regidos por el principio general de la buena fe. 3.3.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a dicho principio general, de la siguiente manera: "La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.
Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, pollticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
"19 3.4. En cuanto a la "mala fe", es necesario que la actuación de una persona sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal"2 º. 3.5. En el régimen andino de marcas, el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro21 • En "Proceso N".30-/P-97, publicado en la G.O.A.C. N".355, de 14 de julio de 1998, man:a: "CAROLINA". 20 Asf, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 3.fp.99 de 14 de mayo de 1999, p. 14. 11 En ese sentido, interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 65-IP-2004 de 30 de junio de 2004, ya citada, p. 17. 15 GACETA OFICIAL 5/10/2016 36 de 40 efecto, el Artícul o 172 de la Decisión 486 contempla como causal de nulidad la solicitud de registro de marca realizada la "mala fe"; por cuanto la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Tribunal consultante, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del respectivo registro de marca22 • 3.6.
El Tribunal, en relación con la mala fe y la carga de su prueba, ha manifestado lo siguiente: "Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. "23 3.7. La Corte consultante deberá valorar lo medios de prueba que tenga a disposición para aplicar al caso concreto, así determinar si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad.
Por analogía, dicha causal de nulidad aplicará también como causal de irregistrabilidad, por lo que quien alega la mala fe, deberá probarla. Además deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenia el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar al compartir los mismos canales de distribución, venta, importaciones a través de medios de comunicación y/o publicidad como el internet, ferias, televisión, etc. 4.
Supremacía del ordenamiento jurídico andino y principio del complemento indispensable. 4.1. La denunciante ha manifestado que al tratar del derecho al de uso exclusivo del nombre comercial la Decisión 486 simplemente señala que el mismo se adquiere desde su primer uso, pero no establece cual es el primer uso en el comercio, de esta manera se remite al Código de Comercio Boliviano, como norma interna aplicable en virtud del Articulo 470 el cual establece que este derecho nace a partir de la inscripción en el registro de comercio, por tanto las normas son complementarias y no contradictorias. 4.2.
En ese sentido es importante considerar los fundamentos esenciales por los cuales los Países Miembros de la Comunidad Andina han aceptado 21 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 109·/P-2007 de 4 de diciembre de 2007, p. 21. 23 Proceso -IP-99, publicado en la G. O.A. C. N°. 461, de 2 de julio de 1999, man:a: "LELLI". 3 16 GACETA OFICIAL 5/10/2016 37 de 40 al ser parte del sistema regional de integración llamado Comunidad Andina de Naciones, al ser parte del mismo el Tribunal ha desarrollado los principios fundamentales cuyo fin es la correcta interpretación y aplicación de las normas comunitarias, entre ellos y para el caso concreto se tratará sobre la primacía y complemento indispensable. 4.3.
El Tribunal ha realizado varias precisiones para entender de mejor manera el principio de primacía de la normativa comunitaria, así ha manifestado: "En cuanto al efecto de las nonnas de la integración sobre las nonnas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
En otros ténninos, la nonna interna resulta inaplicable, en beneficio de la nonna comunitaria (...). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos juridicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.
Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las nonnas comunitarias sobre las internas( )". 24 4.4. Es importante mencionar que la norma comunitaria no deroga a la norma interna de los Países Miembros la torna inaplicable para determinado caso concreto, por lo tanto no pueden realizarse reservas ni desistir de aplicarlas. 4.5.
Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que "en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada pals no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la nonna comunitaria"25 4.6.
Finalmente la Entidad consultante deberá considerar lo dispuesto en el Articulo 276 de la Decisión Andina 486, el cual establece que la norma interna tendrá validez y se aplicará siempre que trate sobre asuntos no regulados por la normativa comunitaria. 5. Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. z, Proceso 2-IP-88, publicado en la G. O.A. C. Gaceta Oficial N" 33, del 26 de junio de 1988, considerada en el Proceso 34-Al-2001, publicado en la G. O.A. C. Gaceta Oficial N' 839, del 25 de septiembre de 2002. 15 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.0.A.C. N' 177. de 20 de abril de 1995. 17 GACETA OFICIAL 5/10/2016 38 de 40 5.1.
Como indicamos en el literal B de la presente Interpretación Prejudicial, la Entidad consultante ha manifestado que los problemas jurídicos que se enmarcan en las normas jurídicas señaladas, son los abordados en los cuestionamientos que ha realizado, por lo que resulta pertinente que el Tribunal las conteste. 5.1.1. ¿Cuál es la extensión del Art.135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de 'contrariedad a la ley', y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el artículo 136 o el Art. 137 de la misma Decisión 486? El Artículo 135 literal p) de la Decisión Andina 486 trata sobre causales absolutas de irregistrabilidad de una solicitud de marcas, mientras que el Artículo 136 que trata sobre causales relativas que impediría el registro de un signo por otro lado el Articulo 137 contempla la posibilidad de denegar una solicitud de registro cuando existan indicios razonables que permitan inferir la posibilidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Por lo tanto entre las normas mencionadas no existe extensión o concordancia pues cada una trata temas independientes. 5.1.2. ¿Cuál es la extensión de la nulidad relativa fundada en el Art. 136 lit. b) de la Decisión 486? Infiriendo que la Corte consultante al decir la "extensión" está consultando sobre la aplicación del Articulo 136 literal b) de la Decisión 486 en ese sentido la norma establece que una persona natural o jurídica que posea el derecho sobre un nombre comercial, podrá oponerse a un signo que pretenda registrarse cuando este sea idéntico o semejante y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 5.1.3.
¿Cuál es la extensión de reconocimiento del derecho de un nombre comercial conforme el Art. 190 y 191 de la Decisión 486; y cuáles serían las pruebas idóneas para la demostración del primer uso? Respecto a los Artículos 190 y 191 de la Decisión 486 la pregunta en su primera parte ha sido contestada en los numerales 1.4 y 1.5. del epigrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN, de la misma forma respecto a las pruebas idóneas ha sido contestada en los numerales 1.9 y 1.11. 5.1.4.
¿Qué debe entenderse por "primer uso en el comercio"? 18 GACETA OFICIAL 5/10/2016 39 de 40 La pregunta es contestada dentro del numeral 1.12 del epigrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN.} 5.1.5. ¿Cuándo se entiende que se ha producido el cese del uso del nombre comercial, si dicho cese se puede asociar a un uso muy disminuido y poco frecuente; y a quien le corresponde la carga de dicho extremo? La pregunta es contestada dentro de los numerales 1.8 y 1.1O del epigrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1.5.6.
¿Cuál es el alcance del Art. 137 de la Decisión 486, qué debe entenderse por competencia desleal, cuál es la regulación normativa aplicable en tal caso y cuál sería el tratamiento en el marco comunitario? La pregunta es contestada dentro del numeral 2 "El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal" que se encuentra señalado en el epigrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 91587-C, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Est o del Tribunal. b Cecilia u��ero c�ISTRADA Herná t'f;tomero Zartibrano AGISTRADO líJ�-� f Hugo miro Gómez GISTRADO 19 GACETA OFICIAL 5/10/2016 40 de 40 �- De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret ria. ___ - Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20