TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 608-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00391 Referencia: Signos involucrados COLCHONES DORMILIFE (mixto) y ORTHOBED (mixto) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3806, recibido el 17 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00391; y El auto de 7 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 41. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ORTHOBED S.A 2.1. 2.2. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA —- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Tercero Interesado: EDUARDO SOSA SÁNCHEZ. Hechos Relevantes: El 4 de mayo de 2012, EDUARDO SOSA SÁNCHEZ solicitó el registro de la marca COLCHONES DORMILIFE (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “muebles metálicos y muebles para camping, artículos de cama tales como: colchones, somieres, almohadas, espejos de inmobiliario o de tocador, marcos” (Expediente administrativo 12 73388).

S3DormiLife mo ole vid Una vez publicada. ORTHOBED S.A.S. presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca ORTHOBED (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 283941, para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “colchones, colchonetas, sofá-camas, espumas, almohadas, cojines, anillas de cortinas, objetos de arte, de madera, de cera, de yeso o materias plásticas, artículos para cama con excepción ropa de cama, guamiciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, fundas para vestidos, hamacas, objetos móviles para la decoración, acabados en materias plásticas para muebles, telares para bordar” (Expediente administrativo 03 111918). 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

El 28 de septiembre de 2012, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 59356 declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. ORTHOBED S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 28 de febrero de 2013, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 00008252 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

ORTHOBED S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los anteriores actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 17 de noviembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 3806 solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentados por ORTHOBED S.A.: Manifestó que también es titular de la marca mixta K-MATIC, previamente registrada en Colombia, para amparar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Así mismo que se transgredió el artículo 150 de la Decisión 486, porque la Superintendencia de Industria y Comercio de oficio debió advertir la existencia de la anterior marca y negar el registro solicitado.

Argumentó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos visual e ideológico y que evocan un mismo concepto: descanso / objeto que es usado por comodidad, de igual manera indica que el elemento relevante de los signos en conflicto es el gráfico y que la distribución gráfica es la misma, además de que ambos amparan los mismos productos.

Agregó que las particulas DORMI y LIFE son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y que la palabra COLCHÓN también es de uso común en la misma clase. Argumentos de la contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen afirmó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y visual, porque tienen trazos 3 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. particulares que permiten su diferenciación y que el signo opositor tiene una caligrafía, formas y colores diferenciables.

Sostuvo que el signo COLCHONES DORMILIFE es de fantasía y que la expresión DORMILIFE genera distintividad. Argumentos de la contestación presentados por EDUARDO SOSA SÁNCHEZ: Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles. Coinciden en que su elemento relevante es el denominativo, el cual está compuesto por letras diferentes y en distintas posiciones y que la parte gráfica de los signos en conflicto también presentan claras diferencias en su trazado.

Señala que se debe tener en cuenta que la figura de signo opositor evoca una persona acostada en un colchón o cama eléctrica, lo que es de uso común en la Clase 20 y, por lo tanto, no es apropiable. No obstante lo anterior, lo parte gráfica de los signos en conflicto evocan ideas diferentes: el signo solicitado un colchón y el opositor una persona acostada.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto los artículos 136 literal a) y 150. No se interpretará el artículo 134, porque no es necesariamente aplicable para resolver la controversia.

De igual manera, el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro dei proceso, habrá de referirse también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 1351. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (6) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals”;

( ) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4

1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. Las palabras en idioma extranjero.

Análisis de registrabilidad que realiza ta oficina de registro marcario. De oficio, motivado, integral y autónomo. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(-) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (..J”.

Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.

Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 3.7. 1.8. un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos": 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 7 2.1. 2.2. 2.3. 1.8.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglasé para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP- 2014, 8 SS 2.3.3. entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables ai cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3. 2.3.3.4.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 9 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros*: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4, 2.4.5. 2.4.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 8 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 10 S 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 2.4.6.2.

Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. Las palabras en idioma extranjero Como se argumentó en el proceso interno que los elementos COLCHONES, DORMI, LIFE y EL ELEMENTO GRÁFICO DEL COLCHÓN Y LA PERSONA ACOSTADA son de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencial al respecto? y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras o expresiones, que pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna, El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 9 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-1P-2015. 11 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titutar de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Signos compuestos por palabras en idioma extranjero (life / bed) Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes. 12 3.9.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas!?, 3.10. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma 3.141. 3.12. extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables!!.

El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, y por lo tanto como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras.

En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos.

Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, motivado, integral y autónomo Como la demandante argumentó que la demandada debió advertir la existencia de la marca mixta ORTHOBED y negar el registro solicitado, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos!?, De modo referencial, ver Proceso 57-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p. 12.

De modo referencial, ver Proceso 146-1P-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-1P-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-iP-2005.

Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-1P-2013. 13 4.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes caracteristicas: 4.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 4.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina..2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00391, la que deberá 0 14 / adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Al Cecilia bisa Ayllón Quinteros artha Ruedá Merchán MAGISTRADA MAGÍSTRADA E Herná fo Zal 7 Hugo Ramiro Gómez Apac AGL MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpre ejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial dei Acuerdo de Cartagena. 15