Año XXXIII – Número 2847 Lima, 7 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 608-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00391. Referencia: Signos involucrados COLCHONES DORMILIFE (mixto) y ORTHOBED (mixto) PROCESO 610-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00171. Referencia: Signos DIXES/ DIXIN y DAXET PROCESO 612-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00593. Referencia: Patente de invención para “PROCESO PARA SÍNTESIS DE 5 (METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL-)3-(TRIFLUOROMETIL)-BENCENAMINA” Para nosotros la Patria es América 7/11/2016 GACETA OFICIAL 2 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de septiembre de 2016 Proceso: 608-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00391 Signos involucrados COLCHONES (mixto) y ORTHOBED (mixto) DORMILIFE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3806, recibido el 17 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00391; y El auto de 7 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ORTHOBED S.A 1 GACETA OFICIAL 2. 7/11/2016 3 de 39 Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: EDUARDO SOSA SÁNCHEZ. Hechos Relevantes: 2.1. El 4 de mayo de 2012, EDUARDO SOSA SÁNCHEZ solicitó el registro de la marca COLCHONES DORMILIFE (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: "muebles metálicos y muebles para camping, artlculos de cama tales como: colchones, somieres, almohadas, espejos de inmobiliario o de tocador, marcos" (Expediente administrativo 12 73388). 2.2.

Una vez publicada, ORTHOBED S.A.S. presentó opos1c1on argumentando riesgo de confusión con su marca ORTHOBED (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 283941, para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: "colchones, colchonetas, sofá-camas, espumas, almohadas, cojines, anillas de cortinas, objetos de arte, de madera, de cera, de yeso o materias plásticas, artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, fundas para vestidos, hamacas, objetos móviles para la decoración, acabados en materias plásticas para muebles, telares para bordar" (Expediente administrativo 03 111918) 2 GACETA OFICIAL 7/11/2016 4 de 39 2.3.

El 28 de septiembre de 2012, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 59356 declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 2.4. ORTHOBED S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 28 de febrero de 2013, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 00008252 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6.

ORTHOBED S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los anteriores actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.7. El 17 de noviembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 3806 solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentados por ORTHOBED S.A.: 3.1. Manifestó que también es titular de la marca mixta K-MATIC, previamente registrada en Colombia, para amparar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Así mismo que se transgredió el articulo 150 de la Decisión 486, porque la Superintendencia de Industria y Comercio de oficio debió advertir la existencia de la anterior marca y negar el registro solicitado. 3.3.

Argumentó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos visual e ideológico y que evocan un mismo concepto: descanso/ objeto que es usado por comodidad, de igual manera indica que el elemento relevante de los signos en conflicto es el gráfico y que la distribución gráfica es la misma, además de que ambos amparan los mismos productos. 3.4.

Agregó que las particulas DORMI y LIFE son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y que la palabra COLCHÓN también es de uso común en la misma clase. 4. Argumentos de la contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1. En resumen afirmó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y visual, porque tienen trazos 3 GACETA OFICIAL 7/11/2016 5 de 39 particulares que permiten su diferenciación y que el signo opositor tiene una caligrafía, formas y colores diferenciables. 4.2.

Sostuvo que el signo COLCHONES DORMILIFE es de fantasía y que la expresión DORMILIFE genera distintividad. 5. Argumentos de la contestación presentados por EDUARDO SOSA SÁNCHEZ: 5.1. Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles. Coinciden en que su elemento relevante es el denominativo, el cual está compuesto por letras diferentes y en distintas posiciones y que la parte gráfica de los signos en conflicto también presentan claras diferencias en su trazado. 5.2.

Señala que se debe tener en cuenta que la figura de signo opositor evoca una persona acostada en un colchón o cama eléctrica, lo que es de uso común en la Clase 20 y, por lo tanto, no es apropiable. 5.3. No obstante lo anterior, lo parte gráfica de los signos en conflicto evocan ideas diferentes: el signo solicitado un colchón y el opositor una persona acostada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto los artículos 136 literal a) y 150. No se interpretará el artículo 134, porque no es necesariamente aplicable para resolver la controversia.

De igual manera, el Tribunal al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá de referirse también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 1351 • Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ (... ) "Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual g) del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals";

( ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 GACETA OFICIAL 7/11/2016 6 de 39 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. Las palabras en idioma extranjero. Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, motivado, integral y autónomo. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) a) ( ) 2 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". Articulo 150 "Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución." (...)". Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 GACETA OFICIAL 7/11/2016 7 de 39 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico 3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1. tó ( 3 4 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.

Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 GACETA OFICIAL 7/11/2016 8 de 39 un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: 5 t 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que Jo hará en momentos diferentes. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: lnterpretacíón Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 2. 7/11/2016 9 de 39 1.8.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta 2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos: 6 I 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP2014. 8 GACETA OFICIAL 7/11/2016 10 de 39 entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro7.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 7 ( Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 9 GACETA OFICIAL 7/11/2016 11 de 39 2.3.3.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetrosª: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podrf a tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. 8 Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 10 f GACETA OFICIAL 7/11/2016 12 de 39 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos COLCHONES DORMILIFE y ORTHOBED, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común. Las palabras en idioma extranjero 3.1. Como se argumentó en el proceso interno que los elementos COLCHONES, DORMI, LIFE y EL ELEMENTO GRÁFICO DEL COLCHÓN Y LA PERSONA ACOSTADA son de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencia! al respecto9 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 3.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras o expresiones, que pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 9 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 11 GACETA OFICIAL 7/11/2016 13 de 39 3.4.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.5.

Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podria impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 3.7.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Signos compuestos por palabras en idioma extranjero (life / bed) 3.8.

Como el expediente informa que el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ha trazado en múltiples pronunciamientos las pautas generales de interpretación que ha considerado atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes. 12 f GACETA OFICIAL 7/11/2016 14 de 39 3.9.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas 1°. 3.1 O. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables11. 3.11.

El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, y por lo tanto como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras.

En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.12. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, genéricas o de uso común de los mismos productos. 4.

Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, motivado, integral y autónomo 4.1. Como la demandante argumentó que la demandada debió advertir la existencia de la marca mixta ORTHOBED y negar el registro solicitado, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos 12. 10 11 12 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p. 12.

De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 13 GACETA OFICIAL 7/11/2016 15 de 39 4.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 4.2.1.

Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 4.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00391, la que deberá 14 f 16 de 39 7/11/2016 GACETA OFICIAL adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA I Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnte taGié ·udicial el Presidente y el Seer ario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 7/11/2016 GACETA OFICIAL 17 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 61 O-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00171 Signos DIXES / DIXIN y DAXET Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3815, recibido 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales a) y b), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2013-00171; y El auto de 1 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 1 7/11/2016 GACETA OFICIAL 2. 18 de 39 Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: GENFARS.A. Hechos Relevantes: 2.1. El 24 de mayo de 2011, GENFAR S.A. (en adelante GENFAR) 1 solicitó el registro de la marca DIXES (denominativa), para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para el uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas" (Expediente Administrativo 11 063817). 2.2.

El 2 de septiembre de 2011, LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. (en adelante LAFRANCOL), presentó oposición argumentando confusión con sus marcas DIXIN (denominativa) y DAXET (denominativa), previamente registradas en Colombia mediante los Certificados 180668 y 368772, para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos y medicamentos". 2.3.

El 26 de marzo de 2012, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 00017194, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro solicitado. 2.4. LAFRANCOL interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 31 de octubre de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 00065896, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6.

El 9 de abril de 2013, LAFRANCOL presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra los anteriores actos administrativos. 2.7. El 19 de marzo de 2015, laSección Primera de laSala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó InterpretaciónPrejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. f 2 GACETA OFICIAL 3. 7/11/2016 19 de 39 Argumentos de la Demanda presentados por LAFRANCOL 3.1.

Indicó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico y fonético y que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede resultar peligrosa para los consumidores, pues existiendo similitud entre éstas se puede fácilmente adquirir un producto médico diferente al recetado. 4. Argumentos de la Contestación presentados SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: por la 4.1.

En resumen indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonéticos y visuales y que la partícula DIX es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera debilidad en el signo DIXIN. 4.2. Además, manifestó que los signos en conflicto son de fantasía porque no tienen significado en el idioma castellano. 5.

Participación del Tercero Interesado GENFAR: 5.1. El expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia no informa de la intervención del Tercero Interesado en el proceso. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán los literales a) y b) del articulo 135, ya que se está resolviendo un caso de nulidad relativa y los mencionados artículos regulan supuestos de nulidad absoluta. Tampoco se interpretará el literal f) del artículo 136, por cuanto el caso particular no tiene que ver con un derecho de propiedad industrial diferente a las marcas, ni con derechos de autor.

En consecuencia, únicamente procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. 2. p f 3 GACETA OFICIAL 7/11/2016 20 de 39 3.

Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por una partícula de uso común. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo DIXES es confundible con las marcas denominativas DIXIN y DAXET, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, del siguiente tenor literal: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico2 o semejante3 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder 2 3 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

(2 ( 4 GACETA OFICIAL 7/11/2016 21 de 39 acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Asimismo, es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con las marcas, en este caso los productos amparados con los signos denominativos f s GACETA OFICIAL 7/11/2016 22 de 39 DIXES, DIXIN y DAXET, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos4: 2. 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos denominativos 2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas5: 4 5 fJ f Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013. 6 GACETA OFICIAL 7/11/2016 23 de 39 2.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.2. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos DIXES / DIXIN y DAXET para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3.

Análisis de registrabilidad de signos farmacéuticos compuestos por una partícula de uso común 3.1. Teniendo en cuenta que los signos en conflicto identifican productos farmacéuticos y que en el proceso interno se discute si la partícula DIX es de uso común, el Tribunal habrá de abordar el tema planteado reiterando la jurisprudencia que el Tribunal ha sentado sobre la materia6• 3.2.

En el rubro de las marcas farmacéuticas el examen de registrabilidad debe ser más riguroso con el fin de evitar al máximo posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias dicho riesgo puede estar latente y por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir uno para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas. 3.3.

Sobre todo en aquellos casos en que se adquieren directamente por el consumidor sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en 6 ( Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 2 de junio de 2000 en el Proceso 30-IP-2000. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002 en el Proceso 68-P-2001.

Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 dentro del Proceso 360-IP-2015. 7 GACETA OFICIAL 7/11/2016 24 de 39 los Países de la región por variadas circunstancias, entre ellas principalmente, porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse apremiados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan en las droguerlas, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas. 3.4.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión, y tampoco en éstos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana. 3.5. Este criterio del Tribunal en la valoración de marcas farmacéuticas, está cimentado como se precisa, en los derechos fundamentales a la preservación de la vida y la salud del hombre por las razones expuestas, y por consiguiente al estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena protección jurídica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusión en el público consumidor al adquirirlos.

Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos científicos o técnicos en el área de la medicina, química o farmacia. 3.6.

Por Jo tanto, si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver. o ( 3.7.

Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien por regla general se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información apenas de referencia genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico para aliviar determinada afección en su salud, no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y por lo tanto, esta población puede ser mayormente expuesta a incurrir en riesgo de confusión al momento de adquirir productos medicinales o farmacéuticos, o al utilizarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia, con probable aptitud de causar daños irreparables a la salud humana. 8 GACETA OFICIAL 7/11/2016 25 de 39 3.8.

De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. 3.9.

Por lo mismo, el titular de la marca no puede impedir que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, ya que pueden coexistir con otras que contengan partículas similares, sólo que en estos casos debe convenirse en que se presenta una debilidad marcaria, porque el signo en estas condiciones tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas de uso común, en principio, se deben excluir del cotejo de marcas. 3.1 O. No obstante, si la exclusión de las partículas o palabras de uso común, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.11.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.12. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar la registrabilidad del signo denominativo DIXES, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos.

Además, debe determinar si la particula DIX es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00171, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

() f 9 7/11/2016 GACETA OFICIAL 26 de 39 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L�,1�os MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario. ú)(�{ Cecilia Luisa A�teros PRESIDENTA (e) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 61 O-IP-2015 f 1 10 GACETA OFICIAL 7/11/2016 27 de 39 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso 612-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00593 Referencia Patente de invenc1on para "PROCESO PARA SÍNTESIS DE 5 (METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL-)-3· (TRIFLUOROMETIL)-BENCENAMINA" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3820 del 17 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00593; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes �n el Proceso Interno: Demandante: Novartis AG. 1 GACETA OFICIAL Demandado 2. 7/11/2016 28 de 39 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes: 2.1. El 6 de diciembre de 2007, Novartis AG. (en adelante, Novartis) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) la patente de invención, para "PROCESO PARA SfNTESIS DE 5 (METIL-1H-IM1DAZOL-1-1L-)-3(TRI FLUOROMETIL)-BENCENAMINA". 2.2.

El 5 de junio de 2009, Novartis solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del examen de patentabilidad. 2.3. Mediante Oficio 00561 notificado el 19 de enero de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad determinando que las reivindicaciones 1, 2, 3 y 7 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 41 5 y 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo 1 al pertenecer al estado de la técnica por haber sido anticipadas por el documento D1: W02004005281, cuyo titular es Novartis, publicado el 15 de enero de 2004. 2.4.

El 29 de mayo de 2012, Novartis contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio, reduciendo el número de reivindicaciones a tres, resaltando que la nueva solicitud no se encuentra afectada por novedad y nivel inventivo. 2.5. Por Resolución 40626 del 28 de junio de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente en cuestión, toda vez que consideró que dicha invención carece del requisito de nivel inventivo, dado que la persona normalmente versada en la materia a partir del proceso conocido en el documento D11 podría cambiar la base para obtener una ruta sintética alternativa, dado que este cambio se considera una optimización rutinaria; por lo que el procedimiento reclamado en la solicitud es una alternativa que no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y que definitivamente carece de nivel inventivo. 2.6.

El 3 de agosto de 2012, Novartis interpuso recurso de reposición contra la Resolución 40626. 2.7. Por Resolución 35270 del 6 de junio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 40626. 1 D1: W02004005281, "INHIBITORS OF TYROSINE KINASES", publicado el 15 de enero del 2004. 2 GACETA OFICIAL 7/11/2016 29 de 39 2.8.

El 3 de mayo de 2013, Novartis presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 40626 y 35270. 2.9. Mediante Auto del 14 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda. 2.1O.

Mediante Auto del 24 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de Novartis: 3.1. Las resoluciones acusadas tienen una falsa motivación ya que la SIC incurrió en una incongruencia entre los motivos que sirvieron de sustento a la decisión y aquello que en realidad era aplicable. 3.2.

La invención reivindicada no deriva de las enseñanzas del documento D1 porque en ese proceso existen intermediarios, mientras que en la invención la sintesis se da en una sola etapa. 3.3. Otra diferencia es que el documento D1 divulga la utilización de un agente de acoplamiento, mientras que la invención reivindicada no lo utiliza porque no es necesario. 3.4.

La invención sí logra un efecto técnico inesperado y sorprendente pues al utilizar una base de tipo hidruro el proceso es más barato, consistente, eficiente y de alto rendimiento. 3.5. El análisis efectuado por la SIC desconoció el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. 3.6.

La SIC realizó un análisis erróneo de la invención porque no analizó las circunstancias al momento en que fue creado el invento, sino que llega a conclusiones en retrospectiva. 3.7. La decisión de la SIC desconoció los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 3.8. La misma solicitud de registro de patente de invención fue otorgada en Europa y en Estados Unidos de América, lo cual prueba su nivel inventivo. 3 GACETA OFICIAL 4. 7/11/2016 30 de 39 Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1.

La solicitud presentada por Novartis no tiene la información suficiente para determinar la existencia de un efecto inesperado del proceso alternativo. 4.2. Novartis no presentó prueba comparativa que demostrara la superioridad de la invención respecto del documento D1. 4.3. No existió falsa motivación de los actos administrativos cuya nulidad pretende Novartis; por el contrario, se motivó la decisión en el documento del estado de la técnica que permite concluir que la solicitud de registro de patente carece de nivel inventivo. 4.4.

La invención carece de nivel inventivo porque el proceso como está reivindicado en la solicitud es una simple alternativa del proceso reclamado en el documento D1. 4.5. Novartis no demostró un efecto técnico inesperado ya que deriva del conocimiento de una persona versada en la materia y del proceso descrito en el documento D1 aunque no sea exactamente igual. 4.6.

El análisis realizado por la SIC fue el adecuado ya que se sustentó en el estado de la técnica y el conocimiento de una persona versada en la materia al momento en que fue desarrollada la supuesta invención, por lo que fue ajustado a la normativa andina. 4.7. El Estado colombiano está obligado a otorgar patente únicamente cuando cumple los requisitos previstos en los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486, los cuales no fueron cumplidos en el caso bajo examen.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Articulas 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 • 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Art/cu/o 14.- Los Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." {i. �r "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

" 4 GACETA OFICIAL 7/11/2016 31 de 39 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Manual Andino de Patentes: Valor Juridico. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto". La debida motivación de las resoluciones administrativas y la autonomia de la oficina nacional competente. 2. 3. 4.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 1.1. El Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 1.2. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: "(...) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica '- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N ª 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 631, de 10 de enero de 2001). 1.3. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica3; es decir, que antes de la 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articu/o 16. - Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido 5 GACETA OFICIAL 7/11/2016 32 de 39 fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público. por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 1.4.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 4 1.5. En relación al requisito de nivel inventivo, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nonnalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." 1.6.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existfan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 5 1.7.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.6 1.8.

Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40." 4 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 43-IP-2014 de fecha 18 de junio de 2014, p.11. 5 lbidem, p.12. 6 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. 6 GACETA OFICIAL 7/11/2016 33 de 39 Comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo7: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante." 1.9.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 1.1 O. Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva 7 Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). GACETA OFICIAL 7/11/2016 34 de 39 o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486. 8 2.

Manual Andino de Patentes: Valor Jurídico 2.1. Dado que en su demanda Novartis ha sostenido que el análisis efectuado por la SIC desconoció el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina {en adelante, Manual Andino de Patentes), el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual Andino de Patentes.

Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el Proceso 09-IP-2014: "En un esfuerzo conjunto de la Secretaria General de la Comisión de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Pafses Miembros9 y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los pafses de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas /levadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de /os países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta imporlante para /os examinadores.

Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, "(...) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco paf ses de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486).

En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas." (...) El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parle de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA., En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. 8 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17. 9 Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2005, por lo que formó parte de la elaboración de este Manual. 8 GACETA OFICIAL 7/11/2016 35 de 39 El Manual en si constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, en si no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario, /o que en sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal.

Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal más no cuando es utilizado por sí solo". 2.2. Conforme se desprende del texto antes citado, el Manual Andino únicamente constituye una fuente de consulta para los examinadores de patentes de las Oficinas de la Comunidad Andina, quienes pueden recurrir a él para conocer las pautas generales para la realización de del examen de solicitudes de patentes, presentadas al amparo de la Decisión 486; sin embargo, no resulta vinculante para el funcionario al momento que este realiza el examen de la correspondiente solicitud y emite su pronunciamiento. 3.

Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto" 3.1. En el proceso interno se discute si hubo una incorrecta apreciación de las enseñanzas derivadas del documento D1, por lo que se habría realizado un análisis de nivel inventivo del tipo hindsight. En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo hindsight o ex post facto. 3.2.

El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a 9 GACETA OFICIAL 7/11/2016 36 de 39 dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 3.3. En tal sentido, el análisis de tipo hindsight es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo 10, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 3.4.

En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto. 4.

La debida motivación de las resoluciones autonomía de la oficina nacional competente administrativas y Debida motivación de las resoluciones 4.1. En el proceso interno se alega que las resoluciones administrativas tienen una falsa motivación, al haberse incurrido en una incongruencia entre los motivos que sirvieron de sustento a la decisión y aquello que en realidad era aplicable. 4.2.

Con relación a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su Sentencia 04-AN-97, citada en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998 11 toda vez que estima que ellas se aplican en lo pertinente al caso en estudio: La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que Jo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar u 10 Cfr. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lntemational Law Joumal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pp. 1794-1795. Disponible en: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj.

(Consulta: 18 de agosto de2016). 11 De modo referencial ver: Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 56-IP-2013, de fecha 25 de abril de 2013 e Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998. 10 GACETA OFICIAL 7/11/2016 37 de 39 el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa asf lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación." Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998.

(G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) 4.3. Si bien en cierto, la Decisión 486, para el caso de solicitudes de patentes de invención en su Articulo 48 establece que "si el examen definitivo fuera favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se denegará"; este Tribunal considera que todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar una solicitud de patente de invención, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca. 4.4.

En tal sentido, conforme lo ha expresado el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98 antes citado: " la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo".

(Interpretación prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) No obstante, "la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mlnimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales de basa el acto." (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9. 7, 1969, Italia e/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97)" 4.5. En razón de lo expuesto, se debe determinar si la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada. 11 GACETA OFICIAL 7/11/2016 38 de 39 Autonomía de la oficina nacional competente 4.6. En el proceso interno se ha sostenido que la misma solicitud de registro de patente de invención fue otorgada en Europa y Estados Unidos de América, lo cual prueba su nivel inventivo. 4.7.

Al respecto, cabe precisar que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada pais miembro. Dicha actividad deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

La autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 12 4.8. El principio de independencia de las oficinas de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo país miembro. 13 4.9.

En consecuencia, el examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. 14 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00593, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudiciat recalda en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 18. 13 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 113-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, p. 8. 14 lbidem. 12 7/11/2016 GACETA OFICIAL 39 de 39 011 � (;

Cecilia Luisa Z:,eros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13