(AÑ d sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 518-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 04220-2011-0-1801-JR-CA-04 Referencia: Cancelación por falta de uso.

Marca involucrada: “ATHLETIC TRAILRUNNING” y logotipo. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4220-2011-0/5*SECA-CSJLI-PJ, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04220-2011-0-1801-JR-CA-04; y, El Auto de 22 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: ADOLFO JALANOCA MAMANI SD Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes. El 7 de mayo de 2009, ADOLFO JALANOCA MAMANI solicitó la cancelación por falta de uso de la marca ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo', registrada a favor de EDMEN ROLANDO DAMIÁN CANCHANO, para distinguir calzado, zapatillas y prendas de vestir, comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) ed fithletic TRAILRUNNING 2.2.

El 18 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 1295-2010/CSD-INDECOPI declaró fundada la acción de cancelación y canceló el registro de la marca de productos ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo. 2.3. El 15 de julio de 2010, el señor EDMEN ROLANDO DAMIÁN CANCHANO interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 1295-2010/CSD-INDECOPI, por considerar que la misma no se encontraba arreglada a derecho por haberse vulnerado el principio de razonabilidad. 2.4.

El 06 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 0942- 2011/TPI-INDECOPI decidió confirmar la Resolución 1295-2010/C5D- INDECOPI de 18 de junio de 2010, mediante la cual se dispuso cancelar la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ATHLETIC TRAILRUNNING sin reivindicar colores, para distinguir calzado y prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado: POD083891. 1557 E SS 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. El 8 de agosto de 2011, el señor ADOLFO JALANOCA MAMANI solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución 0942-2011/TPI- INDECOPI de 06 de mayo de 2011. El 19 de noviembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespeciatidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante providencia recalda en Resolución Número Doce declaró infundada la demanda presentada por ADOLFO JALANOCA MAMANI.

El 4 de diciembre de 2014, ADOLFO JALANOCA MAMANI presentó Recurso de Apelación en contra de la sentencia proferida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. El 17 de julio de 2015, mediante auto recaído en Resolución Número Dos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima de ta República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial ai Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa Adolfo Jalanoca Mamani en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: %( ) la acción se dirigió para solicitar la cancelación total por falta de uso de la marca de producto ATHLETIC TRAILRUNNING constituida por la denominación ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo”.

“( ) la marca tal como ha sido registrada se encuentra constituida por la denominación, es decir, la palabra ATHLETIC + TRAILRUNNING; no pudiéndose desmembrar la misma por cuanto la denominación pura y simple ATHLETIC se encuentra amparada por el Certificado NO 77993, que distingue prendas de vestir, calzado y zapatillas de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial otorgada a favor de Edmen Rolando Damián Canchano y vigente hasta el 25 de Enero del 2012”.

“( ) durante el procedimiento administrativo, los descargados por el emplazado Damián Canchano sólo han acreditado el uso de la marca de producto ATHLETIC conforme al Certificado N* 77993 más no asi la marca de producto ATHLETIC TRAILRUNNING conforme al Certificado 83891; toda vez que, las facturas de compras y ventas anexadas por el emplazado sólo acreditan este dicho y no se puede apreciar en ninguna de ellas, el uso de la denominación o el uso del logotipo en la forma tal cual la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, concedió dicho registro”. 5.1. 5.2.

Argumentos de la contestación en Demanda Contencioso Administrativa Del correspondiente análisis realizado al expediente no se desprende contestación alguna del Indecopi. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda por las siguientes consideraciones: “( ) del primer parágrafo del artículo 165? de la Decisión N? 486 ( ) se infiere inequivocamente que la norma no obliga al titular de la marca que pruebe que ha usado su marca durante todos los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la acción de cancelación., sino, la correcta interpretación de dicho artículo consiste en que la condición para que esta marca sea cancelada es que no haya sido usada de manera sería, de buena fe, normal e inequívoca en el periodo comprendido dentro de los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la acción de cancelación”.

“( ) hay que determinar si la omisión del término “TRAILRUNNING” en las facturas aludidas altera el carácter distintivo de la marca con certificado N* 83891; para lo cual debe determinarse la relevancia del mencionado término. Ahora bien, se advierte que, contrariamente a lo alegado por el demandante, el elemento TRAILRUNNING no resulta ser el relevante del mencionado signo mixto, toda vez que dicha denominación será entendida como el vocablo inglés “TRAIL RUNNING” ( ) que es una (..) denominación que describe las características o brinda información del uso de las zapatillas, ( ) por lo tanto su omisión no significa una alteración al carácter distintivo de la marca registrada”.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación Adolfo Jalanoca Mamani en su recurso de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:. El señor “ ) Edmen Rolando Damián Canchano en una actitud temeraria, burdamente habría falsificado ( ) el comprobante de pago ( ) por cuanto de su simple apreciación se desprende el hecho que las palabras “ATHLETIC TRAILRUNNING” habrian sido añadidas O incorporadas posteriormente.”.

“(..) NO ESTÁ ACREDITADO EL USO REAL Y EFECTIVO en el mercado de la marca de producto constituida por la denominación “ATHLETIC TRAILRUNNING” y logotipo, para distinguir calzados, zapatillas, prendas de vestir de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conferida mediante Registro N* 83891.” 6.3. “( ) dicho demandado durante todo el procedimiento administrativo ha presentado facturas de compra y boletas de venta, ( ) estos documentos (facturas y boletas de venta) sólo hacen referencia a distintos signos que contienen la denominación ATHLETIC no pudiendo establecerse cuál de todas esas marcas identifica a los productos comercializados y detallados en dichos comprobantes de pago.” Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Del correspondiente análisis realizado al expediente no se desprende contestación alguna al recurso de apelación. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. *( ) Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falla de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. o DUO N> 1,2.

La Corte consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: - Advirtiendose que el titular de la marca objeto de cancelación tiene inscritas a su favor varias marcas que contienen la denominación ATHLETIC y logotipo ¿Puede acreditarse el uso de la marca en cuestión ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo, consignando en su documentación sólo la denominación ATHLETIC y logotipo sin incluir la denominación TRAILRUNNING? - Muestras físicas (zapatillas que ostentan la marca registrada), que carecen de fecha de fabricación, ¿puede servir, de manera conjunta con los documentos presentados (facturas por la adquisición de insumos y por la comercialización de productos), para demostrar el uso de la marca cuya cancelación por falta de uso se ha solicitado? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación del registro de una marca por falta de uso.

La prueba. Respuestas a las preguntas formuladas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación del registro de una marca por falta de uso. La prueba.. La controversia en el proceso interno radica en la cancelación por no uso de la marca ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo registrada a favor de Edmen Rolando Damián Canchano para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acción de cancelación de una marca registrada por falta de uso?, Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486% se establecen las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para solicitar el trámite. El trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-1P-2012.

El Artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. Cualquier persona interesada puede solicitar el trámite, para lo cual, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Oportunidad para solicitar el trámite. La acción de cancelación de una marca sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca por falta de uso, es necesario que la misma no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y si demuestran o no el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que la comercialización del producto para sectores especiales y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. Los Articulos que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e ineguívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. El párrafo segundo del Artículo 166 de la Decisión 486 estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma citada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 1.3.

Por lo tanto, se deberá determinar si el signo ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado P00083891; así como, si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 5 Revisar a modo de referencia el Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 199, de 26 de enero de 1996, 1.4.

Una vez determinado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es Usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.5. Se debe tener en cuenta que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.6.

El Artículo 167 de la Decisión 486 enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercanclas identificadas con la marca, entre otros".

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar por todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.7. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca: 1.7.1.

Fuerza mayor. 1.7.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluadas. Respuestas a las preguntas formuladas La Corte consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie por: - Advirtiendose que el titular de la marca objeto de cancelación tiene inscritas a su favor varias marcas que contienen la denominación ATHLETIC y logotipo ¿Puede acreditarse el uso de la marca en Artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. cuestión ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo, consignando en su documentación sólo la denominación ATHLETIC y logotipo sin incluir la denominación TRAILRUNNING? Respuesta: Si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido”.

Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marca, Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra u otras marcas registradas, el análisis consistirá en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos. - Muestras físicas (zapatillas que ostentan la marca registrada), que carecen de fecha de fabricación, ¿puede servir, de manera conjunta con los documentos presentados (facturas por la adquisición de insumos y por la comercialización de productos), para demostrar el uso de la marca cuya cancelación por falta de uso se ha solicitado? Respuesta: Se enlistan de manera enunciativa y no taxativa en el Artículo 167 de la Decisión 486.

El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la respectiva legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, incluidas las que mencionen. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04220-2011-0-1801-JR- CA-04, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Ver a modo de referencia la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 334-1P-2015, de fecha 7 de diciembre del 2015, Cancelación de ta marca RÍE. Dentro de la línea jurisprudencial adoptada por éste Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-1P-2012, 10 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11