GACE2904 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2904 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 518-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú. Expediente interno del Consultante: 04220-2011-01801-JR-CA-04.

Referencia: Cancelación por falta de uso. Marca involucrada: “ATHLETIC TRAILRUNNING” y logotipo PROCESO 523-IP-2015 Informe de Admisión. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05028-2011-01801-JR-CA-11.

Referencia: Apelación demanda contenciosa administrativa. Signos involucrados: BEBEMIL y BLEMIL.. PROCESO 527-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 000042013-0-1801-JR-CA-16.

Referencia: Signos MERKAT / MERCK Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/01/2017 2 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 518-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 04220-2011-0-1801-JR-CA-04 Cancelación por falta de uso.

Marca involucrada: "ATHLETIC TRAILRUNNING" y logotipo. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4220-2011-0/51ªSECA-CSJLI-PJ, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04220-2011-0-1801-JR-CA-04; y, El Auto de 22 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: ADOLFO JALANOCA MAMANI ó GACETA OFICIAL Demandado: 2. 26/01/2017 3 de 59 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes 2.1. El 7 de mayo de 2009, ADOLFO JALANOCA MAMANI solicitó la cancelación por falta de uso de la marca ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo 1, registrada a favor de EDMEN ROLANDO DAMIÁN CANCHANO, para distinguir calzado, zapatillas y prendas de vestir, comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 18 de junio de 201O, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 1295-2010/CSD-INDECOPI declaró fundada la acción de cancelación y canceló el registro de la marca de productos ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo. 2.3. El 15 de julio de 201O, el señor EDMEN ROLANDO DAMIÁN CANCHANO interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 1295-2010/CSD-INDECOPI, por considerar que la misma no se encontraba arreglada a derecho por haberse vulnerado el principio de razonabilidad. 2.4.

El 06 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 09422011/TPI-INDECOPI decidió confirmar la Resolución 1295-2010/CSD INDECOPI de 18 de junio de 2010, mediante la cual se dispuso cancelar la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ATHLETIC TRAILRUNNING sin reivindicar colores, para distinguir calzado y prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Certificado: P00083891. 2 {J 26/01/2017 GACETA OFICIAL 4 de 59 2.5.

El 8 de agosto de 2011, el señor ADOLFO JALANOCA MAMANI solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución 0942-2011ffPI INDECOPI de 06 de mayo de 2011. 2.6. El 19 de noviembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante providencia recaída en Resolución Número Doce declaró infundada la demanda presentada por ADOLFO JALANOCA MAMANI. 2.7.

El 4 de diciembre de 2014, ADOLFO JALANOCA MAMAN! presentó Recurso de Apelación en contra de la sentencia proferida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.8. El 17 de julio de 2015, mediante auto recaído en Resolución Número Dos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos Administrativa en la Demanda Contencioso Adolfo Jalanoca Mamani en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la acción se dirigió para solicitar la cancelación total por falta de � de la marca de producto ATHLETIC TRAILRUNNING constituida por la denominación ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo". 3.2.

"(...) la marca tal como ha sido registrada se encuentra constituida por la denominación, es decir, la palabra A THLETIC + TRAILRUNNING; no pudiéndose desmembrar la misma por cuanto la denominación pura y simple A THLETIC se encuentra amparada por el Certificado Nº 77993, que distingue prendas de vestir, calzado y zapatillas de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial otorgada a favor de Edmen Rolando Damián Canchano y vigente hasta el 25 de Enero del 2012". 3.3.

"( ) durante el procedimiento administrativo, los descargados por el emplazado Damián Canchano sólo han acreditado el uso de la marca de producto ATHLETIC conforme al Certificado Nº 77993 más no así la marca de producto ATHLETIC TRAILRUNNING conforme al Certificado 83891; toda vez que, las facturas de compras y ventas anexadas por el emplazado sólo acreditan este dicho y no se puede apreciar en ninguna de ellas, el uso de la denominación o el uso del logotipo en la forma tal cual la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, concedió dicho registro". 3 GACETA OFICIAL 4.

Argumentos de Administrativa la contestación en 26/01/2017 Demanda 5 de 59 Contencioso Del correspondiente análisis realizado al expediente no se desprende contestación alguna del lndecopi. 5. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda por las siguientes consideraciones: 5.1.

"( )del primer parágrafo del articulo 165° de la Decisión Nº 486 (...)se infiere inequivocamente que la norma no obliga al titular de la marca que pruebe que ha usado su marca durante todos los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la acción de cancelación., sino, la correcta interpretación de dicho articulo consiste en que la condición para que esta marca sea cancelada es que no haya sido usada de manera seria, de buena fe, normal e inequívoca en el periodo comprendido dentro de los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la acción de cancelación". 5.2.

"(...)hay que determinar si la omisión del término "TRAILRUNNING" en las facturas aludidas altera el carácter distintivo de la marca con certificado Nº 83891; para /o cual debe determinarse la relevancia del mencionado término. Ahora bien, se advierte que, contrariamente a lo alegado por el demandante, el elemento TRAILRUNNING no resulta ser el relevante del mencionado signo mixto, toda vez que dicha denominación será entendida como el vocablo inglés "TRAIL RUNNING" ( ) que es una (..) denominación que describe las características o brinda información del uso de las zapatillas, ( )por lo tanto su omisión no significa una alteración al carácter distintivo de la marca registrada". 6.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación Adolfo Jalanoca Mamani en su recurso de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 6.1. El señor "(...) Edmen Rolando Damián Canchano en una actitud temeraria, burdamente habria falsificado ( ) el comprobante de pago ( )por cuanto de su simple apreciación se desprende el hecho que las palabras ''A THLETIC TRAILRUNNING" habrían sido añadidas o incorporadas posteriormente." 6.2.

"( ) NO ESTÁ ACREDITADO EL USO REAL Y EFECTIVO en el mercado de la marca de producto constituida por la denominación ''A THLETIC TRAILRUNNING" y logotipo, para distinguir calzados, 4 GACETA OFICIAL 26/01/2017 6 de 59 zapatillas, prendas de vestir de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conferida mediante Registro Nº 83891." 6.3. "( ) dicho demandado durante todo el procedimiento administrativo ha presentado facturas de compra y boletas de venta, ( ) estos documentos (facturas y boletas de venta) sólo hacen referencia a distintos signos que contienen la denominación A THLETIC no pudiendo establecerse cuál de todas esas marcas identifica a los productos comercia/izados y detallados en dichos comprobantes de pago." 7.

Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Del correspondiente análisis realizado al expediente no se desprende contestación alguna al recurso de apelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 1672 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 2 º( ) Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una msroa a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justif,cado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miambros, por su titular, por un licencialario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie fa acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la maros también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la maros no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse Is acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificec;ión de la resolución que agote el procedimiento de registro de la maros respec;tiva en la vis administrativa. Cuando fa falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la maros, se ordenará una reducción o fimitac;ión de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto da los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud da los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en et comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en ta cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de tos productos o servicios y las modalidades bajo tas cuales se efectúa su comeroiatización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Pafses Miembros, según fo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en c;uanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta da uso, ni disminuirá fa protección que corresponda a ta marca.

Articulo 167.- La carga de ta prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de ta marca podrá demostrarse mediante facturas comeroiales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y ta cantidad de la comercialización de fas meroanclas identif,cadas con la maros. entre otros". 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 7 de 59 La Corte consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: - Advirtiéndose que el titular de la marca objeto de cancelación tiene inscritas a su favor varias marcas que contienen la denominación ATHLETIC y logotipo ¿Puede acreditarse el uso de la marca en cuestión ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo, consignando en su documentación sólo la denominación ATHLETIC y logotipo sin incluir la denominación TRAILRUNNING? - Muestras fisicas (zapatillas que ostentan la marca registrada), que carecen de fecha de fabricación, ¿puede servir, de manera conjunta con los documentos presentados (facturas por la adquisición de insumos y por la comercialización de productos), para demostrar el uso de la marca cuya cancelación por falta de uso se ha solicitado? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2.

Cancelación del registro de una marca por falta de uso. La prueba. Respuestas a las preguntas formuladas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación del registro de una marca por falta de uso. La prueba. 1.1. La controversia en el proceso interno radica en la cancelación por no uso de la marca ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo registrada a favor de Edmen Rolando Damián Canchano para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acción de cancelación de una marca registrada por falta de uso3• 1.2.

Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 4864, se establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para solicitar el trámite.

El trámite se 1mc1a a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 3 4 Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012. El Articulo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico. en relación con uno o varios de los productos que ampara. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 8 de 59 Cualquier persona interesada puede solicitar el trámite, para lo cual, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para solicitar el trámite. La acción de cancelación de una marca sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro. c. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca por falta de uso, es necesario que la misma no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y si demuestran o no el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que la comercialización del producto para sectores 7 GACETA OFICIAL 26/01/2017 9 de 59 especiales y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

Los Artículos que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del �rano con la denominación de la marca que pretende probar su uso El párrafo segundo del Articulo 166 de la Decisión 486 estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma citada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. se deberá determinar si el signo ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado P00083891; así como, si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 1.3. Por b f if 5 lo tanto, Revisar a modo de referencia el Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, de 26 de enero de 1996. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 10 de 59 1.4.

Una vez determinado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.5. Se debe tener en cuenta que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante6.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.6. El Artículo 167 de la Decisión 486 enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancfas identificadas con la marca, entre otros".

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar por todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.7. El Articulo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca: 1.7.1.

Fuerza mayor. 1.7.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluadas. 2. Respuestas a las preguntas formuladas La Corte consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie por: - Advirtiéndose que el titular de la marca objeto de cancelación tiene inscritas a su favor varias marcas que contienen la denominación ATHLETIC y logotipo ¿Puede acreditarse el uso de la marca en 6 Articulo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 11 de 59 cuestión ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo, consignando en su documentación sólo la denominación ATHLETIC y logotipo sin incluir la denominación TRAILRUNNING? Respuesta: Si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido7 • Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marcaª.

Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra u otras marcas registradas, el análisis consistirá en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos. - Muestras físicas (zapatillas que ostentan la marca registrada), que carecen de fecha de fabricación, ¿puede servir, de manera conjunta con los documentos presentados (facturas por la adquisición de insumos y por la comercialización de productos), para demostrar el uso de la marca cuya cancelación por falta de uso se ha solicitado? Respuesta: Se enlistan de manera enunciativa y no taxativa en el Artículo 167 de la Decisión 486.

El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la respectiva legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, incluidas las que mencionen. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04220-2011-0-1801-JR CA-04, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 7 ª b Ver a modo de referencia la interpretación prejudicial diclada en el marco del Proceso 334-IP-2015, de fecha 7 de diciembre del 2015, Cancelación de la marca RIE.

Dentro de la línea jurisprudencia! adoplada por éste Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-IP-2012. 10 GACETA OFICIAL 26/01/2017 12 de 59 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artlc º del Tribunal. ütJ Cecilia Luisa Ayllón uinteros ADA MA I De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretaci� 1 el Presidente y el Secretario.

Dr. SECRETARIO BJ� Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. lI 26/01/2017 GACETA OFICIAL 13 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 523-IP-2015 Asunto: Informe de Admisión Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05028-2011-0-1801-JR-CA-11 Referencia: Apelación demanda contenciosa administrativa.

Signos involucrados: BEBEMIL y BLEMIL Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5028-2011-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido vía correo electrónico, el 6 de octubre de 2015, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante el cual solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 05028-2011-0-1801-JR CA-11; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Sanboy-Comércio De Bens Alimentares, Servicios e lnvestimentos, Lda. 26/01/2017 GACETA OFICIAL Demandados: 14 de 59 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) de la República del Perú. Peruvian Heritage S.A.C. 2.

Hechos Relevantes 2.1. El 24 de septiembre de 2009, Peruvian Heritage S.A.C. solicitó el registro del signo BEBEMIL (denominativo) para distinguir "(...) carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, seca y cocida; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas", reconocidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 22 de diciembre de 2009, Sanboy-Comércio de Bens Alimentares, Servicios e lnvestimentos, LDA. (en adelante, SANBOY); presentó oposición con base en su marca BLEMIL (denominativa) para distinguir "(...) productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animal dañinos; fungicidas y herbicidas", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Blemil· 2.3. El 13 de septiembre de 2009, mediante Resolución 001987-2010/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por SANBOY concediendo así el registro de la marca BEBEMIL. 2.4. El 5 de octubre de 201 O, SANBOY interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0001987-2010/CSD-INDECOPI. 2.5.

El 15 de junio del 2012, mediante Resolución 1238-20111TPI-INDECOPI el Tribunal del lndecopi confirmó la Resolución motivo de apelación, por lo tanto, concedió el registro de la marca BEBEMIL a favor de Peruvian Heritage S.A.C. 2.6. El 23 de septiembre del 2012, SANBOY interpuso demanda contenciosa administrativa, contra el lndecopi y Peruvian Heritage S.A.C., solicitando se declare nula la Resolución 1238-20111TPI-INDECOPI. 2.7.

El 28 de diciembre de 2012, Peruvian Heritage S.A.C. contestó la demanda. 2 GACETA OFICIAL 26/01/2017 15 de 59 2.8. El 4 de enero de 2013, el lndecopi contestó la demanda. 2.9. El 20 de mayo de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Diez el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 2.1O.

El 23 de junio de 2014, SANBOY interpuso recurso de apelación. 2.11. Mediante Auto de 7 de agosto de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa SANBOY en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Si bien las marcas deben examinarse globalmente, hay que tener en cuenta que el modo particular de los elementos distintivos y dominantes de las mismas tienen en cuenta los elementos más expresivos, que con mayor fuerza impactan en la mente del consumidor y atraen con más fuerza su atención. 3.2.

Se puede apreciar de manera clara, puesto que se repite en cada caso los fonemas iniciales B/E y los finales M/1/L. Además, debido a que se trata de las mismas gráficas, los signos serían confundibles tanto a nivel gráfico como fonético. 3.3. Existe similitud en las primeras sílabas (BE, BLE) dada la identidad vocálica y consonántica. 3.4.

Respecto a los productos que distinguen los signos en cuestión, se debe senalar que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son: carne, pescado, ave y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El lndecopi en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3 GACETA OFICIAL 26/01/2017 16 de 59 4.1. Sanboy no ha presentado argumentación alguna de que su marca es notoriamente conocida, no existe prueba alguna tendiente a acreditar tal condición, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artículo 136 Inciso h) de la Decisión 486. 4.2.

El signo BEBEMIL y la marca registrada BLEMIL no son semejantes, debido a que, si bien los signos comparten la partícula final MIL, difieren en el término BEBE en el signo solicitado y la partlcula BLE en la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión de conjunto diferente. 4.3. Una vez confrontados los signos, la impresión fonética y gráfica de conjunto que suscitan es distinta debido a la extensión de los signos BEBEMIL / BLEMIL, y la secuencia de consonantes que contienen también es distinta. 4.4.

En el aspecto gráfico se puede apreciar que, si bien ambos comparten la letra inicial B y la última sílaba, difieren en sus partículas iniciales BE BE/ BLE, presentando una secuencia de consonantes distintas y un número de sílabas distinto. 4.5. Respecto a la mayor fuerza de voz en la sílaba MIL, debemos precisar que la impresión en conjunto distinta que generan los signos en la mente del consumidor BEBEMIL / BLEMIL, no puede ser dejada de lado por la presencia de una mayor fuerza de voz en una misma silaba. 4.6.

La partícula MIL se encuentra incluida en una pluralidad de marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que constituye una partícula de uso frecuente para esa Clase. 5. Argumentos de la contestación a la Demanda PERUVIAN HERITAGE S.A.C., en su contestación a la demanda expuso, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.

No existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que son productos de distinta naturaleza y finalidad. Cabe señalar que, si bien se puede considerar que los productos distinguidos por ambos signos son productos alimenticios, su uso no es complementario y tiene finalidad totalmente distinta. 5.2.

Respecto a la conformación de las denominaciones BEBEMIL y BLEMIL, se puede apreciar que poseen distinta secuencia de silabas, que existe distinta secuencia de consonantes, y que la sUaba inicial es totalmente distinta, se tiene BE en el caso de BEBEMIL y BLE en el caso de BLEMIL. 6. Sentencia de Primera Instancia 4 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 17 de 59 6.1.

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda al concluir que ambos signos generan un impacto visual de conjunto diferente, y que si bien coinciden en la utilización de las letras B-E-M-1-L asl como en la particula final MIL que constituye en ambos casos la silaba tónica, las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos en cuestión; como lo es la distinta pronunciación y entonación de los signos en conjunto, aunado a la diferente ubicación y extensión de los grafemas que los conforman, hacen factible que no exista riesgo de confusión o error en el consumidor medio.

Argumentos de los Recursos de Apelación 7. SANBOY dentro de su recurso de apelación se mantiene en la misma posición planteada en la demanda contenciosa administrativa. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante, ha solicitado la interpretación prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el cual se interpretara por ser procedente, adicionalmente ha solicitado que se dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿El cotejo marcarlo respecto al aspecto gráfico y fonético que debe realizar la autoridad administrativa, debe incidir en criterios como la secuencia de consonantes, sllabas, número de letras, y la separación de las partfculas que componen el signo denominativo, o el mayor énfasis debe radicar en la impresión de conjunto del signo, es decir en la primera impresión que logren los signos distintivos en el consumidor y si estos resultan similares? De oficio se interpretarán los Articulas Literal g) del 135, 224, Literales a), b) y e) del 226, 228 y Literal a) del 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, pues en el expediente interno se argumenta la 1 º( ) Articulo 136.- No podran registrarse como man:as aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen. a una marca antetionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales al uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación� 2 ºArtículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos qua: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual da/ producto o servicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del pals;

( ) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido al que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de Is manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) 5 (y GACETA OFICIAL 26/01/2017 18 de 59 existencia de particulas de uso común en la conformación de las marcas en disputa y se alega la notoriedad de la marca opositora.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre marcas denominativas. Partículas de uso común (MIL) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca notoriamente conocida.

Su protección. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. Artfculo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idántfcos o similares a las que se aplique.

( ) a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios: b) daito económico o comercial injusto al titular def signo por razón de una difución de la fuerza distintiva o del vafor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o def renombre del signo. (...) Articulo 228.- Para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a} el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b} la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c} la duración, amplitud y extensión geagráf,ce de su promoción, dentro o fuera de cuelquier Pefs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e} fas cifras de ventas y de ingresos de fa empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plana internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente a adquirida del signo; g) el valar contable del signo coma activo empresarial; h} el vofumen de pedidos de persones interesadas en obtener una franquicia o licencie del signo en detenninado territorio; o, i} fa existencia de actividades significativas de fabricación, compras a almacenamiento par el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;

¡J los aspectos del comercio intemacianaf; o, k) la exístencie y antigüedad de cualquier registro a solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. Artlculo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero·. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 19 de 59 6.

Respuesta a la pregunta formulada. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )". 1.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad 7 GACETA OFICIAL 26/01/2017 20 de 59 se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.3 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrían ser registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 1.5.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver el recurso interpuesto se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: ( 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3 4 Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 21 de 59 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1. 7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1. 7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas BEBEMIL y BLEMIL, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

() 2. Comparación entre marcas denominativas 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 22 de 59 2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas5: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2.

Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. 3. Partículas de uso común (MIL) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.

El INDECOPI en su contestación a la demanda ha manifestado que la "( ) partícula MIL se encuentra incluida en una pluralidad de marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que constituye una partícula de uso frecuente para esa Clase". En este marco, es apropiado referirse a las partículas genéricas y de uso común utilizadas en la conformación de marcas. 3.2.

Para lo anterior, se reitera lo expresado6 en interpretaciones precedentes, esto es, que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, rafees o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna ¡¡ 3.3.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los 5 /) A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015. lnle'P'81aci6n Pn,JOO<ml de 10 de abril de 2013, e,ped"• en el m= del "'°"''º 17-IP-2013. !O GACETA OFICIAL 26/01/2017 23 de 59 signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 3.4.

Si bien la aludida norma prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 3.5. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya �ue las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6. Se deberá tener en cuenta si la partícula "MIL" es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección 4.1. En el proceso interno, el INDECOPI de la República de Perú en su contestación a la demanda ha manifestado que la actora "(...) no ha presentado argumentación alguna de que su marca es notoriamente conocida, no existe prueba alguna tendiente a acreditar tal condición, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artfculo 136 Inciso h) de la Decisión 486".

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a su protección. 4.2. Como se ha dicho en anteriores interpretaciones8, en los Artículos 224 a 236 del Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En el antes aludido Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. 7 8 B Dentro del tema Jorge Olamendl seftala que: 'El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en et futuro.

Y sabe también que siempre existlra entre las marcas asl configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas lnsusceptíbles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles·.

OTAMENDI Jorge. 'DERECHO DE MARCAS'. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-IP2013. 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 24 de 59 4.4. En el Artículo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido9.

De éste se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente1°. 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. 4.6.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el si�no a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer 1 la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

"( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". 4.7.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro 9 1O ó 11 �¡; "( ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido coma tal en cualquier Pels Miembro por el sector pertinente, independientemente, de le manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido".

El Articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: "Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signa distintivo, entre otros, los siguientes: e) fas consumidores rea/es o potencie/es del tipo de productos o servicios e los que se aplique; b) les personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los clrculos empresariales que actüan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer le notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en fos literales anteriores". De confom,idad con lo dispueslo en el Articulo 136 literal h) de la Comisión de fa Comunidad Andina. 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 25 de 59 donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 4.8.

De igual manera, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.9.

La protección a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Articulo 229 Literal b) de referida Decisión, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 4.10.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Paises. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.11.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 4.12.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado, estos son: el ries�o de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario 2• 4.12.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen 12 Jh,dl.

JU" Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. MLA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador. 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 26 de 59 empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 4.12.2.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4.12.3. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.12.4.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.13. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente, con base en que según el Artículo 228 de la Decisión 486, norma que establece una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Es importante tener presente que la normativa comunitaria protege la marca notoriamente conocida al configurarse cualquiera de los antes referidos riesgos. 4.14.

Conforme a lo considerado, corresponde que se verifique lo argumentado por SANBOY, en relación con la notoriedad del signo denominativo BLEMIL previamente registrado para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado. 5.

Ó Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado BEBEMIL pretende distinguir productos de la i-11' 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 27 de 59 Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada y base de la oposición BLEMIL distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precitada Clasificación Internacional, siendo además que SABOY en su demanda ha manifestado que los productos que distinguen los signos en cuestión "( ) se encuentran vinculados", mientras que Peruvian Heritage S.A.C. en su contestación ha afirmado que "( ) no existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 y 29 de la Clasificación Internacional, puesto que son productos de distinta naturaleza y finalidad". 5.2.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 29 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. 5.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 13 5.4.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza 1 así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 14 5.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza15 13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artlcu/o 151.- Para clasificar las productos y los servicias a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasif,cación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida par el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lnlemacional referida en el párrafo anterior na determinarán la similitud ni la • disimilitud de los productos o servicios indicados eJCpresamente. (Subrayado agregado) 14 15 !J Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 15 GACETA OFICIAL 26/01/2017 28 de 59 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, asf como los medios de publicidad empleados para tales fines16, la tecnologla empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o complementariedad de los productos 17 intercambiabilidad) o Para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 18 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un 16 17 18 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Esto es, tomando en cuenta las caraderístlcas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial MontecoNo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario.

Doctrina • Legislación • Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 16 GACETA OFICIAL 26/01/2017 29 de 59 GACETA OFICIAL 26/01/2017 30 de 59 asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta al valorar la similitud entre dos signos que esta puede ser en sus aspectos fonético, ortográfico, figurativo y conceptual, conforme se ha setialado al desarrollar el primer y segundo terna de la presente interpretación, sin embargo, al realizar dicho examen de confundibilidad se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 05028-2011-0-1801-JR-CA-11, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.:G La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su ado n de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo r; del Tribunal. del Articulo 90 d l Cecilia Luull n OíiínÍeros MAGISTRADA � ��':.-e;e.� a Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la nte1ñterpretacion..P-r�judicial el Presidente y el Secre"1�·�-� (____ Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18,,• GACETA OFICIAL 26/01/2017 31 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 527-IP-2015, Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00004-2013-0-1801-JR-CA-16 Referencia: Signos MERKAT / MERCK Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 4-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ recibido el 13 de octubre de 2015 mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00004-2013-0-1801-JR-CA-16; y, El auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MERCK KGaA. GACETA OFICIAL 2. 26/01/2017 32 de 59 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INDECOPI, PROPIEDAD INTELECTUAL REPÚBLICA DEL PERÚ. Litisconsorte: INVERSIONES PACUCHA S.A. Hechos Relevantes: 2.1. El 8 de septiembre de 201O, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro de la marca mixta MERKAT (reivindica colores), para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo" (Expediente 431797-2010).

Merkat 2.2. El 19 de noviembre de 201O, MERCK KGaA presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú: 2.2.1. Denominativa MERCK SERONO (certificado 124910, expediente 297674-2006), para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo". 2.2.2.

Mixta MERCK (certificado 77639, expediente 135588-2001 ), para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: ucafé, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo". 2 26/01/2017 GACETA OFICIAL 1 1 33 de 59 11,MERCK 11 1 2.2.3.

Denominativa MERCK (certificado 15644, expediente 2139331992), para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: ''productos farmacéuticos". 2.2.4. Mixta MERCK (certificado 109585, expediente 247983-2005), para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: ''preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos higiénicos para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos; materiales para vendaje; desinfectantes; productos medicina/es (pertenecientes a esta clase)". 1 11.. 1MERCK 2.2.5.

También sostuvo que es titular de marcas que incluyen la palabra MERCK, registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador. 2.3. El 1O de agosto de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1897-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. 2.4. El 8 de septiembre de 2011, MERCK KGaA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5.

El 26 de septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1782-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6. El 3 de enero de 2013, MERCK KGaA presentó demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. 3 GACETA OFICIAL 33 de 59 26/01/2017 2.7.

El 31 de octubre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número VEINTIUNO declaró infundada Ja demanda en todos sus extremos. 2.8. El 21 de noviembre de 2014, MERCK KGaA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.9.

El 13 de octubre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante Oficio 4-2013-0/Sta SECA-CSJLI-PJ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la Demanda presentados por MERCK KGaA: 3.1.

Sostuvo, que las marcas MERCK son notoriamente conocidas a nivel mundial. 3.2. Indicó que en relación con las denominaciones simples de corta extensión como es el caso del signo MERKAT, la fuerza distintiva recae en la primera silaba MER. Ésta es cuasi idéntica al termino MERK constitutivo de las marcas registradas, por lo que las denominaciones MERK Y MERKAT tendrán una pronunciación muy similar y, en consecuencia, es palpable el riesgo de confusión. 3.3.

Manifestó que los signos en conflicto guardan una marcada semejanza en su pronunciación, entonación y sonoridad. 3.4. Expresó que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: 4.1. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles.

Generan una impresión distinta. 4.2. Arguyó que no se probó la notoriedad de las marcas MERCK. 4.3. Expresó que el hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina su confundibilidad, puesto que debe analizarse si ambos signos presentan características gráficas y/o fonéticas que en su conjunto permitan diferenciarlos. 4.4.

Indicó que la demandante hace un análisis fragmentado de los elementos que conforman los signos en conflicto; esto resulta contrario al criterio de análisis en conjunto. 4 GACETA OFICIAL 5. 26/01/2017 35 de 59 Del Litisconsorte INVERSIONES PACHUCA S.A.: 5.1. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. 5.2.

Indicó que la partícula MERC se encuentra incluida en una diversidad de marcas en las Clases 30 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3. Expresó que no se probó que la marca MERK sea notoria en el Perú o en la Comunidad Andina. 6. Sentencia de primera instancia: 6.1. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. VEINTIUNO del 31 de octubre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(... ) Considerando la interrelación de los productos que distinguen las marcas (Clase 30), ( ) se desprende inequlvocamente que, a pesar de la relación de identidad existente entre los productos distinguidos por las marcas en cotejo, la presencia de diferencias gráficas, figurativas y fonéticas entre los signos confrontados y la especial atención de los consumidores de este tipo de productos ( ) hacen posible la coexistencia de las marcas en cuestión sin generar ningún riesgo de confusión, sea directa, indirecta o de asociación; por lo tanto, la marca otorgada ( ) no se encuentra inmersa en causal de prohibición de registro establecida ( ).

( ) de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolución (...) mediante la cual se otorgó el registro de la marca del producto constituida por la denominación MERKA T y logotipo (se reivindican colores) solicitado por Inversiones Pachuca (Perú), no incurre en causal de nulidad prevista en el artículo 10 numeral 1) de la ley No 27444, por la cual no procede amparar la presente demanda (...) de conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas ( ) el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado (...) FALLA: DECLARANDO INFUNDADA en todos sus extremos la demanda ( )". 7.

Recurso de apelación interpuesto por MERCK KGaA: 7.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Indicó diferentes fallos judiciales y resoluciones administrativas de diferentes países, donde se reconoce la notoriedad de las marcas MERCK. fj; B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a} y h}, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la 5 GACETA OFICIAL 26/01/2017 36 de 59 Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y se contestarán las preguntas planteadas 1: "Conforme a los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la misma deberá pronunciarse por: 1.

¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a), en lo referido a: 1.1. ¿ Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando los signos distintivos materia de cotejo comparten un lexema o base {raíz) léxica? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuetza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( ) Articulo 224 ·se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Articulo 228 "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de c) cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el d) establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en to que respecta al signo e) cuya notoriedad se alega, tanto en et plano internacional como en et del País Miembro en et que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: f) el valor contable del signo como activo empresarial; g) h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección, j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Artículo 229 "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actívidades o establecimientos en et Pals Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.� c) ( r. 6 GACETA OFICIAL 26/01/2017 37 de 59 1.2.

¿Se puede hablar de lexema o raíz en un signo distintivo cuyo aspecto denominativo constituye una palabra arbitraria o de fantasía? 1.3. ¿Qué criterios debe analizarse para determinar si se configura la transcripción parcial de la marca solicitada respecto de una marca previamente registrada? 2. ¿Cómo debe interpretarse el articulo 136 literal h) de la Decisión 486?, en lo referido a: 2.1.

¿Se puede dar el fenómeno de dilución marcarías en un signo distintivo que goza de reconocimiento a nivel internacional pero que no cuenta con el reconocimiento de la marca notoriamente conocida en los países mlembros de la Comunidad Andina. 3. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a: 3.1. Como valorar el prestigio y/o reconocimiento internacional que pudiera ostentar la marca registrada en países no miembros de la Comunidad Andina a efectos de la acreditación de la condición de la marca notoria? 3.2.

¿Cuál es el criterio aplicable en el caso que una resolución que reconoce la condición de notoriedad de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina es comunicada a la autoridad judicial durante la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional. 4. ¿Cómo debe interpretarse los artículos 228 y 229 de la Decisión 486, en lo relativo a: 4.1.

¿Una marca registrada que tiene inscritos en los países de la Comunidad Andina y en países no miembros de la Comunidad, certificados de registro de marca y/o renovaciones de marcas de los productos de la clase que desea proteger puede invocar dichos registros como signo de notoriedad? 4.2. ¿El hecho que una marca registrada sea incluida en un Vademécum de un país miembro de la Comunidad Andina, puede ser interpretado como que la referida marca es ampliamente difundida en el ámbito del ramo de su competencia, y en consecuencia puede ser calificado como marca notoriamente conocida?".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La protección del signo notoriamente conocido.

La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. La conexión competitiva (Clases 5/30). 2. 3. 4. 5. 6. 7 GACETA OFICIAL 26/01/2017 38 de 59 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si signo mixto MERKAT es confundible con marcas MERCK (mixtas) y MERCK SENORO (denominativa), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, del siguiente tenor literal: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idéntlcos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )". 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicíos que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico3 o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 2 3 4 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 8 GACETA OFICIAL 26/01/2017 39 de 59 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonídos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Asimismo, es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos MERKAT (mixto), MERCK (denominativos y mixtos) y MERCK SERONO (denominativo), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 9 GACETA OFICIAL 26/01/2017 40 de 59 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos5: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

Como quiera que el caso particular se refiere tanto a la comparación entre signos mixtos y denominativos, como al cotejo entre signos mixtos, se deben aplicar las reglas especificas determinadas en los acápites 2 y 3 de la presente providencia. 2. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se Je presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mulliples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

JO GACETA OFICIAL 26/01/2017 41 de 59 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Además de lo anterior y de conformidad con las particularidades del presente caso, se deberá además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico.

Por tal razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, lo que podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro7 • 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin 6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de oclubre de 2015. 11 GACETA OFICIAL 26/01/2017 42 de 59 embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Además, se debe tener en cuenta la existencia de palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas, ya que estas deben ser excluidas del cotejo. Para el caso concreto se debe tener establecer si la partícula MERC es de uso común, de conformidad con lo expresado en el acápite 5 de la presente providencia. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas en relación con la parte denominativa de los signos en conflicto: Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a), en lo referido a: 2.4.1. ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando los signos distintivos materia de cotejo comparten un lexema o base (raíz) léxica? Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 8 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo deport-e, deport-ivo, deport-istas 8 RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseuéndolos prescinde de ellos por un proces ode segmentación. p. ej.: terr.

En enterráis. 12 GACETA OFICIAL 26/01/2017 43 de 59 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición9. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente en el marco de las reglas citadas en el punto 2.3.3. de la presente providencia: 2.4.1.1.

Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.1.2. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.4.1.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.4.2. ¿Se puede hablar de lexema o raíz en un signo distintivo cuyo aspecto denominativo constituye una palabra arbitraria o de fantasía? Sí se puede hablar de un lexema en los signos de fantasía, por cuanto son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

En este orden de ideas, un signo de fantasía puede estar compuesto por un lexema. 2.4.3. ¿Qué criterios debe analizarse para determinar si se configura la transcripción parcial de la marca solicitada respecto de una marca previamente registrada? Sólo se puede hablar de transcripción parcial de una marca cuando se reproduce su elemento relevante.

Para determinar el elemento relevante, se debe tener en cuenta lo siguiente: (l (9;/ 9 RAE: m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres 1. 2. 3. contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, ero. m Gram. Unidad mlnima de significado.

La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 13 GACETA OFICIAL 26/01/2017 44 de 59 2.4.3.1. Signos simples: se debe analizar si comparten un lexema, ya que como se dijo, por lo general este elemento es el que más impacta en la mente de un consumidor. 2.4.3.2. Signos compuestos: Se deben aplicar las reglas que a continuación se determinarán al analizar la parte compuesta de los signos mixtos en conflicto. 2.5.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de algunos de los signos opositores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros10: 10 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es gener1ca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 14 GACETA OFICIAL 26/01/2017 45 de 59 2.5.6.1.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, MERKAT y MERCK, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, además de tener en cuentas las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desperenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos. 3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 11 para el cotejo entre los mismos: 3.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERKAT (mixto) y MERCK SENORO (denominativo). 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: lnterprelación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 15 GACETA OFICIAL 4. 26/01/2017 46 de 59 La protección del signo notoriamente conocido.

La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia12 • Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3.

En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: use entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.2.

Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 12 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3.

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP2011. Sobre la marca notoria en palses extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 16 GACETA OFICIAL 26/01/2017 47 de 59 En relación con los princ1p1os de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo. 4.5.

La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486). 4.5.3.

En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486).

Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una 17 GACETA OFICIAL 26/01/2017 48 de 59 manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486 13.

Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 13 14 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 14 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL".

Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA·. Ed. Civitas, Madrid Espana, 1995. Pág. 283. 18 GACETA OFICIAL 26/01/2017 49 de 59 utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido15. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9.

El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de las productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en 15 lbldem.

Pág. 247. 19 GACETA OFICIAL 26/01/2017 50 de 59 el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero'." 4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11.

Sobre este asunto, la Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo deben interpretarse los artículos 228 y 229 de la Decisión 486, en lo relativo a: ¿Una marca registrada que tiene inscritos en los Países de la Comunidad Andina y en países no Miembros de la Comunidad, certificados de registro de marca y/o renovaciones marcarias de los productos de la clase que desea proteger puede invocar dichos registros como signo de notoriedad? La notoriedad es un hecho que debe ser probado.

Los registros de una marca no prueban el conocimiento que tiene el sector pertinente sobre dicha marca. p. ¿El hecho que una marca registrada sea incluida en un Vademécum de un país miembro de la Comunidad Andina, puede ser interpretado como que la referida marca es ampliamente difundida en el ámbito del ramo de su competencia, y en consecuencia puede ser calificado como marca notoriamente conocida? El valor probatorio que se le otorgue a las pruebas presentadas dentro del proceso con la finalidad de demostrar la notoriedad de un signo distintivo, no le corresponde establecerlo al Tribunal de Justicia de la 20 GACETA OFICIAL 26/01/2017 51 de 59 Comunidad Andina.

Tanto los medios de prueba permitidos, como la valoración de los mismos (sana crítica, tarifa legal etc.), le corresponde deteminarlos a la Autoridad competente de conformidad con su derecho interno. Reconocimiento de la notoriedad. Certificado o resolución de reconocimiento 4.12. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ldeas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 16 4.13.

La Corte Consultante realizó una pregunta en relación con el presente asunto: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a: ¿Cuál es criterio aplicable en el caso en el que una resolución que reconoce la condición de notoriedad de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina es comunicada a la autoridad judicial durante la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional? 4.14.

La resolución de una autoridad de otro pais miembro mediante la cual se reconoce la notoriedad, de conformidad con lo manifestado lineas arriba, podría tomarse como un elemento más y no determinante para probar dicho estatus, lo que quiere decir que necesariamente deberá acompañarse con otros medios de prueba pertinentes y admitidos por la normativa procesal nacional. 4.15.

Ahora bien, la incorporación de pruebas en la segunda instancia judicial es una cuestión que debe ser regulada por la normativa procesal nacional, de conformidad con el principio de complemento indispensable. En consecuencia, depende de dicho marco normativo determinar si es factible tomar como pruebas un reconocimiento de notoriedad como el planteado en la pregunta. 4.16.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas MERCK y MERCK SERONO eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MERKAT, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, 16 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 21 GACETA OFICIAL 26/01/2017 52 de 59 para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La marca notoria en países extracomunitarios 4.17.

De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: 4.17.1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. 4.17.2.

No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 4.18. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 4.18.1.

La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el articulo 225 de la Decisión 486, que establece: "Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro." El artículo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidadades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena. Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables 17 que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese 17 Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 22 GACETA OFICIAL 26/01/2017 53 de 59 presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena. 4.18.2.

La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172. 4.19. La Corte Consultante sobre este asunto realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal h) de la Decisión 486?, en lo referido a: ¿Se puede dar el fenómeno de la dilución marcaria en un signo distintivo que goza de reconocimiento a nivel internacional pero que no cuenta con el reconocimiento de marca notoriamente conocida en los Países Miembros de la Comunidad Andina? 4.20.

Como se manifestó lineas arriba, mediante el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 no se puede proteger la marca notoriamente conocida en países extracomunitarios. Esto quiere decir que el análisis de los riesgos (confusión, asociación, dilución y uso parasitario), sólo puede realizarse para la salvaguarda de marcas que se reputen notorias en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Esto sin perjuicio, como se dijo anteriormente, de que la marca notoriamente conocida en países extracomunitarios pudiera protegerse mediante las causales contempladas en los artículos 137 y segundo párrafo del 172 de la mencionada Decisión. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a: ¿Cómo valorar el prestigio y/o reconocimiento internacional que pudiera ostentar la marca registrada en países no miembros de la Comunidad Andina a efectos de la acreditación de la condición de marca notoria? 4.21.

Una marca notoria en cualquier de los Países Miembros de la Comunidad Andina, aunque no esté registrada en ninguno de dichos países, es protegible de conformidad con lo que se manifestó en el punto 4.5.3. de la presente providencia. 4.22. Ahora bien, en concordancia con lo ya manifestado, una marca que no sea notoria en cualquiera de los países miembros no es protegible bajo el esquema del artículo 136 literal h); únicamente se podría salvaguadar si encaja en las previsiones de los artículos 137 y segundo párrafo del articulo 172. 4.23.

En este orden ideas, el prestigio y el reconocimiento internacional de un signo se puede probar de conformidad con cualquiera de los medios de prueba regulados por la normativa nacional sobre la materia, y 23 GACETA OFICIAL 26/01/2017 54 de 59 sobre la base del sistema de valoración probatoria que adopte el sistema procesal inerno (sana crítica, tarifa legal, etc). 5.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común 5.1. Como se argumentó en el proceso interno que la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo su línea jurisprudencia! al respecto 18 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 5.2.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 5.3.

De ahi que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 5.4.

La norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación común. {l. 5.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, ' 18 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;

Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 24 GACETA OFICIAL 26/01/2017 55 de 59 porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 5.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 5. 7.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 5.8. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación y con el fin de resolver el recurso de apelación, se deberá determinar si la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.6. 6.

La conexión competitiva (Clases 5 / 30) 6.1. Como el signo solicitado ampara productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y algunos de los opositores amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. 6.2. De no probarse la notoriedad de las marcas MERCK, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema 19, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 6.3.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos20• 19 20 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro 25 GACETA OFICIAL 26/01/2017 56 de 59 6.4. Si estamos en frente de productos y/o serv1c1os registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 6.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48621 ). 6.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 11 IJ ! 6.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 6.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio. habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o símílares.

Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Articulo 151 ·c.. ·> Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.w 26 GACETA OFICIAL 26/01/2017 57 de 59 donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 6.6.3.

Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

A este respecto, cabe indicar que los productos o serv1c1os accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud22 • 6.6.4. Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.

Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro23 • 6.6.5.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en 22 23 ( Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina· Legislación - Jurisprudencia".

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 27 GACETA OFICIAL 26/01/2017 58 de 59 conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro24.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.7. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva25 • En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00004-2013-0-1801-JR CA-16, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 24 ó ( 25 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir. al aumentar el precio de un bien. el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htlps://books.google.com.edbooks?id=ld8l68bW3eoC&pq=PA24 7&dg= m1croeconom1a +efecto+sustilucion&hl=es&sa=X&ved-OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecio%20suslitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 472-lP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 28 GACETA OFICIAL 26/01/2017 59 de 59 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA ' H ugo Ramir·é']""t:;oQ:lfiZ""A MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Se retario. Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 527-IP-2015 29

Documentos publicados en esta gaceta