PROCESO: 650-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 650-I1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 09801-2010-0596-11 Referencia: Signos mixtos TERPEL Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3152-TDCAG-15, recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N” 09801-2010- 0596-11; y El auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES A A y 4. Partes en el Proceso Interno:. Demandante: BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO TERPEL S.A. e 0 MOS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero Interesado: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Hechos Relevantes: BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO (en adelante BORIS MIGUEL) es titular del nombre comercial mixto TERPEL para proteger actividades económicas relacionadas con los servicios de tercerización de personal e intermediación laboral (Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza).

Fue concedido mediante Resolución 000091350 de 12 de noviembre de 2007, ante la solicitud presentada el 27 de julio de 2006)'*. El 18 de agosto de 2005, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A (en adelante ORGANIZACIÓN TERPEL) solicitó el registro de la marca mixta TERPEL, para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de reparación y mantenimiento”.

(Expediente administrativo 160833). arts laa Una vez publicada no se presentaron oposiciones. El 25 de mayo de 2006, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), mediante Resolución 48868-06 concedió el registro solicitado. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas TERPEL, registradas para amparar servicios de las Clases 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza., pero fue declarada infundada. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2.

El 9 de junio de 2008, BORIS MIGUEL y TERPEL S.A. (en adelante TERPEL), interpusieron un recurso extraordinario de revisión contra el anterior acto administrativo. El 10 de mayo de 2010, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI mediante Resolución S/N, resolvió el recurso extraordinario de revisión confirmando el acto administrativo impugnado.

Se argumentó que la ORGANIZACIÓN TERPEL tiene varias marcas registradas con el elemento TERPEL; dentro de estás tiene registrada la marca mixta TERPEL el 16 de abril de 2002, para proteger productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que ha creado una familia de marcas sobre la base de la denominación TERPEL. BORIS MIGUEL y TERPEL presentaron demanda en el marco de recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el 1EPI, cuya pretensión principal es la nulidad del anterior acto administrativo.

El 2 de diciembre de 2015, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de República del Ecuador mediante Oficio 3152-TDCAG-15, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por BORIS MIGUEL y TERPEL: Manifestó que BORIS MIGUEL es titular del nombre comercial TERPEL y que lo usa a partir del año 2003.

Indica por lo tanto que la ORGANIZACIÓN TERPEL no tiene derecho sobre la marca TERPEL desde el año 2002. Agrega que la supuesta cesión por parte de TERPEL DE LA SABANA S.A., se presentó el 27 de septiembre de 2005 sin cumplir con los requisitos normativos y que en el título 3175-05 se puede verificar que TERPEL DE LA SABANA S.A. era titular de la marca mixta TERPEL, el cual fue emitido el 28 de septiembre de 2005.

Argumentos de la Contestación presentados por el 1EPI:. En resumen, indicó en su contestación: “( ) Ratifico la legalidad y validez del acto administrativo contenido en ta resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el 10 de mayo de 2010, dentro del trámite de recurso de revisión No. 8-741- RVM, notificada el día 13 de los mismos mes y año, por medio del cual se ratificó la Resolución No. 48868-06 y, por lo tanto, la decisión de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de conceder la solicitud de registro del signo TERPEL + GRÁFICA". 5.1. 5.2. 5.3. 6.1.

Participación del Tercero Interesado ORGANIZACIÓN TERPEL: Adujo que tiene derecho prioritario sobre la denominación TERPEL porque es titular de una marca concedida en el año 2002 y que con la transferencia de la marca los derechos se retrotraen a ese año. Expresó que el acto administrativo en donde consta el supuesto derecho sobre el nombre comercial TERPEL, reconoce la titularidad a BORIS MIGUEL, pero no a TERPEL, que no puede haber dos titulares de un nombre comercial y que no es cierto que BORIS MIGUEL sea titular del nombre comercial desde el año 2003.

Sostuvo que la marca mixta TERPEL de ORGANIZACIÓN TERPEL es notoria hace muchos años en los Países Miembros de la Comunidad Andina y que esto lo debe tener en cuenta el juez al resolver el asunto. Participación de la Procuraduría General del Estado: Sostuvo lo siguiente: “( ) es lógica la conclusión de la Sala de que el registro de la marca TERPEL+GRÁFICA con título 910-06, emitido en base a la Resolución 48866-06 de 27 de abril de 2006, solo constituye una ampliación de los derechos legítimamente adquiridos por ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los articulos 1, 136 literales b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser procedentes los artículos 136 literal b), 191 y 192 de la mencionada normativa. No se interpretarán los artículos 1, 138 y 172 puesto que no se está discutiendo sobre la aplicación del principio de nación más favorecida; no se está debatiendo problemas de la solicitud de registros; y no se alega la causal de mala fe.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, porque establece las condiciones y requisitos para formular la interpretación prejudicial; el artículo 161 de la Decisión 486, porque regula la transferencia de una marca; y los artículos 190 y 195 de la misma normativa, ya que establecen el ámbito de protección de un nombre comercial.

Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..) Artículo 125 “Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento juridico de ta Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) Elinforme sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”. le:) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-..) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

(..) Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión. (.) Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. (..-) Artículo 195 “Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.

Los Paises Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas”. 1.1.

1.2. CUESTION PREVIA La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud En el ámbito de la cooperación armónica que debe existir entre las distintas autoridades judiciales para el cabal desempeño de sus funciones, previamente el Tribunal relacionará las pautas formales que deben observarse en la solicitud de interpretaciones prejudiciales para las futuras consultas que formule Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República de Ecuador.

De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 694, del 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos: 1.2.1.

Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. 1.2.2. Debe contener: 1.2.1.1. El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. 1.2.1.2. Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere.

El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante. 1.2.1.3. La identificación de la causa que origine la solicitud. 1.2.1.4. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto.

En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos juridicos esgrimidos por las Na DRA 1.1. 1.2 partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria. 1.2.1.5. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La familia de marcas y la marca notoriamente conocida. La transferencia de las marcas. Requisitos. Efectos. La conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial Como en el caso particular se discute la irregistrabilidad de la marca mixta TERPEL por la supuesta confusión con el nombre comercial mixto TERPEL, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado en este temas, El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de esta Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Es así como la primera de las disposiciones citadas, establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de febrero de 2013, expedida en el proceso 156-1P-2012; 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-1P-2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-1P-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-1P-2014; 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-1P-2014; y 27 de octubre de 2015, expedida en el proceso 35-1P-2015. 1.4. 1.5. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

( y.. (negrillas fuera de texto) Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual ha precisado a lo largo de múltiples interpretaciones a partir de la noción que sobre el mismo trae el articulo 190 de la misma Decisión 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 1.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 4.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella, es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 4.5.4.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 1.6. 1.7.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan: “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” -(negrillas fuera de texto)-.

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191” (negrillas fuera de texto)-.

De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que la protección juridica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez asi lo precisa el articulo 191 arriba citado. 1.7.1.

Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el artículo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lada, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.7.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales*, y constante que su uso sea permanente?. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 4.7.2.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 4.7.2.2.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaria ninguna clase de derecho.

Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98. 10 Feo 1.8. 2.1. 2.2. auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo, importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

De conformidad con todo lo plasmado en este acápite, se deberá determinar si el uso del nombre comercial mixto TERPEL fue real, sustancial y constante antes de la solicitud de registro de la marca mixta TERPEL, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas anteriormente. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos TERPEL son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013 11 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 12 2.7. 2.8. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos": 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 13 2.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos TERPEL, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 3.2. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas'* de comparación: 3.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: 3.2.2.1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.2.2.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria dl Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre tas 17) cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- 1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014 14 generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro!?.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.2.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 3.2.3.1. 3.2.3.2. 3.2.3.3. 3.2.3.4. 3.2.3.5. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos TERPEL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, 12 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, 15 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. La familia de marcas y la marca notoriamente conocida Como en el proceso administrativo interno se argumentó la marca solicitada forma parte de una familia de marcas cuyo distintivo principal es TERPEL, y teniendo en cuenta que el tercero interesado sostuvo que su marca TERPEL es notoriamente conocida, se abordará el tema planteado, siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas”.

Una familia de marcas corresponde a un conjunto de éstas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una palabra o partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos y por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo.

En cambio, la familia de marcas opera de manera diferente, pues su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Ahora bien, como el caso particular se refiere a que el signo solicitado para registro supuestamente proviene de una familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 4.5.1.

El hecho de que la marca solicitada a registro provenga de una familia de marcas, no le otorga un derecho indefectible al registro. Esto quiere decir que se deberán analizar los diferentes aspectos que podrían incidir en la distintividad del signo, dentro de los cuales se encuentran la existencia de otros signos registrados posiblemente confundibles, o la incidencia que tienen los elementos que acompañan al distintivo principal.

LE Dentro de la linea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013; 32-1P-2014 del 21 de mayo de 2014 y 485-1P-2015 de 18 de agosto de 2016. 16 5.1. 5.2. No obstante lo anterior, que el signo solicitado pertenezca a una familia de marcas puede tomarse como un indicio de distintividad, bajo el entendido de que igualmente se debe hacer un análisis de registrabilidad de oficio, integral, autónomo y motivado. 4.5.2.

Si el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoria, se deberá analizar su grado de incidencia en el signo que se pretende registrar, es decir, si efectivamente inyecta distintividad en el conjunto marcario, teniendo en cuenta el papel que juegan los restantes elementos. Para esto se deberá analizar la posición de la marca notoria y de los otros elementos, su tamaño, visibilidad, etc.

Si el elemento notorio es el que le imprime distintividad al conjunto marcario, el público consumidor efectivamente relacionaria la marca solicitada y la notoria y, como efecto, aunque la marca opositora pudiese ser similar no habría riesgo de confusión o asociación. La transferencia de las marcas. Requisitos. Efectos Como en el proceso interno se discute sobre los efectos de la transferencia de la marca TERPEL en el tiempo, lo que podría afectar el análisis de registrabilidad de la marca mixta TERPEL, se abordará el tema planteado reiterando la jurisprudencia pertinente*!.

De conformidad con el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!5, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito transferir o ceder el derecho sobre un registro de marcas. El acto de transferencia debe cumplir con los siguientes requisitos básicos: 5.2.1. Debe constar por escrito. Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 71-1P-2009 de 1 de julio de 2009; 219- 1P-2013 de 12 de febrero de 2014; y 471 de 2015 de 7 de julio de 2016.

“Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”. 17 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 5.2.2. Debe registrarse ante la oficina nacional competente, so pena de ser inoponible frente terceros. 5.2.3.

No puede acarrear riesgo de confusión en el público consumidor. 5.2.4. Debe ajustarse a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia (artículo 163 de la Decisión 486).

En relación con los dos últimos requisitos, la oficina competente deber hacer un análisis muy prolijo de las cláusulas contractuales. Como la normativa comunitaria no regula todos los aspectos del contrato de trasferencia o cesión, la normativa nacional, en virtud del principio de complemento indispensable, podrá entrar a regularlo, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.

No obstante lo anterior, y de conformidad con la naturaleza del contrato de transferencia, el Tribunal advierte que el cesionario adquiere la marca con toda su carga registral y de mercado. Esto quiere decir que, para lograr su protección en cualquier tipo de escenario, la fecha de concesión de la marca es la que genera la prioridad del derecho y no la fecha de la cesión o transferencia. La conexión competitiva Como el signo TERPEL (mixto) se solicitó para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial TERPEL (mixto) identifica actividades económicas vinculadas con la prestación de servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.

Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema*, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones 16 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- 1P-2014. 18 6.4. 6.5. 6.6. específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos”.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48618).

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos ylo servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.6.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 6.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos O supermercados, tendría poca incidencia en la conexión 17 18 El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005, en el Proceso 148-1P-2005. Articulo 151 “..) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. 19 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5. competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

A este respecto, cabe indicar que los productos O servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En este sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud. Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.

Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los 20 consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro!?.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.7. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos y/o servicios que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09801-2010-0596-11, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo 19 20 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución, Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=IdBI68bW3eoC8pg=PA2478da=microeconomia +efecto+sustitucionáhl=esása=X8ved=0ahUKEwiQOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGBAEIJTA Citv=onepages$q=microeconomia%20efecto%20sustituciongi=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 21 dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicia! se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del MS Tribunal.

AA Cecilia Lui Ayllón Qu aos MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De O con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hernán ro brano: TE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.

PROCESO 650-1P-2015 22