TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 227-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00278 Referencia: Marcas involucradas: NOVAVENTA (mixta) y NOVA (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1974, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00278; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno o 2.1. 2.2. 2.3. Demandante: EMPRESAS CMPC S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: NOVAVENTA S.A.S. Hechos relevantes El 5 de febrero de 2010, NOVAVENTA S.A.S. (en adelante, NOVAVENTA) solicitó el registro de la marca NOVAVENTA (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 16? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). naíBventa Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad industrial 614, EMPRESAS CMPC S.A. (en adelante, CMPC), presentó oposición fundamentada en el registro previo de su marca NOVA (denominativa)3, para amparar productos de la Clase 16% de la Clasificación Internacional de Niza.

El 20 de agosto de 2010, mediante Resolución 43164, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada por CMPC y conceder el registro de la marca NOVAVENTA (mixta). Expediente interno 10-012808. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. Certificado 393113, Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

CMPC presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 43164. El 20 de septiembre de 2010, mediante Resolución 49820, la Directora de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 43164. El 31 de marzo de 2011, mediante Resolución 018809, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 43164.

El 30 de junio de 2011, interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 43164, 49820 y 18809. El 23 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por CMPC Las palabras NOVA y NOVAVENTA comparten exactamente la misma raíz, ambas expresiones contienen las mismas vocales y el mismo orden, primero la O y luego la A. El signo NOVAVENTA reproduce en su totalidad la marca registrada NOVA y a pesar de la adición de las letras V-E-N-T-A, por lo que existe similitud ortográfica considerable entre las marcas a comparar.

De la pronunciación de las palabras NOVA y NOVAVENTA ambas poseen un sonido similar, lo cual resulta por compartir con exactitud las mismas letras en su raíz, por lo que existe similitud fonética. La marca NOVA y el signo NOVAVENTA poseen un elemento común, que es NOVA el que representa la particula más distintiva de la marca prioritaria.

La expresión VENTA no le otorga suficiente distintividad, toda vez que está haciendo alusión al hecho de que se vende ese producto, por lo que no puede ser considerado como un elemento adicional en la distintividad del signo solicitado. Existe riesgo de confusión ya que existe previamente una marca registrada para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que es NOVA.

A í 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. B. 1 La expresión NOVA no es débil según lo afirmado por la SIC, si bien hace alusión a “nuevo”, sin embargo, dicho significado no es de amplio conocimiento del público, sino únicamente por aquellas personas que han recibido un grado de educación considerable, que, en el caso colombiano, es sin dudas una minoría. Aunque se pueda concluir que la expresión NOVA está relacionado con nuevo, ésta no es una característica esencial de los productos en listados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues puede predicarse de cualquier producto que se encuentra en las demás clases.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. Si bien estamos frente a la presencia de dos marcas que tienen por objeto identificar dos productos dentro de la misma clase, esto no es determinante para que exista la violación alegada del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

El signo solicitado no es contrario a ninguna disposición legal. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de NOVAVENTA NOVA es un término latino que evoca novedad, por lo que, al ser de uso común, no puede ser apropiada por parte de ta actora. Existen varias marcas que coexisten en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y que contienen el término NOVA.

La gráfica que incorpora el signo NOVAVENTA lo hace distintivo frente a la marca opositora NOVA (denominativa). La gráfica sumada a la palabra VENTA, hacen que el signo solicitado NOVAVENTA (mixto) sea apto para registro. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio 4 afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 2. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486* para analizar el tema de las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 1.1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (NOVA).

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo NOVAVENTA (mixto) es confundible con la marca NOVA (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (y “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (Eo ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual el producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”, 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009, Proceso 397-IP-2015.

Ibidem. 1.6. 1.7. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?*!: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5.

De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden 10 Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo NOVAVENTA (mixto) y la marca NOVA (denominativa) por lo que se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo!? entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007, e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 8 24. 3.1. 3.2. 3.3. muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (NOVA) Como la SIC argumentó en el proceso interno que la palabra NOVA es de uso común, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal!3, El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-1P-2013; Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2015 9 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Sin embargo, es posible que palabras o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Para finalizar cabe la pena aclarar que los términos de uso común para una clase determinada, no necesariamente lo son para otra. Por ejemplo, los vocablos para la clase de servicios mecánicos, no son de uso común para servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, dentro del proceso interno se deberá determinar si la palabra NOVA es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00278, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto/del Tribunal. ¡IAIIMELAA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros )) / MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán RESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11