Año XXXIV – Número 2917 Lima, 2 de febrero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 227-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00278. Referencia: Marcas involucradas: NOVAVENTA (mixta) y NOVA (denominativa) PROCESO 249-IP-2016 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00174. Referencia: Patente: “MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN CLORHIDRATO DE VARDENAFILO TRIHIDRATO” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 02/02/2017 2 de 23 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 227-IP-2016 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00278 Referencia: Marcas involucradas: NOVAVENTA (mixta) y NOVA (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1974, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00278; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 2. 02/02/2017 3 de 23 Demandante: EMPRESAS CMPC S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: NOVAVENTA S.A.$. Hechos relevantes 2.1. El 5 de febrero de 2010, NOVAVENTA S.A.S. (en adelante, NOVAVENTA) solicitó el registro de la marca NOVAVENTA (mixta) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 162 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). �ento 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 614, EMPRESAS CMPC S.A. (en adelante, CMPC), presentó oposición fundamentada en el registro previo de su marca NOVA (denominativa)3, para amparar productos de la Clase 164 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 20 de agosto de 2010, mediante Resolución 43164, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada por CMPC y conceder el registro de la marca NOVAVENTA (mixta).
Expediente interno 10-012808. 2 Papel, cartón y artlculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernación; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas: pinceles: máquinas de escribir y articulas de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de Imprenta; clichés. 3 Certificado 393113. 4 Papel, cartón y articules de estas materias no comprendidos en otras ciases; productos de imprenta; articulas de encuadernación; fotografias; papelerla; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulas de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. 2 GACETA OFICIAL 02/02/2017 4 de 23 2.4.
CMPC presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 43164. 2.5. El 20 de septiembre de 201 O, mediante Resolución 49820, la Directora de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 43164. 2.6. El 31 de marzo de 2011, mediante Resolución 018809, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 43164. 2.7.
El 30 de junio de 2011, interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 43164, 49820 y 18809. 2.8. El 23 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por CMPC 3.1. Las palabras NOVA y NOVAVENTA comparten exactamente la misma raíz, ambas expresiones contienen las mismas vocales y el mismo orden, primero la O y luego la A. 3.2. El signo NOVAVENTA reproduce en su totalidad la marca registrada NOVA y a pesar de la adición de las letras V-E-N-T-A, por lo que existe similitud ortográfica considerable entre las marcas a comparar. 3.3.
De la pronunciación de las palabras NOVA y NOVAVENTA ambas poseen un sonido similar, lo cual resulta por compartir con exactitud las mismas letras en su raiz, por lo que existe similitud fonética. 3.4. La marca NOVA y el signo NOVAVENTA poseen un elemento común, que es NOVA el que representa la particula más distintiva de la marca prioritaria. 3.5.
La expresión VENTA no le otorga suficiente distintividad, toda vez que está haciendo alusión al hecho de que se vende ese producto, por lo que no puede ser considerado como un elemento adicional en la distintividad del signo solicitado. 3.6. Existe riesgo de confusión ya que existe previamente una marca registrada para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que es NOVA. 3 GACETA OFICIAL 02/02/2017 5 de 23 3.7.
La expresión NOVA no es débil según lo afirmado por la SIC, si bien hace alusión a "nuevo", sin embargo, dicho significado no es de amplio conocimiento del público, sino únicamente por aquellas personas que han recibido un grado de educación considerable, que, en el caso colombiano, es sin dudas una minoría. 3.8. Aunque se pueda concluir que la expresión NOVA está relacionado con nuevo, ésta no es una característica esencial de los productos en listados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues puede predicarse de cualquier producto que se encuentra en las demás clases. 4.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 4.2. Si bien estamos frente a la presencia de dos marcas que tienen por objeto identificar dos productos dentro de la misma clase, esto no es determinante para que exista la violación alegada del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4.3.
El signo solicitado no es contrario a ninguna disposición legal. 5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de NOVAVENTA 5.1. NOVA es un término latino que evoca novedad, por lo que, al ser de uso común, no puede ser apropiada por parte de la actora. 5.2. Existen varias marcas que coexisten en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y que contienen el término NOVA. 5.3.
La gráfica que incorpora el signo NOVAVENTA lo hace distintivo frente a la marca opositora NOVA (denominativa). 5.4. La gráfica sumada a la palabra VENTA, hacen que el signo solicitado NOVAVENTA (mixto) sea apto para registro. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. 5 ·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 GACETA OFICIAL 02/02/2017 6 de 23 2. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 4866 para analizar el tema de las palabras de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (NOVA). D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo NOVAVENTA (mixto) es confundible con la marca NOVA (denominativa} es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)" a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )" 6 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual el producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs". 5 GACETA OFICIAL 02/02/2017 7 de 23 1.2.
Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrlnsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 • 1.3.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee8. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9 • 1.5.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión {directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 7 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 397-IP-2015. 9 lbldem. 6 GACETA OFICIAL 1.5.4. 02/02/2017 8 de 23 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante10• 1.6.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5.
De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden 10 lbidem. 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 GACETA OFICIAL 02/02/2017 9 de 23 presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo NOVAVENTA (mixto) y la marca NOVA (denominativa) por lo que se abordará en este acápite este tema. 2.2.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo12 entre tos mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 8 GACETA OFICIAL 02/02/2017 10 de 23 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común (NOVA) 3.1. Como la SIC argumentó en el proceso interno que la palabra NOVA es de uso común, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal13. 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos. 3.3.
De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals". 13 El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013;
Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-IP-2015 9 GACETA OFICIAL 02/02/2017 11 de 23 3.4. Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.5. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.6.
Para finalizar cabe la pena aclarar que los términos de uso común para una clase determinada, no necesariamente lo son para otra. Por ejemplo, los vocablos para la clase de servicios mecánicos, no son de uso común para servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.7. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, dentro del proceso interno se deberá determinar si la palabra NOVA es de uso común en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00278, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artlculo 90 del Estatu el Tribunal. r \, 11 11/v &-- Cecilia Lu a (/11� MAGISTRADA 10 GACETA OFICIAL 02/02/2017 12 de 23 Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 GACETA OFICIAL 02/02/2017 13 de 23 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 249-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00174 Referencia: Patente: "MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN CLORHIDRATO DE VARDENAFILO TRI HIDRATO" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2159, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00174; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 2. 02/02/2017 14 de 23 Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AG Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC} de la República de Colombia. Hechos relevantes 2.1. El 14 de febrero de 2005, BAYER HEALTHCARE AG (hoy BAYER SCHERING PHARMA AG y en adelante, BAYER} solicitó en fase nacional la solicitud de la patente de invención titulada: "MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN CLORHIDRATO DE VARDENAFILO TRIHIDRAT0"1. que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2003/007093 de 3 de julio de 2003. 2.2.
El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 4 de abril de 2007, BA YER solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), que efectuará el examen de patentabilidad de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486. 2.4.
El 18 de julio de 2008, mediante Oficio 9521 la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad en el cual se determinó que las reivindicaciones 6 y 7 no poseían novedad y las reivindicaciones 1 a 5 no cumplían con nivel inventivo. 2.5. El 10 de octubre de 2008, BAYER dio respuesta a las observaciones del Oficio 9521 presentando un nuevo pliego de reivindicaciones. 2.6.
El 5 de diciembre de 2008, mediante Oficio 15566 la SIC notificó al solicitante con el nuevo examen de patentabilidad, enunciando que las reivindicaciones 2 y 3 carecían de novedad y que la materia reivindicada no cumplía con el requisito de nivel inventivo. 2.7. El 14 de abril de 2009, BAYER dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 15566 adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones. 2.8.
El 29 de enero de 2010, mediante Resolución 4737, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió negar el privilegio de patente de invención solicitada al no cumplir con los requisitos de novedad y nivel inventivo contenidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486. Expediente interno 05-013.218. 2 GACETA OFICIAL 02/02/2017 15 de 23 2.9.
El 2 de marzo de 2010, BAYER presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 4737. 2.1O. El 18 de agosto de 201O, BAYER informó a la SIC del cambio de nombre de la sociedad solicitante de BAYER HEALTHCARE AG a BAYER SCHERING PHARMA AG. 2.11. El 17 de noviembre de 201 O, mediante Resolución 63189, el Superintendente de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición, ratificó la Resolución 4737, denegando la solicitud de patente. 2.12.
BAYER presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 4737 y 63189. 2.13. El 11 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por BAYER: 3.1. La solicitud de patente si cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por lo que la SIC violó la Decisión 486, en particular los artículos 14, 16 y 18. 3.2. La SIC considera que la invención solicitada no es novedosa, toda vez que el documento US6362178 (01) revela el componente característico (i.e. clorhidrato de vardenafilo trihidrato) de los comprimidos recubiertos reivindicados en la petición. 3.3.
El documento 01 no destruye la novedad de los comprimidos reivindicados en la solicitud, toda vez que los mismos no fueron nombrados dentro de los ejemplos específicamente revelados. 3.4. La materia reivindicada en la solicitud de patente no se encuentra divulgada. 3.5. La solicitud de patente es novedosa ya que prepara el comprimido y prueba el efecto, siendo la primera vez que se revela este efecto. 3.6.
Según la SIC la solicitud carece de nivel inventivo, ya que a pesar de que rehidrata las tabletas recubiertas de vardenafilo clorhidrato, como se hace en el proceso reivindicado en la solicitud causa que se obtengan tabletas estables de vardenafilo clorhidrato con menor tiempo de desintegración y menor velocidad de liberación, por lo que el problema técnico ya había sido resuelto anteriormente en el documento 01, ya que 3 GACETA OFICIAL 02/02/2017 16 de 23 en él se enseña un procedimiento para obtener tabletas recubiertas de clorhidrato de vardenafilo trihidrato estables. 3.7.
La SIC afirma que el procedimiento que se reivindica es una alternativa al ya conocido para obtener comprimidos comprendiendo clorhidrato de vardenafilo trihidratado. 3.8. El hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto, no impide que, a través de otros medios no obvios o evidentes derivados de las soluciones conocidas, puedan ser susceptibles de patentes a nuevas soluciones que además presentan una mejora en sus resultados. 3.9.
La patente solicitada, soluciona un problema técnico y que, gracias a su proceso novedoso, es posible obtener tabletas estables de vardenafilo trihidrato con menor tiempo de desintegración y menor velocidad de liberación. 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. El documento D1 describe compuestos inhibidores de fosfodiesterasa, dentro de los cuales se revela de manera específica el clorhidrato de vardenafi\trihidatado, el cual puede ser formulado en tabletas que contienen entre el 0.5-90% del activo, junto con excipientes farmacéuticamente aceptables, de lo cual la persona versada en la materia entiende que el rango de excipientes es entre 99.5-10%. 4.2.
La reivindicación 5 de la solicitud, si se encuentra revelada en el documento 01, ya que habla de desintegrante y lubricante, los cuales pueden ser cualquier compuesto cubierto por 01, en rangos muy amplios, los cuales también se revelaron en 01. 4.3. Por tanto, al haberse revelado en el documento D1, se afecta la novedad de la reivindicación 5. 4.4.
Los estudios presentados por la solicitante no son comparativos como para afirmar que existen propiedades mejoradas, tan solo se evidencia la capacidad de liberación del principio activo de los comprimidos, lo cual no evidencia ninguna ventaja en comparación con lo revelado en el estado de la técnica, simplemente revelan que cumplen con los parámetros farmacocinéticas, pero no comparados con lo revelado en D1. 4.5.
El hecho de obtener el trihidrato de vardenafilo después de fabricado es una alternativa a lo enseñado en 01 y dicha alternativa no reporta ningún efecto sorprendente en relación a lo enseñado en el mencionado documento, por lo que afecta al nivel inventivo de la solicitud presentada. 4 GACETA OFICIAL B. 02/02/2017 17 de 23 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 2 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. La novedad. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad. La novedad. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.
El papel del técnico medio en la materia 1.1. Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por BAYER por no cumplir con los requisitos de novedad y nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia3• 1.2. Según lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2 "Articulo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".
( ) "Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40".
( ) "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". 3 Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP·2015 del 7 de diciembre de 2015. 5 GACETA OFICIAL 02/02/2017 18 de 23 1.3.
El Tribunal entiende como invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria4• 1.4.
Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa. ''Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial" 1.5.
Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los elementos para que un invento sea considerado patentable, ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención 1.6. La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida5• 1.7.
El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.6 1.8. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: Proceso 21-IP-2000. 5 Proceso 580-IP-2015. 6 Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 6 GACETA OFICIAL 02/02/2017 19 de 23 1.8.1.
Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.8.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público7 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.9. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento8 • 1.1O.
Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas 9: 1.10.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.10.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.10.3.
Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.10.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo y estado de la técnica 1.11.De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486 10, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la 7 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 8 Proceso 560-IP-2015. 9 Ibídem. 10 Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 7 GACETA OFICIAL 02/02/2017 20 de 23 técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.12.
Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones11: 1.12.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.12.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"12. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.12.3.
Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.12.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.12.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por Jo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, 11 Proceso 560-IP-2016 ya citado. 12 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 8 GACETA OFICIAL 02/02/2017 21 de 23 para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.13.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 13• 1.14.
De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución) 14: 1.14.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.14.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.14.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.14.4.
Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 13 Proceso 560-IP-2015 ya citado. 14 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.
Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/palentes.pdf. 9 GACETA OFICIAL 02/02/2017 22 de 23 1.15. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00174, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia ljL�. MAGISTRADA �pac Hugo Ramiro MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 10 GACETA OFICIAL 02/02/2017 23 de 23 Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11