TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 539-IP-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00388 Referencia: Signos involucrados: FARBEN (denominativo) y nombre comercial FARBEN (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3339, recibido el 15 de octubre de 2015, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136 Literal b), 140, 154 y 192 de la DecisiOn 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00388; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS EUFAR S.A. Demandado: NACION COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero interesado: FARBEN S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 14 de noviembre del 2006, LABORATORIOS EUFAR S.A. (en adelante, EUFAR) solicitO ante Ia Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo FARBEN (denominativo)1, para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a Ia Clasificacion Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante ClasificaciOn Internacional de Niza). 2.2.
El 31 de agosto del 2007 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 579, bajo el nOmero de publicaciOn N° 11 2.3. El 12 de octubre del 2007, Ia sociedad FARBEN S.A., presentO oposicion at registro del signo FARBEN (denominativo) con fundamento en el nombre comercial FARBEN S.A. quien ejerce su actividad comercial de fabricacion, compra, yenta de productos quimicos, distribuciOn, comercializacion, importacion y exportacion de productos quimicos para industrias farmaceutica cosmetica, veterinaria, plasticos, aseo, calzado, construccion, quimico tecnica y afines. 2.4.
El 29 de septiembre del 2008, mediante Resolucion 36378, Ia SIC declar6 fundada Ia oposicion presentada por FARBEN S.A., y denego el registro de Ia marca FARBEN (denominativa). 2.5. Inconforme con tal decisi6n, EUFAR presento Recurso de ReposiciOn y en Subsidio de ApelaciOn, contra la Resolucion 36378, los cuales fueron resueltos por la SIC, mediante las Resoluciones 48929 de 26 de noviembre de 2008 y 3568 de 29 de enero de 2009, respectivamente ambas confirmando la decision inicial. 2.6.
El 23 de junio del 2009, EUFAR, present6 Ia demanda de AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 36378, 48929 y 3568. 2.7. El 27 de noviembre del 2009, Ia Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, admitio la Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por EUFAR.
Expediente Administrativo: 2006-1150168 2 Clasel: Productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agriculture, la horticulture y la silviculture; resinas artificiales en bruto, materias plasticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y solder metales; productos quimicos para conserver alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para Is industria. 2 2.8.
El 3 de mayo del 2011, la SIC presento contestaciOn a la Acci6n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.9. Mediante Auto de 8 de julio del 2014, la SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, decidiO suspender el proceso y solicitO InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Acci6n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho EUFAR en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) la persona juridica con más alta opciOn de obtener su propiedad en la Clase 1 Internacional, es la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., derivado del hecho de que ella es titular del registro de la marca FARBEN en la clase 5 internacional, certificado de registro No. 291510 " 3.2.
Con las Resoluciones demandadas la entidad oficial violo el Articulo 136 Literal b) de la Decision 486 "( ) Este literal hace parte de las causales relativas de irregistrabilidad de una marca comercial y por ende la relatividad inherente a la norma radica en las expresiones "dadas las circunstancias", contenidos en la misma, lo que nos indica que no todo nombre comercial protegido puede impedir el registro de una marca comercial igual o semejante a Or. 3.3.
"( ) la Superintendencia de lndustria y Comercio, se limitO a considerar que mi poderdante tiene registrada su marca en la clase 5 y por ese motivo no puede acceder automaticamente a una protecci6n adicional en la clase 1 internacional y que el nombre comercial de la opositora, estaba siendo usado en actividades propias de la Clase 35". 3.4.
"( ) la sociedad FARBEN S.A., no podra tener exito con la marca FARBEN en ninguna clase del nomenclador internacional que este directa o indirectamente relacionada con la clase 5 internacional, vale decir que dicha marca sera fallida en las clases 1, 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35 y 44 entre otras, las cuales tienen intima relaciOn de conexidad con la clase 5 internacional". 3.5.
"( ) En respuesta a la oposiciOn el apoderado nombr6 la existencia de la sociedad DISTRIBUIDORA FARBEN LTDA., de la cual mi poderdante tomo los canales de distribuciOn de los productos distinguidos con la marca FARBEN, para distinguir productos de la clase 5 internacional, esta circunstancia prueba plenamente que mi poderdante no ha adquirido el derecho sobre la expreskin FARBEN con el prop6sito de crear dano a un tercero o confusiOn en el mercado". 3 3.6.
"La existencia del nombre comercial y su uso fue probada, pero no es suficiente para la aplicaciOn de la irregistrabilidad de una marca comercial". 3.7. "( ) le asiste el derecho para registrar su marca en las clases 1, 3, 5, 10, 35 y 44 internacional o en cualquier otra que sea conexa o relacionada con la Clase 5, pues ya posee registro en esta ultima clase". 4.
Argumentos de la contestacion a la AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestacion a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Las Resoluciones acusadas se encuentran debidamente motivadas "( ) el nombre comercial, cuyo fin es el de identificar una actividad economica, una empresa o un establecimiento mercantil surge como derecho de su titular para utilizarlo con exclusividad, desde su primer uso en el mercado". 4.2.
"( ) De conformidad con las pruebas allegadas por la sociedad FARBEN S.A., esta Superintendencia encuentra que su derecho para explotar el nombre comercial FARBEN naci6 en el alio 1999 y se ha extendido a la fecha de presentada la solicitud de registro del signo FARBEN (nominativo)". 4.3. Primero en el tiempo primero en el derecho "( ) conforme al principio general de derecho Prior tempore, potior lure, al haberse acreditado que en derecho de la sociedad FARBEN S.A. surgi6 antes de la solicitud de registro presentada por la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., es deber de esta Entidad protegerla negando el registro de cualquier otro signo que pueda generar confusion en el mercado". 4.4.
"Argumenta el demandante que es titular de la marca FARBEN para distinguir producto de la clase 5 de la ClasificaciOn Internacional de Niza desde antes de que la sociedad FARBEN S.A. hiciera uso del nombre comercial FARBEN, lo cual no es cierto dado que la solicitud de registro de la marca FARBEN (nominativa) con certificado No. 291510 se present() el dia 31 de marzo de 2014 y de la marca FARBEN (mixta) con certificado No. 406504, el dia 11 de junio de 2009, fechas posteriores al nacimiento del derecho en cabeza de FARBEN S.A. sobre del nombre comercial FARBEN, ya que como se se fiaI6, las pruebas aportadas por esta ultima demuestran su primer uso en el alio 1999". 4.5.
"( ) El registro previo de una marca para distinguir productos comprendidos en una clase especifica no genera automaticamente el derecho de registro de marcas iguales para distinguir productos de otras clases del nomenclator, en cabeza del titular". 4 4.6. El signo FARBEN (denominativo) no es distintivo "( ) los signos FARBEN (nominativa) y el nombre comercial FARBEN, son signos idOnticos, no tienen elementos que los diferencien en forma laguna, siendo imposible su identificaciOn e individualizaciOn". 4.7.
La SIC senala Ia "( ) Existencia del riego de confusiOn en virtud de la conexidad cornpetitiva". 4.8. El signo FARBEN (denominativo) busca identificar los productos comprendido en la Clase 1 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, mientras que el nombre comercial FARBEN distingue negocios relativos at diseflo, produccion y comercializacion de toda clase de productos farmaceuticos y afines. 5.
Argumentos de Ia contestaciOn a Ia Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por un Tercero Interesado FARBEN S.A. en su escrito de contestacion expresa, en lo principal, los siguientes argumentos. 5.1. "( ) el registro de una marca en una clase de la ClasificaciOn Internacional de Niza, no confiere el derecho a su titular a registrar las marcas en otras clases y que estas se concedan directamente con el estudio de registrabilidad, fundamentandose en el derecho adquirido para una clase determinada, inclusive ni siquiera procede este derecho para registrar una marca en la misma clase para productos diferentes o para tipo diferente de marca". 5.2.
"( ) La negaciOn de la marca FARBEN para reconocer productos amparados en la Clase 1 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, solicitada por LABORATORIOS EUFAR S.A., se ajustO a derecho, estando plenamente demostrado, la identidad de los signos en riesgo de confusi6n o asociacion entre los mismos, existiendo un mejor derecho de FARBEN S.A., sobre la expresiOn FARBEN, con fundamento en el nombre comercial protegido por el uso, derecho adquirido con anterioridad y plenamente demostrado en el proceso administrativo". 5.3.
"( ) la solicitud de la marca FARBEN, en el ano dos mil uno (2001), es con posterioridad al primer del uso del nombre comercial FARBEN, titular FARBEN S.A., antes FARBEN LTDA, que data del afio mil novecientos noventa y nueve (1999), es decir, en tOrminos legales, primero en el tiempo, primero en el derecho, y primero es el derecho del nombre comercial FARBEN, que cualquier solicitud del registro de la marca FARBEN, que haya sido impetrado por LABORATOTRIOS EUFA S.A.". 5.4.
Concluye la presente contestaci6n aseverando "( ) sin terror a equivocos, que la negaciOn de la marca FARBEN, clase 1, solicitado por 5 LABORATORIOS EUFAR S.A., se ajustO a derecho, estando completamente demostrado, la identidad de los signos y el riesgo de confusi6n o asociaciOn entre los mismos, existiendo un mejor derecho de FARBEN S.A., sobre la expresiOn FARBEN, con fundamento en el nombre comercial protegido por el uso, derecho adquirido con anterioridad y plenamente demostrado en el proceso administrativo sobre la marca FARBEN, clase 1, solicitada por LABORATORIOS EUFAR S.A.".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 136 literal b)3, 140, 1544 y 192 de Ia Decision 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina. No se interpretara los Articulos 140 por no tratarse Ia controversia sobre los requisitos que debe contener Ia solicitud para registro como marca de un signo, de igual forma no se interpreta el Articulo 192 por cuanto no se trata de una acci6n por infracci6n.
De oficio se interpretaran los Articulos 190 y 1915 de Ia aludida DecisiOn por cuanto Ia controversia versa sobre el uso y proteccion de un nombre comercial. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Nombre comercial y su protecci6n. Prueba de uso. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La comparaciOn entre signos denominativos.
D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Nombre comercial y su protecci6n. Prueba de uso 1.1. En el presente caso EUFAR solicitO el registro la marca FARBEN (denominativa) para distinguir productos quimicos para uso en la manufactura de preparaciones farmaceuticas comprendidos en Ia Clase 3 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en of comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n.
Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por of registro de Ia misma ante la respectiva oficina nacional competente. 5 Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econ6mica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podra tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacion social, razon social u otra designaciOn inscnta en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en of comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 6 1 de Ia Clasificacion Internacional de Niza.
El 12 de octubre de 2007, Ia sociedad FARBEN S.A., presento oposicion al registro del signo FARBEN (denominativo) con fundamento en su nombre comercial FARBEN. En consecuencia, es pertinente analizar lo que se entiende por nombre comercial. 1.2. Nombre comercial, el Articulo 190 de la DecisiOn Andina 486 considera que es "cualquier signo que identifique a una actividad econ6mica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )".
En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad econ6mica de una persona natural o jurldica, dentro del giro comercial o industrial, y Ia distingue o diferencia de otras identicas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros identicos o similares que desarrollan sus cornpetidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominaci6n o razOn social de la empresa".6 Existen caracteristicas importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(I) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
(ii) Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razOn social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella. La razor) o denominaciOn social es ("mica, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razOn o denominaciOn social.
La razon social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripciOn on los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se vera mas adelante, se adquiere con su primer uso"7 1.3. Su proteccion nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la oficina nacional competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso.
Conforme a Ia disposicion contenida en el 6 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "BIMBO". 7 Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: "LAN ECUADOR". 7 Articulo 191 de la Decision Andina 486, la protecci6n al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo — (Articulo 154 DecisiOn Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo).
El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion del nombre comercial en los terminos siguientes: "Por tanto, la obligaciOn de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protecci6n del nombre en algOn hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores".8 1.4.
Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo debera probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad juridica entre los competidores y a su vez evitar una interpretaci6n err6nea que reconozca una proteccion exorbita del nombre comercial, consideraci6n que se encuentra contemplada en el Articulo 195 de la Decision Andina 4869.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia, las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificaci6n efectiva de dicho nombre con las actividades econ6micas para las cuales se pretende el registro.10 Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberan ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilizacion constante en un mercado determinado, en consecuencia: "( ).
La simple alegaciOn del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depOsito que sin ser esenciales para la protecci6n, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".11 Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, "en aplicaciOn del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilizaciOn personal, continua, real, efectiva y publica del nombre comercial ha sido 8 9 Proceso 45-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL". "Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinare si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior.
Los Paises Miembros podran exigir la prueba de uso, con forme a sus normas nacionales. Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacibn de productos y servicios utilizadas para las marcas". '° Ibidem " Proceso 3 -IP-98, publicado en la G.O.A.0 338 de 11 de mayo de 1998, marca: "BELLA MUJER" 8 posterior a la concesiOn de los derechos marcarios, estos tendran prevalencia sobre el uso del nombre comercial". 12 1.5.
El uso del nombre comercial podra demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: i) escrituras publicas de constitucian y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoria. Estos documentos deberan demostrar Ia regularidad y la cantidad de la comercializacion de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 1.6.
Del mismo modo, constituiran uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en yenta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.7.
En conclusion, el uso real, constante y efectivo es el elemento esencial para Ia proteccion de un nombre comercial, se debera verificar si, al momento en que el signo FARBEN fue solicitado para registro, el nombre comercial FARBEN, estaba siendo usado de manera real, constante y efectivo, para asi determinar si era protegible por el ordenamiento juridic° comunitario para el efecto se debera valorar de forma exhaustiva las pruebas aportadas en el proceso. 2.
Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial 2.1. En el presente caso el signo FARBEN (denominativo) solicitado por EUFAR para distinguir productos quimicos para uso en Ia manufactura de preparaciones farmaceuticas comprendidas en la Clase 1 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, fue negado por la SIC al considerar que existe identidad y semejanza con el nombre comercial FARBEN cuyo propietario es FARBEN S.A. En consecuencia, es pertinente reparar en el Articulo 136 de la DecisiOn 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idOnticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre que 12 Proceso 226-IP-2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006. dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusiOn o de asociacion" 2.2.
SegOn la norma citada no podra registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser identico o semejante a un nombre comercial protegido, cuando dicha solicitud pueda causar riesgo de confusion o de asociaci6n. 2.3. El nombre comercial, al igual que Ia marca, cumplen una funci6n distintiva, por Ia cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por esta razon, un signo que pretenda ser registrado pero que sea identico o se asemeje a un nombre comercial protegido, Ilevara consigo el riesgo de inducir al pOblico a error por lo que no sera lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro. 2.4.
Un signo es identico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse identico o semejante at registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendra en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son identicos o presentan conexion competitiva. 2.5.
Al respecto el Tribunal advierte de Ia prolijidad que se debe tener at momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cads uno pretenda distinguir.13 2.6. Cuando los signos no solo sean identicos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusiOn se presume de acuerdo con el Articulo 155 Literal d) de Ia DecisiOn 486.
Al tratarse de una similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos identicos - - 13 Proceso 512 IP 2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". 10 en su composicion pero identificados en clases distintas podran ser perfectamente registrables. 2.7.
En cuanto al Riesgo de Confusi6n, igualmente se ha sostenido que este puede ser directo e indirecto. El primero frente a Ia posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que este adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.8. En cuanto al Riesgo de Asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econOmica. 14 Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observara los siguientes riesgos de confusiones: 2.8.1 Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en Ia estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.8.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta la impresi6n visual de los signos en conflicto. 2.8.3.
Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.8.4. IdeolOgica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante15. 2.9. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debera observar las siguientes reglas: 2.9.1.
La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 2.9.2. En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.
No 14 Proceso 89-IP-2005, de 20 de Julio de 2005. Casa: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 15 Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013. Caso: "KOLKANA (mixta)". 'i/€ / 11 es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 2.9.3.
El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o de asociaciOn. 2.9.4. Al realizar Ia comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir comb el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblaciOn en genera116. 2.10. Sin embargo, no seria procedente basar la posible confundibilidad unicamente en Ia similitud en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusion y/o asociacion en el pCiblico consumidor, incluido el examen de los productos y/o servicios amparados respectivamente con los signos FARBEN (denominativo) y FARBEN (denominativo). 3.
ComparaciOn entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusion entre el signo denominativo FARBEN y el nombre comercial FARBEN S.A. resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que estan conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. 3.2.
Los signos denominativos, Ilamados tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acOsticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o nOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: suoestivos, que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexi6n alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado17. 16 Proceso 58-IP-2006, de 24 de mayo de 2006. Marta: "GUDUPOP", publicada en /a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de Julio de 2006. Proceso 62-IP-2006.
Interpretacion Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK'; publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de Julio de 2006. 17 Proceso 378-IP-2015, p 11. 12 3.3. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente este integrado por dos o más palabras18, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de Ia marca, en cuya direcciOn son aplicables los siguientes parametros:19 3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funci6n diferenciad ora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cOmo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podha ser evidente. 3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar Ia sonoridad de la denominaciOn. 3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraha c6mo es captada la marca en el mercado. 3.3.5. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de Ia palabra cuando se hace una lista lexica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.20 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportologo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definicion21.
Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10. 19 20 21 Proceso 178-1P-2015, p. 12. RAE: unidad minima con significa lexico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.. sol, o que poseyendolos prescinde de ellos por un proceso de segmentaciOn, p. ej.: terr.
En enterrais. RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en analisis morfolOgico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram. Por oposicibn a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminaciOn verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y numero, plural 13 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz lexica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 3.3.5.1.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en Ia mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos en conflicto. 3.3.5.2. Por lo general en el lexema este ubicada la silaba tonica. 3.3.5.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusion ideologica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideologic° debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusi6n en los signos en conflicto. 3.4. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusi6n y/o de asociaci6n entre los signos denominativos FARBEN y FARBEN S.A. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00388, la que debera ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. i/ / v1/ Cecilia Luisa-Aylion Quinteros MAGISTRADA Martha R a Merchan M GISTRADA 14 Hernán brano Hugo Ram o-G6M-6z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán no TE SECRETARIO Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15