Año XXXIV – Número 2933 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 539-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00388. Referencia: Signos involucrados: FARBEN (denominativo) y nombre comercial FARBEN (denominativo) PROCESO 550-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1035/2014. Referencia: Signos: G (mixto) y GG (mixto). PROCESO 551-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 7522014.

Referencia: Signos involucrados: CHIQUITIN (mixto) y PEQUEÑÍN (denominativo y mixto) Para nosotros la Patria es América 06/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 539-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00388 Referencia: Signos involucrados: FARBEN (denominativo) y nombre comercial FARBEN (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3339, recibido el 15 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b), 140, 154 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00388; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. \. dí \ A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS EUFAR S.A. Demandado: NACION COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). GACETA OFICIAL 06/03/2017 3 de 55 Tercero interesado: FARBEN S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 14 de noviembre del 2006, LABORATORIOS EUFAR S.A. (en adelante, EUFAR) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo FARBEN (denominativo)\ para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 31 de agosto del 2007 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 579, bajo el número de publicación N º 11 2.3. El 12 de octubre del 2007, la sociedad FARBEN S.A., presentó oposición al registro del signo FARBEN (denominativo) con fundamento en el nombre comercial FARBEN S.A. quien ejerce su actividad comercial de fabricación, compra, venta de productos químicos, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos para industrias farmacéutica cosmética, veterinaria, plásticos, aseo, calzado, construcción, químico técnica y afines. 2.4.

El 29 de septiembre del 2008, mediante Resolución 36378, la SIC declaró fundada la oposición presentada por FARBEN S.A., y denegó el registro de la marca FARBEN (denominativa). 2.5. Inconforme con tal decisión, EUFAR presento Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, contra la Resolución 36378, los cuales fueron resueltos por la SIC, mediante las Resoluciones 48929 de 26 de noviembre de 2008 y 3568 de 29 de enero de 2009, respectivamente ambas confirmando la decisión inicial. 2.6.

El 23 de junio del 2009, EUFAR, presentó la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 36378, 48929 y 3568. 2.7. El 27 de noviembre del 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por EUFAR. ' Expediente Administrativo: 2006-1150168 2 C/ase1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotograffa. así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria 2 tí 06/03/2017 GACETA OFICIAL 4 de 55 2.8.

El 3 de mayo del 2011, la SIC presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.9. Mediante Auto de 8 de julio del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y EUFAR en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la persona jurídica con más alta opción de obtener su propiedad en la Clase 1 Internacional, es la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., derivado del hecho de que ella es titular del registro de la marca FARBEN en la clase 5 internacional, certificado de registro No. 29151O " 3.2.

Con las Resoluciones demandadas la entidad oficial violó el Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 "(...) Este literal hace parte de las causales relativas de irregistrabilidad de una marca comercial y por ende la relatividad inherente a la norma radica en las expresiones "dadas las circunstancias", contenidas en la misma, lo que nos indica que no todo nombre comercial protegido puede impedir el registro de una marca comercial igual o semejante a él". 3.3.

"(...) la Superintendencia de Industria y Comercio, se limitó a considerar que mi poderdante tiene registrada su marca en la clase 5 y por ese motivo no puede acceder automáticamente a una protección adicional en la clase 1 internacional y que el nombre comercial de la opositora, estaba siendo usado en actividades propias de la Clase 35". 3.4.

"(...) la sociedad FARBEN S.A., no podrá tener éxito con la marca FARBEN en ninguna clase del nomenclador internacional que este directa o indirectamente relacionada con la clase 5 internacional, vale decir que dicha marca será fallida en las clases 1, 3, 5, 1 O, 29, 30, 32, 35 y 44 entre otras, las cuales tienen íntima relación de conexidad con la clase 5 internacional".

L 3.5. "(...) En respuesta a la oposición el apoderado nombró la existencia de la sociedad DISTRIBUIDORA FARBEN LTOA., de la cual mi poderdante tomo los canales de distribución de los productos distinguidos con la marca FARBEN, para distinguir productos de la clase 5 internacional, esta circunstancia prueba plenamente que mi poderdante no ha adquirido el derecho sobre la expresión FARBEN con el propósito de crear dano a un tercero o confusión en et mercado". 3 GACETA OFICIAL 06/03/2017 5 de 55 3.6.

"La existencia del nombre comercial y su uso fue probada, pero no es suficiente para la aplicación de la irregistrabilidad de una marca comercial". 3.7. "( ) le asiste el derecho para registrar su marca en las clases 1, 3, 5, 10, 35 y 44 internacional o en cualquier otra que sea conexa o relacionada con la Clase 5, pues ya posee registro en esta última clase". 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Las Resoluciones acusadas se encuentran debidamente motivadas "(...) el nombre comercial, cuyo fin es el de identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil surge como derecho de su titular para utilizarlo con exclusividad, desde su primer uso en el mercado". 4.2.

"(...) De conformidad con las pruebas a//egadas por la sociedad FARBEN S.A., esta Superintendencia encuentra que su derecho para explotar el nombre comercial FARBEN nació en el año 1999 y se ha extendido a la fecha de presentada la solicitud de registro del signo FARBEN (nominativo)". 4.3. Primero en el tiempo primero en el derecho "(...) conforme al principio general de derecho Prior tempore, potior iure, al haberse acreditado que en derecho de la sociedad FARBEN S.A. surgió antes de la solicitud de registro presentada por la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., es deber de esta Entidad protegerla negando el registro de cualquier otro signo que pueda generar confusión en el mercado". 4.4.

"Argumenta el demandante que es titular de la marca FARBEN para distinguir producto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza desde antes de que la sociedad FARBEN S.A. hiciera uso del nombre comercial FARBEN, Jo cual no es cierto dado que la solicitud de registro de la marca FARBEN (nominativa) con certificado No. 291510 se presentó el día 31 de marzo de 2014 y de la marca FARBEN (mixta) con certificado No. 406504, el día 11 de junio de 2009, fechas posteriores al nacimiento del derecho en cabeza de FARBEN S.A. sobre del nombre comercial FARBEN, ya que como se señaló, las pruebas aportadas por esta última demuestran su primer uso en el año 1999". 'í \ 4.5.

"(...) El registro previo de una marca para distinguir productos comprendidos en una clase específica no genera automáticamente el derecho de registro de marcas iguales para distinguir productos de otras clases del nomenclátor, en cabeza del titular". 4 GACETA OFICIAL 06/03/2017 6 de 55 4.6. El signo FARBEN (denominativo) no es distintivo "( ) los signos FARBEN (nominativa) y el nombre comercial FARBEN, son signos idénticos, no tienen elementos que los diferencien en forma laguna, siendo imposible su identificación e individualización". 4.7.

La SIC señala la "( ) Existencia del riego de confusión en virtud de la conexidad competitiva". 4.8. El signo FARBEN (denominativo) busca identificar los productos comprendido en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el nombre comercial FARBEN distingue negocios relativos al diseño, producción y comercialización de toda clase de productos farmacéuticos y afines. 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por un Tercero Interesado FARBEN S.A. en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos. 5.1. "(...) el registro de una marca en una clase de la Clasificación Internacional de Niza, no confiere el derecho a su titular a registrar las marcas en otras clases y que estas se concedan directamente con el estudio de registrabifidad, fundamentándose en el derecho adquirido para una clase determinada, inclusive ni siquiera procede este derecho para registrar una marca en la misma clase para productos diferentes o para tipo diferente de marca". 5.2.

"(...) La negación de la marca FARBEN para reconocer productos amparados en fa Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por LABORATORIOS EUFAR S.A., se ajustó a derecho, estando plenamente demostrado, la identidad de los signos en riesgo de confusión o asociación entre los mismos, existiendo un mejor derecho de FARBEN S.A., sobre la expresión FARBEN, con fundamento en el nombre comercial protegido por el uso, derecho adquirido con anterioridad y plenamente demostrado en el proceso administrativo".

"\ ' \\ \ 5.3. "(...) la solicitud de la marca FARBEN, en el año dos mil uno (2001), es con posterioridad al primer del uso del nombre comercial FARBEN, titular FARBEN S.A., antes FARBEN LTOA, que data del año mil novecientos noventa y nueve (1999), es decir, en términos legales, primero en el tiempo, primero en el derecho, y primero es el derecho del nombre comercial FARBEN, que cualquier solicitud del registro de la marca FARBEN, que haya sido impetrado por LABORATOTRIOS EUFA S.A.". 5.4.

Concluye la presente contestación aseverando "( ) sin temor a equívocos, que la negación de la marca FARBEN, clase 1, solicitado por 5 GACETA OFICIAL 06/03/2017 7 de 55 LABORATORIOS EUFAR S.A., se ajustó a derecho, estando completamente demostrado, la identidad de los signos y el riesgo de confusión o asociación entre los mismos, existiendo un mejor derecho de FARBEN S.A., sobre la expresión FARBEN, con fundamento en el nombre comercial protegido por el uso, derecho adquirido con anterioridad y plenamente demostrado en el proceso administrativo sobre la marca FARBEN, clase 1, solicitada por LABORATORIOS EUFAR S.A.".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b)3, 140, 1544 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará los Artículos 140 por no tratarse la controversia sobre los requisitos que debe contener la solicitud para registro como marca de un signo, de igual forma no se interpreta el Artículo 192 por cuanto no se trata de una acción por infracción. De oficio se interpretarán los Artículos 190 y 191 5 de la aludida Decisión por cuanto la controversia versa sobre el uso y protección de un nombre comercial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. La comparación entre signos denominativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso 1.1. En el presente caso EUFAR solicitó el registro la marca FARBEN (denominativa) para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidos en la Clase 3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 4 Artículo 154.· El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 5 Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comercia/es son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.· El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 6 GACETA OFICIAL 06/03/2017 8 de 55 1 de la Clasificación Internacional de Niza. El 12 de octubre de 2007, la sociedad FARBEN S.A., presentó oposición al registro del signo FARBEN (denominativo) con fundamento en su nombre comercial FARBEN.

En consecuencia, es pertinente analizar lo que se entiende por nombre comercial. 1.2. Nombre comercial, el Artículo 190 de la Decisión Andina 486 considera que es "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil(...)". En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o jurídica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa".6 Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

(ii) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comercia/es con diferentes nombres comercia/es. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social.

La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso" 7 1.3. Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la oficina nacional competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso.

Conforme a la disposición contenida en el 6 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "BIMBO". 7 Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: "LAN ECUADOR". 7 GACETA OFICIAL 06/03/2017 9 de 55 Artículo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo - (Artículo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo).

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y et derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores". 8 1.4.

Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 4869.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia, las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.10 Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización constante en un mercado determinado, en consecuencia: "(...).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 11 Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, "en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido 8 Proceso 45-IP-1998, publicado en la G. O.A. C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL". 9 "Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.

Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y seNicios utilizadas para las marcas". 10 Ibídem 11 Proceso 3 -IP-98, publicado en la G. O.A. C 338 de 11 de mayo de 1998, marca: "BELLA MUJER" 8 GACETA OFICIAL 06/03/2017 10 de 55 posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial". 12 1.5.

El uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: i) escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 1.6.

Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1. 7.

En conclusión, el uso real, constante y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá verificar si, al momento en que el signo FARBEN fue solicitado para registro, el nombre comercial FARBEN, estaba siendo usado de manera real, constante y efectivo, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario para el efecto se deberá valorar de forma exhaustiva las pruebas aportadas en el proceso. 2.

Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial 2.1. En el presente caso el signo FARBEN (denominativo) solicitado por EUFAR para distinguir productos químicos para uso en la manufactura de preparaciones farmacéuticas comprendidas en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, fue negado por la SIC al considerar que existe identidad y semejanza con el nombre comercial FARBEN cuyo propietario es FARBEN S.A. En consecuencia, es pertinente reparar en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que 12 Proceso 226-IP-2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1330, de 21 de abril de 2006. 9 GACETA OFICIAL 06/03/2017 11 de 55 dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación" 2.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, cuando dicha solicitud pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.3. El nombre comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por esta razón, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro. 2.4.

Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o seNicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. 2.5.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o seNicios que cada uno pretenda distinguir. 13 '\ \ 2.6. Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o seNicios, el riesgo de confusión se presume de acuerdo con el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486.

Al tratarse de una similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos 13 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". 10 GACETA OFICIAL 06/03/2017 12 de 55 en su compos1c1on pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 2.7.

En cuanto al Riesgo de Confusión, igualmente se ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.8. En cuanto al Riesgo de Asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 14 Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes riesgos de confusiones: 2.8.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.8.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.8.3.

Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.8.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 1s _ 2.9. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas: 2.9.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No \ 14 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR". 15 Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013. Caso. "KOLKANA (mixta)". 11 () GACETA OFICIAL 06/03/2017 13 de 55 es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.9.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.9.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general 16. 2.1O. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos y/o servicios amparados respectivamente con los signos FARBEN (denominativo) y FARBEN (denominativo). 3.

Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo denominativo FARBEN y el nombre comercial FARBEN S.A. resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.

"\ 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado 1 7. 1• Proceso 58-IP-2006, de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP'; publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1370, de 14 de julio de 2006. 17 Proceso 378-IP-2015, p 11. 12 {} GACETA OFICIAL 06/03/2017 14 de 55 3.3. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 18, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 1 9 3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciad ora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.3.5. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.2 ° Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport­ ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 21. 18 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014, p.10. 19 Proceso 178-IP-2015, p. 12. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej..· terr En enterráis. 20 21 fj.l. / ¡// RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y- es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 13 GACETA OFICIAL 06/03/2017 15 de 55 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 3.3.5.1.

Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 3.3.5.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 3.3.5.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.4. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos FARBEN y FARBEN S.A. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00388, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. I' &ll�,J/ Cecilia Luisa..-Ayllón Quinteros MAGISTRADA \ \ \ 1 14 GACETA OFICIAL 06/03/2017 16 de 55 \',J Hugo Ram o"flómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. �ÚS SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 GACETA OFICIAL 06/03/2017 17 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre del 2016 Proceso: 550-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno del Consultante: 1035/2014 Referencia: Signos: G (mixto) y GG (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS Ek'Oficio 097/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1035/2014; y, El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

L A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: GUCCIO GUCCI S.P.A. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD ESTADO DEL (SENAPI) INTELECTUAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Proceso 550-IP-2015 06/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 18 de 55 Hechos Relevantes 2.1. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC. solicitó ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) el registro como marca del signo "G" (mixto) 1 para proteger productos de la Clase 25 2 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). %� �% Q- () <> Q- 2.2.

El 15 de enero de 2013, GUCCIO GUCCI S. P.A. presentó oposición a la mencionada solicitud de registro de marca, argumentando que es titular de la marca GG (mixta)3 destinada para proteger productos de la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 29 de mayo del 2013, mediante Resolución 279/2013 el SENAPI declaró infundada la oposición presentada por la sociedad GUCCIO GUCCI S.P.A. y se concedió el registro de la marca "G" (mixta) a favor de GUESS?, INC. 2.4.

El 21 de agosto del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó Recurso de Revocatoria mismo que fue resuelto por el SENAPI el 18 de septiembre de 2013, mediante Resolución DPI/OP/REV-262/2013 por la cual rechazó el Recurso interpuesto y en consecuencia confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 279/2013. 1 Expediente: SM-4931-2012 2 Clase 25: Ropa de hombres, mujeres, niños, niñas y ropa infantil, a saber, ropa interior, calzados, trajes de baño, gorros, gorras, batas, pijamas, medias, guantes, tirantes, cinturones, corbatas, camisetas, calcetines, camisas, camisetas, pantalones de chándal, sudaderas, camisas de punto, faldas, pantalones, shorts, suéteres, chalecos, abrigos, chaquetas, monos, vestidos, bufandas, blusas, botas, camisas de golf, ropa deportiva, cuello de tortuga, trajes y camisas de polo, ropa interior de mujeres, sujetadores, camisetas sin mangas, co,piños, camisolas, pantalones de derivación, ropa interior de varón, calzoncillos Li •. f 3 Registro. 64944-C. Clase 25: Artículos de vestir para hombres y mujeres. tejidos, camisas, paleras. faldas, blusas. pañoletas, corbatines, corbatas, sombreros, calcetines, zapatos, zapatillas, zapatos deportivos, botas, correas, pantalones y chaquetas. 4 2 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 19 de 55 2.5.

El 04 de octubre del 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución DPI/OP/REV- 262/2013. 2.6. El 10 de febrero del 2014, la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-050/2014 resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S. P.A. y en consecuencia confirmó de forma total la Resolución DPI/OP/REV262/2013. 2.7.

El 24 de octubre del 2014, GUCCIO GUCCI S.P.A. interpuso Demanda Contenciosa Administrativa en contra de la Resolución DGE/OPO/J050/2014. 2.8. El 19 de febrero del 2015, la Directora General Ejecutiva y representante del SENAPI dio respuesta la demanda contenciosa administrativa. 2.9. El 16 de marzo del 2015, la empresa GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó réplica solicitando que se revocara la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-50/2014. 2.10.

El 13 de abril de 2015, la Directora General Ejecutiva y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) presentó dúplica solicitando que se rechace la demanda planteada y se confirme la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-50/2014. 2.11. Mediante Resolución del 13 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda GUCCIO GUCCI S.P.A., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) GUCC/0 GUCCI S.P.A. es propietaria en Bolivia del registro de marca No. 64944-C desde fecha 13 de noviembre de 1997 para proteger productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza cuyos productos han obtenido a lo largo de /os años de fabricación un reconocimiento internacional que ha valido obtener un meritorio prestigio internacional logrando su marca obtener la declaración de notoriedad en varios países y comunidades de comercio". 3.2.

"(...) el hecho de no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París con /as pruebas presentadas que versan sobre resoluciones de la Comisión Europea con representación en España No. 005336102,· 008159923,· 005319744,· f 3 Proceso 550-1P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 20 de 55 00062613-0001 que declaran que la marca de mi representada es notoria deducib/emente resulta ser totalmente desfavorable el no reconocer/o por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en las Resoluciones OPIIOPIREV- 262/2013 y DGEIOPOIJ- 050/2014". 3.3.

"La marca "GG" (logotipo) registro No. 64944-C es una de las marcas más importantes de GUCC/0 GUCCI S.P.A. marca que se encuentra en muchos países del mundo protegida y que es ambicionada para ser copiada o imitada, motivo por el cual presentamos oposición contra la solicitud de la marca G (mixta) signada con el SM 4931-2012 bajo publicación 157402 hecha a nombre de GUESS? INC., pues a partir de la concesión del registro se otorgaría derechos de exclusiva lo cual derivaría en el riesgo injusto para mis mandantes". 4.

Argumentos de la contestación de la Demanda El SENAPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) el Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (SIC), estableció que una marca será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier país miembro, es decir Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia; siendo que, para que la misma sea conocida como tal convergen diversos factores como el de difusión y el uso intensivo de los productos de la marca, así como su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los mismos". 4.2.

La prueba documental presentada por GUCCIO GUCCI S.P.A. "debe ser entregada conforme exigen las normas legales vigentes en el país" en consecuencia, GUCCI no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la Comunidad Andina. B) NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada.5 u í 1 \ f "Artículo 1.· Con respecto a la protección de la propiedad industrial. cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina. de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre /os Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (AOPIC), y en el articulo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial." "Artículo 224.· Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." 4 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 21 de 55 De oficio, se interpretará los Artículos 136 literales a) y h), 228 y 229, en virtud de que la controversia versa sobre la confundibilidad de una marca respecto de la cual se alega una supuesta notoriedad6.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual.

Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Marcas conformadas por letras. 2. 3. 4. "Artículo B.· Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de /os documentos cuando así lo considere conveniente".

"Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." "Artículo 228.· Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro, c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de /os productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique, d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; e) /as cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero".

L f "Artículo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el so/o hecho que: a) b) c) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero, no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro, o, no sea notoriamente conocido en el extranjero." 5 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 22 de 55 5.

La marca notoriamente conocida su protección y su prueba. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P.A. manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte. 1.2 El SENAPI, por su parte, afirma que no se tomó en cuenta material probatorio presentado por la demandante por cuanto se habría incumplido con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Decisión 486, al presentar documentos probatorios en idioma inglés, y debido a que asimismo no cumpliría con los factores detallados en el Artículo 228 de la Decisión 486.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente Interpretación Prejudicial desarrollando el tema propuesto. 1.3 El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino" y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 1.4 Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario.

En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero7. 1.5 La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional.

En consecuencia, la disposición normativa interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de 7 Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. B. 6 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 23 de 55 aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria8. 1.6 En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél9. 1.7 Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo1º. 1.8 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los Países Miembros.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.9 En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.1O Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 411 (antes Artículo 5) del Tratado de t t' i 8 Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32. 9 Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 36, y 34-Al-01, p. 46, ya citados. 10 Ibídem. 11 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, 7 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 24 de 55 Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una obligación de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y, la otra obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.11 Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario12. 1.12 De igual forma se debe tener en cuenta que la norma comunitaria deja en responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de Complemento Indispensable, les corresponde a los países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho Comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados en la norma comunitaria. 1.13 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países13. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación." 12 En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1 -Al-2001. p. 38, y 34-Al-01. p. 48, ya citados. 13 Así, Sentencias emitidas dentro de /os Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01, p. 48, ya citados. 8 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 25 de 55 1.14 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Derecho Comunitario andino sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos 2.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el Proceso Interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca G (mixta), solicitado por GUESS?, INC, y la marca GG (mixta), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa. 2.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para tos mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(... )". 2.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. G ¡.f 2.4.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 9 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 26 de 55 En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 14 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 2.5.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común_ 1s 2.5.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. u \ f 19 14 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015 Caso. "LOCKHEED MARTIN" 15 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005.

Caso.· "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 10 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 27 de 55 2.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. u 2.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. ' \ ' I 11 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 28 de 55 2.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 2.9.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo G (mixta) y GG (mixto). 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo G (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como de la marca opositora, GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas. 3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: L 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 16; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 17 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 16 Proceso 129-IP-2015. de 20 de julio de 2015, p. 1 O. 17 Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 12 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 29 de 55 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 18.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1 9 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 18 Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 19 Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7, y, 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p 11. 13 Proceso 550-IP-2015 06/03/2017 GACETA OFICIAL 30 de 55 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas G (mixta), solicitada por GUESS?, INC., y GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A. 4.

Marcas conformadas por letras 4.1. En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de un signo mixto constituido por ocho (8) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. 4.2. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras2º. 4.3. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i? para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc. 4.4.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio. 4.5.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor21. De igual manera, si dichas letras evocan, 20 21 f/7 b I Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015. p. 7 Véase, a título referencial e ilustrativo, las directrices de la lntellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practice Guidelines.

Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002", Capítulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web.· https.l/wwwiponz.govt.nzlabout-ipltrade-markslpractice­ guidelineslcurrentlabsolute-qrounds-distinctiveness/#iumpto-8 002e-letters -and-numerals7. 14 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 31 de 55 próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 4.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor22. 4.7.

Según lo establecido en el Artículo 134 Literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 Literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial. 5.

La marca notoriamente conocida su protección y su prueba. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario 5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 5.2.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 5.3. El artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 5.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son23: 22 2 ' í. tfk·,I b f Ibídem Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, /os siguientes: a) /os consumidores reales o potenciales del tipo de productos o seNicios a /os que se aplique; 15 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 32 de 55 5.4.1.1.

Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 5.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo 5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 5.5.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 24 5.5.3. En relación con el principio registra!: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no L I b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o seNicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o seNicios a /os que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 24 Artículo 224.· Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 16 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 33 de 55 se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero25; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 5.5.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro26.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. 5.6.

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 5.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2.

Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3. En relación con el Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque L I 25 Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; 26 Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por et soto hecho que: b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o setvicios, o para identificar actividades o establecimientos en et País Miembro, 17 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 34 de 55 se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.2 7 5.6.4.

En relación con el Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.7.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba 5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.9.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: L a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 27 Sobre este tipo de riesgo pueden verse.

MONTEAGUOO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág 283. 18 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 35 de 55 d) el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 5.1O.

La notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario 5.11. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos.

Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido2a _ 5.12. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros.

El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el Artículo 136 Literal h), acarreando las siguientes consecuencias: 2 9 a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en 28 Véase, en ese sentido, por ejemplo, /as interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32, el Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23, y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p 15. 29 I Ibídem. 19 Proceso 550-IP-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 36 de 55 cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero3o _ 5.13. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.

Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 4863 1; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486. 5.14.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca GG (mixta) era notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud del signo G (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si existe riesgo de confusión y/o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 1035-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. L ¡,f 30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • "Artículo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

(.. )" 31 Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados 20 Proceso 550-1 P-2015 GACETA OFICIAL 06/03/2017 37 de 55 Ui:0 {_ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Í\ \ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 GACETA OFICIAL 06/03/2017 38 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 551-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 752-2014 Referencia: Signos involucrados: CHIQUITIN PEQUEÑÍN (denominativo y mixto) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano (mixto) y VISTOS El oficio 092/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 752-2014; y, El Auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. /t.', /.\._¿y A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) DEL ESTADO PLUR!NACIONAL DE BOLIVIA. GACETA OFICIAL 06/03/2017 39 de 55 Tercero Interesado: PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA PRINCEL LTDA. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 14 de marzo de 2012, PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA - PRINCEL LTOA., (en adelante, PRINCEL LTDA.) solicitó ante el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante el SENAPI) registro de la marca de producto "CHIQUITÍN" (mixta) 1 para distinguir pañales desechables de la Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 02 de octubre de 2012, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 426, y dentro del término oportuno PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición con fundamento en que sus marcas previamente registradas: 2.2.1. Denominativa PEQUEt\lÍN (certificado 77640-C) para proteger productos de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); material para empastar /os dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2.2.2.

Mixta PEQUEÑÍN AVENTUREROS (certificado 96166-C) para proteger productos de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza: "Productos de papel: rollos para la cocina, toallas, pañuelos, pañuelos de bolsillo, papel higiénico, pañitos de mesa, pañales desechables". ' Expediente: SM-1217-2012. 2 lí Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 GACETA OFICIAL 06/03/2017 40 de 55 2.2.3.

Denominativa PEQUEÑiN (certificado 129914-C) para proteger productos de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza: "Productos de papel: rollos de papel para la cocina, toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, pañales desechables, servilletas de papel, toallas de papel, papel higiénico y baberos de papel". 2.2.4.

También sostuvo que es titular de marcas en distintas clases que incluyen la palabra PEQUEÑÍN, registradas en Bolivia. 2.3. El 30 de abril de 2013, el Director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del SENAPI mediante Resolución 200/2013, acepta la oposición planteada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y denegó la solicitud de registro del signo CHIQUITIN (mixto) solicitado por PRINCEL LTDA. 2.4.

El 20 de junio de 2013, PRINCEL LTOA presentó Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución 200/2013 de 30 de abril de 2013. 2.5. El 19 de julio de 2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución DPI/OP/REV- 176/2013 decidió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por PRINCEL LTDA. y confirmó en todas sus partes la Resolución 200/2013 que niega el registro del signo CHIQUITIN (mixto). 2.6.

El 14 de agosto de 2013, PRINCEL LTOA interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 176/2013. 2.7. El 13 de diciembre de 2013, la Directora General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución DGE/OPO/J- 184NN/2013 resolvió aceptar el Recurso Jerárquico interpuesto por PRINCEL LTOA, revocando la Resolución DPI/OP/REV- 176/2013 por tanto concede el registro del signo CHIQUITÍN (mixto) a favor de PRINCEL LTDA. 2.8.

El 07 de agosto de 2014, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó Demanda Contenciosa Administrativa en contra de la Resolución DPI/OP/REV- 176/2013 emitida por el SENAPI. 2.9. Mediante Resolución 117/2015, de 13 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia tJ tf 3 06/03/2017 GACETA OFICIAL 41 de 55 decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos Administrativa en la Demanda Contenciosa PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la marca solicitada para registro CHIQU/TIN, induce a riesgo de confusión y asociación con la marca previamente registrada PEQUEÑIN de PRODUCTOS FAMILIA S.A., no pudiendo ser registrada por estar inmersa en la prohibición prevista en el artículo 136 lit a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones". 3.2.

"(...) el signo solicitado CHIQUIT/N es absolutamente similar a la marca PEQUEÑIN, toda vez que son palabras sinónimas que tienen un significado idéntico entre si y pertenecen a la misma categoría gramatical, es decir aducen a algo o a alguien "que tiene poco tamaño". Cuando una persona escucha la palabra pequeño, piensa directamente en algo chico o reducido de tamaño; es por ello que no existen elementos de diferenciación alguna para sustentar que el signo solicitado CHIQU/TIN, sea considerado un signo distintivo y pueda coexistir pacíficamente en el mercado boliviano con PEQUE/V{N". 3.3.

"El signo CHUIQUIT/N no puede coexistir con PEQUEI\JfN en el mercado nacional, por ser confusamente similar a una marca ya registrada para /os mismos productos en la clase 5 y para otras directamente relacionadas con /as e/ases 3 y 6". 3.4. "Los productos "pañales desechables", que se pretenden distinguir con la marca CHIQUITIN, constituyen parte de /os productos higiénicos que protege de forma general la marca PEQUE/VIN de mis mandantes dentro de la Clase 5.

Es más, como se mencionó previamente, mis mandantes son titulares de la marca PEQUEI\JIN además en las e/ases 3 y 16 que están directamente relacionadas con /os productos higiénicos de la clase 5, pues cuentan con /os mismos canales de distribución y el mismo público consumidor. En este caso existe identidad de consumidores y canales de distribución por lo que se compartirían centros de expendio, medios de publicidad y similar naturaleza y genero de productos, lo cual es contrario a las normas vigentes". 4.

Argumentos de la contestación a la Administrativa Demanda Contenciosa El SENAPI, en su escrito de contestación, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: b �r 4 GACETA OFICIAL 06/03/2017 42 de 55 4.1. "(...) las expresiones evocativas no pueden ser monopolio de un solo empresario, por lo cual, el hecho de que ambas marcas evoquen una idea similar no puede ser el único fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a confusión al público consumidor más aún cuando se ha determinado que las marcas no se perciben igual ya que tienen estructura ortográfica diferente y producen sonido diferente al ser pronunciadas lo cual no induce a error ni origina confusión al consumidor por ser denominaciones distintas". 4.2.

"(...) la marca CHIQUITIN ya estuvo registrada desde el 11 de mayo de 1993 bajo el número 54849-C por la firma LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE LTOA. por lo que se evidencia claramente que la marca CHIQUITIN ya ha coexistido pacíficamente en el mercado con la marca del opositor PEQUEÑÍN, no habiéndose ocasionado perjuicios entre los titulares de las marcas ni confusión al consumidor durante 1O años, coligiéndose que por la convivencia que tuvieron ambas a través del tiempo no existe razones para rechazar la solicitud de la marca CHIQUITIN de la firma PRINCEL L TOA". 4.3.

"(...) El correcto cotejo de marcas, se evidencia que la marca solicitada CHIQUITIN no es similar a la marca registrada PEQUEÑIN ya que posee elementos que le otorgan suficiente distintividad, y al existir diferencias entre las marcas en el conjunto que hacen que el consumidor pueda distinguirlas, la marca solicitada puede coexistir pacíficamente con la marca del opositor". 5.

Del Tercero Interesado Conforme los documentos que obran del proceso remitido a este Tribunal, se desprende que el tercero interesado esto es la sociedad PRINCEL LTOA., no ha contestado a la demanda y se desconoce si pudo tener conocimiento de la misma. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literales b) e i) y 136 literal a) 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 135 literal b) pues no se está analizando la nulidad absoluta de un signo y del literal i) al no estar en discusión la posibilidad del que los signos sean engañosos. 3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o seNicios, o para productos o seNicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación b i( 5 GACETA OFICIAL 06/03/2017 43 de 55 Se interpreta el Literal a) del Artículo 136, por ser procedente para el análisis de la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos. 2. Comparación entre signos mixtos. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Coexistencia pacífica de marcas. 5. Los signos evocativos. 6. Conexión competitiva.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se discute si los signos CHIQUITIN (mixto) y PEQUEÑÍN (mixto y denominativo) son ideológicamente confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquel/os signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene 6 GACETA OFICIAL 06/03/2017 44 de 55 diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.s 1.4.2.

Riesgo de confusión por asociac1on, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el 4 5 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso. "LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso.· "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 7 GACETA OFICIAL 06/03/2017 45 de 55 productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. �, 8 GACETA OFICIAL 06/03/2017 46 de 55 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos CHIQUITIN (mixto), y con la marca opositora PEQUEÑÍN (denominativa y mixta). 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca solicitada CHIQUITIN (mixta), como la marca opositora PEQUEÑÍN (mixta), son mixtas. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión6; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 7 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 6 Proceso 129-IP-2015, de 20 de Julio de 2015. p. 10. 7 Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp 10-11. 9 GACETA OFICIAL 06/03/2017 47 de 55 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro8.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 9 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. b 4 8 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 9 Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p 11. 10 GACETA OFICIAL 06/03/2017 48 de 55 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas CHIQUITIN (mixta), solicitada por PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA- PRINCEL LTOA, y PEQUEÑiN (mixta), registrada a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos. 3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas1º para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial11, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión12. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el caso se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos CHIQUITIN (mixto) y PEQUEÑÍN (denominativo). 10 11 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-JP-2014.

Proceso 129-JP-2015, p. 10. En Jo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión'". Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba Jo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial".

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en /os signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. 11 ¡;

GACETA OFICIAL 4. 06/03/2017 49 de 55 Coexistencia pacífica de marcas 4.1. Como el demandante señaló que los signos mixtos CHIQUITIN y PEQUEÑIN han coexistido pacíficamente en el mercado por varios años, por lo que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de cada una de ellas. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia pacífica de signos". 4.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere conflicto de confusión entre ellos. 4.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia pacífica o de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 4.4.

Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular de la marca.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos"13. 4.5. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.

Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 13 Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C. 642 de 25 de febrero de 2001. 12 GACETA OFICIAL 06/03/2017 50 de 55 4.6. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 4.6.1.

Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 4.6.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 4.6.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 4.6.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 4.6.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.7. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos CHIQUITIN y PEQUEÑiN coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con g¡ ¡ 13 GACETA OFICIAL 06/03/2017 51 de 55 los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación. 5.

Los signos evocativos 5.1. Considerando que el SENAPI argumentó que las expresiones evocativas no pueden ser monopolio de un solo empresario, por lo cual, el hecho de que ambas marcas CHIQUITIN y PEQUEÑÍN evoquen una idea similar no puede ser el único fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a error al público consumidor, más aún cuando se ha determinado que las marcas no se perciben igual debido a que tienen estructura ortográfica diferente y producen sonido diferente al ser pronunciadas por ser denominaciones distintas. 5.2.

Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 5.3.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 5.4.

En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 5.5.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. ó 14 GACETA OFICIAL 06/03/2017 52 de 55 5.6.

Corresponde establecer si el signo CHIQUITIN (mixto) tiene carácter evocativo respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para determinar su registro. 6. Conexión competitiva 6.1. En el presente caso, el signo solicitado para registro CHIQUITIN (mixto) ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca previamente registrada PEQUEÑIN (mixtas y denominativas) ampara productos de las Clases de Internacionales 05, 03, 16, 03, 24. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 14 6.3.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.15 6.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 16 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 151.- Para clasificar /os productos y /os servicios a /os cuales se aplican las marcas, /os Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las e/ases de la Clasificación lntemacional referida en et párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 15 Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8, Proceso 441-IP-2015 de 4 cJe febrero de 2016, pp. 12-13. 15 GACETA OFICIAL 06/03/2017 53 de 55 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 17, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 18 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.19 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los 17 Proceso 441-IP-2015. ya citada. pp. 12-13. 18 Esto es. tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 19 b De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en. AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 16 GACETA OFICIAL 06/03/2017 54 de 55 productos o serv1c1os en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro20.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 21 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 752-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 20 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin We//s (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA MICROECONOM{A" [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que.

"El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos" Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https.llbooks.qooqle.com.ec/books?id=ldBl68bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustituc ion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwiQmbvUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepaqe&q=microeconomia %20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 7 de septiembre de 2016) 21 Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 17 06/03/2017 GACETA OFICIAL 55 de 55 ) Cecilia LML:iros MAGISTRADA -- --- - De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18