TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: 652-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00500-2014-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Cancelación por no uso de la marca SUPERGOL (mixta).
Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 500-2014-0/5*SECA-CSJLI-PJ de 2 de noviembre de 2016, recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los articulos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00500-2014-0-1 801-JR-CA-15; y El auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 7 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FACEL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA ys 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 652-1P-2015 PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERU. Litisconsorte: PROCTER 8 GAMBLE PERÚ S.R.L. Hechos Relevantes: La sociedad FACEL S.A. (en adelante, FACEL), es titular de la marca mixta SUPERGOL ll, registrada para distinguir los siguientes productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: “Herramientas € instrumentos de mano impulsados manualmente, armas blancas, maquinillas de afeitar, hojas de afeitar” (Certificado 59149, Expediente administrativo 84710-1999 OSD).
F/F. SUPERGOL Il | di SUPERGOL U El 16 de septiembre de 2009, la sociedad PROCTER 8: GAMBLE PERU S.R.L. (en adelante, PROCTER 8 GAMBLE), presentó acción de cancelación por no uso de la marca mixta SUPERGOL il. El 13 de julio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 2375-2012/CSDNDECOPI, declaró fundada en parte la acción de cancelación y, como efecto, canceló parcialmente el registro de la marca mixta SUPÉRGOL ll, quedando vigente únicamente para amparar maquinillas de afeitar de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 7 de agosto de 2012, PROCTER 8 GAMBLE interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 16 de octubre de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 3569- 2013/TPI-INDECOPI, revocó el acto administrativo impugnado en la parte en que se dispuso mantener vigente el registro de la marca mixta SUPERGOL ll y, en consecuencia, canceló totalmente el registro de la marca mixta SUPERGOL ll.
El 15 de enero de 2014, FACEL presentó demanda contencioso administrativa, cuya pretensión principal radicaba en que se declarara la nulidad del anterior acto administrativo. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 4.1. 4.2. Proceso 652-1P-2015 El 5 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Nueve declaró fundada en parte la demanda y nula la Resolución 3569-2013/TPI-INDECOPI, en el extremo que revocó la resolución administrativa de primera instancia. El 17 de junio de 2015, PROCTER 8 GAMBLE presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. El 18 de junio de 2015, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. Argumentos de la Demanda presentados por FACEL: Sostuvo que acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta SUPERGOL ll y que la misma distingue máquinas de afeitar, cuya presentación en el mercado es a través de displays, es decir, que no se venden de forma separada de su empaque, el cual se encuentra protegido a través del certificado 59149.
También señaló que se deben analizar en su conjunto los medios probatorios aportados, tales como facturas, impresiones de los displays y publicidad presentada. Agregó que la marca denominativa SUPER GOL, registrada bajo el certificado 5121, se comercializa conjuntamente con la marca mixta SUPERGOL !l, esto es, mediante la venta de las máquinas de afeitar a través del display o empaque registrado bajo el certificado 59149, lo cual implica que tanto la marca denominativa como la marca mixta se encuentran en el mercado, lo cual constituye prueba real y efectiva de su uso.
Finalmente, indicó que la comercialización de la marca mixta protege a la denominativa y, por lo tanto, se incluye un sello en las facturas con la siguiente información: "ESTE PRODUCTO SUPERGOL Il CON CÓGIGO SMAGOL CORRESPONDE A LOS CERTF. DE REGISTRO INDECOP1 NOS. 5121 Y 59149”. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: Manifestó que de un análisis global de los medios de prueba, se encontró que la demandante no había usado en forma relevante su marca mixta SUPERGAOL ll.
Agregó que si bien es posible asumir que la fabricación de displays para máquinas de afeitar, así como la elaboración de publicidad de las mismas constituyen un paso previo para la comercialización de los productos SUPERGOL ll, era necesario adjuntar medios probatorios adicionales que permitieran crear certeza del uso relevante de la marca cuestionada. 4.3. 4.4. 5.1.
Proceso 652-1P-2015 De igual manera adujo que varias de las facturas presentadas como medios de prueba, acreditan la venta de productos distintos a los que distingue la marca cuestionada. Adicionalmente, señaló que en cada una de las facturas se aprecia un sello con la siguiente información "ESTE PRODUCTO SUPERGOL 1l CON CÓGIGO SMAGOL CORRESPONDE A LOS CERTF.
DE REGISTRO INDECOPI NOS. 5121 Y 59149". Concluyó que 13 facturas presentadas resultaron insuficientes para demostrar el uso real de la marca mixta SUPERGOL Il, pues las máquinas de afeitar son productos de consumo masivo, es decir, son adquiridos de forma intensa y continua y que las mismas carecen de objetividad, pues han sido emitidas por una distribuidora que es administrada por el mismo gerente general de FACEL.
Participación del Litisconsorte PROCTER 8. GAMBLE: Argumentó que FACEL no demostró el uso directo y real de su marca mixta SUPERGOL ll, para distinguir máquinas de afeitar en la cantidad y modo que corresponde durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 20086 al 16 de septiembre de 2009 y que los documentos presentados por FACEL carecen de idoneidad.
Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve del 5 de junio de 2015, declaró fundada en parte la demanda, argumentando que: «( ) los medios probatorios sobre los anuncios publicitarios que ordenó la empresa en mención deberán ser tomados en cuenta en conjunto con otras pruebas presentadas, toda vez que coadyuvarán a sustentar que la marca SUPERGOL ll (mixta) realmente ha sido puesta en conocimiento del público consumidor siempre y cuando existan otros documentos que corroboren la efectiva venta del producto que distingue el signo en mención ( ) consideramos una arbitrariedad por parte de INDECOPI que por el simple hecho de que el titular o licenciatario de la marca no expida facturas diferenciadas por cada marca de producto que comercializa en el mercado se le castigue cancelando su marca.
Más aún, cuando existen medios probatorios que refuerzan el hecho de que la marca ha sido utilizada, como son las facturas referentes a la elaboración de los displays o empaques de las máquinas de afeitar en los que consta la marca SUPERGOL HI ( ) Así mismo, al revisar las facturas se observa que las ventas de las máquinas de afeitar se han realizado constantemente durante los últimos 8 meses del periodo de investigación. Es así que se han realizado dos ventas cada mes de 10 a 80 cajas de 864 o 576 piezas o unidades, lo cual a simple vista no constituye un número ínfimo de ventas del producto.
Por lo tanto, si bien no se puede determinar el número exacto de máquinas de afeitar ofertadas bajo la marca SUPERGOL ll (mixta), la autoridad administrativa no debió omitir que dichos productos se hayan ofertado al público consumidor y considerar como pruebas no idóneas dichos 4 7.1. 7.2. 8.1. Proceso 652-1P-2015 documentos que acreditan el uso continuo e ininterrumpido durante el último año de investigación de la mencionada marca.
( ) es adecuado tener presente el hecho que la empresa FACEL S.A., es titular de otras marcas que contienen el término SUPERGOL para distinguir máquinas de afeitar, por lo que la autoridad administrativa debió preguntarse si era factible al cancelar la marca que la persona que interpuso la acción de cancelación pudiera hacer uso efectivo del derecho de preferencia para inscribir la marca cancelada teniendo conocimiento que existe una marca similar que distingue los mismos productos y que se encuentra en uso ( ) Es así que se ha determinado que la resolución impugnada no ha sido debidamente motivada en tanto no se han valorado de manera adecuada los medios probatorios presentados por la empresa accionante en sede administrativa ( ). por las razones expuestas, el Juzgado ( ) de conformidad con lo prescrito en las normas indicadas, las consideraciones expuestas y el dictamen fiscal FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda ( ) Recursos de Apelación presentado por PROCTER 8 GAMBLE y por INDECOPI: PROCTER 8 GAMBLE reiteró que no se acreditó el uso de la marca mixta SUPERGOL Il de conformidad con la cantidad y el modo que normalmente le correspondería a los productos amparados con la misma.
Por su parte INDECOPI reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agregó que no existía certeza sobre la comercialización de los productos distinguidos por la marca mixta SUPER GOL il, por cuanto se presentaron (i) facturas que no correspondian al producto distinguido; (ii) facturas con otra denominación relacionada a otro signo registrado a favor de FACEL,; y (iii) facturas que contaban con un sello puesto por FACEL que no brindaba certeza sobre los productos comercializados bajo los signos SUPERGOL Il y SUPER GOL según lo aduce.
Solicitud de interpretación El proceso arribó a la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya Corporación decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal de las normas que requirió con el fin de resolver la controversia conforme lo expuso en el auto del 19 de octubre de 2015 la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 2 de diciembre de 2015.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166, y 167 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (.) 1.1. Proceso 652-1P-2015 La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: “¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real y efectivo de una marca que distingue un producto de consumo masivo? ¿Si los medios probatorios (facturas) permiten acreditar el uso real y efectivo de la marca, pueden ser desestimados porque no solo se refieren al signo cuestionado sino también a otro de propiedad del titular, y por tal motivo, no es factible determinar cuál es la cantidad exacta de los productos comercializados con la marca cuya cancelación ha sido solicitada?” TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.
Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio La demandante sostuvo que se acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta SUPERGOL ll, mientras el INDECOPI argumentó que no se probó el uso relevante de la referida marca.
Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancetación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros. 6 1.2. 1.3. 14. 1.5. Proceso 652-1P-2015 De conformidad con lo anterior y con el objetivo de contestar las preguntas realizadas por la Corte Consultante, se establecerán las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo especial referencia a la marca usada para productos de consumo masivo.
Para esto se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.? Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 Los articulos 165 a 170, salvo el 169* de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
En ese marco las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por ta Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 4.5.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.
Es importante aclarar que no presentar la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente, que lo es, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (artículo 168 de la Decisión 486).
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-IP-2013 de 25 de junio de 2013, 53- 1P-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014. El articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno O varios de los productos o servicios que ampara. 7 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 652-1P-2015 En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice concienzudamente y en su total dimensión los argumentos y documentos que demuestran la legitimación del solicitante. 1.5.2. El solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.
Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: 1.5.2.1. Defensa en el trámite de oposición. 1.5.2.2. Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. 4.5.2.3. Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. 1.5.2.4.
Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa. Oportunidad para adelantar el trámite El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la 8 1.9. Proceso 652-1P-2015 base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. El titular de la marca objeto de la solicitud de cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma.
El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización'. 4.10. Sobre este punto la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalia.
El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido dei contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del articulo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos O servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 9 1.11. Proceso 652-1P-2015 ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real y efectivo de una marca que distingue un producto de consumo masivo? Para determinar si la marca mixta SUPERGOL Il es usada real y efectivamente en el mercado, se debe hacer lo siguiente: 4.11.1.
Determinar si los productos que ampara la marca mixta SUPERGOL il son de consumo masivo y de uso permanente; de uso masivo y estacional; o suntuarios y de alto valor económico. 4.112. Una vez establecido lo anterior, se deben determinar las cantidades y el periodo de comercialización, para de esta manera encontrar probado el uso real y efectivo, como sigue: 1.11.3.
Bienes de consumo masivo y Uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso de la marca en el mercado debe ser de manera continua durante los tres años del periodo de evaluación, ya que el público consumidor continuamente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidades!.
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 4.114. Bienes de uso masivo y estacional.
Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente. Se deberán establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo de la marca.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie ta acción de cancelación" (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-Ip-2014) 10 Proceso 652-1P-2015 mercado árboles de navidad, el uso de una marca que ampara árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si en el periodo de los tres años se usó ampliamente en dicho espacio de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 1.11.5.
Bienes suntuarios y de alto valor económico. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarian su uso.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehiculos de este tipo. 1.12. Ahora bien, en caso de venta del producto a intermediarios se debe tener en cuenta lo siguiente: la prueba del uso de una marca que ampara productos finales se presenta cuando está disponible para el consumidor el producto distinguido con dicha marca.
En este sentido, las ventas que se hagan en la cadena de distribución deben complementarse con demostración de que el producto respectivo está disponible en el mercado con esa marca. Si bien demostrar que se vendió a un intermediario prueba transacciones comerciales con los productos, el “real" uso de la marca que ampara productos finales se determina al distinguir con la marca el producto en el mercado. 1.13.El párrafo tercero de la norma estudiada advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Carga de la prueba. La prueba del uso 1.14.La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Decisión 486.
Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.15.En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: pz " Proceso 652-1P-2015 “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 4.16.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 4.17. Sobre este punto la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Si los medios probatorios (facturas) permiten acreditar el uso real y efectivo de la marca, pueden ser desestimados porque no solo se refieren al signo cuestionado sino también a otro de propiedad del titular, y por tal motivo, no es factible determinar cuál es la cantidad exacta de los productos comercializados con la marca cuya cancelación ha sido solicitada? Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados.
Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrian esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. 1.18.De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta SUPER GOL ll es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia, en cuyo contexto se respondieron las preguntas planteadas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00500-2014- 0-1801-JR-CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
Proceso 652-1P-2015 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. f Cecilia L (sa, Atión Quinteros artha Ru erchán MAGISTRADA ISTRA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. o Zambrano Gustav El ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 652-1P-2015 | 13