Año XXXIV – Número 2935 Lima, 6 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 647-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2013-00609. Referencia: Patente COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS PROCESO 652-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 005002014-0-1801-JR-CA-15. Referencia: Cancelación por no uso de la marca SUPERGOL II (mixta).. PROCESO 659-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 072002014. Referencia: Marca involucrada LIDER (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 006/03/20177 2 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 647-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2013-00609 Referencia: Patente COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3985, recibido el 1 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00609.

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 1 b 006/03/20177 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 3 de 38 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes 2.1. El 6 de octubre de 2006, Monsanto Technology Lic. (en adelante, Monsanto) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención intitulada COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2005/0118161. 2.2.

El 30 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 600, sin que se presentaran oposiciones. 2.3. Por Oficio 20, notificado el 5 de enero de 2012, se requirió a Monsanto, en los términos del Artículo 45 de la Decisión 486, que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la referida Decisión. 2.4.

El 14 de mayo de 2012, Monsanto respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, que remplaza al originalmente presentado, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. La SIC aceptó el nuevo pliego reivindicatorio presentado, como quiera que se ajustó a las prescripciones contenidas en el Artículo 34 de la Decisión 486. '\ 2.5.

El 28 de junio de 2012, mediante Resolución 40740, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la solicitud de patente de invención denominada COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS, con fundamento en el Artículo 18 de la Decisión 486, al estimar que la invención solicitada a registro no cumplió con el requisito de nivel inventivo. 2.6.

El 3 de agosto de 2012, Monsanto interpuso recurso de reposición contra la Resolución 40740. 2.7. El 20 de junio de 2013, mediante Resolución 36932, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC confirmó la Resolución 40740.,/ Expediente administrativo PCT/06-101066A. o 2 GACETA OFICIAL 006/03/20177 4 de 38 2.8. El 25 de noviembre de 2013, Monsanto demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 36932 y 40740. 2.9.

El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de nulidad Monsanto presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que expuso los siguientes argumentos: 3, 1.

Las enseñanzas de las anterioridades 01, 02 y 03 no llevan a un técnico versado en la materia a obtener el método reivindicado, toda vez que no enseñan ni sugieren por sí solas, ni combinadas como un todo, las características técnicas esenciales del mismo. Por lo tanto, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente el método reivindicado. 3.2.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, para el estudio del nivel inventivo, el examinador no puede adoptar la posición de un inventor, y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revele el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son 01, 02 y 03. 3.3. El hecho de que el dsARN sirve para el control de algunas plagas no es indicio de que sirva para el control de todas las plagas.

Asimismo, el que sea posible modificar genéticamente una planta para combatir una determinada especie no es indicio de que pueda hacerse exitosamente para combatir otra especie. Por último, el que las toxinas Bt pueden combinarse genéticamente con otras toxinas u otras formas de la toxina Bt, no es indicio ni garantía de que las toxinas Bt puedan combinarse con dsARN de manera exitosa para combatir plagas, menos aun en ausencia de información relacionada con la combinación del gen de toxinas Bt con el gen de dsARN, 3.4.

Por todo lo anterior, se puede concluir que la única forma en que las anterioridades 01, 02 y 03 afectan la altura inventiva de la presente solicitud es si se realiza un estudio retrospectivo de la misma, lo cual no se considera una forma aceptable de llevar a cabo el estudio de la altura inventiva de una solicitud. 4. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente:,/ �f 6 3 GACETA OFICIAL 006/03/20177 5 de 38 4.1.

Si bien los documentos 01 y 02 no divulgan las secuencias exactas a las que se refiere la solicitud, dichos documentos son importantes para el análisis del nivel inventivo de la solicitud, puesto que divulgan las técnicas que permiten a la persona normalmente versada en la materia identificar secuencias útiles en la obtención de dsARN para distintos invertebrados.

Nótese que no se denegó la solicitud por carencia de novedad, cuyo análisis de patentabilidad sería finalmente distinto. 4.2. Las técnicas divulgadas en los documentos 01 y 02 se corresponden con los divulgados por la misma solicitud en estudio, es decir, la construcción de bibliotecas de ADNc, así como la solicitud en sus ejemplos 14 y 15, hace énfasis en que la identificación de genes blanco se realiza mediante la identificación de genes homólogos de distintas especies de plagas.

Así, la persona normalmente versada en la materia, enfrentada al problema de generar secuencias de dsARN para controlar una plaga específica, se habría visto motivada por los documentos 01 o 02 a usar las técnicas allí divulgadas para identificar genes blanco de interés en Oiabrótica y así llegar al objeto de la presente solicitud. 4.3. Es importante señalar que el concepto común entre las distintas invenciones reclamadas corresponde al método para controlar plagas usando dsARN, sin embargo, dicho concepto ya había sido divulgado en los documentos 01 o 02, la aplicación de las secuencias de Oiabrótica no tiene un efecto sorprendente, puesto que las secuencias para esta plaga fueron identificadas a partir de reportes previos para otros insectos y usando técnicas bioinformáticas bien conocidas para la persona normalmente versada en el oficio. 4.4.

No existe evidencia de un efecto técnico mejorado frente al método divulgado en el documento 02, si bien dicho documento emplea baculovirus para introducir en la dieta del insecto el dsARN, mientras que la solicitud enseña la expresión del dsARN en la planta, se considera que dicha diferencia corresponde a la selección de una entre tantas alternativas presentes en el estado de la técnica útiles para realizar un método como el reclamado, empleando una técnica equivalente ampliamente conocida.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la solicitud denegada supone una técnica alternativa al uso de baculovirus. En consecuencia, el respectivo argumento del demandante no tiene fundamento en los ejemplos de aplicación divulgados. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada2. / ¿¡ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 GACETA OFICIAL C. 006/03/20177 6 de 38 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El análisis del nivel inventivo: el técnico medio en la materia y la proscripción del examen de tipo "hindsight" o "ex post facto". D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

El análisis del nivel inventivo: el técnico medio en la materia y la proscripción del examen de tipo "hindsight" o "ex post facto" 1.1. Toda vez que en el proceso interno se controvierte el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de la invención COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE INSECTOS EN PLANTAS, solicitada por Monsanto.

En el caso concreto, Monsanto aduce que "la única forma en que las anterioridades 01, 02 y 03 afectan la altura inventiva de la presente solicitud es si se realiza un estudio retrospectivo de la misma". En tal virtud, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema. 1.2. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. 1.3.

A este respecto, conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado; mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y que se realice el cotejo comparativo determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención3. 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 12-IP-98 de 20 de mayo de 1998, p. 11. f /J t 5 GACETA OFICIAL 006/03/20177 7 de 38 conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica4. 1.5.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran tas diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene ta carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructura/mente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. "5 4 5 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 88-IP-05 de 27 de julio de 2005, p. 7.

Secretaría General de la Comunidad Andina, "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina", Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, pp. 76 y ss. Disponible en web: 6 ó GACETA OFICIAL 006/03/20177 8 de 38 1.6.

Finalmente, a efectos de determinar si el objeto de la invención resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, es preciso aplicar, siempre que sea posible, el "método del problema-solución", consistente en las siguientes tres (3) etapas: 6 (i) Identificación del estado de la técnica más cercano. (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y, (iii) Definición del problema técnico sobre la base el estado de la técnica más cercano. 1.7.

Las referidas etapas también pueden traducirse en las cinco (5) preguntas siguientes: 7 a) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? b) ¿Cuál es la diferencia -expresada en términos de características técnicas- entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? c) ¿Qué efecto técnico produce o se deriva de esa diferencia? d) ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada? e) El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningún momento actividad inventiva alguna: 1.

¿hubiera reconocido el problema? 11. ¿lo hubiera resuelto de la manera indicada? http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 6 lbíd, p. 77. En el mismo sentido, Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", octubre de 2006, pp. 159-160, disponible en web: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/PDF/DirectricesExam enPatentes.pdf.

Véase, en idéntico sentido, Oficina Europea de Patentes, "Directivas relativas al examen practicado", Parte G, Capítulo VII, 5. Método problema-solución, disponible en Internet: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g vii 5.htm. 7 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 643-IP-2015, ya citada, pp. 9-1O; véase también, a título ilustrativo, Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", Op. Cit., p. 160. \! \�. ___) 7 GACETA OFICIAL 006/03/20177 9 de 38 1.8.

La pregunta que se busca responder es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? En otras palabras, sobre la base del estado del arte al momento de la presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad, se debe determinar si existe alguna indicación o motivación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o mejorar el estado de la técnica para resolver el problema técnico, proveyendo una solución técnica al referido problema, resultado que debe ser consignado en el tenor de la(s) reivindicación(es) 8. 1.9.

A este respecto, el Tribunal considera importante destacar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos promedio en el área de especialidad correspondiente. Lo anterior, para un adecuado análisis del nivel inventivo, supone lo siguiente: a) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia de que se trate.

Esto tiene una importante razón: se busca que no exista "obviedad", y esto solo se logra si se parte de conocimiento estándares para una persona de oficio en la respectiva especialidad técnica. b) El análisis del nivel inventivo, en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto resulta importante, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para lograr la eficiencia del sistema estableciendo una ambientación adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de ahora pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. En consecuencia, el examen de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis del nivel inventivo, retrotraído al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

En ese sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que suponen tomar en consideración conocimientos obtenidos de la propia invención solicitada o del estado actual de la técnica, en lugar del estado del arte al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad9. 8 Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 643-IP-2015, ya citada, p.1 O. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, pp. 16-17. /� / f /f t1 8 006/03/20177 GACETA OFICIAL 10 de 38 En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica10. 1.1O.

En el presente caso, se debe verificar que el examen de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente, al determinar el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de la invención reivindicada en la solicitud de patente, haya tenido en cuenta estas dos últimas consideraciones: (i) debe haberse empleado la figura del técnico medio en la materia; y, (ii) debe haberse retrotraído el análisis al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad (i.e., no a posteriori, ex post facto o hindsight).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00609, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. /-'\ La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

I !),¡/! !i j / 1 / ( 1 / 1,/ l\i\, Cecilia Luiia Áyllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ram,ro�pac MAGISTRADO 1 Herná.-· 10 lbíd. íLlD. 1 mero Zambranó ISTRADO 9 GACETA OFICIAL 006/03/20177 11 de 38 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualment� la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secre º· \?.,.). j��1;�Lo Hernán fas,oENTE -, 1 //'(, // G����rd� SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 006/03/20177 GACETA OFICIAL 12 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: 652-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 00500-2014-0-1801-JR-CA-15 Cancelación por no uso de la marca SUPERGOL 11 (mixta).

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 500-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 2 de noviembre de 2016, recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00500-2014-0-1801-JR-CA-15; y El auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. 1.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: FACEL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL Litisconsorte: 2. Hechos Relevantes: 006/03/20177 13 de 38 PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 2.1. La sociedad FACEL S.A. (en adelante, FACEL), es titular de la marca mixta SUPERGOL 11, registrada para distinguir los siguientes productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza: "Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, annas blancas, maquinillas de afeitar, hojas de afeitar" (Certificado 59149, Expediente administrativo 84710-1999 OSO). 2.2.

El 16 de septiembre de 2009, la sociedad PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. (en adelante, PROCTER & GAMBLE), presentó acción de cancelación por no uso de la marca mixta SUPERGOL 11. 2.3. El 13 de julio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 2375-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada en parte la acción de cancelación y, como efecto, canceló parcialmente el registro de la marca mixta SUPERGOL 11, quedando vigente únicamente para amparar maquinillas de afeitar de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 7 de agosto de 2012, PROCTER & GAMBLE interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 16 de octubre de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 35692013/TPI-INDECOPI, revocó el acto administrativo impugnado en la parte en que se dispuso mantener vigente el registro de la marca mixta SUPERGOL II y, en consecuencia, canceló totalmente el registro de la marca mixta SUPERGOL 11. 2.6.

El 15 de enero de 2014, FACEL presentó demanda contencioso administrativa, cuya pretensión principal radicaba en que se declarara la nulidad del anterior acto administrativo. 2 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 14 de 38 2.7. El 5 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Nueve declaró fundada en parte la demanda y nula la Resolución 3569-2013/TPI-INDECOPI, en el extremo que revocó la resolución administrativa de primera instancia. 2.8.

El 17 de junio de 2015, PROCTER & GAMBLE presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.9. El 18 de junio de 2015, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 3. Argumentos de la Demanda presentados por FACEL: 3.1. Sostuvo que acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta SUPERGOL 11 y que la misma distingue máquinas de afeitar, cuya presentación en el mercado es a través de displays, es decir, que no se venden de forma separada de su empaque, el cual se encuentra protegido a través del certificado 59149. 3.2.

También señaló que se deben analizar en su conjunto los medios probatorios aportados, tales como facturas, impresiones de los displays y publicidad presentada. 3.3. Agregó que la marca denominativa SUPER GOL, registrada bajo el certificado 5121, se comercializa conjuntamente con la marca mixta SUPERGOL 11, esto es, mediante la venta de las máquinas de afeitar a través del display o empaque registrado bajo el certificado 59149, lo cual implica que tanto la marca denominativa como la marca mixta se encuentran en el mercado, lo cual constituye prueba real y efectiva de su uso. 3.4.

Finalmente, indicó que la comercialización de la marca mixta protege a la denominativa y, por lo tanto, se incluye un sello en las facturas con la siguiente información: "ESTE PRODUCTO SUPERGOL II CON CÓGIGO SMAGOL CORRESPONDE A LOS CERTF. DE REGISTRO INDECOPI NOS. 512 1 Y 5914911 • 4. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: 4.1.

Manifestó que de un análisis global de los medios de prueba, se encontró que la demandante no había usado en forma relevante su marca mixta SUPERGOL 11. t ¡_ 4.2. Agregó que si bien es posible asumir que la fabricación de displays para máquinas de afeitar, así como la elaboración de publicidad de las mismas constituyen un paso previo para la comercialización de los productos SUPERGOL 11, era necesario adjuntar medios probatorios adicionales que permitieran crear certeza del uso relevante de la marca cuestionada.

Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 15 de 38 4.3. De igual manera adujo que varias de las facturas presentadas como medios de prueba, acreditan la venta de productos distintos a los que distingue la marca cuestionada. Adicionalmente, señaló que en cada una de las facturas se aprecia un sello con la siguiente información "ESTE PRODUCTO SUPERGOL II CON CÓGIGO SMAGOL CORRESPONDE A LOS CERTF.

DE REGISTRO INDECOPI NOS. 5121 Y 59149". 4.4. Concluyó que 13 facturas presentadas resultaron insuficientes para demostrar el uso real de la marca mixta SUPERGOL 11, pues las máquinas de afeitar son productos de consumo masivo, es decir, son adquiridos de forma intensa y continua y que las mismas carecen de objetividad, pues han sido emitidas por una distribuidora que es administrada por el mismo gerente general de FACEL. 5.

Participación del Litisconsorte PROCTER & GAMBLE: 5.1. Argumentó que FACEL no demostró el uso directo y real de su marca mixta SUPERGOL 11, para distinguir máquinas de afeitar en la cantidad y modo que corresponde durante el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2006 al 16 de septiembre de 2009 y que los documentos presentados por FACEL carecen de idoneidad. 6.

Sentencia de Primera Instancia 6.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve del 5 de junio de 2015, declaró fundada en parte la demanda, argumentando que: "( ) /os medios probatorios sobre /os anuncios publicitarios que ordenó la empresa en mención deberán ser tomados en cuenta en conjunto con otras pruebas presentadas, toda vez que coadyuvarán a sustentar que la marca SUPERGOL 11 (mixta) realmente ha sido puesta en conocimiento del público consumidor siempre y cuando existan otros documentos que corroboren la efectiva venta del producto que distingue el signo en mención ( ) consideramos una arbitrariedad por parte de INDECOPI que por el simple hecho de que el titular o licenciatario de la marca no expida facturas diferenciadas por cada marca de producto que comercializa en el mercado se le castigue cancelando su marca.

Más aún, cuando existen medios probatorios que refuerzan el hecho de que la marca ha sido utilizada, como son /as facturas referentes a la elaboración de /os displays o empaques de las máquinas de afeitar en los que consta la marca SUPERGOL /1 ( ) Así mismo, al revisar /as facturas se observa que las ventas de las máquinas de afeitar se han realizado constantemente durante los últimos B meses del período de investigación. Es así que se han realizado dos ventas cada mes de 10 a 80 cajas de 864 o 576 piezas o unidades, lo cual a simple vista no constituye un número ínfimo de ventas del producto.

Por lo tanto, si bien no se puede determinar el número exacto de máquinas de afeitar ofertadas bajo la marca SUPERGOL 11 (mixta), la autoridad administrativa no debió omitir que dichos productos se hayan ofertado al público consumidor y considerar como pruebas no idóneas dichos 4 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 16 de 38 documentos que acreditan el uso continuo e ininterrumpido durante el último año de investigación de la mencionada marca.

( ) es adecuado tener presente el hecho que la empresa FACEL S.A., es titular de otras marcas que contienen el término SUPERGOL para distinguir máquinas de afeitar, por lo que la autoridad administrativa debió preguntarse si era factible al cancelar la marca que la persona que interpuso la acción de cancelación pudiera hacer uso efectivo del derecho de preferencia para inscribir la marca cancelada teniendo conocimiento que existe una marca similar que distingue los mismos productos y que se encuentra en uso ( ) Es así que se ha determinado que la resolución impugnada no ha sido debidamente motivada en tanto no se han valorado de manera adecuada los medios probatorios presentados por la empresa accionan/e en sede administrativa (...). por las razones expuestas, el Juzgado (...) de conformidad con lo prescrito en las normas indicadas. las consideraciones expuestas y el dictamen fiscal FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda ( ) 7.

Recursos de Apelación presentado por PROCTER & GAMBLE y por INOECOPI: 7.1. PROCTER & GAMBLE reiteró que no se acreditó el uso de la marca mixta SUPERGOL II de conformidad con la cantidad y el modo que normalmente le correspondería a los productos amparados con la misma. 7.2. Por su parte INDECOPI reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Agregó que no existía certeza sobre la comercialización de los productos distinguidos por la marca mixta SUPER GOL 11, por cuanto se presentaron (i) facturas que no correspondían al producto distinguido; (ii) facturas con otra denominación relacionada a otro signo registrado a favor de FACEL; y (iii) facturas que contaban con un sello puesto por FACEL que no brindaba certeza sobre los productos comercializados bajo los signos SUPERGOL II y SUPER GOL según lo aduce. 8.

Solicitud de interpretación 8.1. El proceso arribó a la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Tamas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya Corporación decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal de las normas que requirió con el fin de resolver la controversia conforme lo expuso en el auto del 19 de octubre de 2015 la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 2 de diciembre de 2015.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166, y 167 de la Decisión 486 1 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) 5 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 17 de 38 La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: "¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real y efectivo de una marca que distingue un producto de consumo masivo? ¿Si los medios probatorios (facturas) permiten acreditar el uso real y efectivo de la marca, pueden ser desestimados porque no solo se refieren al signo cuestionado sino también a otro de propiedad del titular, y por tal motivo, no es factible determinar cuál es la cantidad exacta de los productos comercializados con la marca cuya cancelación ha sido solicitada?" c. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio 1.1. La demandante sostuvo que se acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta SUPERGOL 11, mientras el INDECOPI argumentó que no se probó el uso relevante de la referida marca.

Articulo 165.- la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres al\os consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falla de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en et comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue reglstrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falla de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Articulo 167.- la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 6 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 18 de 38 1.2.

De conformidad con lo anterior y con el objetivo de contestar las preguntas realizadas por la Corte Consultante, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo especial referencia a la marca usada para productos de consumo masivo. Para esto se seguirá la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 2 Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 1.3.

Los artículos 165 a 170, salvo el 1693 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite 1.4. De conformidad con el articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 1.5.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.5.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.

Es importante aclarar que no presentar la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente, que lo es, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (artículo 168 de la Decisión 486). 2 3 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-IP-2013 de 25 de junio de 2013, 53IP-2013 de 19 de junio de 2013: y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014.

El articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 7 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 19 de 38 En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice concienzudamente y en su total dimensión los argumentos y documentos que demuestran la legitimación del solicitante. 1.5.2.

El solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente. Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: 1.5.2.1. Defensa en el trámite de oposición. 1.5.2.2.

Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. 1.5.2.3. Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. 1.5.2.4.

Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa. Oportunidad para adelantar el trámite 1.6. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. Falta de uso de la marca 1. 7. Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el articulo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.8.

El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la 8 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 20 de 38 base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma4• 1.9.

El titular de la marca objeto de la solicitud de cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización5 • 1.1 O. Sobre este punto la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: 4 5 l Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomia de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capitulo IV del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalla.

El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El articulo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regallas, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva. de acuerdo con el articulo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el lilular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del articulo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercia"za masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena. que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas. o bajo catálogo, etc. 9 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 21 de 38 ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que existe uso real y efectivo de una marca que distingue un producto de consumo masivo? 1.11.

Para determinar si la marca mixta SUPERGOL II es usada real y efectivamente en el mercado, se debe hacer lo siguiente: 1.11.1. Determinar si los productos que ampara la marca mixta SUPERGOL II son de consumo masivo y de uso permanente; de uso masivo y estacional; o suntuarios y de alto valor económico. 1.11.2. Una vez establecido lo anterior, se deben determinar las cantidades y el período de comercialización, para de esta manera encontrar probado el uso real y efectivo, como sigue: 1.11.3.

Bienes de consumo masivo y uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso de la marca en el mercado debe ser de manera continua durante los tres años del periodo de evaluación, ya que el público consumidor continuamente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidades6 • Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos.

Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 1.11.4. Bienes de uso masivo y estacional. Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc.

Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente. Se deberán establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo de la marca. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el 6 Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: "En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivas precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e inintem,mpida de la marca durante el periodo completo de las tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el articulo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación" (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-lp-2014) 10 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 22 de 38 mercado árboles de navidad, el uso de una marca que ampara árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si en el periodo de los tres años se usó ampliamente en dicho espacio de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 1.11.5.

Bienes suntuarios y de alto valor econom,co. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían su uso.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 1.12. Ahora bien, en caso de venta del producto a intermediarios se debe tener en cuenta lo siguiente: la prueba del uso de una marca que ampara productos finales se presenta cuando está disponible para el consumidor el producto distinguido con dicha marca.

En este sentido, las ventas que se hagan en la cadena de distribución deben complementarse con demostración de que el producto respectivo está disponible en el mercado con esa marca. Si bien demostrar que se vendió a un intermediario prueba transacciones comerciales con los productos, el "real" uso de la marca que ampara productos finales se determina al distinguir con la marca el producto en el mercado. 1.13.

El párrafo tercero de la norma estudiada advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

Carga de la prueba. La prueba del uso 1.14. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.15.

En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: 11 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 23 de 38 *El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comercia/es, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 1.16.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.17. Sobre este punto la Corte Consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Si los medios probatorios (facturas) permiten acreditar el uso real y efectivo de la marca, pueden ser desestimados porque no solo se refieren al signo cuestionado sino también a otro de propiedad del titular, y por tal motivo, no es factible determinar cuál es la cantidad exacta de los productos comercializados con la marca cuya cancelación ha sido solicitada? Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados.

Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrían esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. 1.18.

De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta SUPER GOL II es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia, en cuyo contexto se respondieron las preguntas planteadas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00500-20140-1801-JR-CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 12 Proceso 652-IP-2015 GACETA OFICIAL 006/03/20177 24 de 38 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

I ', J, lo Cecilia L/s�teros MAGISTRADA (.. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. /Rc�rno Zambrano ESIDENTE Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 652-IP-2015 13 ¡ GACETA OFICIAL 006/03/20177 25 de 38 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016 Proceso 659-IP-2015 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 07200-2014 Referencia Marca involucrada LIDER (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7200-2014-0/51ª SECA-CSJLI-PJ del 4 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo dla, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 143, 144 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07200-2014; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitíó a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FÁBRICA DE CALZADO LIDER S.A.C. 1 /) GACETA OFICIAL Demandado 006/03/20177 26 de 38 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: Distribución y Servicio D&S S.A. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 30 de junio de 2008, la empresa FÁBRICA DE CALZADO LIDER S.A.C. (en adelante, FÁBRICA DE CALZADO LIDER) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) la cancelación del registro de la marca LIDER (denominativa) inscrita a favor de Daniel Claudia Inga Arias para distinguir ropa confeccionada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 74037). 2.2.

El 1 de julio de 2008, FÁBRICA DE CALZADO LIDER solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi el registro de la marca LIDER (denominativa) para distinguir productos de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrererla en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El 23 de diciembre de 2008, dicha solicitud se declaró en abandono. 2.3.

El 14 de noviembre de 2008, la empresa Distribución y Servicio D&S S.A. (en adelante, Distribución y Servicio D&S) solicitó el registro de marca LIDER y logotipo (mixta) para distinguir vestidos. calzados y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. El 05 de febrero de 2009, FÁBRICA DE CALZADO LIDER presentó oposición a la solicitud presentada por Distribución y Servicio D&S alegando tener un derecho preferente sobre el registro de la marca LIDER al haber solicitado previamente su cancelación. 2.5.

El 22 de mayo de 2009, mediante Resolución 1178-2009-DSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi dispuso cancelar la marca LIDER (denominativa) con Certificado 74037. Dicha resolución quedó consentida el 19 de junio de 2009. 2.6. El 17 de agosto de 2009, la FÁBRICA DE CALZADO LIDER nuevamente solicitó el registro de la marca LIDER (denominativa) para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.7.

El 08 de marzo de 2010, mediante Resolución 3628-2009/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi concedió a FÁBRICA DE CALZADO LIDER el registro de la marca LIDER (denominativa) para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 162050). 2 GACETA OFICIAL 006/03/20177 27 de 38 2.8.

El 16 de marzo de 2012, mediante Resolución 931-2012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos señaló que carecia de objeto pronunciarse sobre la oposición formulada por FABRICA DE CALZADO LIDER toda vez que su solicitud de registro de marca presentada el 1 de julio de 2008 había caldo en abandono. Como consecuencia de ello, concedió el registro de la marca LIDER y logotipo (mixta) a Distribución y Seivicio D&S para distinguir vestidos, calzados y sombrererlas de la Clase 25.

2.9. FABRICA DE CALZADO LIDER interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 931-2012/CSD-INDECOPI del 16 de marzo de 2016, alegando ser titular de la marca LIDER con Certificado 162050. 2.1 O. El 04 de enero de 2013, la Comisión de Signos Distintivos dispuso iniciar de oficio la acción de nulidad de la marca LIDER (denominativa) otorgada a favor de la FÁBRICA DE CALZADO LIDER señalando que esta habla sido concedida sin considerar la solicitud presentada por Distribución y Seivicio D&S y, en consecuencia, dicha marca se registró en contravención de la normativa vigente. 2.11.EI 15 de marzo de 2013, FÁBRICA DE CALZADO LIDER absolvió la nulidad planteada señalando que ta marca le había sido otorgada correctamente puesto que contaba con un derecho preferente por haber solicitado previamente la cancelación. Asimismo, indicó que ha venido utilizando la marca LIDER con anterioridad a la presentación de la solicitud de Distribución y Seivicio D&S. 2.12.

El 23 de septiembre de 2013, mediante Resolución 2680-2013/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, nulo el registro de marca LIDER (denominativa) que distingue productos de la Clase 25, conforme a las siguientes consideraciones: a) En el procedimiento sobre nulidad solo corresponde analizar si el signo cuestionado fue otorgado en contravención de alguna disposición normativa, por lo que no corresponde atender el argumento de FÁBRICA DE CALZADO LIDER respecto de que ha venido utilizando el nombre comercial con anterioridad a la fecha de solicitud de Distribución y Seivicio D&S. b) FÁBRICA DE CALZADO LIDER no tenla derecho preferente para la inscripción de la marca toda vez que la solicitud que presentó no fue efectuada para distinguir los mismos productos que distingula la marca LIDER previamente cancelada. c) Los signos confrontados son semejantes (se encuentran constituidos por la denominación UDER que determina que resulten fonéticamente idénticos) y se encuentran referidos a los mismos 3 GACETA OFICIAL 006/03/20177 28 de 38 productos, configurándose los requisitos para el riesgo de confusión en el mercado. 2.13.

El 24 de octubre de 2013, FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2680-2013/CSD-INDECOPI señalando que cumplió con solicitar un signo idéntico a la marca LIDER cancelada previamente y respecto de los mismos productos ("prendas de n vestir" es sinónimo de "ropa confeccionada ). 2.14. El 07 de mayo de 2014, por Resolución 0735-2014fTPI-INDECOPI el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del lndecopi declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la FABRICA DE CALZADO LIDER y, en consecuencia, declaró firme la Resolución 2680-2013/CSD-INDECOPI que dispuso la nulidad del registro de marca LIDER (denominativa), considerando lo siguiente: a) La marca LIDER materia de nulidad distingue una lista más extensa de productos en comparación con los que distinguía la marca cancelada.

Así, mientras que la marca cancelada distinguía únicamente ropa confeccionada de la Clase 25, la marca LIDER otorgada distingue calzado, prendas de vestir y sombrerería de la Clase 25. Por tal motivo, al momento de concederle el registro de la marca LIDER, FABRICA DE CALZADO LIDER no gozaba de un derecho preferente. b) La marca LIDER (denominativa) y el signo solicitado con anterioridad LIDER y logotipo (mixto) son semejantes, razón por la cual, son susceptibles de generar confusión en el público consumidor.

En consecuencia, el registro de la marca de producto LIDER se encuentra incurso en el supuesto de nulidad del Artículo 172 por haber contravenido el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486. 2.15. El 15 de agosto de 2014, FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpone demanda contenciosa administrativa solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 0735-2014fTPI-INDECOPI del 7 de mayo de 2014. 2.16.

El 30 de octubre de 2014, el lndecopi contestó la demanda interpuesta por FABRICA DE CALZADO lÍDER. 2.17. El 18 de agosto de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda interpuesta por FABRICA DE CALZADO UDER. 2.18. El 02 de septiembre de 2015, FÁBRICA DE CALZADO LIDER interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 4 GACETA OFICIAL 006/03/20177 29 de 38 2.19.

El 12 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de FÁBRICA DE CALZADO LIDER: 3.1. La autoridad administrativa debió solicitar de manera expresa que se precise que FÁBRICA DE CALZADO LIDER estaba ejerciendo su derecho de preferencia por la obtención de la cancelación de la marca.

Asimismo, debió requerir o, de ser el caso, realizar de oficio la reduccíón de los productos, a efectos de que el procedimiento se lleve a cabo de forma correcta. 3.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado como causal de pérdida del derecho de preferencia el hecho de que se solicite una lista más amplia de productos al momento de ejercerlo. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi:

4.1. FÁBRICA DE CALZADO LIDER no denunció como agravio en su recurso de apelación administrativo que la autoridad administrativa le debía sugerir, o efectuar de oficio, la reducción de productos a distinguir por la marca, por lo que no puede pretender denunciarlo en sede judicial, sin afectar el principio de congruencia procesal.

4.2. FÁBRICA DE CALZADO LIDER no contaba con derecho preferente ya que no cumplió con solicitar el mismo signo cancelado a registro, debido a que adicionó productos con los que la marca original no contaba. 4.3. La autoridad administrativa no se encuentra obligada a suplir la actuación de las partes. El Tribunal del lndecopi no puede realízar de oficio la reducción de los productos debido a que no puede modificar lo solicitado expresamente por los administrados, ni pronunciarse respecto a supuestos no planteados por las partes.

Lo contrario implicarla incurrir en una afectación al debido procedimiento dado que vulneraria el principio de congruencia. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 5.1. En vista de que FÁBRICA DE CALZADO LIDER solicitó el registro de la marca LI DER para distinguir calzado, prendas de vestir y sombrereria de la Clase 25, a pesar de que la marca cancelada solo distinguía ropa confeccionada, se configuró una nueva solicitud de registro de marca distinta a la que correspondería para ejercer su derecho preferente.

En consecuencia, la solicitud de FÁBRICA DE CALZADO LIDER (del 17 de agosto de 2009) fue presentada después de la solicitud de Distribución y Servicio D&S (del 14 de noviembre de 2008) y por tanto, la actora obtuvo 5 GACETA OFICIAL 006/03/20177 30 de 38 el registro de la marca LIDER en contravención del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 que señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero para los mismos productos o servicios. 5.2.

La norma comunitaria no establece la obligación de la autoridad administrativa de solicitar al administrado, o realizar de oficio, la reducción de los productos en su solicitud de registro de marca. El Articulo 143 de la Decisión 486 contempla la facultad de la autoridad para sugerir modificaciones más no se trata de una obligación. 5.3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido claro al señalar que para ejercer el derecho preferente derivado de una acción de cancelación, la solicitud debe recaer sobre los mismos o menos productos que distinguía la marca cancelada.

En consecuencia, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi adoptó una decisión fundada en derecho. 6. Argumentos del recurso de apelación de FÁBRICA DE CALZADO LIDER: 6.1 La autoridad administrativa debió solicitar de manera expresa a FÁBRICA DE CALZADO LIDER la reducción de productos que se requería para que se pueda aplicar correctamente el derecho preferente o, de ser el caso, realizar de oficio tal reducción, a fin de que el procedimiento se lleve a cabo correctamente. 6.2 No se aprecia una debida motivación de la resolución del Tribunal del lndecopi puesto que el Articulo 168 de la Decisión 486 no exige que el registro de marca que se pretende registrar con el derecho preferente tenga que ser idéntico a la marca cancelada.

Por tal motivo, se habría vulnerado el debido procedimiento administrativo. 6.3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado como causal de pérdida del derecho de preferencia el hecho de que se solicite una lista más amplia de productos al momento de ejercerlo, más aun cuando oportunamente la autoridad administrativa realizó el examen de registrabilidad y determinó que el signo solicitado, materia de nulidad, cumplía con los requisitos para acceder al registro. 6 GACETA OFICIAL 006/03/20177 31 de 38 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicíta la Interpretación Prejudicial de los Artículos 143, 144 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. 2. Procede la interpretación de los Artículos 143 y 168 de la referida Decisión, toda vez que son materia de la controversia. El Artículo 144 que regula el examen de los requisitos de forma de la solicitud de registro de marca no ha sido cuestionado en el proceso; sin embargo, procede su interpretación solo a efectos de dotar de contenido la disposición prevista en el Artlculo 143 de la Decisión 486. 3.

De oficio, procede interpretar el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 por ser materia de controversia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 143.• El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir fa corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a fa solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el articulo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o fa ampliación de los productos o servicios sellafados inicialmente en la solicitud.

Si fas normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.·. ·Articulo 144.- La oficina nacional competente e,caminará, dentro de los 15 dlas contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dlas siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término sellafado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación·. ·Articulo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vla administrativa." 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Artlculo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cínco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. 7 GACETA OFICIAL 006/03/20177 32 de 38 nulidad de un registro de marca supuestamente concedido en contravención de la normativa comunitaria. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Nulidad de un registro de marca.

Modificación de la solicitud del registro de marca. Derecho preferente derivado de la acción de cancelación. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nulidad de un registro de marca 1.1 El lndecopi declaró fundada la acción de nulidad contra la marca LIDER (denominativa) con Certificado 162050 por la presunta confusión de dicha marca con la marca LIDER y logotipo (mixta) registrada previamente; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2 El Artf culo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: a) La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Articulo 134 o del Articulo 135 de la Decisión 486. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad". "Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personasjurldicas, pudiendo ambas coexistir.• "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y tennina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.• "Articulo 193.- Confonne a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El regístro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191. • 8 p, GACETA OFICIAL 006/03/20177 33 de 38 b) La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artfculo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.3 De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca LIDER (denominativa) incurre o no en las causales de nulidad relativa contempladas en los Literales a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Articulo 172 de la misma norma. 2.

Modificación de la solicitud del registro de marca 2.1 En el proceso interno, la demandante FÁBRICA DE CALZADO LIDER señaló que si la autoridad administrativa sabía que la solicitud de registro de marca LIDER no fue presentada para distinguir los mismos productos que distinguía la marca cancelada, debió requerirle que realice tales modificaciones o, de ser el caso, realizarlas de oficio, conforme a lo previsto en el Artículo 143 de la Decisión 486. 2.2 En atención a ello, es pertinente analizar el Artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, cuyo texto señala lo siguiente: "Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el articulo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. n 2.3 Como se puede apreciar, el Articulo 143 precitado desarrolla los presupuestos necesarios para realizar modificaciones a la solicitud inicial de registro de marca. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente3: 3 f e, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-IP-2013 del 17 de abril de 2013. 9 GACETA OFICIAL 2.4 006/03/20177 34 de 38 (i) Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro marcaría la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente al realizar el examen de forma.

(ii) La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo procede si no implica cambios sobre aspectos sustantivos del signo o no se ampllan los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Ello quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. En tal sentido, la modificación de la solicitud inicial se realiza de oficio o a petición de parte de manera discrecional y siempre que no afecte sus elementos sustantivos. 2.5 Con relación a ello, el Tribunal ha precisado que la prohibición de modificar aspectos sustantivos de la solicitud inicial involucra también que las propuestas no podrán estar dirigidas a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto4 • Es decir, que no resultaría plausible que el peticionario modifique el ámbito de protección del signo ampliando los productos o servicios que este va a distinguir. 2.6 De otro lado, respecto a la definición de aspectos secundarios o accesorios susceptibles de ser modificados en aplicación del Articulo 143 precitado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente 5: uLos aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden. en cambio, ser modificados. sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro (Subrayado agregado) 2.7 El párrafo segundo del Artículo 143 de la Decisión 486 otorga facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud de registro en cualquier momento del trámite.

Por tanto, dicha oficina podrá, de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 18-IP-2013 del 17 de abril de 2013. 5 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 104-lP-2003 del 27 de noviembre de 2003. 10 GACETA OFICIAL 006/03/20177 35 de 38 considerarlo pertinente, formular sugerencias de modificación al solicitante, las cuales se tramitarán conforme a lo señalado en el Artículo 144 de la Decisión 486. 2.8 Conforme a lo establecido en el Articulo 144 referido, la oficina nacional competente notifica al solicitante a fin de que subsane las observaciones a la solicitud de registro de marca dentro del plazo de 60 dlas siguientes.

De no realizarse tal subsanación, se produce la configuración de la figura jurídica del abandono que, en términos prácticos, implica que la solicitud es desestimada. 3. Derecho preferente derivado de la acción de cancelación 3.1 FÁBRICA DE CALZADO LIDER sostiene que la autoridad administrativa debió considerar el derecho preferente que obtuvo como consecuencia de la cancelación de la marca LIDER.

Asimismo, indicó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha estipulado que solicitar una lista más amplia de productos en la solicitud de registro de marca constituye una causal de pérdida del derecho preferente. 3.2 En atención a ello, es pertinente analizar lo establecido en el Articulo 168 de la Decisión 486.

Textualmente dicha disposición señala lo siguiente: ·Articulo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable [respecto de la cancelación del registro de marca] tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 3.3 A la luz de lo mencionado en el Articulo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y en la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando disponible para quien primero solicite su registro6• I ¡1 JJ.. 3.4 La prelación vinculada al derecho preferente implica que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación; de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 7 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 16-IP-2014 del 21 de mayo de 2014. 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 27-IP-2012 de 01 de junio de 2012. 11 006/03/20177 GACETA OFICIAL 36 de 38 3.5 Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro, durante el lapso que dura el derecho preferente, esta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.ª 3.6 Respecto de los presupuestos necesarios para la configuración del derecho preferente derivado de la cancelación de una marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 9 ha señalado lo siguiente: "Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o. en todo caso. contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo especifico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podrla identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada. " (Subrayado agregado) 3.7 En atención a ello, para obtener la prioridad que otorga la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que la solicitud de registro del nuevo signo sea idéntica y distinga los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada; es decir, el signo tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló 1 El cumplimiento de estos presupuestos deberá ser evaluado a efectos de reconocer la aplicación del derecho preferente precitado. º. 4.

Preguntas de la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asl como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1 ¿Cómo debe interpretarse la facultad de la administración pública de e Ibídem. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 286-IP-2015 del 2 de marzo de 2016. 10 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 96-IP-2014 del 20 de febrero de 2015. sugerir al solicitante modificaciones en cualquier momento del 12 \ ó GACETA OFICIAL 006/03/20177 37 de 38 trámite? ¿Debe entenderse esta facultad como un deber de la administración cuando esta aprecia que existe un defecto en la solicitud? Conforme a lo señalado en el Apartado 1 de la Sección D, la autoridad administrativa tiene la facultad discrecional de sugerir modificaciones a la solicitud inicial de registro de marca, más no se encuentra obligada a ello. 4.2 ¿ Cuáles son los límites de esta facultad de sugerir modificaciones? La facultad de sugerir modificaciones a la solicitud inicial de registro solo procede cuando se afecte aspectos secundarios y no sustantivos de la solicitud de registro de marca.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que la prohibición de modificar aspectos sustantivos de la solicitud inicial involucra también que las propuestas no podrán estar dirigidas a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto. 4.3 Siendo que en el ejercicio del derecho preferente el signo objeto de este derecho debe ser igual a la marca cancelada, ¿Debe entenderse que dicho requisito también debe hacerse extensivo al detalle y/o relación de productos/servicios a distinguir? Conforme a lo señalado precedentemente, para que pueda aplicarse el derecho preferente derivado de la obtención de la cancelación de una marca, resulta necesario que el signo vinculado al derecho preferente: (i) sea idéntico a la marca que se canceló, e (ii) incluya los mismos productos o servicios que correspondlan a la marca cancelada.

Ello no excluye la posibilidad de que dicho signo pretenda distinguir menos productos o servicios. 4.4 En otras palabras: ¿deben ser idénticos los productos/servicios a distinguir?, ¿o se pude realizar en virtud del ejercicio del derecho dichos de ampliación o reducción una preferente productos/servicios? Esta pregunta ya ha sido respondida en el numeral 4.3 precedente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 07200-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 13 ¡ ' 006/03/20177 GACETA OFICIAL 38 de 38 La presente Interpretación Prejudicial se firma por tos Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA --- -. Hemá (_ /¿j_./)J.e�u..::),mbranO- -- ��JTRADO � Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14