TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: 159-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante + 2013-00094 Referencia E Signos involucrados ROCA (mixta) y ROCKA (mixta) y ROCKA Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1244 dei 15 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135, de los Literales a) y b) del Artículo 136, de los Artículos 191, 192, 193, 259 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00094; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Distribuidora Dalsan S.A. 2.1. 2.2. Proceso 159-1P-2016 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Terceros interesados: Almacenes e Industrias Roca S.A. Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.) Roca Sanitarios S.A. Hechos relevantes: El 9 de febrero de 2009, Almacenes e Industrias Roca S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca ROCA (mixta) para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial de la Clase 35 de la Clasificación internacional de Niza.* La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, fue objetada por Aluminio Roca Limitada, Roca Sanitario S.A. y Distribuidora Dalsan S.A. con base en los siguientes argumentos: a) Aluminio Roca Limitada sustentó su oposición en la supuesta similitud existente entre el signo solicitado y la marca registrada ROCA en la Clase 21? de la Clasificación Internacional y las marcas A araamciioniza registradas en las Clases 42% y 6* de la Clasificación Expediente administrativo 09 12073.
Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); material para la fabricación de cepillos; instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro; cristaleria, porcelana y loza no incluidos en otras clases. Servicios relacionados con actividades comerciales, de distribución y comercialización de utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina, y otros pro- ductos de consumo, en supermercados, cacharrerias; autoservicios; asi como la importación de tales productos o de sus partes y todo lo que este en concordancia con el objeto social de la empresa.
Metales comunes en bruto y semielaborados y sus aleaciones; anclas, yunques, campanas, materiales de construcción lamina- dos y fundidos; railes y otros materiales metálicos para vías férreas; cadenas (con excepción de las cadenas motrices para vehículos); cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajeria; tubos metálicos; cajas de caudales grandes y portátiles; bolas de acero, 2 Proceso 159-1P-2016 Internacional de Niza, sosteniendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. b) Roca Sanitario S.A. sustentó su oposición en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con la marca mo registrada en la Clase 11% de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo Certificado 137812, sosteniendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. c) Distribuidora Dalsan S.A. sustentó su oposición en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con las marcas < FOME ROCKA, ROCKA CARGA y registradas en las Clases 16%, 187 y 25? de la Clasificación Internacional de Niza, con el nombre y E rmrcrca enseña comercial ROCKA y con el signo S solicitado anteriormente, para distinguir productos de la Clase 25% de la Clasificación Internacional de Niza, sosteniendo que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de prohibición de registro contempladas en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486. 2.3.
Por Resolución 15593 del 23 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SiC declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca ROCA (mixta), al considerar que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión. herraduras; clavos y tornillos; otros productos de metal (no precioso) no incluidos en otras clases, minerales.
Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografias; papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. Vestidos, sombrereria, especialmente cachuchas y gorras.
Vestidos, calzados, sombrereria. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 159-1P-2016 Aluminio Roca Limitada, Roca Sanitario S.A. y Distribuidora Dalsan S.A.* interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 15593 del 23 de marzo de 2010. Por Resolución 53787 del 30 de setiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 15593 y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución 0006024 del 16 de febrero de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 15593 del 23 de marzo de 2010.
Distribuidora Dalsan S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular las Resoluciones 15593, 53787 y 0006024.** La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a los terceros interesados Almacenes e Industrias Roca S.A., Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.) y Roca Sanitarios S.A. Ej 20 de febrero de 2014, la SIC y Almacenes e Industrias Roca S.A., este último en su calidad de tercero interesado, contestaron la demanda. 2.10.
El 28 de enero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Distribuidora Dalsan S.A.: Los actos impugnados infringieron las normas aplicables y fueron expedidos con falsa motivación porque la SIC desconoció la característica de distintividad al otorgar el registro del signo mixto ROCA existiendo la protección del signo ROCKA en las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo y uno gráfico y, por lo general, es el elemento denominativo el que prevalece y que en conjunto permite al consumidor identificar y diferenciar la marca de las existentes en el mercado; por lo que el análisis de confusión debe realizarse a partir de una comparación gramatical, fonética y visual.
“ De la información remitida no es posible establecer la fecha de interposición de dichos recursos. De la información remitida no es posible establecer la fecha de interposición de la demanda. 4 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 159-1P-2016 En el presente caso, el elemento gramatical u ortográfico es el de mayor recordación e impacto en los signos enfrentados y el elemento gráfico no le imprime la suficiente distintividad para que el consumidor los diferencie en el mercado, existiendo una evidente similitud entre ellos.
Desde el punto de vista gramatical, el signo solicitado reproduce las marcas registradas, al compartir las mismas vocales y casi todas las consonantes en un orden similar, así como la misma sílaba tónica, comparten raíces idénticas y terminaciones similares. La marca concedida en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza no tiene elementos gráficos que le otorguen distintividad, habiendo reproducido las marcas registradas, por lo que no cumple con el requisito de distintividad previsto en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Existe conexión competitiva entre los productos y servicios que identifican, debido a que comparten canales de comercialización, finalidades y materias primas, dado que para la realización de material publicitario es necesario acudir a instrumentos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: papel, cartón, productos de encuadernación, materias plásticas para embalaje, entre otras, y debido a que la solicitante no impone ninguna restricción o limitación a sus servicios de publicidad, existe un alto riesgo de confusión. Es titular del nombre comercial ROCKA, al ser la primera empresa en identificarse en el mercado colombiano con dicha denominación, uso que ha sido ininterrumpido en el tiempo y como prueba del uso prioritario del nombre comercial se encuentra el depósito realizado ante la SIC el día 1 de junio de 1995, tramitado bajo Expediente 95-023730, el cual culminó con la asignación del Certificado de depósito 9851.
En relación a la enseña comercial, al ser dicho signo distintivo regulado por la misma normatividad del nombre comercial, es lógico inferir que su titularidad se adquiere por el primer uso y el derecho al uso exclusivo se mantiene en el tiempo, conforme el uso del signo distintivo se mantenga en forma ininterrumpida en el comercio; es asi, como su empresa hizo el primer uso de la enseña comercial ROCKA para identificar sus establecimientos de comercio desde antes del año 2002, ubicando en la parte frontal de sus locales comerciales letreros que incluyen dicha expresión, de forma tal que los consumidores identifiquen los almacenes ROCKA.
Prueba del primer uso de la enseña comercial ROCKA por su empresa es el depósito realizado el 13 de junio de 2002 ante la SIC, entidad que concedió el Certificado 17355; el uso prioritario e ininterrumpido de la enseña comercial ROCKA le ha otorgado el derecho al uso exclusivo del signo y la capacidad de defender su titularidad en el mercado y ante las autoridades competentes. 5 Proceso 159-1P-2016 3.10.
Tanto la enseña como el nombre comercial y las marcas registradas son 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 casi idénticas al signo que pretende registrar el solicitante, siendo su derecho anterior en el tiempo, lo que configura la causal de irregistrabilidad prevista en Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación de la SIC: Al emitirse las resoluciones impugnadas no se incurrió en ninguna violación a la Decisión 486 pues fueron expedidas por autoridad competente observando las formalidades y trámites establecidos por ley y con el único fin de mantener el orden jurídico.
El sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad, obedecieron a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por la SIC frente a las marcas enfrentadas en sede administrativa, así como a las que para la fecha figuraban en el registro de Propiedad Industrial y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, de lo que se concluyó que la marca ROCA (mixta) podía acceder a registro por no encontrarse incursa en prohibición alguna para el efecto.
La SIC obró conforme a derecho al momento de proferir las Resoluciones 15593, 53787 y 0006024, mediante las cuales se concedió el registro de la marca ROCA (mixta), se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos, confirmando la decisión tomada anteriormente, razón por la cual no se ha vulnerado el debido proceso. De lo alegado por la demandante no puede concluirse que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión y que, por tanto, debia denegarse el registro del signo solicitado.
Como resultado de la valoración de las pruebas se dilucidó que el nombre comercial utilizado era DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., habiéndose determinado que no existe prueba adicional del uso personal, público, ostensible y continuo del nombre comercial ROCKA, lo que determinó la concesión del registro de la marca ROCA, más aun cuando la naturaleza de los productos que se distinguen con los signos en conflicto las hacen diferenciables y no hay oportunidad de que el consumidor final confunda los mismos.
De la apreciación de los signos en conflicto, se advierte que la marca ROCKA está compuesta por una sola palabra de 4 letras, en tanto que la marca ROCA está conformada por una sola palabra y por 3 letras, diferenciándose por la consonante K, situación que determina su disparidad. Además, los productos que distinguen cada una de las marcas en estudio no corresponden a las mismas características, así como no comparten 6 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Proceso 159-1P-2016 sus procesos de comercialización, canal de distribución, pues quien está interesado en comprar productos de papeleria no acude a un proveedor de servicios publicitarios y viceversa, todo lo cual contribuye a que el riesgo de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación sean inexistentes entre las marcas analizadas.
Argumentos de la contestación de Almacenes e Industrias Roca S.A.: La marca ROCA (mixta) es una marca caprichosa y distintiva, pues no califica esencialmente las condiciones o cualidades de los productos que ampara en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo distintiva en razón a que se compone de elementos denominativos y gráficos muy particulares y novedosos.
Si bien la expresión ROCA se encuentra presente en los signos en conflicto, ambos identifican productos y servicios completamente diferentes con destinos contrarios y por el principio de especialidad, es posible que signos semejantes puedan coexistir siempre y cuando no identifiquen productos y servicios idénticos o relacionados. Adicionalmente, la marca ROCA (mixta) está compuesta de un elemento gráfico, letra estilizada y colores particulares que aumentan aún más su distintividad respecto de las marcas registradas, lo que permite al signo distintivo distanciarse de la marca registrada y coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión o asociación al público en particular o afectar los intereses de la demandante, como bien lo consideró la SIC.
Los signos en conflicto son distintos, toda vez que sus diseños obedecen a una creatividad singular para cada uno de ellos, debido a que: (i) lo único que comparten son las letras que conforman la palabra ROCA, la cual visualmente es diferente en ambos signos, pues cada una tiene un tipo de letra y forma diferente, (ii) la expresión ROCA por si sola para efectos de la Clase 35 es distintiva, pues no evoca ningún significado relacionado con los productos que se pretenden amparar y, (ii) cada uno de los diseños obedece a una creatividad única que hace que genere impresiones diferentes en el consumidor, hecho que permite que coexistan en el registro marcario porque poseen la distintividad singular y propia que las individualiza.
Conforme al material probatorio recogido durante la actuación administrativa, se advierte que la expresión ROCKA no ha sido utilizada a título de nombre o enseña comercial, habiéndose apreciado que la demandante realiza un uso único para el signo distintivo ROCKA para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial maletas.
La denominación o nombre bajo la cual la demandante se identifica e identifica su actividad comercial en el mercado es DISTRIBUIDORA 7 5.7. Proceso 159-1P-2016 DALSAMN S.A., supeditando que para este caso no concurra la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. La SIC obró conforme a derecho al expedir la Resolución 15593 del 23 de marzo de 2010, cuya nulidad se pretende.
Argumentos de la contestación de Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.): No obra en el expediente la contestación de Aluminio Roca Limitada. Argumentos de la contestación de Roca Sanitarios S.A.: No obra en el expediente la contestación de Roca Sanitarios S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135, de los Literales a) y b) del Artículo 136, de los Artículos 191, 192, 193, 259 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*? 12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad.
(..J” Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J" “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del tilular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico O comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 8 2. pn= on-> Proceso 159-1P-2016 No procede la interpretación de las siguientes normas: - — Del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado sino a la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. - Artículo 259 de la Decisión 486 debido a que no son materia controvertida los actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486. Adicionalmente, se interpretará de oficio el Artículo 200 de la Decisión 486, referido a las enseñas comerciales, dado que uno de los fundamentos de la oposición formulada es una enseña comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial y su ámbito de protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos mixtos y denominativos Conexión competitiva entre productos de las Clases 16, 18 y 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial y su ámbito de protección En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la oposición formulada por Distribuidora Dalsan S.A. es el mejor derecho que supuestamente ostentaria sobre su nombre comercial ROCKA.
Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente. El registro O depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquinrá en los términos previstos en el artículo 191.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, tos productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (y 9 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 159-1P-2016 El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como * cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.
Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
Características del nombre comercial Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes'?: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial, Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C, N* 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta) 10 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 159-1P-2016 De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales.
Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido. ** Por su parte, el Articulo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.* Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.* 1.10.Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser 14 15 Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N' 581, del 12 de julio de 2000.
Ibídem 11 1.11. Proceso 159-1P-2016 esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.12.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los 2.1. 2.2. 2.3. siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
La enseña comercial y su ámbito de protección En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la oposición formulada por Distribuidora Dalsan S.A., corresponde al mejor derecho que supuestamente ostentaría sobre su enseña comercial ROCKA. Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Articulo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.
Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.
Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad 17 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98 12 2.4. 3.1.
Proceso 159-1P-2016 económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.
Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. Por otra parte, el Artículo 200 de la Decisión 486** regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor, Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ROCA (mixto) es confundible o mo con la marca ROCKA (mixta), el nombre comercial ROCKA y la enseña comercial ROCKA; es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales a) y b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 13 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 159-1P-2016 uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido o a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. ** a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a una marca registrada, a un nombre comercial o a una enseña comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca, el nombre o la enseña comercial.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? +9 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibídem 14 SS 3.6. b) c) d) Proceso 159-1P-2016 Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?! a) b) c) a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 21 Ibidem. 15 0 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 159-1P-2016 Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo ROCA (mixto) y las marcas ROCKA (mixtas) es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.? Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente?”: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 22 23 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016 Ibídem. 16 44. 5.1.
Proceso 159-1P-2016 (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: () Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado ROCA (mixto), el nombre comercial y la enseña comercial ROCKA (denominativos) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 24 Ibidem. 17 5.2. 5.3. 5.4, 5.5. 5.6.
Proceso 159-1P-2016 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.? De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.?” Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:?? a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría Ver Interpretación Prejudicial recaída en los Procesos 691-1P-2015 del 21 de julio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. Ibidem. 18 E 5.7. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 159-1P-2016 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas precedentemente.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ROCA (mixta) y el nombre y enseña comercial ROCKA. Conexión competitiva entre productos de las Clases 16, 18 y 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos fundamento de la oposición planteada por Distribuidora Dalsan S.A. identifican productos de las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza y actividades económicas vinculadas con la comercialización de productos de las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente ” (Subrayado agregado) 19 6.4, Proceso 159-1P-2016 varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.** Para apreciar la conexión competitiva entre productos O servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva 31 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 Proceso 159-1P-2016 entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00094, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 21 Proceso 159-IP-2016 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo Ramiro Cc MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ' SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.