Año XXXIV – Número 2942 Lima, 7 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 149-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 11000-2014. Referencia: Signos involucrados: NEMAPLUS L y NEMA 100 PROCESO 159-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00094. Referencia: Signos involucrados ROCA (mixta) y ROCKA (mixta) y ROCKA. PROCESO 177-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 81322012-0-1801-JR-CA-12.

Referencia: Marca involucrada LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) Para nosotros la Patria es América 07/03/2017 GACETA OFICIAL 2 de 60 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso 183-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante 84-2015 Referencia REX GENERATOR involucradas Marcas (denominativa) y PLASTICOS REX (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 091-2016-SDCSP-C/PJ del 6 de abril de 2016, recibido vía courrier el 2 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 84-2015; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante THE CARTOON NETWORK INC. 1 t; ( 07/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 60 Demandados Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: XIMESA S.R.L. Hechos relevantes: 2.1. El 16 de junio de 201 O, The Cartoon Network, lnc.

(en adelante, Cartoon Network) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca GENERATOR REX (denominativa)1 para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2.2. Mediante Resolución 16590-2010/DSD-INDECOPI del 22 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del lndecopi denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerarlo confundible con la marca PLASTICOS REX (mixta) previamente registrada a favor de XIMESA S.R.L. (en adelante, XIMESA) con Certificado 109977 que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza3.

Expediente administrativo 424146-201O. Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines; cepillos; en particular, cepillos para el cabello, cepillos de dientes, cepillos para ropa; esponjas; artículos para propósitos de limpieza, escobas, recogedores, franelas para limpiar, trapos para limpiar, bañeras portátiles para bebes, lavatorios, jaulas para animales de compañía; lechos higiénicos para animales, campanillas de viento; jarrones; regaderas; tiestos para flores; calzadores para zapatos; abrebotellas; tazones, tazas, cubiletes, tazones con tapa, vasos, vasos rectos; saleros y pimenteros, tarros, posacucharas, reposa-platos, posavasos, bandejas, servilleteros, cucharas de servir, enfriadores de bebidas, recipientes para agua y bebidas, baldes, cubos para conservar el hielo, cubiertas, sujeta botellas, contenedores y botellas aislantes, tazas de papel y plástico, platos, tarros para galletas, ollas, tazas para beber para infantes, alcancías no metálicas; artículos decorativos y objetos de arte hechos de vidrio, porcelana o loza; letreros hechos de vidrio o porcelana; perillas, manijas, tiradores y ganchos de porcelana; guantes para uso doméstico; escobillas para prendas de vestir y escobillas para zapatos; artículos de vidrio, cerámica o loza no comprendidos en otras clases, en particular cristalería para bebidas, jarros de café, jarros, tarros, tazones, platos, posavasos, tazas de café y tazas; sets que consisten en tacitas y platillos para café; sets para azúcar y cremeras; tazas para infantes; estatuillas de cerámica, vidrio y porcelana; cafeteras no eléctricas que no sean de metales preciosos; papeleras; baldes plásticos; repisas para artículos de tocador para la ducha; cajas y/o recipientes para té; moldes para tortas; espátulas para uso doméstico y cubiertos para servir tortas; cantimploras; cubetas para espumante; posavasos de plástico, mezcladores manuales para cóctel; recipientes calorífugos par comidas y bebidas; sacabocados (utensilios de cocina), sacacorchos; utensilios para coger choclos; botellas de plástico vendidas vacías; botellas aislantes; decantadores; bidones; guantes de jardinería; guantes de goma de uso doméstico; vajilla, en particular platos y tazas de papel, utensilios de cocina, en particular, rodillos de pastelería, espátulas, utensilios para girar, varillas, y recipientes para la cocina, jaboneras, recipientes domésticos para comidas y cajas para piscolabis; tazas y platos de plástico.

Clase 21: Artículos de plásticos en general para el hogar, comprendidas en el rubro de mensajería para la cocina, para los baños, para los dormitorios tales como lavatorios, tinas, bateas, bacines, tapers, baldes comerciales con o sin tapa, envases diversos, porta cubiertos, porta vajillas, coladores, hervidores, matamoscas, jarras con o sin tapa, porta huevos, vasos, platos, porta vasos, mantequilleras, azucareros, bandejas, azafates, ralladores, servilletero, condimenteros, cucharones, jaboneras, hileras, tachos, papeleras, recogedor de basura, escurridores de vasos, reposteros con o sin tapa, tazones, paneras, artículos para la industria en general como baldes, y tachos industriales. 2 GACETA OFICIAL 07/03/2017 4 de 60 2.3.

El 16 de noviembre de 2010 Cartean Network interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16590-2010/DSD-INDECOPI. 2.4. Por Resolución 1602-2011/TPI-INDECOPI del 27 de julio de 2011, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 16590-2010/DSD-INDECOPI. 2.5.

El 2 de noviembre de 2011, Cartean Network presentó demanda contencioso administrativa contra las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.6. Mediante sentencia del 27 de agosto de 2012, el Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.7.

El 18 de setiembre de 2012, Cartean Network interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.8. Mediante sentencia del 27 de enero de 2014 la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia apelada, reformándola y en consecuencia declaró: a) Nula la Resolución 1602-2011/TPI-INDECOPI que denegó el registro de la marca GENERATOR REX (denominativa). b) Ordenó que el lndecopi conceda a favor de Cartean Network la marca GENERATOR REX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.9.

El 15 de octubre de 2014 el lndecopi interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.1O. El 1 de octubre de 2015 la Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto, y dispuso que se remitan copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emita un informe. 3 l b GACETA OFICIAL 3. 07/03/2017 5 de 60 Argumentos de la demanda de Cartoon Network: 3.1.

El hecho que no se hayan presentado oposiciones demuestra que no existe ningún tercero que sienta afectados sus derechos. 3.2. No existe posibilidad de confusión entre los signos ya que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación GENERATOR, la cual es relevante. 3.3. El hecho que ambos signos coincidan en algunos de sus elementos no determina que sean semejantes. 3.4.

Los signos presentan elementos distintivos que apreciados en su conjunto generan un impacto visual distinto. 3.5. A nivel fonético los signos en conflicto generan un impacto auditivo distinto. 3.6. Los signos que distinguen los mismos productos pueden acceder a registro si guardan diferencias que descarten la posibilidad de riesgo de confusión. 3.7.

Los signos presentan diferente fisonomía ya que en el signo solicitado el término que más destaca debido a su dimensión y ubicación es la denominación GENERATOR. 3.8. La marca PLASTICOS REX (mixta) presenta un elemento figurativo y un componente denominativo compuesto por los términos PLASTICOS y REX. 3.9. La marca base de la denegatoria presenta una escritura característica y elementos cromáticos adicionales. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1. El signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) pretende distinguir algunos de los productos que distingue la marca registrada. 4.2. La denominación relevante en la marca registrada es REX, toda vez que el término PLASTICO es descriptivo de los productos a los cuales se aplica. 4 Cabe señalar que como la controversia radica en la semejanza de los signos por la inclusión del término REX, y no se discute el carácter descriptivo del término PLASTICO, que conforma a la marca previamente registrada, no se desarrollará el tema de registrabilidad de signos compuestos por palabras descriptivas. 4 GACETA OFICIAL 07/03/2017 6 de 60 4.3.

El público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen empresarial de los productos, ya que ambos signos comparten el término REX. 4.4. La presencia de la denominación GENERATOR en el signo solicitado no es suficiente para diferenciarlo de la marca registrada. 4.5. El termino REX tiene carácter de fantasía. 4.6. El termino REX no forma parte de otras marcas registradas en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Argumentos del tercero interesado, XIMESA: No obra en el expediente la contestación de XIMESA. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5. Procede la interpretación de dicha disposición por ser materia de controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Expresiones de fantasía utilizadas en la conformación de un signo distintivo. Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta. 2. 3.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 5 GACETA OFICIAL 07/03/2017 7 de 60 ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 6 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 GACETA OFICIAL 07/03/2017 8 de 60 1.4.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5. Un signo es semejante cuando, considerando en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica ( o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 7 Ibídem. 8 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 07/03/2017 9 de 60 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Expresiones de fantasía utilizadas en la conformación de un signo distintivo 2.1. El lndecopi sostiene que el termino REX es de fantasía, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 2.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 9 2.3.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 2.4. En ese sentido, se deberá establecer si el término REX que conforma al signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) es de fantasía, para, posteriormente, hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con la marca registrada PLASTICOS REX (mixta). 3.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por elemento denominativos, por un lado, y por elementos denominativos y gráficos, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras De modo referencial, ver Proceso 91-IP-2016, de fecha 18 de agosto de 2016, p. 13. 8 GACETA OFICIAL 07/03/2017 10 de 60 pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 3.2.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 10 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 11 Ibídem. 9 GACETA OFICIAL (iv) 07/03/2017 11 de 60 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 12, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 13: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con 12 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 10 07/03/2017 GACETA OFICIAL 12 de 60 el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asoc1ac1on que pudiera existir o no entre el signo solicitado GENERATOR REX (denominativo) y la marca PLASTICOS REX (mixta).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 84-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. [ltr-b Cecilia Luisa Ayll�eros MAGISTRADA / Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 11 GACETA OFICIAL 07/03/2017 13 de 60 O)(�-_( Cecilia Luisa AyHórÍ Quinteros PRESIDENTA (E) Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 07/03/2017 GACETA OFICIAL 14 de 60 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso 159-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00094 Referencia Signos involucrados ROCA (mixta) y ROCKA (mixta) y ROCKA Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1244 del 15 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solícita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Articulo 135, de los Literales a) y b) del Articulo 136, de los Artículos 191, 192, 193, 259 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00094; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. ' A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Distrlbuidora Dalsan S.A. Proceso 159-IP-2016 07/03/2017 GACETA OFICIAL 15 de 60 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Terceros interesados: Almacenes e Industrias Roca S.A. Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.) Roca Sanitarios S.A. 2.

Hechos relevantes: 2.1. El 9 de febrero de 2009, Almacenes e Industrias Roca S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca ROCA (mixta) para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 AOCA 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, fue objetada por Aluminio Roca Limitada, Roca Sanitario S.A. y Distribuidora Dalsan S.A. con base en los siguientes argumentos: a) Aluminio Roca Limitada sustentó su oposición en la supuesta similitud existente entre el signo solicitado y la marca registrada ROCA en la Clase 21 2 de la Clasificación Internacional y las marcas ---·-� registradas en las Clases 423 y 64 de la Clasificación Expediente administrativo 09 12073. 2 Utensilios peque�os y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); material para la fabricación de cepillos; instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro; cristalerla, porcelana y loza no incluídos en otras clases. 3 Servicios relacionados con actividades comerciales, de distribución y comercialización de utensilios pequei\os y recipientes portátiles para la casa y fa cocina, y otros pro- duetos de consumo, en supennercados, cacharrerlas; autoservicios; asl como la Importación de tales productos o de sus partes y todo fo que este en concordancia con el objeto social de fa empresa. 4 Metales comunes en bruto y semielaborados y sus aleaciones; anclas, yunques, campanas, materiales de construcción lamina- dos y fundidos; raíles y otros materiales metálicos para vlas férreas; cadenas (con excepción de fas cadenas motrices para vehlcufos); cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajerla; tubos metálicos; cajas de caudales grandes y portátiles; bolas de acero, 2 Proceso 159-1P-2016 07/03/2017 GACETA OFICIAL 16 de 60 Internacional de Niza, sosteniendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. b) Roca Sanitario S.A. sustentó su oposición en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con la marca.111� registrada en la Clase 11 5 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo Certificado 137812, sosteniendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. c) Distribuidora Dalsan S.A. sustentó su oposición en la supuesta similitud y confundibilldad del signo solicitado con las marcas 1<--�7 ROCKA, ROCKA CARGA y • registradas en las Clases 166, 7 8 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con el nombre y !< Nr-'CK-41 solicltado enseña comercial ROCKA y con el signo anteriormente, para distinguir productos de la Clase 259 de la Clasificación Internacional de Niza, sosteniendo que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de prohibición de registro contempladas en los Literales a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486. 2.3.

Por Resolución 15593 del 23 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca ROCA (mixta), al considerar que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión. herraduras; clavos y tornillos; otros productos de metal (no precioso) no incluidos en otras clases, minerales. 5 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. 6 Papel, cartón y artlculos de estas matenas no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotograflas; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelerla o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos): matenas plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. 1 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baüles y maletas: paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionerla. 8 Vestidos, sombrererla, especialmente cachuchas y gorras. 9 Vestidos, calzados,. sombrererla. 3 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 17 de 60 2.4.

Aluminio Roca Limitada, Roca Sanitario S.A. y Distribuidora Dalsan S.A. 10 interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 15593 del 23 de marzo de 201O. 2.5. Por Resolución 53787 del 30 de setiembre de 201O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 15593 y concedíó el recurso de apelación. 2.6.

Mediante Resolución 0006024 del 16 de febrero de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 15593 del 23 de marzo de 201O. 2.7. Distribuidora Dalsan S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular las Resoluciones 15593, 53787 y 0006024. 11 2.8.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a los terceros interesados Almacenes e Industrias Roca S.A., Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.) y Roca Sanitarios S.A. 2.9. El 20 de febrero de 2014, la SIC y Almacenes e Industrias Roca S.A., este último en su calidad de tercero interesado, contestaron la demanda. 2.1O.

El 28 de enero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Distribuidora Dalsan S.A.: 3.1. Los actos impugnados infringieron las normas aplicables y fueron expedidos con falsa motivación porque la SIC desconoció la característica de distintividad al otorgar el registro del signo mixto ROCA existiendo la protecclón del signo ROCKA en las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.

Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo y uno gráfico y, por lo general, es el elemento denominativo el que prevalece y que en conjunto permite al consumidor identificar y diferenciar la marca de las existentes en el mercado; por lo que el análisis de confusión debe realizarse a partir de una comparación gramatical, fonética y visual. t tJ 10 De la información remitida no es posible establecer la fecha de interposición de dichos recursos. 11 De la información remitida no es posible establecer la fecha de interposición de la demanda.

Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 18 de 60 3.3. En el presente caso, el elemento gramatical u ortográfico es el de mayor recordación e impacto en los signos enfrentados y el elemento gráfico no le imprime la suficiente distintividad para que el consumidor los diferencie en el mercado, existiendo una evidente similitud entre ellos. 3.4.

Desde el punto de vista gramatical, el signo solicitado reproduce las marcas registradas, al compartir las mismas vocales y casi todas las consonantes en un orden similar, así como la misma sílaba tónica, comparten raíces idénticas y terminaciones similares. 3.5. La marca concedida en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza no tiene elementos gráficos que le otorguen distintividad, habiendo reproducido las marcas registradas, por lo que no cumple con el requisito de distintividad previsto en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486. 3.6.

Existe conexión competitiva entre los productos y servicios que identifican, debido a que comparten canales de comercialización, finalidades y materias primas, dado que para la realización de material publicitario es necesario acudir a instrumentos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: papel, cartón, productos de encuadernación, materias plásticas para embalaje, entre otras, y debido a que la solicitante no impone ninguna restricción o limitación a sus servicios de publicidad, existe un alto riesgo de confusión. 3.7.

Es titular del nombre comercial ROCKA, al ser la primera empresa en identificarse en el mercado colombiano con dicha denominación, uso que ha sido ininterrumpido en el tiempo y como prueba del uso prioritario del nombre comercial se encuentra el depósito realizado ante la SIC el día 1 de junio de 1995, tramitado bajo Expediente 95-023730, el cual culminó con la asignación del Certificado de depósito 9851. 3.8.

En relación a la enseña comercial, al ser dicho signo distintivo regulado por la misma normatividad del nombre comercial, es lógico inferir que su titularidad se adquiere por el primer uso y el derecho al uso exclusivo se mantiene en el tiempo, conforme el uso del signo distintivo se mantenga en forma ininterrumpida en el comercio; es así, como su empresa hizo el primer uso de la enseña comercial ROCKA para identificar sus establecimientos de comercio desde antes del año 2002, ubicando en la parte frontal de sus locales comerciales letreros que incluyen dicha expresión, de forma tal que los consumidores identifiquen los almacenes ROCKA.

I ó 3.9. Prueba del primer uso de la enseña comercial ROCKA por su empresa es el depósito realizado el 13 de junio de 2002 ante la SIC, entidad que concedió el Certificado 17355; el uso prioritario e ininterrumpido de la enseña comercial ROCKA le ha otorgado el derecho al uso exclusivo del signo y la capacidad de defender su titularidad en el mercado y ante las autoridades competentes. 5 � Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 19 de 60 3.1 O. Tanto la enseña como el nombre comercial y las marcas registradas son casi idénticas al signo que pretende registrar el solicitante. siendo su derecho anterior en el tiempo, lo que configura la causal de irregistrabilidad prevista en Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1 Al emitirse las resoluciones impugnadas no se incurrió en ninguna violación a la Decisión 486 pues fueron expedidas por autoridad competente observando las formalidades y trámites establecidos por ley y con el único fin de mantener el orden jurídico. 4.2 El sentido de los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad, obedecieron a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por la SIC frente a las marcas enfrentadas en sede administrativa, así como a las que para la fecha figuraban en el registro de Propiedad Industrial y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones, de lo que se concluyó que la marca ROCA (mixta) podía acceder a registro por no encontrarse incursa en prohibición alguna para el efecto. 4.3 La SIC obró conforme a derecho al momento de proferir las Resoluciones 15593, 53787 y 0006024, mediante las cuales se concedió el registro de la marca ROCA (mixta), se resolvieron los recursos de reposición y apelaclón interpuestos, confirmando la decisión tomada anteriormente, razón por la cual no se ha vulnerado el debido proceso. 4.4 De lo alegado por la demandante no puede concluirse que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión y que, por tanto, debía denegarse el registro del signo solicitado. 4.5 Como resultado de la valoración de las pruebas se dilucidó que el nombre comercial utilizado era DISTRIBUIDORA DALSAN S.A., habiéndose determinado que no existe prueba adicional del uso personal, público, ostensible y continuo del nombre comercial ROCKA, lo que determinó la concesión del registro de la marca ROCA, más aun cuando la naturaleza de los productos que se distinguen con los signos en conflicto las hacen diferenciables y no hay oportunidad de que el consumidor final confunda los mismos. 4.6 De la apreciación de los signos en conflicto, se advierte que la marca ROCKA está compuesta por una sola palabra de 4 letras, en tanto que la marca ROCA está conformada por una sola palabra y por 3 letras, diferenciándose por la consonante K, situación que determina su disparidad. 4. 7 Además, los productos que distinguen cada una de las marcas en estudio no corresponden a las mismas características. así como no comparten 6 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 20 de 60 sus procesos de comercialización, canal de distribución, pues quien está interesado en comprar productos de papelería no acude a un proveedor de servicios publicitarios y viceversa, todo lo cual contribuye a que el riesgo de confundibilidad, directa o indirecta, y/o de asociación sean inexistentes entre las marcas analizadas. 5.

Argumentos de la contestación de Almacenes e Industrias Roca S.A.: 5.1. La marca ROCA (mixta) es una marca caprichosa y distintiva, pues no califica esencialmente las condiciones o cualidades de los productos que ampara en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo distintiva en razón a que se compone de elementos denominativos y gráficos muy particulares y novedosos. 5.2.

Si bien la expresión ROCA se encuentra presente en los signos en conflicto, ambos identifican productos y servicios completamente diferentes con destinos contrarios y por el principio de especialidad, es posible que signos semejantes puedan coexistir siempre y cuando no identifiquen productos y servicios idénticos o relacionados. 5.3. Adicionalmente, la marca ROCA (mixta) está compuesta de un elemento gráfico, letra estilizada y colores particulares que aumentan aún más su distintividad respecto de las marcas registradas, lo que permite al signo distintivo distanciarse de la marca registrada y coexistir pacíficamente sin generar riesgo de confusión o asociación al público en particular o afectar los intereses de la demandante, como bien lo consideró la SIC. 5.4.

Los signos en conflicto son distintos, toda vez que sus diseños obedecen a una creatividad singular para cada uno de ellos, debido a que: (i) lo único que comparten son las letras que conforman la palabra ROCA, la cual visualmente es diferente en ambos signos, pues cada una tiene un tipo de letra y forma diferente, (ii) la expresión ROCA por si sola para efectos de la Clase 35 es distintiva, pues no evoca ningún significado relacionado con los productos que se pretenden amparar y, (iii) cada uno de los diseños obedece a una creatividad única que hace que genere impresiones diferentes en el consumidor, hecho que permite que coexistan en el registro marcario porque poseen la distintividad singular y propia que las individualiza. 5.5.

Conforme al material probatorio recogido durante la actuación administrativa, se advierte que la expresión ROCKA no ha sido utilizada a título de nombre o enseña comercial, habiéndose apreciado que la demandante realiza un uso único para el signo distintivo ROCKA para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial maletas. 5.6.

La denominación o nombre bajo la cual la demandante se identifica e identifica su actividad comercial en el mercado es DISTRIBUIDORA 7 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 21 de 60 DALSAN S.A., supeditando que para este caso no concurra la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. 5.7.

La SIC obró conforme a derecho al expedir la Resolución 15593 del 23 de marzo de 201 O, cuya nulidad se pretende. 6. Argumentos de la contestación de Aluminio Roca Limitada (hoy Aluminio Roca S.A.S.): No obra en el expediente la contestación de Aluminio Roca Limitada. 7. Argumentos de la contestación de Roca Sanitarios S.A.: No obra en el expediente la contestación de Roca Sanitarios S.A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Articulo 135, de los Literales a) y b) del Artículo 136, de los Artículos 191, 192, 193, 259 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina12 12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Articu/o 135.• No podran registrarse como marcas /os signos que: (...) b) (...r carezcan de distintividad.

Articulo 136.· No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas /as circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dallo económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artlculos 1 SS, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 8 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 07/03/2017 22 de 60 No procede la interpretación de las siguientes normas: Del Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado sino a la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. Articulo 259 de la Decisión 486 debido a que no son materia controvertida los actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial. 3.

Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486. 4. Adicionalmente, se interpretará de oficio el Articulo 200 de la Decisión 486, referido a las enseñas comerciales, dado que uno de los fundamentos de la oposición formulada es una enseña comercial. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

El nombre comercial y su ámbito de protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos mixtos y denominativos Conexión competitiva entre productos de las Clases 16, 18 y 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. 5. 6.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial y su ámbito de protección 1.1. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la oposición formulada por Distribuidora Dalsan S.A. es el mejor derecho que supuestamente ostentaría sobre su nombre comercial ROCKA.

Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adqumrá en los términos previstos en el artfcu/o 191." "Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.., r Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 23 de 60 1.2.

El Artfculo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como " cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil." 1.3. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial 1.4. Las principales caracteristlcas del nombre comercial son las siguientes13: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 1.5. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial. 13 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nª 1796 del 18 de enero de 2010. marca: TRANSPACK (mixta). 10 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 24 de 60 1.6.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales.

Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido. 14 1.7. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial. 1.8.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores". 15 1.9.

Este Tribunal también ha manifestado que: "( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". 16 1.1 O. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser 14 Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98_ Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N º 581, del 12 de julio de 2000. 16 lbldem_ 11 b Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 25 de 60 esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 17 1.11.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.12.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o. emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.

La enseña comercial y su ámbito de protección 2.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la oposición formulada por Distribuidora Dalsan S.A., corresponde al mejor derecho que supuestamente ostentarla sobre su enseña comercial ROCKA. 2.2. Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Articulo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. 2.3.

Un empresario puede tener varíes establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad 17 Ver de modo referencial la lnlerpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-98. 12 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 26 de 60 económica y sus establecimientos.

El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores ídentificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores prívilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.

Es por ello que el Articulo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. 2.4. Por otra parte, el Artf culo 200 de la Decisión 486 18 regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 3.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ROCA (mixto) es confundible o no con la marca ROCKA (mixta), el nombre comercial ROCKA y la enseña comercial ROCKA; es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales a) y b), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) 18 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Articulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro. • 13 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL b) ( )" 07/03/2017 27 de 60 uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 3.2.

Como se desprende de estas disposiciones, no es registrable un sígno que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero o sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido o a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 19 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a una marca registrada, a un nombre comercial o a una enseña comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca, el nombre o la enseña comercial. 3.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 20 19 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de recha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 Ibídem. 14 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 28 de 60 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 21 21 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto. teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo. pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. lbldem. 15 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 29 de 60 3.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.

Comparación entre signos mixtos 4.1. Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo ROCA (mixto) y las marcas ROCKA (mixtas) es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 22 4.3.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente23: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 22 l3 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha •o de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de jumo de 2016 lbidem. 16 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 30 de 60 (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. b) c) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utílizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial24, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.4.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracterlstico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 5. Comparación entre signos mixtos y denominativos 5.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado ROCA (mixto), el nombre comercial y la enseña comercial ROCKA (denominativos) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 24 lbldem. 17 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 31 de 60 5.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 25 5.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el siano que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2"B 5.4.

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores". 27 5.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 26 5.6.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: 29 a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría 25 Ver Interpretación Prejudícial recalda en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 26 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. 27 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 28 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 29 lbldem. 18 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 32 de 60 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas precedentemente. 5.7.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ROCA (mixta) y el nombre y enseña comercial ROCKA. 6. Conexión competitiva entre productos de las Clases 16, 18 y 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 6.1.

Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos fundamento de la oposición planteada por Distribuidora Dalsan S.A. identifican productos de las Clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza y actividades económicas vinculadas con la comercialización de productos de las Clases 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva. 6.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 30 6.3. Es por ello que se debe matízar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de 30 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfcu/o 151.- Para clasificar los productos y /os servicias a /os cuales se aplican las marr:as, /os Palses Miembros utilizarán la Clasificación lnlemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marr:as, establecida par el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de /os productos o servicios indicados expresamente.• (Subrayado agregado} 19 Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 33 de 60 varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 31 6.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrf a decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asf, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de comptementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva 31 I V Ver Interpretaciones Pre,iudiciales expedidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 lf Proceso 159-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 34 de 60 entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorfas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexlón competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados alsladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asl, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicldad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podrla considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00094, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 21 Proceso 159-IP·2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 35 de 60 u1J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA J Hugo Ramiro MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 07/03/2017 GACETA OFICIAL 36 de 60 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso 177-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 8132-2012-0-1801-JR-CA-12 Referencia Marca involucrada LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8132-2012-0/51ª SECA-CSJLI-PJ del 29 de abril de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal f) del Articulo 136 y del Articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 8132-2012-0-1801-JR-CA-12; y, El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. f{¡¡ Partes en el Proceso Interno: Proceso 177-IP-2016 07/03/2017 GACETA OFICIAL 37 de 60 Demandante Lidia Marchena Cabada Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado: LOST INTERNATIONAL LLC. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 2 de julio de 2010, LOST INTERNATIONAL LLC. solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) la nulidad de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) 1, inscrita con Certificado 117130, a favor de Lidia Marchena Cabada (en adelante, la señora Marchena) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 �' LOST en-.rprl••• --'C =o= m pany 2.2.

Por Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI del 23 de marzo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada la acción de nulidad y, en consecuencia, declaró nulo el registro de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), considerando lo siguiente: a) No resulta aplicable el Literal f) del Articulo 136 de la Decisión 486, toda vez que mediante Informe 008-2011/DDA del 9 de marzo de 2011, la Dirección de Derechos de Autor del lndecopi determinó que el �diseño de planeta" 3 no goza de protección por Derechos de Autor. b) No resulta aplicable el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486, en tanto que los medios probatorios presentados por LOST INTERNATIONAL LLC. resultan insuficientes a efectos de acreditar la notoriedad de la marca LOST (mixta).

Expediente administrativo 425461-2010. 2 Clase 25: polos, casacas, camisas, chalecos, poleras, shorts. capuchas, vestidos para damas, jeans, gorras y sombreros. 3 De la documentación obrante en el expediente se advierte que LOST INTERNATIONAL LLC. es titular de los Derechos de Autor sobre dicha figura en Estados Unidos de América, con Certificado VAu586-282. 2 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 07/03/2017 38 de 60 Si bien la marca LOST (mixta) se encontraba registrada a favor de LOST INTERNATIONAL LLC. con anterioridad a la presentación de la marca materia de nulidad4, el hecho de que esta última incluya en su conformación a la denominación LOST no resulta suficiente para acreditar la mala fe en su registro. d) La marca objeto de nulidad se encuentra conformada por el "diseño de planeta", elemento que tiene una sustancial semejanza con el que se encuentra incluido en las marcas LOST (mixta) y LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) registradas en República Dominicana, El Salvador, España, Reino Unido, entre otros pafses5, a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, dadas las caracterlsticas peculiares y particularmente distintivas de los signos en cuestión. Por lo expuesto, se concluye que la señora Marchena solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende de mala fe, por lo que se encuentra dentro de los supuestos del Articulo 172 de la Decisión 486. 2.3.

El 14 de abril de 2011, LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI. 2.4. El 25 de julio de 2011, la señora Marchena interpuso recurso de apelación contra la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI. 2.5. Mediante Resolución 2107-2012/TPI-INDECOPI del 6 de noviembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió la apelación confirmando la Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI, considerando, entre otros argumentos, lo siguiente: a) El "diseño de planeta" representa un esfuerzo intelectual con caracterlsticas de originalidad por parte de su creador y que al contar con rasgos propios y característicos constituye una expresión creativa protegida por el Derecho de Autor. b) En la marca cuya nulidad se pretende se ha incluido la figura de un planeta con características idénticas a las de la obra conformada por la figura de un planeta de LOST INTERNATIONAL LLC.; en 4 s la marca �. inscrita con Certificado 48009,. a favor de LOST INTERNATIONAL LLC.• para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fue cancelada mediante Resolución 641-2005ITPI-INDECOPI del 15 de junio de 2005, a solicitud de LIDIA MARCHE NA. 1.

Repúb!ca Domin;cana y,� en El Salvador. Espa•a y Reino Urud� 3 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 39 de 60 consecuencia, la señora Marchena ha incurrido en plagio, habiendo vulnerado el derecho moral de paternidad y el derecho patrimonial de reproducción de la obra, por lo que dicha marca está comprendida en la prohibición contenida en el Literal f) del Articulo 136 de la Decisión 486. c) De las pruebas, se advierte que LOST INTERNATIONAL LLC. ha comercializado en Perú -a través de varios representantes y distribuidores- prendas de vestir con la marca LOST y la figura de un planeta6 con anterioridad a la fecha en la que la señora Marchena solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende. 7 d) Existen elementos suficientes que evidencian que la señora Marchena conocía que LOST INTERNATIONAL LLC. utilizaba la marca LOST y la figura de un planeta para la elaboración y comercialización de prendas de vestir, por lo que pretendía causar un perjuicio a la mencionada empresa y obtener un provecho ilícito, obstruyendo su actividad comercial. e) Si bien ta señora Marchena alega que solicitó el registro de la marca cuestionada como consecuencia de haber cancelado por falta de uso el registro de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 480098, a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., se advierte que la marca cuya nulidad se solicitó es distinta a aquella que fue cancelada, por lo que su registro no correspondía al derecho preferente obtenido como resultado de la cancelación. 2.6.

El 6 de diciembre de 2012, la señora Marchena presentó demanda contencioso administrativa contra el lndecopi, solicitando la nulidad de la Resolución 2107-2012ffPI-INDECOPI. 2.7. Mediante Resolución 2 del 17 de enero de 2013, se admitió a trámite la demanda y se dispuso correr traslado de la misma al lndecopi y a LOST INTERNATIONAL LLC., este último en su calidad de tercero interesado. 2.8.

Mediante Auto del 14 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de 6 7 Io( e �Al respecto, la Sala precisó que no basta con que los signos sean idénticos o confundibles para concluir que se configura una conducta desleal, toda vez que hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal y honesta competencia desleal. aáD. 4 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: a 40 de 60 obtener un {i) ¿Qué hechos servirían como indicios para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe? (ii) ¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo tiene en su conformación elementos sustanciales idénticos a los que contiene una marca registrada en otros países {Reino Unido, España, República Dominicana, etc.) y que viene comercializando con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro? 3.

Argumentos de la demanda de la señora Marchena: 3.1. La Resolución 670-2011/CSD-INDECOPI se pronuncia sobre la notoriedad de la marca LOST, pese a que LOST INTERNATIONAL LLC. introdujo dicho argumento con posterioridad al traslado de la nulidad, por lo que se vulnera el principio de preclusión y el debido proceso, siendo que dicha situación acarrea la nulidad de la Resolución 2107-2012/TPI­ INDECOPI.

3.2. LOST INTERNATIONAL LLC. fue titular de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 48009, la cual fue sustento de la oposición contra el registro de la marca cuya nulidad se pretende. Contra tal oposición, formuló una acción de cancelación como medio de defensa, obteniéndose como resultado la cancelación de la marca señalada inicialmente. 3.3.

No es posible alegar una intención oportunista de su parte, puesto que la falta de uso de la marca es absoluta responsabilidad de su titular, quien debe sujetarse a su consecuencia; es decir, a su cancelación, sin que ello pueda ser considerado como un acto de mala fe. 3.4. El lndecopi asumió que ella tendría que conocer o debería tener conocimiento de los registros obtenidos por LOST INTERNATIONAL LLC. en otros países, como si esos registros tuvieran alcance a nivel internacional, confundiendo la existencia de una marca en el registro correspondiente con la existencia de la misma en el mercado. 3.5.

Existe similitud entre este proceso administrativo y otro judicial entre las mismas partes, por lo que invoca ta irrevisabilidad de actos judicialmente confirmados. 3.6. lndecopi se ha apartado de la línea jurisprudencia! que establecía que la comercialización de determinados productos en el mercado no implica necesariamente que la marca que estos utilizan sea conocida por todos los agentes, más cuando el nivel de comercialización no resulta suficiente 5 Proceso 177-1P-2016 07/03/2017 GACETA OFICIAL 41 de 60 para establecer que la marca ha sido utilizada de modo intenso, como ocurre en este caso, transgrediendo así el principio de predictibilidad. 3.7.

No tuvo conocimiento previo de la obra que reivindica LOST INTERNATIONAL LLC.; por tanto, el hecho de que la marca cuya nulidad se pretende contenga la denominación LOST ENTERPRISES COMPANY y que reproduzca la figura de un planeta no es suficiente para admitir la causal de nulidad contemplada en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1. En cuanto a la irrevisabilidad de actos que invoca la señora Marchena, no se ha precisado a qué acto judicial se refiere, por lo que este argumento no tiene mérito. El Tribunal del lndecopi no ha revisado ningún acto judicial, lo que ha hecho es resolver un caso respecto del cual no existla ningún pronunciamiento. 4.2.

No es objeto de discusión los extremos de la Resolución 670-2011/CSD­ INDECOPI, por no ser aquella la que agotó la vía administrativa. No obstante, en dicha resolución no se tomó en cuenta la notoriedad del nombre comercial alegado por LOST INTERNATIONAL LLC. con posterioridad al traslado de la nulidad, sino únicamente la notoriedad de la marca LOST (denominativa), en tanto que tal hecho fue argumentado al formular la nulidad. 4.3.

Las pruebas evidencian que LOST INTERNATIONAL LLC. ha comercializado en el Perú prendas de vestir con la marca atilB con anterioridad a la fecha en que la señora Marchena solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende; asimismo, la figura del planeta que incluye esta última marca es prácticamente idéntica a aquella que incluyen las marcas LOST de LOST INTERNATIONAL LLC., con lo que se concluye que la señora Marchena antes de solicitar el registro de su marca conocía de la existencia de la marca rJ!rB, lo cual incluso se ve corroborado con el hecho de que en el año 2005 dicha persona obtuvo la cancelación de registro de la marca aOO. 4.4.

En ningún momento se ha señalado que la señora Marchena conocia o debía conocer los registros obtenidos por LOST INTERNATIONAL LLC. en Estados Unidos de Amérlca y otros países; lo que se hizo fue evaluar las pruebas determinándose lo señalado en el numeral anterior. I �1 4.5. La marca objeto de nulidad también se encuentra dentro de la prohibición de registro del Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que la figura del planeta es prácticamente idéntica respecto de aquella sobre la cual LOST INTERNATIONAL LLC. ostenta Derechos de Autor, hecho 6 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 42 de 60 que no puede corresponder a una casualidad sino a un evidente intento de copia. 4.6.

Los antecedentes jurisprudenciales aludidos son completamente impertinentes pues el análisis respecto de un signo determinado debe ser efectuado teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias particulares que se presenten. 5. Argumentos de contestación de LOST INTERNATIONAL LLC. 5.1. Está acreditado que LOST INTERNATIONAL LLC. es titular en los Estados Unidos de América de la obra conformada por el siguiente dibujo, con Certificado VAu596-282, cuyo registro fue concedido el 12 de junio de 2003: 5.2.

El Perú está obligado a reconocer el derecho de autor de LOST sin tener en cuenta ni la nacionalidad ni el pais en el cual se publicó primigeniamente; en consecuencia, correspondía amparar la nulidad en aplicación del Literal f) del Artfculo 136 de la Decisión 486. 5.3. La solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende no corresponde al ejercicio del derecho preferente obtenido por la cancelación de la marca LOST (mixta), inscrita con Certificado 48009, toda vez que dicha solicltud corresponde a una marca distinta que fue presentada con anterioridad a la referida cancelación. 5.4.

La marca cuya nulidad se pretende está constituida por la figura de planeta registrada ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América, por el nombre comercial LOST ENTERPRISES COMPANY y por la marca LOST, todos de titularidad de LOST INTERNATIONAL LLC., a lo cual se debe agregar que dicha empresa es titular en Estados Unidos de las marcas LOST (mlxtas) y en República Dominicana de LOST (mixta). 5.5.

La marca cuya nulidad se pretende fue registrada por la señora Marchena de mala fe para apropiarse de una reputación ajena y obstaculizar la actividad empresarial de LOST INTERNATIONAL LLC. 5.6. No exlste resolucíón judicial que establezca que la señora Marchena no solicitó de mala fe la marca cuya nulidad se pretende. 1ó 5.7. Las resoluciones que cita la señora Marchena no constituyen precedente de observancia obligatoria y en ellas no se demostró mala fe en el registro de marcas, por lo que se ha violado el principio de predictibilidad. 7 l Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 07/03/2017 43 de 60 Sentencia de Primera Instancia: 6.1.

Es cosa juzgada que la figura de planeta cuya titularidad reclama LOST INTERNATIONAL LLC. carece de originalidad y no puede ser objeto de la protección por Derechos de Autor9, por lo que no es posible que el registro de la marca cuya nulidad se pretende haya infringido lo dispuesto en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486. 6.2.

Se acreditó que LOST INTERNATIONAL LLC. utilizó la marca LOST (mixta) en el mercado peruano con anterioridad a la solicitud y registro de la marca materia de nulidad, marca que difiere del signo cancelado por la señora Marchena. 6.3. La marca cuya nulidad se pretende contiene una figura de planeta casi idéntica a la obra de LOST INTERNATIONAL LLC., inscrita en Estados Unidos con anterioridad al registro de la referida marca; asimismo, la denominación LOST es tambíén un componente de la marca en mención que, a su vez, es utilizada por LOST INTERNATIONAL LLC. 6.4.

Los elementos del signo usados por LOST INTERNATIONAL LLC. son particularmente distintivos. La palabra LOST es un vocablo en inglés; por tanto, es un término de fantasía, ya que el consumidor medio no conoce su significado en español (perdido), y es arbitrario respecto a los productos que distingue (prendas de vestir), al no tener relación con estos.

Por su parte, el diseño de planeta posee características de ingeniosidad, en cuya superficie aparece una figura en forma de cuarto de luna. 6.5. La señora Marchena se dedica a la comercialización de los mismos productos distinguidos con la marca usada por LOST INTERNATIONAL LLC. con anterioridad (prendas de vestir). Asimismo, existen varias marcas registradas en distintos paises a favor de LOST INTERNATIONAL LLC., conformadas por la figura del diseño de un planeta y la palabra LOST para distinguir prendas de vestir. 6.6.

Por lo menos mediante la acción de cancelación, la señora Marchena ha tomado conocimiento de la existencia de la empresa LOST INTERNATIONAL LLC., que se dedica al mismo rubro que ella. 6.7. De lo anterior, se desprende inequivocamente que existen suficientes indicios que prueban que la señora Marchena ha solicitado y obtenido el 9 Sobre este aspecto, se señaló que mediante Sentencia de Casación 1592 del 25 de julio de 2013 emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú se estableció que es un hecho público y conocido por todos que el planeta Saturno sea representado normalmente con la forma de una esfera en bloque de anillos rodeándola y, en virtud de ello, se declaró infundada la demanda interpuesta por LOST INTERNATlONAL LLC. al considerar que la figura de planeta, respecto de la que se reivindica titularidad en el proceso en el que se ha solicitado la presente Interpretación Preíudicial. carece de originalidad y no puede ser objeto de protecc16n de Derechos de Autor. 8 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 44 de 60 registro de la marca cuya nulidad se pretende de mala fe, pues no puede obedecer a la casualidad que su marca incorpore dos elementos particularmente distintivos que pertenezcan a un signo que venia siendo utilizado con anterioridad en el mercado peruano y a otras marcas registradas en diversos países para distinguir los mismos productos. 6.8.

Lo señalado no afirma una protección de las marcas y obra autoral inscritas por LOST INTERNATIONAL LLC. fuera de los países donde se han registrado, sino que para determinar la mala fe de la señora Marchena se ha tomado en consideración la confluencia de los factores señalados. 6.9. Por lo expuesto, declaró infundada la demanda interpuesta por la señora Marchen a. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal f) del Articulo 136 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina10, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (i) ¿Qué hechos servirían como indicios para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe? (ii) ¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo tiene en su conformación elementos sustanciales idénticos a los que contiene una marca registrada en otros países (Reino Unido, España, República Dominicana, etc.) y que viene comercializando con 10 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfculo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afee/ara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)" 'Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artfculos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a sofícitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daílos y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará fa nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. " 9 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 45 de 60 anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro? 2.

Procede interpretar las normas solicitadas, por ser pertinentes a los temas materia de controversia. 3. De oficio, procede interpretar el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, dado que en el proceso se alegó la notoriedad de la marca LOST (denominativa) de titularidad de LOST INTERNATIONAL LLC. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 5. 6.

La nulidad de registro de una marca. La nulidad de registro de una marca por infringir Derechos de Autor de un tercero. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena.

Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad de registro de marca 3. 4.

1.1. LOST INTERNATIONAL LLC. solicitó la nulidad de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), alegando que dicha marca reproduce una obra protegida por Derechos de Autor de su titularidad, así como de que la misma ha sido obtenida de mala fe; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en 10 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 46 de 60 contravención de alguna de las causales establecidas en el Articulo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.

En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.3. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar el registro de la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el Literal f) del Artf culo 136 y si ha sido obtenido de mala fe, conforme a lo dispuesto por el Articulo 172 de la Decisión 486. 2.

La nulidad de registro de una marca por infringir Derechos de Autor de un tercero

2.1. LOST INTERNATIONAL LLC. alegó que el diseño de planeta constituye una obra de su titularidad, la misma que se encuentra registrada en Estados Unidos de América, con Certificado VAu596-282; por tanto, señaló que la marca cuya nulidad se pretende, al contener la figura de planeta, estarla incursa en la prohibición de registro establecida en el Literal f) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(...)" 2.2. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de Propiedad Industrial o de Autor susceptibles de ser vulnerados. 2.3.

El Derecho de Autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artfsticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 11 2.4. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento 11 De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. 11 Proceso 177-tP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 47 de 60 comunitario andino, en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 12 2.5.

La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 13 2.6. El registro de los derechos de autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra. 14 2.7.

Resulta pertinente advertir que el Derecho de Autor es independiente aunque compatible con los derechos de Propiedad Industrial. Es decir, los derechos de Propiedad Industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el Derecho de Autor y el de Propiedad lndustrial. 15 2.8.

Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa 16, o que constituya una marca, siempre y cuando cada uno de ellos cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto, respectivamente. 2.9. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolío de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos. 17 2.1 O. En último caso, la prevalencia podría surgir de las caracterf sticas del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una 12 Ibídem. 13 Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 44-IP-2013 de116 de julio de 2013, p. 20-21. 15 De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. 16 lbldem. 11 lbldem. 12 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 48 de 60 obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero. 18 2.11.

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Articulo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creac1on intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.19 2.12.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el Derecho de Autor, dada la característica de "originalidad" que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la �roteccíón de obras genéricas o banales no procederá aquella protección. 0 2.13.

Adicionalmente, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. 21 18 lbldem. 19 Ibídem. 20 lbldem. 21 De modo referencial, ver Procesos 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

Es pertinente agregar que en el Proceso 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal senaló lo siguiente: ·si el derecho sobre el titulo de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecerla entonces que, si se es coherente entm lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es que el uso de ese titulo (original} para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Elfo también seria coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distmlos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genem confusión. Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre fa obra y el producto o servicio, serla 13 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 49 de 60 2.14.

Por lo tanto, para determinar si la marca cuya nulidad se pretende se encontraría incursa en la prohibicíón de registro prevista en el Literal f) del Articulo 136 de la Decisión 486, la autoridad competente deberá determinar si el diseño de planeta alegado por el tercero interesado constituye una obra susceptible de protección por Derechos de Autor y, de ser el caso, si la marca materia de nulidad sería susceptible de ocasionar en el público consumidor un riesgo de confusión con dicha obra. 3.

La marca notoriamente conocida, su protección y prueba

3.1. LOST INTERNATIONAL LLC. alegó que la marca LOST (denominativa), sustento de la acción de nulidad contra la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta), es un signo notoriamente conocido; por su parte, el lndecopi manifestó que no se acreditó el carácter de notoria de dicha marca; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, translíteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 3.2.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 22 3.3.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como mama del titulo de una obra." 22 Ver Interpretación Preíudicíal recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 14 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 50 de 60 misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca23 • 3.4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 24, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.5.

Por su parte, el Literal a) del Artf culo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. 3.6. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro. 25 3.7. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición26• El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado. 27 23 lbldem. 2� Ibídem. 25 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 26 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 27 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 15 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 51 de 60 3.8.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 28 3.9. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y cJ del Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales se detallan a continuación: 9 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que et consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriec/ad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en ef que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) ef volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado tenitorio; o, i) la existencia de actívidades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comen;io internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero.· 28 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 29 Ibídem. 16 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 52 de 60 "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legltímo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 30 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de Propiedad Intelectual no se diferencía entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 31 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 32 3.1 O. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 33 3.11.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artfculo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 30 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 31 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 32 lbidem. 33 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 17 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 53 de 60 3.12. Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 4. La nulidad de registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos.

El aprovechamiento de la reputación ajena 4.1. En el proceso interno, se advierte que es materia de discusión si la marca LOST ENTERPRISES COMPANY (mixta) de titularidad de la señora Marchena ha sido obtenida de mala fe. Cabe agregar que LOST INTERNATIONAL LLC. manifestó que la intención de dicha persona es aprovecharse indebidamente de su reputaclón y obstacu11zar su actividad empresarial.

Dicho supuesto de nulidad, como se señaló en el Apartado 1 de la Sección D de la presente interpretación, se encuentra amparado por el Artfculo 172 de la Decisión 486. 4.2. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema juridico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no esca�a de esto, as[ que también se encuentra montado sobre dicho principio. 4 4.3. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuarito principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 35 3� De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18. 35 Ibídem. 18 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 54 de 60 4.4.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. 36 4.5. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurldicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. 37 4.6. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad.

El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurldicas de concesión de derechos de la marca. 38 4.7. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. 39 4.8.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.40 4.9. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurldico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los pafses miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que 36 lbldem. 37 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 9. 38 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 19. 39 lbldem. 40 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015, p. 1 O. 19 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 55 de 60 tendria en el mercado una marca que es considerada como notoria en palses extracomunitarios. 41 4.10.

Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altlsimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los paises miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria. 42 4.11.

El análisis que haga se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenia la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios. 43 4.12. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.

Por tal razón, la se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenla el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podrla inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de atto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 44 4.13. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocia perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configurarla así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 41 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 19.

Ibídem. 43 lbldem. 44 lbldem, p. 20. 20 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 5. 07/03/2017 56 de 60 Autonomfa de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 5.1. la señora Marchena refirió que el lndecopl se habrla apartado de su linea jurisprudencia! en el caso que nos compete; por su parte, el lndecopi señaló que la supuesta linea jurisprudencia! resulta impertinente pues el análisis respecto de un signo determinado debe ser efectuado teniendo en cuenta el caso concreto y las circunstancias particulares que se presenten.

En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomla de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 5.2. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por ta normativa comunitaria, deja a salvo ta mencionada independencia, y es asf como el Capitulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 45 5.3.

Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.46 5.4. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como seria el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 47 5.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado pals, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.48 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. lbldem. lbfdem. lbldem. 21 Proceso 177-1P-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 57 de 60 5.6.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro. 49 5.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 50 5.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asi como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 51 5.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propla oficina, en el sentldo de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el slgno solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la informaclón recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 52 5.1 O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia �9 Ibídem. 50 lbidem. 51 Ibídem. 52 Ibídem. 22 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 58 de 60 normativa comunitaria y las acciones�udiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 5.11.

En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros palses miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros palses miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomla, y tendrá que evaluar lntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 6.

Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1.

¿ Qué hechos servirían como indicios para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe? No existe una lista taxativa de hechos que puedan constituir indicios de que un signo fue solicitado a registro de mala fe, ello deberá ser analizado en cada caso en concreto. Como se señaló en el Apartado 4 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal 6.2.

¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede al mismo tiene en su conformación elementos sustanciales idénticos a los que contiene una marca registrada en otros países (Reino Unido, España, República Dominicana, etc.) y que viene comercia/izando con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito los mismos productos pero sin contar con el correspondiente registro? No corresponde absolver esta pregunta en tanto que está directamente relacionada con el caso materia de la Interpretación Prejudicial. 53 Ibídem. 23 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 59 de 60 Sin per1u1c10 de lo anterior, se deberá tener presente que si existe evidencia de que una marca fue solicitada a registro con la finalidad de perjudicar o causar daño a un competidor o aprovecharse de su reputación, siempre que se haya acreditado dicha reputación, corresponderá sancionar el registro con su nulidad, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 4 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8132-2012-0-1801-JR-CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. la presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 24 Proceso 177-IP-2016 GACETA OFICIAL 07/03/2017 60 de 60 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25