TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso: 392-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N' 4 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3127 Referencia: Signos involucrados PULSE LATINO (denominativo) y PULSE (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5853-2016-TDCA-DAQ del 1 de julio de 2016, recibido el 11 de julio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3127; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante E MTS, INC. Demandado E Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 392-1P-2016 Tercero interesado: Mc CANN-ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD Hechos relevantes: El 4 de noviembre de 1999, MTS, INC. (en adelante, MTS) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro del signo PULSE LATINO (denominativo)' para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza?.
Un extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad industrial 418 del mes de noviembre de 1999. El 1 de febrero de 2000 Mc CANN-ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD (en adelante, Mc CANN-ERICKSON) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a lo siguiente: a) La marca PULSE (denominativa) registrada ante el IEPI con Certificado 1088 para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.* b) El nombre comercial PULSE (denominativo) registrado ante el ¡EP! con Certificado 416 para distinguir actividades económicas relacionadas a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.* Mediante Resolución 977504 del 29 de junio de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la marca PULSE (denominativa).
El 20 de noviembre de 2000, MTS presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N9 4 de Quito, con la finalidad de impugnar la Resolución 977504. El 17 de enero de 2001, el Presidente del IEP! contestó la demanda contencioso administrativa. El 2 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda contencioso administrativa.
El 5 de febrero de 2001, Mc CANN-ERICKSON contestó la demanda contencioso administrativa. Expediente administrativo 99830/99. No se verifica en el expediente los productos que se pretenden distinguir No se verifica en el expediente los servicios que distingue la marca registrada. No se verifica en el expediente las actividades económicas que distingue el nombre comercial registrado 2 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2.
Proceso 392-1P-2016 El 31 de mayo de 2013 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito suspendió el procedimiento y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de MTS: Las marcas en controversia distinguen productos y servicios distintos, en la medida que unos pertenecen a la Clase 16 y los otros a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
La palabra LATINO diferencia plenamente a las marcas en controversia como para no producir confusión en el público. La marca PULSE LATINO (denominativa), registrada o solicitada en diversos países, es notoriamente conocida. Argumentos de la contestación del Presidente del lEPI: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la Resolución 977504 del 29 de junio de 2000, Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI: El signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) y la marca PULSE (denominativa) son similares, en la medida que el signo solicitado a registro reproduce totalmente la referida marca.
El signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) identifica productos relacionados con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que todo lo que es publicidad se presta a través de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos del tercero interesado, Mc CANN-ERICKSON: Los signos en conflicto comparten el elemento PULSE.
Los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza están Intimamente relacionados con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que todo lo que se refiere a trabajos publicitarios se debe realizar por medio de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 3 Proceso 392-1P-2016 Cartagena?, Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso.
De oficio se interpretarán los Literales b), d) y e) del Artículo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; toda vez que la controversia radica entre una marca y un nombre comercial registrado, y una de las partes alega ser titular de un signo notoriamente conocido. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O Servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(y Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (-- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones intemas de los Palses Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error.
(..) a) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por tos sectores interesados y que pertenezca a un tercero, Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos O servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para fos cuales se solicita el registro, Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.
“Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y st uso constante; da) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” po NASN 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 392-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. La marca notoriamente conocida. La protección del nombre comercial. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 16 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) y los signos PULSE (denominativo) son confundibies o no, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales a) y b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error.
Como se desprende de la disposición precitada, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Asimismo, tampoco resulta posible registrar un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial en los casos en que pudiere inducir al público a error.
Mediante la disposición contenida en el Literal b) del Artículo 83 lo que se busca es evitar imitaciones o usurpación de nombres 5 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 392-1P-2016 comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido a oponerse al registro de un signo confundible determinado. Cuando los Literales a) y b) señalan que no podrá registrarse como marca un signo (marca o nombre comercial) que pueda inducir al público a error, tiene como finalidad evitar que se genere riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado.
En efecto, la normativa tiene como objetivo que el comercio de bienes y servicios en el mercado sea transparente, de buena fe y fluido.” Respecto al riesgo de confusión, cabe señalar que este puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. Por su parte, el riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
De modbo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 37-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 9 Ibidem 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 24. Proceso 392-1P-2016 d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conílicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) y la marca PULSE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado." Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.” En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:*? Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. Ibídem. b) d) Proceso 392-1P-2016 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario"? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría inducir al público a error. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. “a 14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema” Unidad mínima con significado léxico que no presenta moríemas gramaticales, por ejemplo sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas; mujer y - es, Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej, de, no, yo, el, ar, -s, -ero, Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 DS e) Proceso 392-1P-2016 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.
En el presente caso, se advierte que uno de los elementos denominativos de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: ** a) b) c) d) e) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 9 Proceso 392-1P-2016 2.6. Se deberá realizar el cotejo de conformidad a lo expuesto, a fin de establecer si el signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) es capaz de inducir a error al público consumidor. 3.
Lamarca notoriamente conocida 3.1. Tomando en consideración que MTS alega la notoriedad del signo PULSE LATINO (denominativo), resulta pertinente que dicha temática sea abordada en la presente Interpretación Prejudicial. 3.2. Sobre el particular, los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 3.3. De las disposiciones precitadas puede advertirse lo siguiente: - No es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca O transcriba total o parcialmente un signo notoriamente conocido. - La notoriedad puede ser alegada en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y debe pertenecer a un tercero. - No es registrable un signo que sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. 10 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 392-1P-2016 - La irregistrabilidad de un signo por las causales establecidas en los Literales d) y e) se genera de manera independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ** Cabe indicar que, para que operen los mecanismos de protección al signo notorio, no es necesario que este se encuentre registrado en el país miembro del que se trate; sino que basta que cumpla con el presupuesto normativo de ser un signo "distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad".*” Cabe precisar que no es posible afirmar que una marca es notoria desde su aparición en el mercado, toda vez que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, su permanencia en el mercado, su aceptación y el grado de conocimiento entre los consumidores.
La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especia! a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.
Así, conforme al Artículo 84 de la Decisión 344, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigiiedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Conforme a lo expuesto, se deberá tomar en cuenta la especial protección que la Decisión 344 brinda a la marca notoria, por la cual se busca 18 17 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2000 del 27 de marzo de 2001. Ibidem. 11 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Proceso 392-1P-2016 protegerla de aquellos signos que: (i) constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; o, (ii) sean similares hasta el punto de producir confusión, respecto de un signo notoriamente conocido.
La protección del nombre comercial Mc CANN-ERICKSON sostiene ser titular del nombre comercial registrado PULSE (denominativo), sobre el cual, adicionalmente, sustenta su oposición al registro del signo PULSE LATINO. En ese sentido, corresponde desarrollar la figura del nombre comercial. El Literal b) del Artículo 83 y el Artículo 128 de la Decisión 344 regulan la protección del nombre comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; esto es, generar riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado.
Si bien la Decisión 344 no contiene un concepto de nombre comercial, se le define como el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores lo identifican en el mercado. El nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
El Artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial indicando que “el nombre comercial será protegido por los países miembros, sin obligación de depósito o de registro" dejando a discrecionalidad de los países miembros la regulación de un sistema de registro. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, la protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por el registro o deposito, sino con su primer uso. Esto quiere decir que el registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor; y, por otro, una herramienta para que la autoridad nacional competente haga su análisis de registrabilidad de oficio de manera integral; es decir, teniendo en cuenta los nombres comerciales registrados. 12 4.7 4.8 4.9 Proceso 392-1P-2016 De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante, con relación a la actividad económica que distingue, puesto que el uso permite que su titular mantenga el derecho de exclusiva sobre el mismo.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido. En efecto, el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso previo.
Asi las cosas, quien pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo podrá oponerse si dicho signo es idéntico o se le asemeja por la posibilidad de inducir al público consumidor a error conforme se señaló precedentemente. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. * 4.10 Asimismo, dicho órgano jurisdiccional precisó lo siguiente: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".? 4.11. Conforme a ello, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar en la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple 19 20 Sobre el uso real, sustancial y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 222-1P-2015 del 26 de agosto de 2016. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial N” 581, del 12 de julio de 2000. Ibídem. 13 Proceso 392-1P-2016 alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 4.12.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.
Para tal efecto, se tomarán en cuenta las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.13. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los 5.1. 5.2. 5.3. siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza Tomando en cuenta que en el proceso interno, Mc CANN-ERICKSON señala que entre los servicios que distinguen sus signos registrados (marca y nombre comercial) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los productos que distingue el signo PULSE LATINO (denominativo) de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, existiría una relación de complementariedad; resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 21 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. 14 Proceso 392-1P-2016 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? 5.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) NN | E | c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, SL 15 Proceso 392-1P-2016 La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3127, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 16 Proceso 392-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
LL ñ Cecilia Luisa Apror Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17