Año XXXIV – Número 2954 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 391-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-11092. Referencia: Marcas involucradas SWEETMINTS (denominativa) vs SUITT (denominativa) PROCESO 392-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3127. Referencia: Signos involucrados PULSE LATINO (denominativo) y PULSE (denominativo) PROCESO 416-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13478. Referencia: Marcas involucradas ARCOR MR. POP’S (mixta) y MISTER (denominativa), MR. (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso 391-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-11092 Referencia SWEETMINTS involucradas Marcas (denominatlva) vs SUITT (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5826-2016-TDCA-DQ del 29 de junio de 2016, recibido flsicamente el 11 de julio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Llterales a) y h) del Artículo 82, Literales d) y e) del Artículo 83 y del Articulo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-11092.

El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. (¡ Partes en el Proceso Interno: Demandante Arcar Sociedad Anónima Industrial Comercial Demandado Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; Procuradurla General del Estado; Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 3 de 57 Dirección Nacional de Propiedad Industrial y Alfieri S.A. 1. Hechos relevantes: 1.1.

El 29 de julio de 1993, Arcar S.A.I.C. (en adelante, Arcor) solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (en adelante, la Dirección) el registro de la marca SWEETMINTS (denominativa) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 1.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 342 y, dentro del término legal, fue objetada por Compañía Alfieri S.A. (en adelante, Alfleri) con base a la marca SUITT registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza alegando que existe identidad tanto gráfica, como fonética y auditiva entre los signos en conflicto lo que produciría confusión en el mercado induciendo a error al consumidor. 1.3.

Por Resolución 0961195 del 10 de septiembre de 1997, la Dirección declaró fundada la observación presentada y denegó el registro de la marca de producto SWEETMINTS, al considerar que entre los signos en conflicto existen semejanzas susceptibles de inducir a confusión a los consumidores. 1.4. El 1 O de marzo de 1998, Arcar presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 0961195. 1.5.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; a la Procuraduría General del Estado; a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y al tercero interesado Alfieri S.A. 1.6. El 18 de abril de 2012, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.

Argumentos de la demanda de Arcor: 2.1. El pronunciamiento emitido denota una ausencia absoluta de fundamentos, contraviniendo así la expresa disposición del inciso segundo del Artículo 95 de la Decisión 344 que ordena que se decidirá sobre las observaciones mediante resolución debidamente motivada. Expediente administrativo 40631/93. 2 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 57 2.2.

Respecto a la supuesta semejanza en la pronunc1ac1on de ambas palabras en español, que es nuestro idioma, esta no se produce ya que SUITT se pronuncia de un modo diferente a SWEET. Además, el signo solicitado no se denomina únicamente SWEET sino SWEETMINTS razón por la cual al pronunciarse toda la denominación en su conjunto la diferencia es mucho mayor. 2.3.

Si SWEET se pronunciaría como SUITT, esta última fonéticamente sería una denominación respecto de la cual ninguna persona puede reivindicar exclusividad en su uso ni oponerse al empleo de aquella por parte de terceros, puesto que fonéticamente se consideraría un término descriptivo y genérico para comestibles ya que SWEET significa dulce. 2.4.

El prefijo MlNTS le dota a la denominación SWEETMINTS de su propia carga expresiva. 2.5. La marca SWEETMINTS se encuentra registrada en 21 países del mundo y solicitada en 9 países para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. La marca SWEETMINTS es una marca notoriamente conocida en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Chile. 2.7.

La Convención de Marcas de Fábrica y de Comercio de Buenos Aires de 1910 expresa en su Artículo II que toda marca debidamente registrada en uno de los Estados signatarios se considerará registrada también en los demás países de la Unión, razón por la que, para efectos de la observación, debe tomarse en cuenta que su marca, inscrita con anterioridad a la de Alfieri, se entiende registrada en Ecuador desde la misma fecha y, por ende, Arcar goza del derecho de solicitar dicho registro. 3.

Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado: 3.1. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Nº 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomf a administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es el Presidente2. 2 Cabe señalar que el 19 de mayo de 1998 se crea el Instituto Ecuatonano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

En ese senlido, conforme consta en el expediente, a la fecha de contestación de la Procuraduría General del Estado, se hace referencia at IEPI y ya no a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Minislerio de lnduslrias, Comercio, Integración y Pesca. 3 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 5 de 57 3.2. Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. 4.

Argumentos de la contestación del IEPI: El IEPI no contestó la demanda presentada por Arcar, limitándose a remitir copias del expediente administrativo. 5. Argumentos de la contestación de Alfieri: Señaló que ha transferido sus marcas de fábrica, entre ellas la marca SUITT, a la compañia Comercial Alimenticia S.A. la cual es la actual titular y propietaria de dichas marcas.

En ese sentido, corresponde a Comercial Alimenticia S.A. ejercer, de ser el caso, el derecho conferido en los Artf culos 25 y 33 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 81, Literales a) y h) del Artículo 82, Literales d) y e) del Articulo 83 y el Artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.·81.

Podrán regístrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distínguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.· "82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constitwr marca conforme al articulo anterior; ( ) h) Puedan engañar a los medios comercia/es o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;, r "83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pais en el que solicita el registro o en el comercio subregionaf, o internacional sujeto a reciprocidad. por /os sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; 4 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 6 de 57 2. De la rev1s1on de los actuados este Tribunal ha podido verificar que la solicitud referente al registro del signo SWEETMINTS (denominativa) fue presentada el 29 de julio de 1993, esto es, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

En ese sentido, de oficio, corresponde la Interpretación Prejudicial de las instituciones establecidas en el Literal d) del Articulo 72 y en los Literales a), d) y e) del Articulo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para /os cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;...)" ( "95. Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del articulo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta dlas hábiles contados a partir de la notíficación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. • 4 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ "Articu/o 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(...)" "Articulo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pafs en el que solicita el registro o en el comercio subregíonal, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...r o 1- 5 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 7 de 57 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La norma comunitaria en el tiempo. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Signos en idioma extranjero.

Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil. La marca notoriamente conocida. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La norma comunitaria en el tiempo 1.1. Teniendo en cuenta lo solicitado por la Corte consultante y habiéndose verificado que la solicitud del registro del signo SWEETMINTS (denominativo) fue presentada el 29 de julio de 1993; esto es, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal estima pertinente abordar la figura de la norma comunitaria en el tiempo. 1.2.

Al respecto, cabe señalar que, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legitima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. 1.3.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marcas. 1.4.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente: 6.· Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 8 de 57 "si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso". 5 1.5.

La nueva normativa, en to que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 1.6. Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que "La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica".

Por ello, "En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos ( ) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor ( )". 6 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada SWEETMINTS (denominativa) y la marca SUITI (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) ( )" Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 38-IP-2002, Marca: PREPAC Oll, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 del 1 de octubre de 2002. 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 74-IP-2003, Marca: A+GRÁFICA, publicada en la Gaceta Oficial 995 del 9 de octubre de 2003. 7 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 57 2.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. 2.3.

Cuando la norma señala que no podrá registrarse como marca un signo que pueda inducir al público a error. lo que busca es evitar que se genere riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado. En efecto, la normativa de marcas tiene como objetivo que el comercio de bienes y servicios en el mercado sea transparente, de buena fe y fluido. 7 2.4.

Respecto al riesgo de confusión, cabe señalar que este puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos. un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5.

Por su parte, el riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor. aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 8 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones 7 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 37-IP-2015. de fecha 13 de mayo de 2015, p. 9. 8 lbldem. 8 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 10 de 57 comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.7.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. 3. Comparación entre marcas denominativas 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SWEETMINTS (denominativo) y la marca registrada SUITI (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 9 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 10 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 11 • Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de jumo de 2016. \O lbldem. 1\ lbfdem. 9 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 57 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moñemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 12. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport­ ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de ex.flresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 3 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatlcal de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría inducir al público a error.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy diflcil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 13 REAL ACADEMIA ESPA ÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar. -s. -ero. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL e) 08/03/2017 12 de 57 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor. pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

Se deberá realizar el cotejo de conformidad a lo expuesto, a fin de establecer si el signo solicitado SWEETMINTS (denominativo) es capaz de inducir a error al público consumidor. 4. Signos en idioma extranjero 4.1. En atención a que el signo solicitado SWEETMINTS (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 4.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 14 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 15 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma que sirva de ralz equivalente en la lengua española, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Asl, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los palses de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del pals en el que se ha solicitado la marca por su ralz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 16 4.5.

Es importante tener presente que el derecho de la Propiedad Industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurldica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 57-IP-2015. de fecha 13 de mayo de 2015, p 12. 15 De modo referencial, ver lnterpretaoon Prejudicial expedida en el Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 16 De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la interpretación prejudicial recalda en el Proceso 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015. 11 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 57 extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos y servicios, para luego determinar si dicha palabra o palabras son de uso común o no en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil 5.1. La demandante Arcar manifestó que si se considera que "SWEET" se pronuncia como "SUIIT", esta última partícula seria una denominación respecto de la cual ninguna persona podria reivindicar exclusividad en su uso ni oponerse al empleo de aquella por parte de terceros.

Ello debido a que fonéticamente la partícula SWEET se considerarla un término descriptivo y genérico para comestibles, toda vez que significa "dulces". 5.2. Al respecto. la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 17 5.3.

El Literal d) del Articulo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: "Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen. la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse;

( )" d) 5.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por indicaciones descriptivas o genéricas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos o genéricos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con De modo referencial, ver Procesos 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 12 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 14 de 57 dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 18 5.5.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 19 5.6.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos o genéricos respecto de los productos o servicios que distingue, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre ellos. 6. La marca notoriamente conocida 6.1. El demandante Arcor alegó que el signo solicitado SWEETMINTS (denominativo) se encontraría registrado y solicitado en varios paises ostentando la calidad de marca notoria. 6.2.

En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en sus Literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en /os que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legftimo titular de la marca notoriamente conocida; 18 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015. 19 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 13 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 15 de 57 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para /os cuales se solicita el registro.

(...)" 6.3. De las disposiciones precitadas puede advertirse lo siguiente: No es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba total o parcialmente un signo notoriamente conocido. La notoriedad puede ser alegada en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y debe pertenecer a un tercero. No es registrable un signo que sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida.

La irregistrabilidad de un signo por las causales establecidas en los Literales d) y e) se genera de manera independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 20 6.4. Cabe indicar que, para que operen los mecanismos de protección al signo notorio, no es necesario que este se encuentre registrado en el pals miembro del que se trate; sino que basta que cumpla con el presupuesto normativo de ser un signo "distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional. o internacional sujeto a reciprocidad".21 6.5.

La especial protección a la marca notoria encuentra sustento también en lo dispuesto en el Articulo 102 de la Decisión 313, el cual faculta a su titular a solicitar la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, las que prohiben registrar un signo susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida. 6.6.

Conforme a lo expuesto, al resolver la controversia, se deberá tomar en cuenta la especial protección que la Decisión 313 brinda a la marca notoria, por la cual se le busca proteger de aquellos signos que: (i) constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; o, (ii) sean similares hasta el punto de producir confusión, respecto de un signo notoriamente conocido. 20 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-IP-2000 del 27 de marzo de 2001. 21 lbfdem. /7 14 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 7. 08/03/2017 16 de 57 Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones 7.1.

La demandante Arcor ha señalado que es propietaria de la marca SWEETMlNTS al tenerla registrada en diversos palses, algunos de los cuales son miembros de la Convención lnteramericana de Buenos Aires. Asimismo, agregó que el Articulo II de dicha Convención prescribe que toda marca debidamente registrada en uno de sus estados signatarios se considerará registrada también en los demás países miembros, motivo por el cual, sostiene que se debió otorgar el registro de la referida marca. 7.2.

En atención a ello, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomla de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 7.3. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Dicha actividad se encuentra regulada de manera general por la normativa comunitaria; sin embargo, deja a salvo la independencia de las oficinas nacionales. En ese sentido, la Sección II de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas y faculta a las oficinas nacionales para que lleven a cabo el procedimiento así como el respectivo examen de registrabilidad. 22 7.4.

Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones. 23 7.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.

En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado pals, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros. 24 7.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado pals, ello tampoco significa que deba ser denegado en los palses miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse 22 Ver de manera referencial la lnterpretac16n Prejudicial recalda en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. 23 lbldem. lbldem. 15 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 17 de 57 sobre la base del derecho de prioridad del mismo pafs que denegó el registro. 25 7.7.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dar libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 26 7.8. La norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asf como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 27 7.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar et examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 28 7.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las caracterfsticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las accionesJudiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 25 lbldem. 26 lbldem. 27 lbldem. 211 Ibídem. 29 Ibídem. 16 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 57 7.11.

En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros palses miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 7.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-11092, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ULÍ Cecilia Luisa A�teros MAGISTRADA../ -Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 17 Proceso 391-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 19 de 57 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.,.,,,.. / -�-__--..,.

¡ \ Hernán R o Zambrano PR IOENT_§.. Noti�Tribunal consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 08/03/2017 20 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso 392-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-3127 Referencia LATINO PULSE involucrados Signos (denominativo) y PULSE (denominativo) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5853-2016-TDCA-DQ del 1 de julio de 2016, recibido el 11 de julio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3127; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante MTS, INC. Demandado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial 1 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL Tercero interesado 2. 08/03/2017 CANN-ERICKSON Me PUBLICIDAD 21 de 57 ECUADOR Hechos relevantes: 2.1. El 4 de noviembre de 1999, MTS, INC. (en adelante, MTS) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro del signo PULSE LATINO (denominativo) 1 para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza2 • 2.2.

Un extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 418 del mes de noviembre de 1999. 2.3. El 1 de febrero de 2000 Me CANN-ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD (en adelante, Me CANN-ERICKSON) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a lo siguiente: a) La marca PULSE (denominativa) registrada ante el IEPI con Certificado 1088 para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 b) El nombre comercial PULSE (denominativo) registrado ante el IEPI con Certificado 416 para distinguir actividades económicas relacionadas a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 2.4.

Mediante Resolución 977504 del 29 de junio de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro de la marca PULSE (denominativa). 2.5. El 20 de noviembre de 2000, MTS presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, con la finalidad de impugnar la Resolución 977504. 2.6.

El 17 de enero de 2001, el Presidente del IEPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.7. El 2 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 5 de febrero de 2001, Me CANN-ERICKSON contestó la demanda contencioso administrativa. Expediente administrativo 99830/99.

No se verifica en el expediente los productos que se pretenden distinguir. 3 No se verifica en el expediente los servicios que distingue la marca registrada. 4 No se verifica en el expediente las act1V1dades económicas que distingue el nombre comercial registrado. Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 22 de 57 2.9. El 31 de mayo de 2013 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito suspendió el procedimiento y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de MTS: 3.1. Las marcas en controversia distinguen productos y servicios distintos, en la medida que unos pertenecen a la Clase 16 y los otros a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. La palabra LATINO diferencia plenamente a las marcas en controversia como para no producir confusión en el público. 3.3.

La marca PULSE LATINO {denominativa), registrada o solicitada en diversos países, es notoriamente conocida. 4. Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la Resolución 977504 del 29 de junio de 2000. 5. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI: 5.1.

El signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) y la marca PULSE (denominativa) son similares, en la medida que el signo solicitado a registro reproduce totalmente la referida marca. 5.2. El signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) identifica productos relacionados con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que todo lo que es publicidad se presta a través de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Argumentos del tercero interesado, Me CANN-ERICKSON: 6.1. Los signos en conflicto comparten el elemento PULSE. 6.2. Los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza están lntimamente relacionados con los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que todo lo que se refiere a trabajos publicitarios se debe realizar por medio de productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 3 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 57 Cartagena5 • Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso. 2. De oficio se interpretarán los Literales b), d) y e) del Artículo 83 y el Articulo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena6; toda vez que la controversia radica entre una marca y un nombre comercial registrado, y una de las partes alega ser titular de un signo notoriamente conocido. 5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artfcu/o 83.- Asimismo, no. podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de tareeros, presenten algunos da los siguientes impedimentos: a), r e Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para tos mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públtco a error.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artfculo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de tareeros, presenten algunos de /os siguientes impedimentos: {...) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las ( ) d) legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas tas circunstancias pudiere inducir al público a error.

Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que solicita al registro o en al comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el pet1c1onan·o sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase da los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida". l "Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, /os siguientes criterios: a) b) c) d) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de tos productos o servicios para los que fue acordada;

La intensidad y et ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; La antigüedad de fa marca y su uso constante; El análisis da producción y mercadeo da los productos que distingue la marca.� 4 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 24 de 57 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. La marca notoriamente conocida. La protección del nombre comercial. Conexión competitiva entre los productos de las Clases 16 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. O. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) y los signos PULSE (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar et Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales a) y b), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducir al público a error.

(...)" 1.2. Como se desprende de la disposición precitada, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 1.3.

Asimismo, tampoco resulta posible registrar un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial en los casos en que pudiere inducir al público a error. Mediante la disposición contenida en el Literal b) del Artículo 83 lo que se busca es evitar imitaciones o usurpación de nombres 5 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 25 de 57 comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido a oponerse al registro de un signo confundible determinado. 1.4.

Cuando los Literales a) y b) señalan que no podrá registrarse como marca un signo (marca o nombre comercial) que pueda inducir al público a error, tiene como finalidad evitar que se genere riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado. En efecto, la normativa tiene como objetivo que el comercio de bienes y servicios en el mercado sea transparente, de buena fe y fluido. 7 1.5.

Respecto al riesgo de confusión, cabe señalar que este puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.6.

Por su parte, el riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.7. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 8 7 • a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

De modo referencial, ver Interpretación PreJudicial expedida en el Proceso 37-IP-2015. de fecha 13 de mayo de 2015. p. 9. lbldem. 6 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 08/03/2017 26 de 57 Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto. tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.8.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. 2. Comparación entre marcas denominativas 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) y la marca PULSE (denominativa). es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 9 2.2.

Los signos denominativos. llamados también nominales o verbales. utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 10 2.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que tos signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 11 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016., 10 lbldem. 11 lbldem. 12 lbfdem. � 7 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 57 a} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b} Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 13. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport­ ivo. deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de exeresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 4 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría inducir al público a error.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mlnrma con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales. por ejemplo sol: o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definición de "morfema•: Unidad mlnima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema. morfema gramatical, p. ej., de, no, yo, el, ar. -s. -ero. Unidad mlnima de significado. La terminaetón verbal mos contiene dos morfemas. persona, primera y número, plural. 8 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL e) 08/03/2017 28 de 57 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrar! a cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.

En el presente caso, se advierte que uno de los elementos denominativos de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su íncidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 15 15 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 29 de 57 2.6. Se deberá realizar el cotejo de conformidad a lo expuesto, a fin de establecer si el signo solicitado PULSE LATINO (denominativo) es capaz de inducir a error al público consumidor. 3.

La marca notoriamente conocida 3.1. Tomando en consideración que MTS alega la notoriedad del signo PULSE LATINO (denominativo), resulta pertlnente que dicha temática sea abordada en la presente Interpretación Prejudicial. 3.2. Sobre el particular, los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a /os mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) (...)" Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 3.3. De las disposiciones precitadas puede advertirse lo siguiente: No es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba total o parcialmente un signo notoriamente conocido.

La notoriedad puede ser alegada en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y debe pertenecer a un tercero... No es registrable un signo que sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. 10 ¡, Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 57 La irregistrabilidad de un signo por las causales establecidas en los Literales d) y e) se genera de manera independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 16 3.4.

Cabe indicar que, para que operen los mecanismos de protección al signo notorio, no es necesario que este se encuentre registrado en el pais miembro del que se trate; sino que basta que cumpla con el presupuesto normativo de ser un signo "distintivo notoriamente conocido en el pais en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad".17 3.5.

Cabe precisar que no es posible afirmar que una marca es notoria desde su aparición en el mercado, toda vez que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en vírtud de la calidad de los productos que distingue, su permanencia en el mercado, su aceptación y el grado de conocimiento entre los consumidores. 3.6.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. 3.7. En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Así, conforme al Articulo 84 de la Decisión 344, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 3.8.

Conforme a lo expuesto, se deberá tomar en cuenta la especial protección que la Decisión 344 brinda a la marca notoria, por la cual se busca 18 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2000 del 27 de marzo de 2001. 17 Ibídem. 11 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 31 de 57 protegerla de aquellos signos que: (i) constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; o, (ii) sean similares hasta el punto de producir confusión, respecto de un signo notoriamente conocido. 4.

La protección del nombre comercial 4.1 Me CANN-ERICKSON sostiene ser titular del nombre comercial registrado PULSE (denominativo), sobre el cual, adicionalmente, sustenta su oposición al registro del signo PULSE LATINO. En ese sentido, corresponde desarrollar la figura del nombre comercial. 4.2 El Literal b) del Articulo 83 y el Articulo 128 de la Decisión 344 regulan la protección del nombre comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; esto es, generar riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado. 4.3 Si bien la Decisión 344 no contiene un concepto de nombre comercial, se le define como el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores lo identifican en el mercado. El nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. 4.4 El Artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial indicando que ue/ nombre comercial será protegido por los países miembros, sin obligación de depósito o de registro" dejando a discrecionalidad de los países miembros la regulación de un sistema de registro. 4.5 A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, la protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por el registro o deposito. sino con su primer uso. Esto quiere decir que el registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 4.6 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor; y, por otro, una herramienta para que la autoridad nacional competente haga su análisis de registrabilidad de oficio de manera integral; es decir, teniendo en cuenta los nombres comerciales registrados. 12 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 4.7 08/03/2017 32 de 57 De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante, con relación a la actividad económica que distingue, puesto que el uso permite que su titular mantenga el derecho de exclusiva sobre el mismo.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido 18. En efecto, el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso previo. 4.8 Asl las cosas, quien pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo podrá oponerse si dicho signo es idéntico o se le asemeja por la posibilidad de inducir al público consumidor a error conforme se señaló precedentemente. 4.9 El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores". 19 4.1 O Asimismo, dicho órgano jurisdiccional precisó lo siguiente: "( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (... ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". 20 4.11. Conforme a ello, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar en la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).

La simple 18 Sobre el uso real, sustancial y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 222-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. 19 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, del 12 de julio de 2000. 20 Ibídem. 13 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 33 de 57 alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 21 4.12. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.

Para tal efecto, se tomarán en cuenta las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.13. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 5.

Conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Tomando en cuenta que en el proceso interno, Me CANN-ERICKSON señala que entre los servicios que distinguen sus signos registrados (marca y nombre comercial) en la Clase 35 de la Clasificacíón Internacional de Niza y los productos que distingue el signo PULSE LATINO (denominativo) de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, existiría una relación de complementariedad; resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 2t Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-IP-98. 14 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 57 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 22 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguíentes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio). de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepíllo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) 22 La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de íunío de 2016. 15 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 57 La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorfas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3127, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 16 Proceso 392-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 36 de 57 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

U)lt Cecilia Luisa A�s MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario..,,.-----\. Notitrquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 37 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 416-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-13478 Referencia Marcas involucradas ARCOR MR.

POP'S (mixta) y MISTER (denominativa), MR. (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7052-S-TDCA-No. 1 del 25 de julio de 2016, recibido vía courrier el 27 de julio de 2016, mediante el cual Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Articules 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 178112013-13478; y, El Auto del 9 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admítió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 1 /¡ GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 38 de 57 Demandado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la Dirección de Propiedad Industrial Tercero interesado Compañia ARCOR S.A.I.C. Hechos relevantes: 2.1. El 17 de enero de 2000, Compañía ARCOR S.A.I.C. (en adelante, ARCOR) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca ARCOR MR.

POP'S (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2. Un extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 420 correspondiente al mes de enero de 2000. 2.3. El 7 de abril de 2000 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA (en adelante, PRONACA) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a sus marcas MISTER (denominativa) y MR.

(denominativa) registradas previamente en las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza3. 2.4. Mediante Resolución 977839 del 18 de julio de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual rechazó la oposición formulada al considerar que las marcas en conflicto no son confundibles. 2.5. El 19 de septiembre de 2000 PRONACA interpuso recurso de reposición contra la Resolución 977839. 2.6.

Mediante Resolución 978040 del 1 de noviembre de 2000 la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual rechazó el recurso interpuesto y ratificó la resolución impugnada; por lo tanto, concede el registro del signo ARCOR MR. POP'S (mixto). 2.7. El 24 de noviembre de 2000 PRONACA interpone recurso de apelación contra la Resolución 978040. En el expediente no se aprecia el logotipo de la referida marca.

Cabe sei'lalar que se considera a la marca como un signo mixto, conforme se desprende del Recurso Contencioso Adminislralivo presentado por PRONACA {folio 15). ó 2 En el expediente no se aprecian los produclos que distingue el signo. 3 Cabe sel\alar que en el expediente no se aprecian los números de certificados ni los productos que dislinguen los signos. Adicionalmenle, es necesario mencionar que si bien PRONACA basa su oposición en marcas registradas en las Clase 29, 30 y 31 de la Clasificación lnlemacional de Niza, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Oblenciones Vegetales del IEPI sólo considera a las marcas registradas en la Clase 30, conforme se aprecia en la Resolución de fecha 3 de abril de 2002 (folio 4).

GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 57 2.8. Mediante Resolución sin número del 23 de octubre de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI resuelvió no ha lugar al recurso de apelación interpuesto y dispone el registro del signo ARCOR MR. POP'S (mixto). 2.9. PRONACA interpuso recurso de reposición contra la Resolución sin número de fecha 23 de octubre de 2001.4 2.1O.

Mediante Resolución sin número del 3 de abril de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI resuelve negar la reposición y ratificar la resolución impugnada de fecha 23 de octubre de 2001. 2.11. PRONACA presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en contra de la resolución administrativa antes mencionada. s 2.12.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la IEPI, a la Dirección de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado, y a ARCOR, como tercero interesado. 3. Argumentos de la demanda de PRONACA: 3.1. La marca ARCOR MR. POP' S (mixta) reproduce totalmente la marca MR.

(denominativa). 3.2. Existen semejanzas en el ámbito fonético entre las marcas confrontadas. 3.3. PRONACA es titular de una familia de marcas que contienen los términos MISTER y MR. 3.4. Las marcas MISTER (denominativa) y notoriamente conocidas. MR. (denominativa) son 3.5. Permitir el registro de marcas que contengan el término MISTER generaría la dilución de sus marcas notorias. 3.6.

Los términos MISTER y MR. no son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación del IEPI: 4.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 4 No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 5 No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida demanda.

GACETA OFICIAL 08/03/2017 40 de 57 4.2. Ratifica la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI que es materia de impugnación, en la cual se señaló que los términos MISTER y MR. son de uso común no apropiables por ninguna persona natural o jurldica. 5. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI: No obra en el expediente la contestación de la demanda de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 6.

Argumentos de ARCOR, tercero interesado,: 6.1. La denominación MISTER no está en uso en Ecuador para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2. PRONACA no usa independientemente las denominaciones MISTER o MR., sino que las emplea con otros términos que tienen mayor resonancia. 6.3. No existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, desde el punto de vista del origen empresarial puesto que la razón social ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL diferencia a la marca y producto de esta compañía. 6.4.

En el Ecuador existen diversas marcas a nombre de distintos titulares que incluyen los términos MISTER o MR. 6.5. El término MISTER no es el de mayor impacto en la marca ARCOR MR. POP'S (mixta). 6.6. El término ARCOR contribuye a reducir el posible riesgo de confusión entre las marcas registradas. 6.7. La marca ARCOR MR. POP'S (mixta) cuenta con elementos adicionales que le confieren distintividad. 6.8.

El término MISTER es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.9. La denominación MISTER no constituye una familia de marcas. 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 41 de 57 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.e 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 135.- No podrán regístrarse como marcas /os signos que: no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterlsticas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o d) técnica al producto o al servício al cual se aplican; consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para e) describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios: consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del f) producto o servicio de que se trate; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del g) producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una h) forma especifica; puedan enga;Jar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia i) geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos j) productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; k) I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantla de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, as/ como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Palses Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un Pals Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;· a) b) c) "Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) /) e) sean id{mticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensena, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 5 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 42 de 57 No procede la interpretación de las siguientes disposiciones: Todos los Literales del Artículo 135, con excepción del Literal g), toda vez que no resultan pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marca, a las que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida. sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero; e} consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indlgenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, tola/ o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.• d) "Attlculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.· "Articulo 228.- Para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: ll a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d} el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,;J la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintívo en el Pals Miembro o en el extranjero. • 6 GACETA OFICIAL - 3. 08/03/2017 43 de 57 Todos los literales del Articulo 136, con excepción de los Literales a) y h), toda vez que no resultan pertinentes debido a que las prohibiciones relativas de registro de marca, a las que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los siguientes articulas: - El Literal g) del Articulo 135, toda vez que se discute si las denominaciones de las marcas base de la oposición y una de las denominaciones de la marca solicitada son de uso común. - Los Literales a) y h) del Articulo 136, el Articulo 224 y el Artículo 228 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas y que ostenten el carácter de notoriamente conocidas.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

Marca débil. Signos en idioma extranjero. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabi/idad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común 2. 3. 4. 5. 6. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si la marca ARCOR MR. POP'S (mixta) y las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 7 GACETA OFICIAL a) 08/03/2017 44 de 57 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada par un tercera, para los mismas productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 1 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie tas marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:ª a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. la determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 lbldem. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 45 de 57 las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los 9 lbldem. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 46 de 57 signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. 1.8.

No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1. Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca ARCOR MR. POP'S (mixta) y las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 2.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 10 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 11 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 47 de 57 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proxímidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 12 2.6.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) 12 Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría Ver Interpretación Prejudicíal recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 48 de 57 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.7.

En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca ARCOR MR. POP'S (mixta) y las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa). 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

Marca débil 3.1. En el presente caso ARCOR señala que los términos MISTER y MR. son de uso común e inapropiables en el mercado de forma exclusiva. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 49 de 57 ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;

(...)" 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.14 3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracterlsticas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 15 3.5.

Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza con relación a los productos o servicios de otra clase, si es que entre ellos hay vinculación o conexión competitiva. Sin embargo, considerando la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, habrá situaciones en las que, pese a existir dicha vinculación o conexión competitiva, la palabra o frase que es un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no lo será con relación a los productos o servicios de otra clase. 3.6.

Dicho en otras palabras, que una palabra o frase sea un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea, necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase, pese a existir entre ellos vinculación o conexión competitiva. El hecho de que se dé esta circunstancia -la vinculación o conexión competitiva-, no significa que haya que efectuar una extrapolación automática, sino que habrá que Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 15 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 13 GACETA OFICIAL 08/03/2017 50 de 57 considerar, caso por caso, si lo que califica como término genérico, técnico, descriptivo o de uso común para los productos o servicios de una clase también califica como tal con relación a los productos o servicios de otra clase. 3.7.

En tal sentido, se debe determinar si los términos MISTER y MR. son o no de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.4. precedente. 4.

Signos en idioma extranjero 4.1. En atención a que los signos confrontados presentan en su conformación términos en idioma extranjero (MISTER y su abreviatura MR.), resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero. 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.1s 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayorla del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 17 4.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurldica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. /) 4.5. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los 18 De modo referencial, ver Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 17 De modo referencial, ver Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 14 GACETA OFICIAL 08/03/2017 51 de 57 productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. 5.

Familia de marcas 5.1. En el presente proceso, se discute la existencia de una familia de marcas sobre la base de los términos MISTER y MR. 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresaria1.1s 5.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.19 5.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo 18 De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16.

Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y ras relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompal\an.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. 19 lbldem. 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 52 de 57 distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.20 5.5.

En el presente proceso, se deberá determinar si los términos MISTER y MR. constituyen o no una familia de marcas. 6. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común 6.1. PRONACA alegó que sus marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa) son notoriamente conocidas; sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad.

Sobre el particular ARCOR señala que los términos referidos son de uso común para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o fa dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.2.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercia1.21 6.3.

El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pals miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la 20 lbldem. 21 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1 P-2015 del 1 O de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 53 de 57 misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 22 6.4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella23, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 6.5.

Igualmente, la protección que otorga el Articulo 227 de la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro. 24 6.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición 25• El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con Jo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. 26 22 lbldem. 23 Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 25 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 26 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artlcu/o 228.- Para determinar ta notoriedad de un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 54 de 57 6.7.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual ta marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 21 6.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h} del Articulo 136 y tos Literales a}, b}, y c} del Articulo 226 de la Decisión 486.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 28 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altlsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: ªEn efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su f} el grado de dislintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ii) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.• V Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 2S Ibídem. 18 GACETA OFICIAL 08/03/2017 55 de 57 legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 29 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 30 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 31 6.9. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 32 6.1O.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.11. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 29 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 30 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19. 31 lbfdem. 32 De modo referencial, ver Proceso 151·1P·2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 19 GACETA OFICIAL 08/03/2017 56 de 57 6.12. Por otro lado, se deberá determinar si los términos MISTER y MR. son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que esto podría afectar el análisis de registrabilidad que se realice.

Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria. 6.13. Como ya se advirtió, una palabra de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características.

Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua sea genéríca y de uso común, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros. 6.14.

En consecuencia, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicíal para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13478, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 20 GACETA OFICIAL _,. 08/03/2017 57 de 57 Hugo Ramiro G Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ------Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21