TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 PROCESO: 624-IP-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la RepOblica de Colombia Expediente interno Del Consultante: 2014-074824 Referencia: Infraccion de derechos de propiedad industrial.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-318, recibido el 20 de noviembre del 2015, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la RepOblica de Colombia, solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 191 y 192 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-074824; y, El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNIVERSIDAD CES. Demandada: CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES. 1 2. Hechos Relevantes 2.1. El 12 de marzo del 2013, la UNIVERSIDAD CES solicitO al CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES el cese y desistimiento del uso de la expresiOn CES y la suscripcion de un acuerdo transaccional como formula de arreglo en raz6n a la confusi6n que dicho uso esta generando. 2.2.
El 14 de marzo del 2013, el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES respondio, manifestando que elevaria a consulta el tema a Ia Superintendencia de Industria y Comercio, para su posterior pronunciamiento. 2.3. El 12 de agosto del 2013, las partes celebraron una audiencia de conciliacion prejudicial en el Centro de Arbitraje y ConciliaciOn de Ia Camara de Comercio de Bogota, sin Ilegar a ningun acuerdo elevandose la respectiva constancia de no conciliacion. 2.4.
El 8 de abril del 2014, la UNIVERSIDAD CES presento ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda por infracciOn de derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas CES (mixta y denominativa) en contra del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES1, en la cual solicitO: 2.4.1.
Que se declare que el uso de la expresion CES como marca y/o nombre comercial y/o enseria comercial por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD CES, constituye un uso ilegitimo y no autorizado por el titular de la marca registrada CES; y, 2.4.2. Que se declare Ia infracci6n de los derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada CES —de propiedad de la UNIVERSIDAD CES— por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD CES. 2.5.
Mediante Oficio 1003-318, del 6 noviembre del 2015, Ia Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicito Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Ia Demanda La UNIVERSIDAD CES en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
La UNIVERSIDAD CES es uno de los principales establecimientos de educaciOn superior del pais, desde su fecha de fundaci6n en 1977 viene 1 Radicaci6n 2014-074824. 2 usando en forma continua los signos distintivos mixtos UNIVERSIDAD CES y CES para identificar Ia prestacion de servicios de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificacion Internacional de Niza)2. 3.2.
"( ) El uso continuo y pablico de las marcas UNIVERSIDAD CES y CES les han converfido en marcas de gran recordaci6n por los Colombianos, siendo signos que condensan la confianza que tienen los estudiantes, consumidores y el mercado en general sobre el origen de las actividades culturales y educativas que se identifican bajo tales signos distintivos, haciendonos merecedores de una especial protecci6n contra usos de signos iguales o similares que puedan generar riesgo de confusiOn en el mercado y/o impliquen una dilucidn de su poder distintivo y/o un aprovechamiento indebido de su reputacian". 3.3.
El representante de Ia UNIVERSIDAD CES (fl. 3) ha manifestado que entre sus marcas registradas, se encuentran las siguientes: Marca CES Imagen - Titular UNIVERSIDAD CES UNIVERSIDAD CES Radicado 04 093078 Clase 41 Certificado 354817 Vigencia 28/05/2018 07 132990 41 364719 31/10/2018 CE UNIVERSIDAD CES 02 024861 35 265931 22/04/2023 UNIVERSIDAD CES 10 105351 16 422144 28/04/2021,N, 1/4-0 UNIVERSIDAD CES 11 061166 41 447185 30/04/2022 - UNIVERSIDAD CES 04 093721 41 349662 14/08/2017 UNIVERSIDAD CES Cg CES EDITORIAL CES UNIVERSIDAD CES Un Compromiso con la Excelencia CEES NIVERSIDADCES 3.4.
Se ha podido establecer que el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES, emplea como razon social y signo para identificar la prestaciOn de sus servicios en el mercado Ia expresi6n CES, la cual resulta identica y plenamente confundible con las marcas CES previamente registradas a nombre de Ia UNIVERSIDAD CES, asI como similarmente confundible con las marcas EDITORIAL CES (denominativa), UNIVERSIDAD CES (mixta) y CEES (denominativa) registradas en Ia Superintendencia de Industria y Comercio. 3.5.
La identidad y similitud de los signos referidos no solo genera riesgo de confusion en el mercado sino que tambien el uso pUblico que la denunciada hace de la expresiOn CES de lugar a un aprovechamiento 2 Clase 41: "( ) Education; formaciOn; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". 3 6 indebido de Ia reputaci6n y reconocimiento de las marcas CES (mixta y denominativa) y UNIVERSIDAD CES (mixta), asi como un aprovechamiento injusto de los esfuerzos invertidos para posicionamiento en el mercado. 3.6.
Induce a los consumidores a error en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios identificados por dicho signo y aquellos identificados por las marcas CES (mixta y denominativa) y UNIVERSIDAD CES (mixta) debidamente registradas, asi como tambien induce al riesgo de que los consumidores asocien erradamente a las dos entidades como vinculadas ya que comparten el mismo mercado relevante. 3.7.
La infracci6n se materializa por cuanto el use actual de Ia expresiOn CES por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES, propicia la diluciOn de la fuerza distintiva o del valor comercial que la marca CES ha adquirido en el mercado en relacion con los productos y servicios que identifica. 4. Argumentos de Ia Contested& a Ia Demanda El CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES en su escrito de contestacion a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
"( ) Mi representada nunca ha empleado la expresiOn "CES". Ya que la raz6n social significa 'el nombre con el que se constituye una empresa y que aparece como tal en el documento pablico o privado de constituciOn o en los documentos posteriores que la reforman'. Teniendo en cuenta este significado, en la camara de comercio aparece CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES, y no "CES" como asegura la parte demandante.
Por ende y con base en la normatividad para el caso particular y concreto, se fiala que no se debe mirar en forma fraccionada sino en conjunto". 4.2. "( ) no existe confusion alguna, si se observa y se hace una minuciosa comparaciOn objetiva del nombre de mi representada, "Centro de Estudios en Est6tica y Salud Ces", en nada se parece a lo empleado por la Por consiguiente, concluye que no existe UNIVERSIDAD CES". identidad y similitud entre los signos. 4.3.
"( ) Los productos o servicios de mi representada son totalmente distintos" a los ofrecidos por la denunciante, por lo que arguments que no puede haber confusion dado que las diferencias son enormes y no existe ninguna semejanza. 4.4. "( ) la marca grafica de la parte demandante, tiene como signo visual el simbolo que identifica La Medicina (Serpiente enroscada en un Baston de Esculapio) y una Lampara Florencia Nightingale que represents la Enfermeria como tal, ambas dentro de un circulo de marco azul, 4 sostenido por dos espigas.
( ) La marca grafica de mi representada, tiene como signo visual la figura de un torso femenino, visto en posiciOn lateral dentro de un circulo amarillo". MARCA REGISTRADA SIGNO UTILIZADO EsTEric -1 y cSI < LU 0, •KN '70 "( ) Al respecto, la forma externa de las dos marcas graficas son totalmente diferentes a la percepci6n visual; por consiguiente no existe semejanza alguna ni grado de confusiOn ante posibles consumidores o usurarios". 4.5.
"( ) Al no existir la menor posibilidad de confusiOn por lo expuesto en los fundamentos de derecho de la oposicion ( ) mi representada el CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES, no incurri6 en conducta dolosa ni culposa, y no existio ningOn daft". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante ha solicitado la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 191 y 192 de la Decisi6n 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina3, los cuales se interpretaran por ser lo pertinente.
De oficio se interpretara el Articulo 155 Literal d) de la misma DecisiOn4, por ser 3 "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo identico o similar, cuando ello pudiere causar confusiOn o un riesgo de asociaciOn con /a empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un clan° econ6mico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". 4 "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 5 pertinente su analisis en el caso concreto, pues en la demanda se solicita que se declare Ia infracciOn de los derechos de propiedad industrial por el uso de un signo identico o similar a una marca registrada.
La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretaci6n en el sentido de explicar lo siguiente: a) En los terminos del articulo 191 de la Decision 486 de 2000 que elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el "primer uso" sobre un nombre comercial. b) Aparte de las herramientas de interpretaci6n para determinar el alcance de Ia protecci6n de un nombre comercial, consagradas en el articulo 192 de la Decisi6n 486 de 2000, que otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de proteccion. c) En caso de presentarse una disputa entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, las cuales resulten ser identicas o similares cuales serian los parametros más relevantes a tener en cuenta para dirimir la controversia.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una accion por infracciOn. El nombre comercial y la razon social de una empresa. Respuesta a las preguntas formuladas. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una accion por infracciOn. 1.1.
En el proceso interno consta que, Ia UNIVERSIDAD CES, presenta ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda por infracciOn de derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas CES en contra del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES, por lo que resulta pertinente abordar el tema del derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento como base de una accion por infracciOn5. d) user en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusiOn o un riesgo de asociacion con el titular del registro.
Tratandose del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que existe riesgo de confusiOn". 5 Ver a modo de referencia las linterpretaciones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145IP-2011; y, de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 263-IP-205. 6 1.2. El principio "registral" en el campo del derecho de marcas se soporta en el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo del uso sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3.
Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada Ia marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 1.4. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positive: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposici6n sobre Ia misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2.
Negative (ius prohibendi): Esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se esta en el campo registral o en el campo del mercado. En el campo registral, el titular de Ia marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca identica o similarmente confundible; y, En el mercado, tiene Ia facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi esta dirigida a evitar que el doble uso de una marca idOntica o similar introduzca confusiOn en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idOnticas o similares en el mercado yen afectada su capacidad de selecciOn como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusi6n fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto estan interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las caracteristicas especiales que posee (...).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusi6n. (..) alli donde no hay posibilidad de cornparaciOn entre dos objetos, tampoco habra posibilidad de confusiOn". (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, del 17 de octubre del mismo afio, caso BELMONT). 1.5.
El Articulo 155 de la Decisi6n 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el 7 6 caso particular, el Articulo 155 Literal d) de la Decision 486 es una causal general de impedimento de uso en el comercio de un signo identico o similar a la marca registrada en relacian con cualquier producto o servicio, bajo el supuesto de que tal uso pudiese generar riesgo de confusion o de asociaci6n en el pCiblico consumidor. 1.6.
Para calificar Ia conducta contenida en Articulo 155 Literal d) de la Decision 486, se deberan tener en cuenta los siguientes elementos6: 1.6.1. El uso en el comercio del signo identico o similar en relacian con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se usa el signo infractor a traves de acciones como: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas; y, b) La conducta se debe realizar en el comercio.
Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 1.6.2. Basta Ia posibilidad de generar riesgo de confusi6n o de asociaci6n para que se configure la conducta del tercero no consentido. 1.7. La norma preve que si el signo utilizado es identico a la marca registrada, el riesgo de confusion se presumira.
Para esto los signos deben ser exactamente iguales. La accian de colocar el signo identico incluye de por si el riesgo de confusion en el pCiblico consumidor, mientras que en relacian con el signo similar si se debe demostrar el riesgo de confusion o de asociacion. 1.8. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusiOn: a) La confusion directa y Ia indirecta, la primera caracterizada porque el vincula de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en Ia creencia de que esta obteniendo otro, lo que implica Ia existencia de un cierto nexo tambien entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vincula hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comOnf. 6 Ibidem. 7 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005.
Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 b) La confusi6n por asociaci6n, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculacion economica. 1.9. Para lo anterior, se debera realizar Ia comparaci6n entre el signo registrado como marca8 y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza a fin de verificar si se puede generar riesgo de confusi6n o de asociaci6n. 2.
El nombre comercial y Ia raz6n social de una empresa 2.1. En el presente caso, la UNIVERSIDAD CES solicito al CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD CES el cese y desistimiento del uso de la expresion CES que, conforme consta en el proceso interno, vendria usando Ia demandada en forma continua desde la fecha de fundaci6n de Ia Universidad en 1977 para identificar la prestaci6n de servicios de la Clase 41 Clasificacion Internacional de Niza. 2.2.
El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado9. Las siguientes caracteristicas precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la raz6n social de Ia persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una raz6n social y un nombre comercial identico a esta, o tener una raz6n social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser multiple, mientras que la razon o denominaciOn social es Unica; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una raz6n social. • La razOn social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripciOn en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se vera mas adelante, se adquiere con su primer uso. 2.3.
La proteccion del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas: 2.3.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el dep6sito del nombre comercial no es a 9 En este caso los signos base de la denuncia que constan detallados en el cuadro inserto en el Offal° 2.1 de la segunda pagina de la presente interpretaciOn prejudicial Ver a modo de referencia la Interpretacion Prejudicial dictada en el marco del Proceso 82-IP-2009, de fecha 23 de septiembre del 2009, marca SUPER — MAX (denominativa). 9 constitutivo de derechos sobre el mismo.
El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actUa como una prueba total del mismo. 2.3.2. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. 2.3.3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a Ia solicitud de registro de un signo identico o similar, podra oponerse a Ia misma si este pudiera inducir al pOblico consumidor a error. 2.4.
A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de proteccion del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por Ia inscripcion o deposit°, sino con su primer uso. Ademas, para que subsista el derecho, como se indico en el punto 2.3.2, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. 2.5.
Se debera analizar si en el proceso interno se ha probado el primer uso de la expresi6n CES como nombre comercial, a fin de determinar si debe ser protegido o no de conformidad con lo desarrollado en el presente terra. 3. Respuesta a las preguntas formuladas Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindare respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de Ia Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso.
La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretaci6n en el sentido de explicar lo siguiente: a) En los terminos del articulo 191 de Ia DecisiOn 486 de 2000 que elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el "primer uso" sobre un nombre comercial. Entre los elementos que se deben tener en cuenta para determinar el primer uso sobre el nombre comercial tenemos: probar, lo cual se puede hacer mediante facturas comerciales, documentos contables, documentos pOblicos o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Tambien, constituiran elementos de juicio para demostrar el uso real, efectivo y constante de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en yenta o distribuir productos o servicios con 10 ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. b) Aparte de las herramientas de interpretaciOn para determinar el alcance de Ia protecci6n de un nombre comercial, consagradas en el articulo 192 de Ia Decisi6n 486 de 2000, que otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protecciOn.
Los Articulos 191, 192 y 193 de la Decision 486 establecen el sistema de protecci6n del nombre comercial. De conformidad con estas normas y siguiendo estrictamente la linea jurisprudencial trazada por este organo jurisdiccional comunitario la proteccion del nombre comercial goza de las caracteristicas a las que hemos hecho referencia al desarrollar el segundo tema de la presente interpretaciOn prejudicial, más especificamente en el parrafo 2.3. del referido tema, al cual debera remitirse el Consultante. c) En caso de presentarse una disputa entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, las cuales resulten ser identicas o similares cuales serian los parametros más relevantes a tener en cuenta para dirimir Ia controversia.
Como se ha precisado en el desarrollo de la presente interpretaciOn prejudicial, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de proteccion del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripci6n o dep6sito, sino su primer uso.
Ademas, conforme se ha afirmado anteriormente, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a los riesgos de confusi6n mencionados en el 1.9 de la presente interpretacion prejudicial, teniendo en cuenta al valorar los signos en disputa que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en Ia estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusi6n se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. b) Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresiOn visual de los signos en conflicto. 11 c) Grafica o figurative: Se refiere a Ia semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Ideologica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante.
"Es la representaci6n o evocacion a una misma cosa, caracteristica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra".1° Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto deben observarse las siguientes reglas: a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. b) En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.
No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o de asociaci6n. d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir c6mo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
Consecuentemente, en caso de presentarse una controversia entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, que ser identicas o similares, se debera tomar en cuenta que se haya determinado que las similitudes de los signos en conflicto se confrontan desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n, conforme a lo manifestado en lineas precedentes.
En cambio si los signos son identicos, la confusiOn se presume. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por Ia Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2014-074824, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en to Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 153. 12 -- el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia LY.risa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro GOmez Apac MAGISTRADO Herna percilimbrano AGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 1 Dr. Hern omero Zambraricr RESIDENTE ust SE RETARI Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13