GACE2964 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2964 Lima, 10 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 609-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00314. Referencia: Signos involucrados: BIOTRONIC (denominativo) y BIOTRON (denominativo) PROCESO 622-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2195. Referencia: Signos: PRES (denominativo) y NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ, NESCAFE y diseño PROCESO 624-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2014-074824. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 110/03/20177 2 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 609-IP-2015 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00314 Referencia: Signos involucrados: BIOTRONIC (denominativo) y BIOTRON (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3809, recibido el 17 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00314; y, El Auto de 19 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el proceso interno Demandante: FRANCESCO DONATO RUSSO Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIANA 1 GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 3 de 44 Hechos Relevantes 2.1. El 3 de diciembre de 2007, el señor Andre Thoumi Castilla presentó solicitud de registro como marca del signo BIOTRONIC (denominativo) 1 para identificar servicios como: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales comprendidos en la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 588 de 31 de enero de 2008, Francesco Donato Russo presentó oposición a la solicitud de registro del signo BIOTRONIC (denominativo), sobre la base de la marca previamente registrada BIOTRON (denominativa) 2, para identificar productos como: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, comprendidos en la Clase 1 O de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 20 de octubre de 2008, mediante Resolución 39487, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca BIOTRONIC (denominativa) a favor del señor Andre Thoumi Castilla. 2.4. Inconforme con tal decisión, Francesco Donato Russo, presentó Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación en contra de la Resolución 39487; los cuales fueron resueltos de manera confirmatoria, el primero de ellos mediante la Resolución 48943 de 26 de noviembre de 2008 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el segundo a través de la Resolución 53500 de 18 de diciembre de 2008, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.5.

El 20 de abril de 2009, Francesco Donato Russo, presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 39487, 048943 y 53500. 2.6. El 21 de noviembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.7. Mediante auto de 19 de marzo de 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 'Expediente Administrativo 07-127460 2 Expediente Administrativo 05-033590 2 GACETA OFICIAL 3. 110/03/20177 4 de 44 Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Francesco Donato Russo, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"(...) La Superintendencia de Industria y Comercio en su primera decisión guardo absoluto silencio sobre la confusión de /as expresiones nominativas 8/0TRON Y B!OTRONIC," yendo (...) en completa contravía de la disposición legal (...) toda vez que la comparación marcaría de los dos signos en conflicto debe comprender (...) elementos técnicos y legales, relacionados con la identidad o semejanza de /os signos desde el punto de vista visual, conceptual y fonético." 3.2.

"(...) la marca pretendida a registro reproduce el cien por ciento (100%) de la marca registrada, lo que implica que encontrar diferencias basadas en la expresión /C, resulta totalmente improcedente." 3.3. "(...) la expresión 8/0TRON no es una expresión evocativa, genenca, explicativa o una denominación que haya entrado a ser de uso común, todo lo contrario, es una denominación de fantasía que la única relación o evocación que puede tener con la expresión conocida es con la energía BIOTRONICA." 3.4.

La Superintendencia de Industria y Comercio al establecer conexión de productos y servicios en la Resolución 048943, va en contra de la premisa "(...) de que el derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de /os productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor internacional, que para este caso será la clase en la que está registrada la marca BIOTRON, clase 10 y la codificación citada por el solicitante en su petición, clase 41 y en virtud de la conexidad citada se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado." 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) Con la expedición de /as resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina." 4.2.

"(...) en lo relativo a la solicitud del registro de la marca "BIOTRONIC" solicitada por el señor Andre Thoumi Castilla, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en 3 �I fJ GACETA OFICIAL 110/03/20177 5 de 44 materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa." 4.3.

"(...) Sin embargo parte el actor de una premisa sobre la cual en su afán de encontrar un riesgo de confusión entre las marcas por el hecho de compartir estas unas letras, omite realizar un análisis de manera completa." 4.4. "(...) Si bien, en efecto las marcas comparten unas letras, los signos en su conjunto apreciados de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir al público a error, toda vez que el signo BIOTRONIC posee suficientes elementos fonéticos, ortográficos que permiten diferenciarlo de la marca del accionante." 4.5.

"(...) El actor parte de una premisa sobre la cual, en su afán de encontrar 4.6. riesgo de confusión entre las marcas, por el hecho de encontrar unas letras omite realizar un análisis de manera completa." "(...) Las marcas comparten unas letras, signos que, en su conjunto apreciados de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir al público al error, ya que el signo BIOTRONIC posee elementos fonéticos y ortográficos que permiten diferenciarlos de la marca accionante." 4.7.

"(...) En este caso la marca de la sociedad demandada ampara un aparato medico terapéutico generador de la energía biotronica productos comprendidos en la clase 10 internacional (...) En tanto que la marca demandada ampara educación técnica en el área de estética facial y corporal, servicios pertinentes a la clase 41 internacional." B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpreta por ser procedente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 1O y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Signos de fantasía. 2. 3. 4. 3 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando.· a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o seNicios, o para productos o seNicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 4 f;( GACETA OFICIAL 110/03/20177 6 de 44 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. En el proceso interno consta que el 3 de diciembre de 2007, el señor Andre Thoumi Castilla presentó solicitud de registro de la marca BIOTRONIC (denominativa), la cual se argumenta por parte de Francesco Oonato Russo que es confundible con su marca registrada BIOTRON (denominativa) consecuentemente, resulta pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solícitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 7 de 44 se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 1.4.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

"LOCKHEED MART/N". 5 Proceso 89-/P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso. "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 8 de 44 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos BIOTRONIC (denominativo) y BIOTRON (denominativo). 7 GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 9 de 44 Comparación entre signos denominativos 2.1.

En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por nombre: BIOTRONIC y BIOTRON. 2.2. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. 2.3.

Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 6 2.4.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.7 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 8 6 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Procesos 55-IP-2013, p. 12, 178-IP-2015, p. 10. 7 Proceso 378-IP-2015, p 11. 8 Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 10 de 44 c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos BIOTRONIC (denominativo) y BIOTRON (denominativo). 3. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 41 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.

El signo solicitado para registro BIOTRONIC (denominativa) ampara los siguientes productos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". La marca BIOTRON (denominativa) ampara los siguientes productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: "Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura".

El demandante afirma que las marcas en conflicto protegen productos de la clase 41 por ende el riesgo de confusión es evidente. 3.2. Sin embargo y como excepción se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 9 3.3.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 10 9 "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." 'º Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 110/03/20177 11 de 44 3.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o serv1c1os, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza11 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 12, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 13 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso 11 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por e¡emplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 12 Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 13 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 10 GACETA OFICIAL 110/03/20177 12 de 44 de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 14 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 15.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. rn 4. Signos de fantasía 4.1. Dentro de uno de los argumentos expuestos por Francisco Donato Russo señala que el signo BIOTRON (denominativo) es una expresión de fantasía, en vista de lo cual se hará referencia a este tipo de signos. 14 Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA.

Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas Madrid, Editorial MontecoNo, 1984, pp. 242 y ss Citado a su vez en. AAVV Testimonio Comunitario. Doctrina Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 15 En lo que concierne a la sustitución de productos o seNicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA" [Versión española traducida por Sonia Benito Muela} Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que.

"El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:llbooks google.com.eclbooks?id = ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion &hl =es&sa=X&ved=OahUKEw¡QmbvUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AE/JTAC#v=onepage&q=microeconomia%20ef ecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016) 16 Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 b GACETA OFICIAL 110/03/20177 13 de 44 4.2.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades 17. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas18. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 4.3.

Se deberá comparar los signos en conflicto, y establecer igualmente si ostentan o no su carácter de fantasía, para así considerar si existe o no riesgo de confusión en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00314, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ut- t Cecilia Luisa Ay�teros MAGISTRADA 17 Interpretación Prejudicial 168-IP-2011. 18 Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003. 12 GACETA OFICIAL 110/03/20177 14 de 44 A�� --�--,.· De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.,.

(!PI )ft Gusta ·_ Garcí rito SECRETARIO.. Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 110/03/20177 15 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 622-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2195 Referencia: Signos: PRES (denominativo) y NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFE, NESCAFE y diseño. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 8234-TDCA-JE, recibido el 20 de noviembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin resolver el Proceso Interno 17811-2013-2195; y, El Auto de 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: COMPAf\JÍA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA; LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD 110/03/20177 GACETA OFICIAL 16 de 44 INTELECTUAL; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; y, COMPAl\l[A DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A. 2.

Hechos Relevantes 2.1. El 19 de enero de 1993, la COMPAl\l[A DE ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A. (en adelante, COLCAFE), presentó la solicitud de registro como marca el signo PRES (denominativo) 1 para distinguir productos de la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 8 de julio de 1993, COLCAFE presenta la solicitud de cambio de titular sobre la solicitud de registro del signo PRES (denominativo) a favor de COMPAl'J[A DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.3, (en adelante ELCAFE). 2.3. El 18 de febrero de 1994, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (en adelante, NESTLE), presenta oposición en base a sus marcas registradas: Marca NESCAFE palabra y etiqueta NESCAFÉ Reproducción/tipo PIEscAi:i ' NliSCAF"E � -11 Clase(s) Certificado 30 498-77 30 720-65 30 200-BO 30 3501-91.

NESCAFE y diseño � NES Denominativa ' Expediente: 366654/93 2 Revisado el expediente remitido no se ha podido constatar la lista de productos que pretende proteger el signo PRES. 3 Revisado los documentos públieos que reposan en el Instituto Ecuetonano de la Propiedad Intelectual se puede observar que el 3 de febrero de 1997 se concede el Celtifícado de cambio de Nombre de Titular No. 197197 de la Compeflla de ELABORADOS DE CAFf= COLCAFE C.A. a compañia la ELABORADOS DE CAFf= ELCAFE C.A.. dentro del expediente 366654/93. 2 GACETA OFICIAL 110/03/20177 17 de 44 2.4.

El 14 de abril de 1994, ELCAFE, da contestación a la oposición propuesta por la compañía NESTLE. 2.5. El 19 de septiembre de 1995, mediante Resolución 0946597 el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca, rechazó la oposición propuesta por NESTLE, manifestando que no existen semejanzas determinantes entre los signos que los hagan confundibles conforme al Art. 83, literal a) de la Decisión 344. 2.6.

El 26 de febrero de 1996, NESTLE presentó Demanda Contenciosa Administrativa en contra de la Resolución 0946597 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial. 2.7. El 17 de abril de 1996, el Procurador General del Estado, dio contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa. 2.8. El 22 de mayo de 1996, el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, dio contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa. 2.9.

El 8 de mayo de 1996, la compañia ELCAFE, dio contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa. 2.10. Mediante Auto de 12 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa NESTLE en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el coteja de los signos marcarlos para determinar o no una similitud confusionista, son el gráfico, el fonético-auditivo y el ideológico, bastando que la confusión se dé en cualquiera de ellos para vedar el registro marcarlo.

En el presente caso, en los dos primeros campos, es decir gráfico y fonético-auditivo, se encuentran elementos suficientes de la llamada "similitud confusionista". 3.2. "(...) Siendo los términos NES, PRES, NESCAFE, "denominativos", el estudio de sus elementos gráficos, será de aquellos que aparecen en el registro. Como consta en el expediente administrativo respectivo, los términos en conflicto, están inscritos en letras de imprenta sin un grafísmo especial, lo que impide una "desemejanza determinante" y más bien provoca uno de /os elementos de la "similitud confusionista". 3.3.

"( ) Desde el punto de vista fonético, tienen la misma división de silabas, (1), NES y PRES, con acentuación tónica en la misma vocal (EJ. La 3 GACETA OFICIAL 110/03/20177 18 de 44 aplicación reproduce DOS de /as TRES letras que posee la marca (ES). Existiendo una so/a silaba con igual acentuación, con igual combinación de componentes, es innegable que desde el punto de vista fonético exista "la misma prosodia e imagen de /os vocablos". 3.4.

"(...) el solicitante de la marca PRES, es la COMPAIVIA DE ELABORADOS DEL CAFÉ, COLCAFE C.A., de nacionalidad Ecuatoriana. (...) Sorprendentemente, el que da contestación a la observación planteada es la COMPAIVIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE S.A., como supuesto propietario del signo aplicado PRES, que es solicitado por otra compañia." 4.

Argumentos de las contestaciones a la Demanda 4.1. El Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.1. "(...) legitimidad del acto administrativo impugnado por porvenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado" 4.1.2. "( ) Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento la pretensión del actor, pues la Resolución impugnada está motivada en que entre las marcas en conflicto no existe semejanzas capaces de producir confusión, de conformidad con el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena." 4.1.3.

"( ) Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, según el articulo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo" 4.2. El Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.2.1. "( ) La firma Actora impugna erradamente la Resolución No. 0946597, notificada el 3 de octubre de 1995, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la observación formulada en contra de la solicitud de registro de la Marca de Fábrica "PRES", y se dispone su registro." 4.2.2.

"(...) La Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por /o que es plenamente legal y válida." 4.2.3. "( ) Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegada a la Ley ni a la realidad." 4 ll GACETA OFICIAL 110/03/20177 19 de 44 4.3.

ELCAFE en su escrito de contestación a la demanda expresa, en Jo principal, los siguientes argumentos: 4.3.1. "( ) en el tiempo que lleva en el mercado el signo distintivo PRES, jamás se ha dado confusión por parte del público consumidor, puesto que éste tiene plenamente identifico el producto que lleva la marca de propiedad de mi representada, por lo que la única intención de COMPAfiJIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., al solicitar el registro de la marca es recoger y reconocer una realidad que existe en el mercado, como es el uso, comercialización y notoriedad de las marcas PRES, PRES-2 y PRES-GAFE" también se busca "( ) registrar a su favor la variación de los signos notoriamente conocidos PRES-GAFE y PRES-2" 4.3.2.

"(... ) Al cambiar de nombre la COMPAfiJIA DE ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A., a COMPAfiJIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.S, todos /os activos (como es el caso de los signos distintivos) y pasivos de la compañia deberán estar a nombre de ésta última, puesto que ya no existe ninguna compañfa que lleve la denominación social de la anterior." 4.3.3.

"( ) Dicha "similitud" no es determinante, puesto que hay que considerar que al pronunciar el término PRES, lo que se escucha más es la unión de las letras P y R." 4.3.4. ª( ) El signo solicitado por mi representada cumple a cabalidad lo prescrito por el Artfculo 81, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es decir se trata de un signo perceptible, suficientemente distinto y susceptible de representación gráfica." B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Tribunal consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Sin embargo no procede la interpretación de los citados Artículos contenidos en la Decisión 344, en virtud de que, la solicitud de registro como marca del signo PRES (denominatívo) fue presentada el 19 de enero de 1993 (Expediente 366654/93), esto es. mientras estuvo la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Por lo tanto se interpretará de oficio el Artículo 73 Literal a) de la Decisión 3134 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de la controversia en el proceso interno. ' "Articulo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 20 de 44 4.

De oficio se interpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 3445 por ser aplicable a la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRATACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. lrregístrabilidad por identidad o similitud de los signos. Similitud ortográfica, fonética, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas denominativas. Marca derivada de una marca notoriamente conocida. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. En virtud de que, la solicitud de registro como marca del signo PRES (denominativo) correspondiente al Expediente 366654/93 fue presentada 19 de enero de 1993 mientras estuvo vigente (14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993) la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Para el efecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, en el marco del proceso 119-IP-2013: "(...} Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior". En los distintos pronunciamientos se ha garantizado la seguridad jurídica, diferenciado los aspectos de carácter sustancial (generadora de derechos) de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas adjetivas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error. a una man:a anteriomiente solicitada para registro o registrada por un ten:ero, para los mismos productos o seNicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( r. ' Decisión 344: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en qua fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y próm,gas, se aplicarán las nonnas contenidas en la presente Decisión. 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 21 de 44 calidad; este pnnc1p10 constituye una garantfa de estabilidad de los derechos adquiridos. 1.2.

Respecto a la aplicación de la retroactividad a la fecha de registro, cuando el asunto es de registrabilidad, en virtud de las diversas modificaciones a las normas comunitarias Andinas sobre todo en materia de Propiedad Industrial, este Tribunal ha establecido en múltiples ocasiones, criterios para abordar estos temas, manifestando: "( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (...).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca. será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanta en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcarlo.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 6 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurldicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1 Entre otros: Proceso 28-IP.95, caso "CANAL/", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998)".

Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de jU/io de 2003, publicada en la Gaceta Ofida/ del Acuerdo de cartagens IV" 965. de 8 de agosto de 2003. 7 GACETA OFICIAL 110/03/20177 22 de 44 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.3.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Se ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 23 de 44 posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido". 7 1.4.

Por lo antes expuesto y en virtud de que la solicitud para registro como marca del signo PRES (denominativo) se efectuó mientras estaba vigente la Decisión 313, es pertinente proceder a la interpretación de las normas contenidas en la misma. 2. lrregistrabilidad por identidad o similitud de los signos. Similitud ortográfica, fonética, gráfica e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas 2.1. En el proceso interno ELCAFE (antes, COLCAFE), presentó la solicitud para el registro como marca del signo PRES (denominativo), para NESTLE el signo es confundible con sus marcas previamente registradas NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativa), NESCAFE y diseño, es pertinente referlrse a la lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud, rlesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas. 2.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o seNicios, o para productos o seNicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )" 2.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.4.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.6. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.ª Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2. 7. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, • Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: ºLOCKHEED MART/N º. 1 Proceso 89-IP•2005, de 20 de julio de 2005. Caso. "ENV/05 DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 10 GACETA OFICIAL 110/03/20177 25 de 44 para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.7.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.7.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.8. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 2.9. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. il tJ 11 GACETA OFICIAL 110/03/20177 26 de 44 2.1 O. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos PRES (denominativo) y NES (denominativo), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativo), NESCAFE (mixto). 3.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas 3.1. Se desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, el signo PRES (denominativo), solicitado por la Compañia ELCAFE (antes COLCAFE), y de los signos NES (denominativo), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativo) y NESCAFE y diseño, registrados a favor de NESTLE. 3.2.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.

Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso10. 3.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 11. salvo que puedan suscitar •0 Procesos 55-IP-2013, p. 12; 178-IP-2015. p. 10. b 11 Pmceso 129-IP.2015, p. 10. 12 GACETA OFICIAL 110/03/20177 27 de 44 una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión12• b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1 3 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sflabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sllaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.5.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca PRES (denominativa) y las marcas NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativa) y NESCAFE y diseño. Para su análisis, el Tribunal consultante debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 11 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal cJ, la siguiente precisión: •salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión".

Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se Indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las man::as, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comen::ial� Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, caracterlstica o idea.

Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una man:a describe el gráfico de la otra. fJ Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 13 GACETA OFICIAL 4. 110/03/20177 28 de 44 Comparación entre marcas denominativas 4.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo solicitado a registro PRES (denominativo) y la marca registrada NES (denominativo) y NESCAFÉ (denominativo), se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas 14: 4.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 4.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelarla cómo es captada la marca en el mercado. 4.2. Como el elemento denominativo generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 4.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.2.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podrfa tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea " A modo de refereneie se deberán tener en cuenta varias inte,pretaeiones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015. 2CJO.IP-2013 y 438-IP-2015, 14 GACETA OFICIAL 110/03/20177 29 de 44 la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 4.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.3.

Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado a registro PRES (denominativo) y la marca registrada NES (denominativa) NESCAFÉ (denominativa). 5.

Marca derivada de una notoriamente conocida En el proceso interno, se argumentó que el signo solicitado para registro PRES (denominativo) es una variación de las marcas notoriamente conocidas PRES-2 y PRES-CAFÉ. En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca derivada de una notoriamente conocida. 5.1. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior 15. 5.2.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria1s. '' Procesos 439-IP-2015, p. 22, y 140-IP-2007, p.15.,e lbfdem, p.24. 15 GACETA OFICIAL 110/03/20177 30 de 44 5.3.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión 11. 5.4.

Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, a que la marca notoria tiene un protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor. 5.5.

Cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro se deberá verificar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro solicitado y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto de marca, y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, asl, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor 5.6.

Además se deberá determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto de marca, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad de registro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2195, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. e 11 lbldem, pp.24-25. 16 GACETA OFICIAL MAGISTRADA 110/03/20177 31 de 44 � TRADA Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 110/03/20177 32 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 PROCESO: 624-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 2014-074824 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-318, recibido el 20 de noviembre del 2015, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-074824; y, El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNIVERSIDAD CES. Demandada: CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES. 1 I GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 33 de 44 Hechos Relevantes 2.1. El 12 de marzo del 2013, la UNIVERSIDAD CES solicitó al CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES el cese y desistimiento del uso de la expresión CES y la suscripción de un acuerdo transaccional como fórmula de arreglo en razón a la confusión que dicho uso está generando. 2.2.

El 14 de marzo del 2013, el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES respondió, manifestando que elevaría a consulta el tema a la Superintendencia de Industria y Comercio, para su posterior pronunciamiento. 2.3. El 12 de agosto del 2013, las partes celebraron una audiencia de conciliación prejudicial en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin llegar a ningún acuerdo elevándose la respectiva constancia de no conciliación. 2.4.

El 8 de abril del 2014, la UNIVERSIDAD CES presentó ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas CES (mixta y denominativa) en contra del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES 1, en la cual solicitó: 2.4.1.

Que se declare que el uso de la expresión CES como marca y/o nombre comercial y/o enseña comercial por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD CES, constituye un uso ilegítimo y no autorizado por el titular de la marca registrada CES; y, 2.4.2. Que se declare la infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada CES -de propiedad de la UNIVERSIDAD CES- por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD CES. 2.5.

Mediante Oficio 1003-318, del 6 noviembre del 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda La UNIVERSIDAD CES en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: \ 3.1.

La UNIVERSIDAD CES es uno de los principales establecimientos de educación superior del país, desde su fecha de fundación en 1977 viene 1 Radicación 2014-074824. 2 ¡; �1 110/03/20177 GACETA OFICIAL 34 de 44 usando en forma continua los signos distintivos mixtos UNIVERSIDAD CES y CES para identificar la prestación de servicios de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)2. 3.2.

"( ) El uso continuo y público de las marcas UNIVERSIDAD CES y CES les han convertido en marcas de gran recordación por los Colombianos, siendo signos que condensan la confianza que tienen los estudiantes, consumidores y el mercado en general sobre el origen de las actividades culturales y educativas que se identifican bajo tales signos distintivos, haciéndonos merecedores de una especial protección contra usos de signos iguales o similares que puedan generar riesgo de confusión en el mercado y/o impliquen una dilución de su poder distintivo y/o un aprovechamiento indebido de su reputación". 3.3.

El representante de la UNIVERSIDAD CES (fl. 3) ha manifestado que entre sus marcas registradas, se encuentran las siguientes: Marca CES Radicado Clase Certificado 354817 28/05/2018 07 132990 41 364719 31/10/2018 UNIVERSIDAD CES 02 024861 35 265931 22/04/2023 UNIVERSIDAD CES 10 105351 16 422144 28/04/2021 v UNIVERSIDAD CES 11 061166 41 447185 30/04/2022 - UNIVERSIDAD CES 04 093721 41 349662 14/08/2017 Imagen - UNIVERSIDAD CES Titular UNIVERSIDAD CES UNIVERSIDAD CES 04 093078 41 Vigencia @)IHRIID!O[Yli CES EDITORIAL CES UNIVERSIDAD CES Un Compromiso con la Excelencia CEES CE� -,,..,,.:r,1�,:t:1.1.)' 3.4.

Se ha podido establecer que el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES, emplea como razón social y signo para identificar la prestación de sus servicios en el mercado la expresión CES, la cual resulta idéntica y plenamente confundible con las marcas CES previamente registradas a nombre de la UNIVERSIDAD CES, así como similarmente confundible con las marcas EDITORIAL CES (denominativa), UNIVERSIDAD CES (mixta) y CEES (denominativa) registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio.

L 3.5. La identidad y similitud de los signos referidos no solo genera riesgo de confusión en el mercado sino que también el uso público que la denunciada hace de la expresión CES de lugar a un aprovechamiento 2 Clase 41: "(.) Educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales" 3 GACETA OFICIAL 110/03/20177 35 de 44 indebido de la reputación y reconocimiento de las marcas CES (mixta y denominativa) y UNIVERSIDAD CES (mixta), así como un aprovechamiento injusto de los esfuerzos invertidos para posicionamiento en el mercado. 3.6.

Induce a los consumidores a error en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios identificados por dicho signo y aquellos identificados por las marcas CES (mixta y denominativa) y UNIVERSIDAD CES (mixta) debidamente registradas, así como también induce al riesgo de que los consumidores asocien erradamente a las dos entidades como vinculadas ya que comparten el mismo mercado relevante. 3.7.

La infracción se materializa por cuanto el uso actual de la expresión CES por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES, propicia la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial que la marca CES ha adquirido en el mercado en relación con los productos y servicios que identifica. 4. Argumentos de la Contestación a la Demanda El CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTÉTICA Y SALUD CES en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"(...) Mi representada nunca ha empleado ta expresión "CES". Ya que la razón social significa 'el nombre con et que se constituye una empresa y que aparece como tal en el documento público o privado de constitución o en /os documentos posteriores que la reforman'. Teniendo en cuenta este significado, en la cámara de comercio aparece CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTET/CA Y SALUD CES, y no "CES" como asegura la parte demandante.

Por ende y con base en la normatividad para et caso particular y concreto, señala que no se debe mirar en forma fraccionada sino en conjunto". 4.2. "(...) no existe confusión alguna, si se observa y se hace una minuciosa comparación objetiva del nombre de mi representada, "Centro de Estudios en Estética y Salud Ces", en nada se parece a to empleado por fa UNIVERSIDAD CES".

Por consiguiente, concluye que no existe identidad y similitud entre los signos. ll 4.3. "(...) Los productos o servicios de mi representada son totalmente distintos" a los ofrecidos por la denunciante, por lo que argumenta que no puede haber confusión dado que las diferencias son enormes y no existe ninguna semejanza. ____ J 4.4. "(...) la marca gráfica de la parte demandante, tiene como signo visual el símbolo que identifica La Medicina (Serpiente enroscada en un Bastón de Esculapio) y una Lámpara Florencia Nightingale que representa la Enfermería como tal, ambas dentro de un círculo de marco azul, 4 GACETA OFICIAL 110/03/20177 36 de 44 sostenido por dos espigas.

(...) La marca gráfica de mi representada, tiene como signo visual la figura de un torso femenino, visto en posición lateral dentro de un círculo amarillo". MARCA REGISTRADA SIGNO UTILIZADO "(...) Al respecto, la forma externa de las dos marcas gráficas son totalmente diferentes a la percepción visual; por consiguiente no existe semejanza alguna ni grado de confusión ante posibles consumidores o usurarios". 4.5.

"(...) Al no existir la menor posibilidad de confusión por lo expuesto en los fundamentos de derecho de la oposición (...) mi representada el CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES, no incurrió en conducta dolosa ni culposa, y no existió ningún daño". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, los cuales se interpretarán por ser lo pertinente.

De oficio se interpretará el Artículo 155 Literal d) de la misma Decisión4, por ser "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y tennina cuando cesa el uso del nombre o cesan /as actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comercia/es notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en /os Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". 4 "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos.· (...) 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 37 de 44 pertinente su análisis en el caso concreto, pues en la demanda se solicita que se declare la infracción de los derechos de propiedad industrial por el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada.

La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretación en el sentido de explicar lo siguiente: a) En los términos del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 qué elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el "primer uso" sobre un nombre comercial. b) Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de un nombre comercial, consagradas en el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, qué otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protección. c) En caso de presentarse una disputa entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, las cuales resulten ser idénticas o similares cuáles serían los parámetros más relevantes a tener en cuenta para dirimir la controversia. l__j C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. El nombre comercial y la razón social de una empresa. Respuesta a las preguntas formuladas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. 1.1.

En el proceso interno consta que, la UNIVERSIDAD CES, presenta ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas CES en contra del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES, por lo que resulta pertinente abordar el tema del derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción5. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión" 5 Ver a modo de referencia las !interpretaciones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145IP-2011; y, de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 263-IP-205. 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 38 de 44 1.2.

El principio "registra!" en el campo del derecho de marcas se soporta en el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo del uso sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 1.4.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2. Negativa (ius prohibend1): Esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

En el campo registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible; y, En el mercado, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado', lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia dictada en el expediente N º 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).;I, 1.5.

El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el 7 110/03/20177 GACETA OFICIAL 39 de 44 caso particular, el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 es una causal general de impedimento de uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio, bajo el supuesto de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.6.

Para calificar la conducta contenida en Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos6: 1.6.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se usa el signo infractor a través de acciones como: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas; y, b) La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 1.6.2. Basta la posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación para que se configure la conducta del tercero no consentido. 1.7. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

La acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con el signo similar sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.8. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: a) La confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos reductos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. f 6 Ibídem.

Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR". 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 40 de 44 b) La confusión por asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.9.

Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marcaª y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza a fin de verificar si se puede generar riesgo de confusión o de asociación. 2. El nombre comercial y la razón social de una empresa 2.1. En el presente caso, la UNIVERSIDAD CES solicitó al CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES el cese y desistimiento del uso de la expresión CES que, conforme consta en el proceso interno, vendría usando la demandada en forma continua desde la fecha de fundación de la Universidad en 1977 para identificar la prestación de servicios de la Clase 41 Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado 9. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. 2.3.

La protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 2.3.1. 8 I 9 El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es En este caso los signos base de la denuncia que constan detallados en el cuadro inserto en el párrafo 2.1 de la segunda página de la presente interpretación prejudicial Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 82-IP-2009, de fecha 23 de septiembre del 2009, marca SUPER - MAX (denominativa). 9 GACETA OFICIAL 110/03/20177 41 de 44 constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2.3.2. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. 2.3.3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 2.4.

A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, como se indicó en el punto 2.3.2, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. 2.5.

Se deberá analizar si en el proceso interno se ha probado el primer uso de la expresión CES como nombre comercial, a fin de determinar si debe ser protegido o no de conformidad con lo desarrollado en el presente tema. 3. Respuesta a las preguntas formuladas Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretación en el sentido de explicar lo siguiente: a) En los términos del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 qué elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el "primer uso" sobre un nombre comercial. \ Entre los elementos que se deben tener en cuenta para determinar el primer uso sobre el nombre comercial tenemos: probar, lo cual se puede hacer mediante facturas comerciales, documentos contables, documentos públicos o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

También, constituirán elementos de juicio para demostrar el uso real, efectivo y constante de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con 10 GACETA OFICIAL 110/03/20177 42 de 44 ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. b) Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de un nombre comercial, consagradas en el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, qué otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protección. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas y siguiendo estrictamente la línea jurisprudencia! trazada por éste órgano jurisdiccional comunitario la protección del nombre comercial goza de las características a las que hemos hecho referencia al desarrollar el segundo tema de la presente interpretación prejudicial, más específicamente en el párrafo 2.3. del referido tema, al cual deberá remitirse el Consultante. c) En caso de presentarse una disputa entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, las cuales resulten ser idénticas o similares cuáles serían los parámetros más relevantes a tener en cuenta para dirimir la controversia.

Como se ha precisado en el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino su primer uso.

Además, conforme se ha afirmado anteriormente, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a los riesgos de confusión mencionados en el 1.9 de la presente interpretación prejudicial, teniendo en cuenta al valorar los signos en disputa que la similitud entre dos signos puede ser: a) t Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

L L t I 11 GACETA OFICIAL c) 110/03/20177 43 de 44 Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. "Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra". 1 º Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto deben observarse las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Consecuentemente, en caso de presentarse una controversia entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, que ser idénticas o similares, se deberá tomar en cuenta que se haya determinado que las similitudes de los signos en conflicto se confrontan desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a lo manifestado en líneas precedentes.

En cambio si los signos son idénticos, la confusión se presume. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2014-074824, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en \ 10 I Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 153. 12 GACETA OFICIAL 110/03/20177 44 de 44 el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. n yi Cecilia Ll'5: Ayli�:�:ros MAGISTRADA l! Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.,) Dr. Hern �e;!z�mbranO t;ESfDENTE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13

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