TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 561-IP-2015 Asunto: InterpretaciOn Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00322 Referencia: Marcas involucradas: PRODISABOR (denom inativa) y nombre comercial PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S. (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3394, recibido el 20 de octubre del 2015, mediante la cual, Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, solicita la Interpretacion Prejudicial del Articulo 136 Literales b), 190, 191 y 193 de la DecisiOn 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00322; y, El Auto de 9 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite Ia presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y DE REPUBLICA COMERCIO, COLOMBIA. Tercero Interesado: PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PRODIA S.A.. 2. Hechos relevantes 2.1 El 14 de marzo de 2008, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PRODIA S.A. (en adelante, ALIMENTOS PRODIA), solicitO ante la Division de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante Ia SIC), el registro de Ia marca PRODISABOR (denominativa)1, para distinguir productos de: panaderia, pasteleria, confiteria, levadura, polvos para esponjar, condimentos, galleteria y todo tipo de especias, comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante la Clasificacion Internacional de Niza). 2.2.

El 30 de abril de 2008, se public6 en la Gaceta de Propiedad Industrial 591 y dentro del termino oportuno, fue objetada por PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. (en adelante, PRODISABOR S.A.S) con base en que la marca solicitada PRODISABOR coincide con el nombre comercial previamente usado a su favor: PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. 2.3.

El 19 de junio de 2009, mediante Resolucion 29915, la Direcci6n de Signos Distintivos de Ia SIC, declar6 infundada Ia oposicion presentada y concedio a favor de la sociedad ALIMENTOS PRODIA, el registro de Ia marca PRODISABOR (denominativa). 2.4. Inconforme con tal decision, Ia actora presento Recurso de Reposici6n y en Subsidio el de ApelaciOn, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 58148 del 17 de noviembre de 2009 y 25380 del 26 de abril de 2012 respectivamente, ambas confirmando la decisiOn inicial. 2.5.

El 12 de septiembre del 2012, la sociedad PRODISABOR S.A.S. presento Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 29915, 58148 y 25380, expedidas por la SIC. 2.6. El 20 de febrero del 2014, Ia Superintendencia de Industria y Comercio contesta la AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Expediente Administrativo 08 027356 2 2.7.

Mediante auto del 11 de diciembre del 2014, la SecciOn Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepOblica de Colombia, decidi6 suspender el proceso y solicitar la Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Ia AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La sociedad PRODISABOR S.A.S., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"( ) para probar el uso del nombre comercial y evitar el registro de una marca igual o similar al mismo, debe acreditarse el uso con anterioridad a la fecha,de la solicitud de la marca. ( ) De las pruebas allegadas al expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que se allegan nuevamente con esta acciOn, puede verificarse el uso personal, continuo, real, efectivo y public° que desplego mi poderdante sobre su nombre comercial, desde el dia en que se inscribi6 como comerciante en la Camara de Comercio con esta alocuciOn: 9 de enero de 2008, fecha anterior a la solicitud de la marca cuya nulidad se solicita: 14 de marzo de 2008." 3.2.

"( ) la marca registrada es la reproducci6n del acr6nimo de mi poderdante, que es parte de su nombre comercial, y se emplea mucho más como referencia comercial: PORDISABOR." 3.3. "( ) los dos signos en disputa se orientan a identificar productos alimenticios, cuya finalidad y objetivos son plenamente coincidentes, lo que hace que se dirijan al mismo tipo de consumidor, y con ello se encuentren en el mismo mercado, lo que los hace incapaces de coexistir sin generar conflict° dentro del public° consumidor." 3.4.

"( ) es claro que el acto administrativo mediante el cual se resuelve la concesi6n del registro de la marca PRODISABOR y las resoluciones que lo confirman, atentan contra los derechos de mi representada, desconociendo el ordenamiento juridico para la protecci6n de los derechos de propiedad industrial." 3.5. "( ) Es importante destacar, que el material probatorio allegado en el tramite de la via gubernativa, demuestra ademas que el representante legal de la empresa solicitante de la marca conocia de la existencia del nombre comercial PRODISABOR dadas las relaciones comerciales que sostenia con el gerente de la empresa accionante.

Esta situaciOn fue demostrada en el proceso, no obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio no le dio la magnitud que tal situaci6n demuestra". 3 C 4. Argumentos de Ia contestaciOn a Ia AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestacion a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"( ) los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR, obedeci6 a un analisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por mi prohijada frente a los signos enfrentados en sede administrativa, asi como a las que a la fecha figuraban en el registro de la propiedad industrial, y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones." 4.2.

"( ) En el presente caso las pruebas que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver sobre la solicitud de la marca en cuestiOn, ya que carecian de valor probatorio, fueron las que hacian referenda a la misma y que estan contenidas en los folios 44 y 49 del expediente administrativo No 08-27356, los cuales son "facturas cuyo destinatario fue "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES", pues es evidente que las mismas son ajenas al terra de prueba que consiste en demostrar el uso del signo PRODISABOR." 4.3.

"( ) no se logrO demostrar el uso cornercial de PRODISABOR, por tal raz6n y en virtud de que no queda duda respecto del uso, lo que conllevo a que esta superintendencia declara infunda la oposici6n del aqui demandante y por ende conceder el registro de la marca PRODISABOR (NOMINATIVA)." 4.4. "( ) Conforme a las normas sefialadas y a lo descrito por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunado al estudio realizado dentro del proceso administrativo, esta Entidad pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada, por contar, por un lado, con la distintividad necesaria respecto del producto que publicita, y por no encontrarsele idantico o semejante a una marca anteriormente solicitada." 4.5.

"( ) Para valorar la similitud y riesgo de confusiOn, es necesario considerar los tipos de similitud ortografica, fonetica, ideolOgica, para que, una vez realizado este analisis de similitud, se proceda a efectuar el cotejo marcario donde, como lo ha senalado la doctrina existente sobre la materia, la comparacion a realizarse entre la marca registrada y la que se pretende registrar, debe atender a una vision en conjunto de las mismas, sin fraccionamiento de ninguna de ellas, teniendo principal atenciOn sobre los criterios de cornparaciOn que han sido referenciados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina." 4 5.

Argumentos de Ia contestaciOn a Ia AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte del Tercero Interesado La sociedad ALIMENTOS PRODIA, en su escrito de contestaci6n a la demanda, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. "( ) la solicitud de registro de la marca PRODISABOR clase 30, por la sociedad PRODIA S.A. se realiz6 el 14 de marzo de 2008, es decir que la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, solamente Ilevaba en el comercio 33 dias.

Si bien la legislaciOn no establece un tiempo para demostrar un uso real y efectivo del nombre comercial, es totalmente claro para nosotros que un uso de 33 dias en el comercio de una expresiOn no es suficiente para demostrar una titularidad de nombre comercial, pues no se ha dado el tiempo necesario para que las condiciones de obtenciOn de titularidad de un nombre comercial se materialicen." 5.2.

"( ) la solicitud de registro de la marca PRODISABOR realizada por la sociedad PRODIA en el alio 2008, cumpli6 a cabalidad cada uno de los requisitos establecidos por la legislaciOn siendo por tanto un signo 6ptimo para registro seglin las condiciones de su presentaciOn y sin vulnerar derechos de terceros." B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la InterpretaciOn Prejudicial de los Articulos 136 Literales b), 190, 191 y 193 de la Decision 4862 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina.

Los cuales se interpretan por ser procedentes con excepcion del Articulo 193 el cual trata sobre el registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente. = "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signor cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean identicos o se asemeien a un nombre comercial proteqido, o de ser el caso, a un r6tulo o ensena, siempre que dadas las cirrunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociaci6n.

( ) Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econOmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominaci6n social, raz6n social u otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas iuridicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 5 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3.

Nombre comercial y su proteccion. Prueba de uso. Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. Comparaci6n entre signos denominativos compuestos. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Nombre comercial y su protecci6n. Prueba de uso 1.1. La sociedad PRODISABOR manifesto que es poseedora del nombre comercial "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S." conforme a las pruebas que constan en el proceso interno. En consecuencia es pertinente analizar lo que es un nombre comercial. 1.2.

Nombre comercial, el Articulo 190 de la Decision 486 establece que es "cualquier signo que identifique a una actividad econ6mica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )". En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad economica de una persona natural o juhdica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras identicas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros id6nticos o similares que desarrollan sus cornpetidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominacion o razOn social de la empresa".3 Existen caracteristicas importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

(ii) Un comerciante puede utilizer más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razOn social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella. La razOn o denominaciOn social es Unica, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la 3 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "BIMBO". 6 raz6n o denominaciOn social.

La razOn social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripciOn en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se vera más adelante, se adquiere con su primer uso"4 1.3. Su proteccion nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante Ia oficina }t'cional Competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso.

Conforme a la disposicion contenida en el Articulo 191 de la Decisi6n Andina 486, la protecciOn al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo — (Articulo 154 Decision Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion del nombre comercial en los terminos siguientes: "Por tanto, la obligaciOn de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protecci6n del nombre en algan hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores".5 1.4.

Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo, debera probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad juridica entre los competidores y a su vez evitar una interpretaciOn errOnea que reconozca una proteccion exorbita del nombre comercial, consideraci6n que se encuentra contemplada en el Articulo 195 de la Decisi6n 4866.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar Ia identificaci6n efectiva de dicho nombre con las actividades econOmicas para las cuales se pretende el registro".7 Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberan ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilizaciOn Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: "LAN ECUADOR". 5 6 Proceso 45-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL".

"Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinara si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los Paises Miembros podran exigir la prueba de uso, con forme a sus normas nacionales. Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacidn de productos y servicios utilizadas para las marcas". 7 7 ( constante en un mercado determinado, en consecuencia: "( ).

La simple alegaciOn del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de dep6sito que sin ser esenciales para la protecci6n, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario".8 1.5. Como se ha manifestado, quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su uso real, constante, efectivo.

Estos factores tienen como fin la determinacion clara de que el nombre comercial se este usando pCiblicamente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique Ia o las actividades de un comerciante determinado y que ademas el signo como tal, mantenga sus caracteristicas esenciales. 1.6. El uso del nombre comercial podra demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: i) escrituras pCiblicas de constitucion y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoria.

Estos documentos deberan demostrar Ia regularidad y Ia cantidad de Ia comercializacion de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 1.7. Del mismo modo, constituiran uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en yenta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicaci6n empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.8.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.1. Quien alegue y pruebe el uso efectivo, real, y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo identico o similar, podra oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusiOn o de asociaciOn en el pCiblico consumidor. 1.8.2.

Quien alegue y pruebe el uso efectivo, real y constante de un nombre comercial can anterioridad al uso de un signo identico a similar, podra impedir dicho uso si este puede causar riesgo de confusion o de asociaciOn9. 8 Proceso 3 -IP-98, publicado en la G.O.A.C. 338 de 11 de mayo de 1998, marca: "BELLA MUJER" 9 PACHON MUR OZ Manuel. "MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL".

Pag. 127. Ed. Temis, Bogota, Colombia, 1984. 8 1.9. En conclusion, el uso real, constante y efectivo es el elemento esencial para la proteccion de un nombre comercial, por lo que se debera verificar si, al momento en que el signo "PRODISABOR" fue solicitado para registro, el nombre comercial "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S", estaba siendo usado de la manera indicada, para asi determinar si era protegible por el ordenamiento juridico comunitario, para el efecto se debera valorar de forma exhaustiva la prueba aportada en el proceso. 2.

Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. 2.1. En el presente caso, como dijimos ut supra, PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PRODIA S.A. solicitO el registro de la marca PRODIOSABOR (denominativa) para distinguir productos comprendidos en Ia Clase 30 a lo cual PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. manifiesta que existe identidad y semejanza con el nombre comercial PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. En consecuencia, es pertinente referirse al Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rOtulo o enselia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn;

SegOn la norma citada no podra registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser identico o semejante a un nombre comercial protegido, cuando dicha solicitud pueda causar riesgo de confusiOn o de asociaci6n. 2.2. El nombre comercial, al igual que la marca, cumplen una funciOn distintiva, por Ia cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por esta razon, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea identico o se asemeje a un nombre comercial protegido, Ilevara consigo el riesgo de inducir al public.° a error por lo que no sera lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro. 9 I 2.3.

Un signo es identico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 2.4. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse identico o semejante a Ia registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendra en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son identicos o presentan conexion competitiva.

A Ia hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un analisis extensivo de Ia presunta identidad. 2.5. Al momento de analizar Ia confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguirlo Cuando los signos no solo sean identicos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusion se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos identicos en su composicion, pero identificados en clases distintas, ambos podran ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusi6n: 2.5.1.

Riesgo de confusiOn directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que esta obteniendo otro, lo que implica Ia existencia de un cierto nexo tambien entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comOn.11 I° Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". 11 Proceso 89-IP-2005, de 20 de Julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 10 2.5.2. Riesgo de confusi6n por asociaciOn, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculaciOn economica. 2.6.

Al resolver la acci6n planteada se debera verificar si en el acto impugnado se examin6 si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el pUblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoraciOn que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusiOn se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. IdeolOgica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. 2.7. Igualmente, se verificara que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.7.1.

La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 2.7.2. En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 11 2.7.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion. 2.7.4.

Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir c6mo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 2.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podria caer en algim riesgo de confusiOn y/o de asociaci6n. 2.9.

Se debera proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusiOn y/o de asociaciOn en el pUblico consumidor, deben corresponder al resultado de un analisis integral conforme lo requiera cada caso particular segun sus propias especificidades. 3.

ComparaciOn entre signos denominativos compuestos 3.1. En el presente caso existe el conflicto entre dos signos denominativos "PRODISABOR" y "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S." por tal motivo, es necesario abordar el tema de Ia comparacion entre signos denominativos. 3.2. Los signos denominativos son aquellos que ester) conformados por una o más letras, niimeros, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma espanol o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de Ia fantasia; cabe indicar que Ia denominacion permite al consumidor solicitar el producto o servicio a traves de la palabra, que impacta y permanece en Ia mente del consumidor. 3.3.

Al tratarse de dos signos denominativos se recomienda observar las reglas siguientes: 3.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una fund& diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cOmo el signo es percibido en el mercado. 12 3.3.2.

Se debe tener en cuenta, la silaba t6nica de los signos a comparar, ya que si ocupa Ia misma posici6n, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 3.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica Ia sonoridad de la denominaci6n. 3.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, ya que esto mostraria cOmo es captada la marca en el mercado. 3.4.

Tambien se debe tener en cuenta que al estar frente a dos signos denominativos compuestos generalmente estan integrados por dos o más palabras12, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de Ia marca, en cuya direcci6n son aplicables los siguientes parametros:13 a) Ubicaci6n de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordacion en el pUblico consumidor. b) Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia extension de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de Ia palabra. Entre mas fuerte sea Ia sonoridad de Ia palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad can los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, Ia palabra debit no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si Ia palabra es generica, descriptiva o de use comOn. Las palabras genericas, descriptivas o de use comOn se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de Ia palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Proceso 12-IP-2014, p.10. 13 Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaci6n que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar Ia relevancia en el conjunto. 3.5.

En funcion a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto, se determine si la SIC considero posibles similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusiOn y/o de asociaci6n que pudiera existir entre los signos "PRODISABOR" (denominativo) y "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S." (denominativo).

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacian Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00322, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hernan Hugo Ramiro Gomez pac MAGISTRADO o Zambrano GISTRADO 14 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GLtav art fa SECRETAJ JO Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15