GACE2963 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXIV – Número 2963 Lima, 10 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 561-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00322. Referencia: Marcas involucradas: PRODISABOR (denominativa) y nombre comercial PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S (denominativo) PROCESO 582-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00340. Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca MELODY (mixta) PROCESO 599-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00463. Referencia: Marcas involucradas: CONCUNOA (mixta) y CO’COON (mixta y denominativa) Para nosotros la Patria es América 110/03/20177 GACETA OFICIAL 2 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 561-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00322 Referencia: PRODISABOR Marcas involucradas: (denominativa) y nombre comercial DE DISTRIBUIDORA PRODUCTORA Y SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S. (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3394, recibido el 20 de octubre del 2015, mediante la cual, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales b), 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00322; y, El Auto de 9 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. r A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: ó PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR S.A.S. 110/03/20177 GACETA OFICIAL Demandado: Tercero 2. Interesado: 3 de 44 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE REPÚBLICA COLOMBIA. PRODUCTORA Y INTERNACIONAL PRODIA S.A.. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Hechos relevantes 2.1.

El 14 de marzo de 2008, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PRODIA S.A. (en adelante, ALIMENTOS PRODIA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro de la marca PRODISABOR (denominativa)1, para distinguir productos de: panadería, pastelería, confitería, levadura, polvos para esponjar, condimentos, ga/letería y todo tipo de especias, comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante la Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 30 de abril de 2008, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 591 y dentro del término oportuno, fue objetada por PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. (en adelante, PRODISABOR S.A.S) con base en que la marca solicitada PRODISABOR coincide con el nombre comercial previamente usado a PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y su favor: AROMAS, PRODISABOR S.A.S. 2.3.

El 19 de junio de 2009, mediante Resolución 29915, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada y concedió a favor de la sociedad ALIMENTOS PRODIA, el registro de la marca PRODISABOR (denominativa). 2.4. Inconforme con tal decisión, la actora presentó Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 58148 del 17 de noviembre de 2009 y 25380 del 26 de abril de 2012 respectivamente, ambas confirmando la decisión inicial. 2.5.

El 12 de septiembre del 2012, la sociedad PRODISABOR S.A.S. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 29915, 58148 y 25380, expedidas por la SIC. 2.6. El 20 de febrero del 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio contesta la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 1 Expediente Administrativo 08 027356 2 110/03/20177 GACETA OFICIAL 4 de 44 2.7.

Mediante auto del 11 de diciembre del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y La sociedad PRODISABOR S.A.S., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"( ) para probar el uso del nombre comercial y evitar el registro de una marca igual o similar al mismo, debe acreditarse el uso con anterioridad a la fecha {le la solicitud de la marca. (...) De las pruebas allegadas al expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que se allegan nuevamente con esta acción, puede verificarse el uso personal, continuo, real, efectivo y público que desplegó mi poderdante sobre su nombre comercial, desde el día en que se inscribió como comerciante en la Cámara de Comercio con esta alocución: 9 de enero de 2008, fecha anterior a la solicitud de la marca cuya nulidad se solicita: 14 de marzo de 2008." 3.2.

"(...) la marca registrada es la reproducción del acrónimo de mi poderdante, que es parte de su nombre comercial, y se emplea mucho más como referencia comercial.' PORO/SABOR." 3.3. "(...) los dos signos en disputa se orientan a identificar productos alimenticios, cuya finalidad y objetivos son plenamente coincidentes, lo que hace que se dirijan al mismo tipo de consumidor, y con ello se encuentren en el mismo mercado, lo que los hace incapaces de coexistir sin generar conflicto dentro del público consumidor." 3.4.

"(...) es claro que el acto administrativo mediante el cual se resuelve la concesión del registro de la marca PRODISABOR y las resoluciones que lo confirman, atentan contra los derechos de mi representada, desconociendo el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos de propiedad industrial." ·� 3.5. "(...) Es importante destacar, que el material probatorio allegado en el trámite de la vía gubernativa, demuestra además que el representante legal de la empresa solicitante de la marca conocía de la existencia del nombre comercial PROD/SABOR dadas las relaciones comerciales que sostenía con el gerente de la empresa accionante.

Esta situación fue demostrada en el proceso, no obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio no le dio la magnitud que tal situación demuestra". 3 t GACETA OFICIAL 4. 110/03/20177 5 de 44 Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"(...) /os actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS PRODISABOR, obedeció a un análisis serio e imparcial de registrabilidad impartido por mi prohijada frente a los signos enfrentados en sede administrativa, así como a las que a la fecha figuraban en el registro de la propiedad industrial, y frente a ello, los criterios propios que rigen este tipo de actuaciones." 4.2.

"(...) En el presente caso las pruebas que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver sobre la solicitud de la marca en cuestión, ya que carecían de valor probatorio, fueron las que hacían referencia a la misma y que están contenidas en los folios 44 y 49 del expediente administrativo No 08-27356, los cuales son "facturas cuyo destinatario fue "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES", pues es evidente que /as mismas son ajenas al tema de prueba que consiste en demostrar el uso del signo PRODISABOR." 4.3.

"(...) no se logró demostrar el uso comercial de PRODISABOR, por tal razón y en virtud de que no queda duda respecto del uso, lo que conllevo a que esta superintendencia declara infunda la oposición del aquí demandante y por ende conceder el registro de la marca PRODISABOR (NOMINATIVA)." 4.4. "(...) Conforme a /as normas señaladas y a lo descrito por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunado al estudio realizado dentro del proceso administrativo, esta Entidad pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada, por contar, por un lado, con la distintividad necesaria respecto del producto que publicita, y por no encontrársele idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada." 4.5.

"(...) Para valorar la similitud y riesgo de confusión, es necesario considerar /os tipos de similitud ortográfica, fonética, ideológica, para que, una vez realizado este análisis de similitud, se proceda a efectuar el cotejo marcaría donde, como lo ha señalado la doctrina existente sobre la materia, la comparación a realizarse entre la marca registrada y la que se pretende registrar, debe atender a una visión en conjunto de /as mismas, sin fraccionamiento de ninguna de ellas, teniendo principal atención sobre los criterios de comparación que han sido referenciados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina." 4 GACETA OFICIAL 5. 110/03/20177 6 de 44 Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte del Tercero Interesado La sociedad ALIMENTOS PRODIA, en su escrito de contestación a la demanda, expresa en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.

"(...) la solicitud de registro de la marca PRODISABOR clase 30, por la sociedad PRODIA S.A. se realizó el 14 de marzo de 2008, es decir que la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, solamente llevaba en el comercio 33 días. Si bien la legislación no establece un tiempo para demostrar un uso real y efectivo del nombre comercial, es totalmente claro para nosotros que un uso de 33 días en el comercio de una expresión no es suficiente para demostrar una titularidad de nombre comercial, pues no se ha dado el tiempo necesario para que las condiciones de obtención de titularidad de un nombre comercial se materialicen." 5.2.

"(...) la solicitud de registro de la marca PRODISABOR realizada por la sociedad PRODIA en el año 2008, cumplió a cabalidad cada uno de los requisitos establecidos por la legislación siendo por tanto un signo óptimo para registro según las condiciones de su presentación y sin vulnerar derechos de terceros." B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales b), 190, 191 y 193 de la Decisión 4862 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los cuales se interpretan por ser procedentes con excepción del Artículo 193 el cual trata sobre el registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente. ' ""Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando. (..) b) sean idénticos o se asemeien a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (..) Artículo 190.· Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas;urídicas. pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 7 de 44 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso.

Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. Comparación entre signos denominativos compuestos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso 1.1. La sociedad PRODISABOR manifestó que es poseedora del nombre comercial "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S." conforme a las pruebas que constan en el proceso interno. En consecuencia es pertinente analizar lo que es un nombre comercial. 1.2.

Nombre comercial, el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que es "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )". En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o jurídica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa".3 Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

(íi) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la ____J 3 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca.· "BIMBO". 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 8 de 44 razón o denominación social.

La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso"4 1.3. Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la Óficina nacional <Sompetente constituye un indicio de prueba por escrito de uso.

Conforme a la disposición contenida en el Artículo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo - (Artículo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores". 5 1.4.

Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo, deberá probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión 4866.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".7 Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: "LAN ECUADOR". 5 Proceso 45-IP-1998, publicado en la G.OAC.

N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL". 6 "Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y seNicios utilizadas para las marcas". 7 Ibídem. 7 t GACETA OFICIAL 110/03/20177 9 de 44 constante en un mercado determinado, en consecuencia: "( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 8 1.5. Como se ha manifestado, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, constante, efectivo.

Estos factores tienen como fin la determinación clara de que el nombre comercial se esté usando públicamente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique la o las actividades de un comerciante determinado y que además el signo como tal, mantenga sus características esenciales. 1.6. El uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: i) escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 1.7.

Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.8.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.1. Quien alegue y pruebe el uso efectivo, real, y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2.

Quien alegue y pruebe el uso efectivo, real y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación9. 8 P roceso 3 -IP-98. publicado en la G. O.A C. 338 de 11 de mayo de 1998, marca: "BELLA MUJER" 9 PACHÓN MUÑOZ Manuel. "MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL".

Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 10 de 44 1.9. En conclusión, el uso real, constante y efectivo es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, por lo que se deberá verificar si, al momento en que el signo "PRODISABOR" fue solicitado para registro, el nombre comercial "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S", estaba siendo usado de la manera indicada, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario, para el efecto se deberá valorar de forma exhaustiva la prueba aportada en el proceso. 2.

Conflictos de identidad o similitud entre marca y nombre comercial. 2.1. En el presente caso, como dijimos ut supra, PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PRODIA S.A. solicitó el registro de la marca PRODIOSABOR (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 a lo cual PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. manifiesta que existe identidad y semejanza con el nombre comercial PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S. En consecuencia, es pertinente referirse al Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas tas circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, cuando dicha solicitud pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.2. El nombre comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por esta razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro. 9 GACETA OFICIAL 110/03/20177 11 de 44 2.3.

Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 2.4. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.1° Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 2.5.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.11 1º Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso. "LOCKHEED MARTIN". 11 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005 Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 10 fJ_ ( GACETA OFICIAL 110/03/20177 12 de 44 2.5.2. Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. \ \ \ 2.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 11 GACETA OFICIAL 110/03/20177 13 de 44 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 2.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 2.9.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades. 3.

Comparación entre signos denominativos compuestos 3.1. En el presente caso existe el conflicto entre dos signos denominativos "PRODISABOR" y "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S." por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 3.2. Los signos denominativos son aquellos que están conformados por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o seNicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 3.3.

Al tratarse de dos signos denominativos se recomienda obseNar las reglas siguientes: 3.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 12 t GACETA OFICIAL 110/03/20177 14 de 44 3.3.2.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

También se debe tener en cuenta que al estar frente a dos signos denominativos compuestos generalmente están integrados por dos o más palabras 12, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 13 L 1 ' t 1 ' a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es 12 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Proceso 12-IP-2014, p.10. 13 Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 110/03/20177 GACETA OFICIAL 15 de 44 una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.

En función a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto, se determine si la SIC consideró posibles similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos "PRODISABOR" (denominativo) y "PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS, PRODISABOR S.A.S." (denominativo).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00322, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. (\ ! /..) / ! {V\, ·V\ _.--,, t --- Cecilia L�a Ayllón Quinteros MAGISTRADA -�- Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO -·--� ·- - - 14 GACETA OFICIAL 110/03/20177 16 de 44 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. -� / � <- _ '· ' SECRETA.

( O Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 ) 110/03/20177 GACETA OFICIAL 17 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 582-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2008-00340 Referen cia: Cancelación por falta de uso de la marca MELODY (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3601, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante la cual, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00340; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: WILCOS S.A. Y GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 18 de 44 Hechos relevantes 2.1. El 18 de marzo de 2003, la sociedad WILCOS S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de registro de la marca MELODY KIUT (mixta) 1 para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza la cual fue denegada de oficio por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en base a la marca previamente registrada MELODY de propiedad de LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUÍMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. (en adelante, COSQUIM) 2.2.

EL 23 de septiembre de 2005, COSQUIM presentó una denuncia penal en contra de la compañía WILCOS S.A. por la presunta usurpación y falsificación de la marca MELODY. 2.3. El 11 de abril de 2007, la sociedad WILCOS S.A., presentó ante la SIC solicitud de cancelación 3 por no uso de las marcas MELODY (mixta)4 propiedad de COSQUIM para distinguir "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumería,· aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos" de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

El 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32271, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió cancelar por no uso la marca MELODY (mixta) 2.5. El 18 de octubre de 2007, COSQUIM interpuso Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación en contra de la Resolución 32271, los mismos que fueron resueltos mediante la Resolución 6794 de 29 de febrero de 2008 aceptando su pretensión por tanto se revoca la Resolución 32271 que cancelaba la marca MEDOL Y (mixta). 1 Expediente Administrativo N º 03 022405 2 Clase 3: cremas. lociones. geles. splash. talcos. espumas para la afeitada. removedores. leches limpiadoras. aceites, sticks repelentes, ceras, emulsiones, champus y enjuagues para el cabello, tratamientos capilares, acondicionadores, bálsamos y rinses para el cabello, tinturas y decolorantes para el cabello, onduladores, alisadores y neutralizan tes para el cabello, lápices labiales, delineadores, de cejas, barras labiales, iluminadores de ojos en barra o lápiz, sombras, maquillajes, rubores, pestañas, delineadores líquidos, siliconas y brillos, desodorantes, jabones, baños espuman/es, toallitas, colonias, extractos de perfumes, esmaltes delineadores de uñas, endurecedores, disolventes, brillos, pegan/es de uñas postizas, secantes, humectan/es de cutícula, dentífricos, enjuagues, refrescantes del aliento y blanquea dores para los dientes, pigmento para maquillaje permanente, mascarillas. 3 Expediente Administrativo N º 92-260986 4 Certificado N º 202.821 2 GACETA OFICIAL 110/03/20177 19 de 44 2.6.

El 17 de marzo de 2008, WILCOS S.A., presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 6794 solicitando su revocatoria total y solicitando que la marca MELODY (mixta) sea cancelada. 2.7. El 30 de abril de 2008, mediante la Resolución 14105, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió revocar la decisión contenida en las Resoluciones 6794, 32271 y de oficio cancelar parcialmente la marca MELODY (mixta) para identificar únicamente: 'Jabones; aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares". 2.8.

El 11 de septiembre de 2008, COSQUIM presento Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.9. El 18 de diciembre de 2008, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado admitió la demanda de Acción de Nulidad presentada por COSQUIM. 2.1 O. El 23 de junio de 2009, la SIC presentó contestación a la acción de nulidad. 2.11.

Mediante auto 13 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad La sociedad LABORATORIOS COSQUIM S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

(...) el acto administrativo atacado viola los incisos primero y tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los artículos 34, 58 y 61 de la constitución Nacional, el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el artículo 14 del Decreto 2153 de 1992 y los artículos 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo" 3.2.

"(...) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial legalmente no podía excluir "perfumería y dentríficos" de la cobertura de productos de la marca MELODY mixta de LABORATORIOS COSQUIM S.A. registrada en la Clase 3 Internacional, por prohibición expresa de la parte final del tercer inciso del artículo 165 de la Decisión 486" 3.3.

"(...) Los productos "perfumería y dentríficos" y los 'Jabones aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares" tienen la misma naturaleza porque todos son productos de aseo personal y tienen la misma finalidad porque todos son usados para el aseo, higiene y cuidado personal" 3 o GACETA OFICIAL 110/03/20177 20 de 44 3.4. En consecuencia, de lo anteriormente dicho la demandante mantiene que "(...) no era posible cancelar parcialmente la marca MELODY mixta de LABORA TORIOS COSQUIM S.A. en la clase 3 internacional, eliminando de la cobertura de productos "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasa y pulimentar", por cuanto se trata de productos que por naturaleza de ser productos de aseo con conexos con los productos para los cuales estaba vigente la marca, además de crearse un riesgo de confusión para los consumidores de los productos marca MELODYmixta de mi representada" 3.5.

"(...) La coexistencia de las marcas MELODY (mixtas) idénticas en el mercado para distinguir productos idénticos, similares, conexos, y complementarios entre sí en la clase 3 internacional es totalmente absurda e inconveniente, pues se generaría un caos en el mercado por cuanto se presentaría un riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor" 3.6.

"(...) se estaría dando lugar a más actos de competencia desleal por desviación de clientela por parte de WILCOS S.A., por cuanto al haber productos de la clase 3 en el mercado con idénticas marcas y procedentes de diferentes empresas, habrá lugar a la confusión indirecta debido a que lo consumidores podrán adquirir productos de WILCOS S.A." 3.7.

Se ha vulnerado el primer inciso del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión del Comunidad Andina por falta de aplicación "(...) expresamente se dispone que la oficina competente, en nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelará e registro de una marca a solicitud de persona interesada" 3.8. La cancelación de una marca puede hacerse solamente por solicitud de una persona interesada "(...) El inciso primero del artículo 165 de la Decisión 486 no dispone que las marcas puedan ser canceladas parcialmente de manera oficiosa por la Superintendencia de Industria y comercio, cuando no medie solicitud de cancelación parcial de persona interesada" 3.9.

Cuando la cancelación de una marca por solicitud de parte se da "(...) de una manera arbitraria o poco rigurosa se convierte en una conculcación del derecho de propiedad del titular de la mara protegido en la Constitución Nacional en el artículo 58, pues la cancelación de marcas por no uso ilegal, arbitraria o sin rigor adquiere la característica de confiscación" 3.1 O. "(...) A través de las acciones de cancelación por no uso de las marcas MELODYpresentadas por WILCOS S.A. dicha sociedad ha cometido un fraude procesal dentro del proceso penal que cursa en su contra por 4 ó GACETA OFICIAL 110/03/20177 21 de 44 parte de LABORATORIOS COS MÉTICOS Y QUI MICOS S.A. LABORA TORIOS COSQUIM S.A. en el juzgado 42 Penal del Circuito de Bogotá. Violación del artículo 453 del Código Penal" 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industrias y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Todas las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron realizadas apegándose a la ley y a las normas escritas "(...) no se podía excluir el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, ya que no podían excluirse de la Clase 3 perfumería y dentífricos de la cobertura de productos de la marca Melody (mixta), cuando en el inciso 3 del artículo 165 de la Decisión 486 se dispone que solo se puede cancelar parcialmente una marca si no existe identidad o similitud de los productos eliminados del registro con los que continúa siendo amparados con el mismo" 4.2.

"(...) el S uperintendente Delegado para la Propiedad Industrial está facultado para limitar oficiosamente el alcance de un registro marcaría cuando dadas las pruebas no sea procedente acceder a la cancelación total solicitada, pero le sea preciso hacer cumplir las normas sobre el régimen andino de propiedad industrial cuya aplicación le fue encomendada, en defensa del interés general, entrando a analizar si en el caso se articulan la función distintiva que tienen las marcas con la obligación de uso serio, real y efectivo, para decir que la marca cumple con su función en el mercado haciendo que el consumidor la perciba como signo distintivo que identifica unos productos o servicios en el mercado" 4.3.

"(...) en el sistema andino de propiedad industrial vigente, el registro de una marca confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo. Correlativamente, tal derecho de exclusividad conlleva la obligación de uso de la marca, obligación que se fundamenta en la misma esencia del concepto de marca, pues si esta no es usada por su titular no cumplirá las funciones que se le atribuyen generando un injustificado monopolio a favor de su titular en detrimento de otros empresarios" 4.4.

"( ) la existencia de un proceso de falsificación y usurpación de la marca MELODY (mixta), iniciado por LABORATORIOS COSQUIM S.A. contra WILCOS S.A., la existencia de otras solicitudes de cancelación actualmente negadas y la existencia de tres solicitudes de WILCOS S.A. para las marcas MELODY (mixta), MELODY (denominativa) y MELODY NATURA L POWER para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no está señaladas en el artículo 165 de la Decisión 486 como 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 22 de 44 condicionantes o moderadoras o en alguna forma influyentes en la decisión sobre la cancelación de un registro de marca" 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del tercero interesado La sociedad WILCOS S.A., en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. Nótese que "( ) la misma norma dispone que se "ordenara" la limitación o disminución de los productos o servicios sobre los cuales no se demostró el uso, sino impositivo de la Norma Comunitaria la cual señala que se ordenara" 5.2.

"(... ) aplicando una interpretación sistemática de la Norma se debe entender que la obligación de ordenar surge de la Autoridad, en otras palabras, el único que ordena una reducción o limitación de la lista de productos o servicios es el Órgano Administrativo, que para el caso en estudio es la Superintendencia de Industria y Comercio." 5.3.

Es claro que la cancelación total o parcial de la marca "(...) surge como consecuencia de un análisis en relación con un hecho real, como lo es, la demostración del uso real y efectivo de una marca o servicio en el mercado de forma tal, que la misma no depende necesariamente de una solicitud expresa por parte de un tercero en cuanto a la solicitud de cancelación parcial." 5.4.

Para concluir se mantiene que "(...) para efectos de la cancelación se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, la misma debe recaer en relación con la demostración que de uso se hizo en relación con los productos sobre los cuales se demostró el uso y que para el caso en estudio dicha demostración no existió" B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El cual se interpreta por ser procedente. 5 "Artículo 165. - La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4.

Cancelación por falta de uso. Legitimación para plantear la Acción de Cancelación. Régimen probatorio. Cancelación parcial de una marca. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por falta de uso en el marco de la decisión 486 23 de 44 1.1. WILCOS S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca MELODY (mixta) propiedad de Cosquim para distinguir "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares,· dentífricos" de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.

Los artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. 1.3. Para que opere la cancelación del registro de marca por no uso, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se considera que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Tomando en cuenta la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. El registro no podrá cancelarse cuando el /Jiu/ar demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 7 GACETA OFICIAL 110/03/20177 24 de 44 1.4.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.4.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.4.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.5.

Por su parte, el párrafo tercero de la norma estudiada, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 1.6. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 1.7.

Una vez analizado lo anterior, se deberá establecer si la marca MELODY fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. 8 tJ GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 25 de 44 Legitimación para plantear la acción de cancelación 2.1.

Dentro del expediente interno se verifica que WILCOS S.A. justifica su legítimo interés para solicitar la cancelación de la marca MELODY (mixta) en el hecho de ser solicitante de la marca MELODY KIUT (mixta) y haber iniciado las acciones como defensa dentro del trámite de registro. 2.2. El trámite de cancelación por falta de uso de una marca se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente6.

Esta acción puede ser presentada por cualquier persona que demuestre un interés real en la cancelación de la marca respectiva, el mismo que será evaluado por la Oficina Nacional Competente. Respecto al interés real se traduce en la intención de registrar una marca idéntica o similar a una registrada que no está en el comercio y que impide su uso a una persona que sí está dispuesta a utilizarla en el comercio. 2.3.

El juzgador no debe confundir la razón de ser de la acc1on de cancelación, la cual está enfocada a eliminar registros que no se utilizan y obstaculizan el mercado, y no eliminar una marca por confusión y más aún, cuando han estado ambas conviviendo en el mercado durante años. El legítimo interés como tal, debe enfocarse en prácticas honestas y leales, por lo que justificar que su interés para cancelar la marca es el hecho de que causa confusión y así eliminar del mercado a su competencia, no es una práctica apegada a derecho. 2.4.

Cuando la autoridad cancela una marca por falta de uso, de conformidad con el Artículo 168 de la Decisión 486, se confiere a favor del solicitante el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que canceló, derecho que puede invocarse a partir de la presentación de la acción de cancelación y hasta dentro de tres meses posteriores a la fecha de que la resolución quede en firme. 2.5.

Se deberá analizar este aspecto y determinar si en la actora contaba con interés real y legítimo para plantear la acción de cancelación de la marca MELODY (mixta). Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivojustificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de tos Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. (.) 6 9 GACETA OFICIAL 3. 110/03/20177 26 de 44 Régimen probatorio 3.1.

La demandada tiene la facultad de limitar oficiosamente el alcance de un registro marcario cuando dadas las pruebas no sea procedente acceder a la cancelación total solicitada, pero le sea preciso hacer cumplir las normas sobre el régimen andino de propiedad industrial cuya aplicación le fue encomendada, en defensa del interés general, entrando a analizar si en el caso se articulan la función distintiva que tienen las marcas con la obligación de uso efectivo, real y constante para decir que la marca cumple con su función en el mercado haciendo que el consumidor la perciba como signo distintivo que identifica unos productos o servicios en el mercado. 3.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante7; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 3.3. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 3.4.

Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando el uso de la marca por su titular dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, y que las pruebas soporten el uso de la marca en el mercado en las cantidades pertinentes. 4. Cancelación parcial de una marca 4.1.

En el caso en concreto de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, al no haber podido probar su titular el uso en toda la lista de sus productos, canceló parcialmente la marca MELODY (mixta) eliminando de su listado "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar,· perfumería,· dentífricos" manteniendo el registro vigente 7 Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales. documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. entre otros 10 GACETA OFICIAL 110/03/20177 27 de 44 para productos: 'jabones; aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares".

La disposición antes citada es clara, en el sentido de que cabe la cancelación parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecte a uno o algunos de los productos o servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 4.2. Esta llamada identidad o similitud de los productos o servicios debe ser entendida como la conexión competitiva entre los mismos, ya que por más que el titular no pruebe fehacientemente en un proceso de acción de cancelación que uso su marca, si probó que otro producto o servicio relacionado sí está en el mercado, es suficiente como para que la autoridad no cancele ese registro. 4.3.

La razón por la que no se debe cancelar parcialmente una marca cuando sus productos son relacionados es precisamente por salvaguardar al público consumidor en tanto en cuanto si obtenida la cancelación del registro y si se tratan de productos de la misma línea, va a considerar que se trata del mismo productor. 4.4. Para que proceda la cancelación parcial de una marca se establecen los siguientes requisitos: el no uso que los productos o servicios o que tales productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los autorizados.

Que sean similares supondría, como expresa la jurisprudencia, que sean "conexos" o "relacionados" coloquialmente hablando- y, entonces, el Tribunal enuncia: "Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados"8. 4.5.

De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer lo siguiente: 4.5.1. En relación con cuáles productos la marca denominativa MELODY (mixta) no es real y efectivamente usada en el mercad 0 9. 4.5.2. Cuáles de los anteriores productos son idénticos o similares a los productos para los cuales sí se utiliza la marca. Para esto debe tener en cuenta los siguientes parámetros de conexión competitiva: 8 Proceso 180-IP-2006 del 4 de diciembre de 2006. 9 El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la p ráctica misma del mercado.

Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 11 ó GACETA OFICIAL 110/03/20177 28 de 44 4.5.2.1. Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 10 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o serv1c1os pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5.2.2. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 11, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, l a utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos 12 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la 10 El Tribunal ha sostenido que. a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta. en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p 8, Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 11 Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 12 Esto es. tomando en cuenta las características. finalidad. similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 12 b GACETA OFICIAL 110/03/20177 29 de 44 intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 13 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 14.

Para apreciar la conex1on competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6. El derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una acción de cancelación, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el día de mañana al presentar la solicitud de registro puede ser objeto de oposición por parte del titular de la marca cancelada, argumentado riesgo de confusión por tratarse de productos relacionados, o en su defecto la propia autoridad de oficio puede denegarla por falta de distintividad en aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4. 7.

Hay que enfatizar que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Articulo 13 De modo referencial ver. Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos Fundamentos de Derecho de Marcas.

Madrid, Editorial MontecoNo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en. AAVV Testimonio Comunitario Doctrina - Legislación - Jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p 400. 14 En lo que concierne a la sustitución de productos o seNicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin We//s (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA" [Versión española traducida por Sonia Benito Muela} Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que.

"El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos" Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase. <https/lbooks google. com. ec/books ?id=ld8168bW3eoC&pg=PA24 7&dg=microeconomia+efe cto+sustitucion&hl=es&sa = X&ved=OahUKEwiQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepaqe&g=mi croeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de agosto de 2016). 13 GACETA OFICIAL 110/03/20177 30 de 44 136 literal a) enuncia como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. 4.8.

La figura de la acción de cancelación parcial debe ser entendida bajo el presupuesto de que es pertinente siempre y cuando los productos o servicios a cancelarse, no posean conexión competitiva respecto de los productos o servicios que quedan vigentes. 4.9. Para cancelar parcialmente un registro, necesariamente la autoridad debe analizar todos estos aspectos y así se evitarán inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusión en el público consumidor. 4.1 O. Se deberá verificar si productos "perfumería y dentífricos" guardan o no conexión respecto de los productos "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la cotada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

Jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello" y si en el caso de una cancelación parcial no va a existir el riesgo de confusión en el consumidor, principal afectado en el caso de permitirse que dos registros idénticos o similares identifiquen productos que pueden confundirlos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2008-00340, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, con excepción del Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac, quién no participa de su adopción por disentir de la decisión de mayoría. r\ i)\ J vi ul / i 1 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA / 14 GACETA OFICIAL 110/03/20177 31 de 44.., De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. --- ) Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 110/03/20177 GACETA OFICIAL 32 de 44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de septiembre de 2016 Proceso: 599-1 P-2015 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00463 Referencia: Marcas involucradas: CONCUNOA (mixta) y CO'COON (mixta y denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3731, recibido el 1 O de noviembre de 2015, mediante la cual, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00463; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. �\ !:i. \ A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: COVENPRO S.A.S. 1 \ � Y GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 33 de 44 Hechos relevantes 2.1. El 2 de mayo de 2012, la sociedad COVENPRO S.A.S. solicitó para registro como marca el signo COCUNOA (mixto)1, para distinguir productos de la Clase 252 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

Marca solicitada COCUNOA mixta - Nogro100%, Blonr.o 10m, 2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A. (en adelante, CONTINENTAL), presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de la titularidad de las marcas previamente registradas CO'COON (mixta)3 y denominativa4 respectivamente), para identificar productos en la Clase 255 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca registrada base de la oposición CO'COON (mixta) 2.3. El 28 de septiembre de 2012, mediante Resolución 58925, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada, argumentando que el signo solicitado no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual es viable proceder a su registro. 1 Expediente Administrativo 12-70786. 2 Clase 25: vestidos, faldas, pantalones, blusas, botas, zapatos. 3 Certificado 317276. 4 Certificado 138438 ' Clase 25: vestidos, calzados, sombrerería. 2 GACETA OFICIAL 110/03/20177 34 de 44 2.4.

CONTINENTAL presentó Recurso de apeladón, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 9231 de marzo 11 de 2013, confirmando la resolución inicial y concediendo el registro del signo COCUNOA (mixto). 2.5. El 03 de septiembre de 2013, CONTINENTAL presentó Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 58925 y 9231, la misma que fue admitida el 31 de octubre de 2013. 2.6.

El 19 de febrero de 2014, la Superintendencia de Industrias y Comercio contestó a la Acción de Nulidad. 2. 7. Mediante Auto de 18 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Se ha incurrido en la violación del Artículo 134 de la Decisión 486, "(...) por falta de aplicación, pues la marca COCUNOA no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; tos cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica". 3.2.

"(...) Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro COCUNOA, y la marca CO'COON podemos concluir que la marca COCUNOA no es suficiente distintiva para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de marcas, pues simplemente parece la versión "femenina" de la marca opositora. 3.3. Es evidente la similitud en el campo ortográfico o visual, "(...) sobre todo teniendo en cuenta que la extensión de las marcas es corta.

El principio de ambas es el mismo COC, seguidas en ambos casos de una vocal, y en ambas sigue después de esto la misma letra, la N, lo que hace que las diferencias entre ambas sean invisibles a los ojos del consumidor desprevenido, pues (...) tendría que ser un experto muy acucioso para darse cuenta que existe alguna diferencia, y aun así pensaría que ta marca solicitada es derivada del signo previamente registrado". 3.4.

Relacionado con la comparación fonética, es donde "(...) mayor riesgo de confusión presenta las marcas en conflicto, pues su pronunciamiento es en un 90% idéntica. Esto así, porque la raíz es la misma, CO, y la pronunciación de CUN y COON es exactamente igual, ya que la doble O 3 GACETA OFICIAL 110/03/20177 35 de 44 /os colombianos la pronunciamos como U. (...) Por último, al estar al final, la M y la N, al oído suena de manera similar, no es posible diferenciar/as". 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industrias y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) En el presente caso tenemos que con la expedición de /as resoluciones sometidas a control de legalidad no se incurrió en ninguna violación contenida en la Decisión 486 de 2000, alegadas por la sociedad CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A., pues fueron expedidas por la autoridad legal competente, observando /as formalidades y trámites establecidos por Ley". 4.2.

"(...) En el presente caso la marca concedida "COCUNOA" es Mixta, y /as marcas registradas "CO'COON" /as cuales trae a colación ta demandante en libelo de la demanda son Mixtas y Nominativas, todas ellas para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza". 4.3. "(...) Se observa que las marcas "CO'COON" y "COCUNOA" tienen la sílaba tónica en diferente posición, y no poseen las mismas vocales, pues el signo cuyo titular es la demandante tiene una vocal repetida, la "O", y en cuanto a la característica de mayor fuerza en la denominación de los signos, se advierte que no son coincidentes por la misma razón, pues la vocal mencionada le otorga una característica sobresaliente al signo de la actora, dándole una sonoridad totalmente definida". 4.4.

"(...) desde el punto de vista ortográfico la marca (COCUNOA) está compuesta por siete letras y cuatro sílabas, en tanto que la marca (CO'COON), solo comprende seis letras y dos sílabas. Esto hace que, por la mayor extensión de aquélla, visualmente no haya posibilidad de confusión. La ausencia de las vocales "U y A", en la mitad y al final de la marca demandada, imprime suficiente distintividad, además desde el punto de vista visual, las letras "U" y la terminación "NOA" también imprime diferencia".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 GACETA OFICIAL 110/03/20177 36 de 44 2. De la rev1s1on del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Artículo 134 de la norma citada, pues no es materia de controversia aquello que puede constituir una marca. 3.

En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 6, teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y signos mixtos y denominativos.

Conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca previamente registrada CO'COON (mixta y denominativa) y el signo COCUNOA (mixto) solicitado para registro. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" u ' 6 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para tos mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales et uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 37 de 44 1.3.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir 7. Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que 7 Proceso 512-IP-2014. de 15 de julio de 2015.

Caso. "LOCKHEED MART/N"". 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 38 de 44 el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común8. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes criterios: 1.4.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.4.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.4.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.4.

Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9. 1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas: 1.5.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.5.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 8 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR". 9 Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013.

Caso: "KOLKANA (mixta)" 7 GACETA OFICIAL 110/03/20177 39 de 44 1.5.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.5.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 10 1.6. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos COCUNOA (mixto) y CO'COON (mixto y denominativo). 2.

Comparación entre signos mixtos y signos mixtos y denominativos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, los signos en conflicto son mixtos: COCUNOA conformado por una denominación y la figurara de una persona, mientras que, CO'COON está conformado por letras estilizadas. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión11; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 1 2 _j 10 Proceso 178-IP-2015, de 02 de marzo de 2016. Caso. "A UN/AMÉRICA". 11 Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015. 2 Proceso 81-IP-2015, de 20 de julio de 2015. 1 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 40 de 44 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Se deberá proceder a verificar si al realizar el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto COCUNOA (mixto) y CO'COON (mixto y denominativo). 13 Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014. 9 GACETA OFICIAL 3. 110/03/20177 41 de 44 Conexión competitiva entre los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1.

El signo solicitado para registro COCUNOA (mixta) ampara los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, faldas, pantalones, blusas, botas, zapatos". La marcas CO'COON (mixta y denominativa respectivamente) ampara los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, calzados, sombrerería".

La demandante afirma que las marcas en conflicto protegen productos de la clase 25 por ende el riesgo de confusión es evidente. 3.2. En el derecho marcario uno de los princ1p1os rectores es el de especialidad, el cual determina que una marca se considera como tal, solo cuando esta se vincula a determinados productos o servicios es por esto que dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu cuando los signos sean idénticos o semejantes y a su vez pertenezcan a una misma clase internacional esto impediría su protección o coexistencia. 3.3.

Sin embargo y como excepción se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.14 3.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.15 3.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 14 "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 15 Proceso 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 10 GACETA OFICIAL a) 110/03/20177 42 de 44 Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza1ª Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines 17, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) complementariedad de los productos. 18 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 16 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 17 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 18 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 11 GACETA OFICIAL 110/03/20177 43 de 44 uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.19 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro20.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 2 1 19 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV.

Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 2º En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMfA. MICROECONOMfA". {Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https:l/books.qoogle.com.eclbooks?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia+ef ecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwiQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=on epage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 25 de agosto de 2016). 21 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 110/03/20177 44 de 44 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00463, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. \. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la prese�t� !nterpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13

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