(AÑ Usa) UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 672-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00017 Referencia: Signos involucrados: RANGER (mixto) y TRADE- RANGER (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4101, recibido el 10 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00017.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MARPICO S.A. Demandado SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 672-1P-2015 Hechos Relevantes: El 29 de mayo de 2007, MARPICO S.A. (en adelante MARPICO), solicitó el registro del signo RANGER (mixto), para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza!, (Ref.

Expediente 07- 53793). Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 577 de 29 de junio de 2007, no se presentaron oposiciones de terceros. El 10 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 18879, de 10 de junio de 2008, denegó el registro solicitado.

Argumentoó la existencia de riesgo de confusión con la marca denominativa TRADE-RANGER, registrada a nombre de TRADE-TANGER, INC. (en adelante, TRADE-TANGER), inscrita con Certificado 253122 para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza?. MARPICO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

El 26 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 22034, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado y concediendo el recurso de apelación presentado. El 28 de julio de 2008, MARPICO solicitó la suspensión del trámite de registro del signo hasta que se resolviera la acción de cancelación por no uso de la marca denominativa TRADE —RANGER, tramitada bajo el expediente administrativo 01-12491, € Clase 35: Servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de productos tales como metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vias férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales, para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agricolas que no sean manuales, incubadoras de huevos, herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar; y todo lo relacionado con ferretería Clase 35: Operación de intercambio de adquisiciones para compradores y vendedores de productos y servicios utilizados en o relacionados con los campos de la energía y la petroquímica por medio de una red mundial de computadores; servicios de administración, a saber, manejo de contenido de catálogos para vendedores de productos y servicios utilizados en o relacionados con los campos de la energía y la petroquímica, soporte de inventarios y servicios de control; licitaciones de productos y servicios utilizados en o relacionados con los campos de la energía y la petroquímica por medio de una red mundial de computadores. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

PROCESO 672-1P-2015 El 29 de julio de 2008, la SIC mediante Resolución 26639, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada. No se pronunció respecto de la solicitud de suspensión presentada. El 1 de diciembre de 2008, MARPICO interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, solicitando como pretensión principal la nulidad de la Resolución 26639 del 29 de julio de 2008.

El 14 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda interpuestos por MARPICO: Manifestó que la autoridad administrativa violó el derecho al debido proceso al no suspender el proceso del registro de la marca mixta RANGER, pues se encontraba en curso un proceso de cancelación por no uso de la marca denominativa TRADE — RANGER.

Señaló que la cancelación por no uso puede utilizarse como excepción a las oposiciones presentadas en el trámite de registro, de conformidad con lo regulado en el Artículo 165 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada".

Argumentos de la contestación de la SIC: Manifestó que los signos en conflicto son confundibles. Indicó que de los escritos del recurso de reposición y apelación interpuestos por el demandante, no se observa referencia alguna a la cancelación por no uso, motivo por el cual la administración no se pronunció al respecto. Sostuvo que no se pueden atender nuevas pretensiones presentadas fuera del plazo para presentar los recursos de reposición y de apelación. Agregó que la solicitud de cancelación se presentó un año y dos meses después de haberse iniciado el trámite de solicitud de la marca mixta RANGER.

Además, en la actualidad dicha marca se encuentra cancelada, generándose un derecho preferente a favor de MARPICO. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. PROCESO 672-1P-2015 interpretará por ser pertinente con alcance específico al primer párrafo del mencionado artículo?.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Pertinencia para utilizar la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de registro. Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una cancelación por no uso del signo soporte de la denegatoria de oficio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Pertinencia para utilizar la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de registro Como en el proceso interno se discute si la solicitud de suspensión presentada por el demandante se debió tramitar al amparo de esquema de defensa previsto en artículo 165 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto.! La figura de la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de registro sólo es viable en un procedimiento de oposición? y, en consecuencia, si la marca fue negada de oficio, cualquier solicitud de cancelación por no uso debe tramitarse bajo el proceso ordinario previsto para el efecto,$ y no en aplicación del mecanismo de defensa regulado en la última parte del artículo 165.

Viabilidad de la suspensión del procedimiento de registro mientras se resuelve una cancelación por no uso del signo soporte de la denegatoria de oficio Como en el proceso interno se discute si se debió suspender el procedimiento de registro mientras se resuelve la cancelación por no uso de la marca opositora, se abordará el tema propuesto.

Mientras el registro de una marca no sea anulado o cancelado continuará desplegando sus efectos y su titular mantendrá todos los derechos que le Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un regístro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”.

Se puede ver la Interpretación Prejudicial 202-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. La última parte del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como medio de defensa en un procedimiento de oposición. Su oportunidad de presentación es el plazo del traslado de la respectiva oposición, de conformidad con el Artículo 148 de la Decisión 486.

Por lo tanto, si no se presenta dentro del término indicado, la autoridad no la tendrá en cuenta. Ahora bien, la solicitud puede presentarse dentro del propio escrito donde se controvierta la oposición, como en un escrito separado, pero dentro del mismo trámite de la oposición. El procedimiento ordinario es el regulado en la primera parte del artículo 165.

PROCESO 672-1P-2015 confiere su registro. Por lo tanto, la autoridad administrativa podrá tomarla como base de una denegatoria de oficio. 2.3. No obstante lo anterior, como la normativa comunitaria no consagra la suspensión del procedimiento de registro si está pendiente una cancelación por no uso de la marca base de la denegatoria de oficio, la figura de la suspensión se aplicará si esta se encuentra prevista en la normativa nacional.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00017 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | la. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros A ¡ Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Cc MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros == -Gústa Esa PRESIDENTA SECRETARIO - Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 672-IP-2015 |